Доказывание факта приобретения обозначением, включаемым в товарный знак, различительной способности

Как доказать, что товарный знак приобрел различительную способность? Какой предмет доказывания в суде по интеллектуальной собственности при оспаривании решения Роспатента? Каковы положительные примеры из судебной практики в пользу заявителя?

Прежде всего напомним, что такое направление деятельности, как оценка судебной перспективы споров, не входит в компетенцию экспертов службы Правового консалтинга. В рамках предоставления информационного блока "База знаний службы Правового консалтинга" эксперты не имеют возможности определять конкретные способы доказывания тех или иных обстоятельств, а также оценивать перспективу разрешения судом споров. Поэтому в рамках этой консультации мы можем предоставить ответ общего характера с подборкой правоприменительной практики и изложением нашей позиции по вопросу.

Согласно п. 1 ст. 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью. В силу подпунктов 1 и 2 п. 1.1 указанной статьи приведенное положение не применяется в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования или состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 п. 1 ст. 1483 ГК РФ, и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Как разъясняется в Информационной справке, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 5 апреля 2017 г. N СП-23/10, различительная способность обозначения как основное свойство товарного знака способность индивидуализировать конкретный товар для конкретного потребителя, которому этот товар адресован, - может отсутствовать в том числе в случаях, перечисленных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ. Соответственно, отсутствие различительной способности обозначения может быть мотивировано в том числе и тем, что обозначение вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, является общепринятым символом или термином, каким-либо образом характеризует товары или представляет собой форму товаров. В случае если оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку по основанию, предусмотренному подпунктами 1-4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, проверке подлежит соответствие этого обозначения конкретно этому основанию. Так, при рассмотрении возражения, мотивированного тем, что конкретное обозначение является термином, устанавливается, доказано или не доказано данное утверждение (смотрите постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.03.2015 по делу N СИП-546/2014, от 01.04.2016 по делу N СИП-571/2015, от 03.04.2015 по делу N СИП-547/2014, от 03.04.2015 по делу N СИП-548/2014 и от 15.04.2016 по делу N СИП-570/2015). При рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых на основании п. 1 ст. 1483 ГК РФ, учитываются имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи со спорным обозначением, исходя из имеющихся в материалах дела доказательств. При этом представленные доказательства относимы, если на основании них возможно установить имеющиеся или вероятные ассоциативные связи именно той группы потребителей, которым адресованы товары, для которых обозначение заявлено на регистрацию или зарегистрировано.

Для приобретения различительной способности обозначением, изначально такой способностью не обладающим, заявителю необходимо доказать, что указанное обозначение в сознании потребителя не ассоциируется более с его описательным значением, а ассоциируется исключительно с заявителем и его товарами. Оценка приобретения обозначением различительной способности должна производиться на дату подачи заявки (дату приоритета) на регистрацию товарного знака и применительно к деятельности заявителя товарного знака (смотрите решение Суда по интеллектуальным правам от 20 марта 2023 г. по делу N СИП-735/2022, оставленное без изменения постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 29 июня 2023 г. N С01-1073/2023).

Указанное выше обстоятельство, как нам представляется, является предметом доказывания, однако с учетом конкретных обстоятельств дела к предмету доказывания могут относиться и иные факты/обстоятельства (смотрите, например, постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 20 октября 2023 г. N С01-1827/2023 по делу N СИП-110/2023, где указано, что в предмет доказывания в целях установления приобретения спорным обозначением различительной способности входят такие обстоятельства, как факт использования спорного обозначения иными лицами, период такого использования, сходство используемых обозначений, наличие договорных, корпоративных или каких-либо иных отношений между лицами, использующими упомянутые обозначения, и правообладателем спорного знака обслуживания, иные обстоятельства использования обозначений)*(1).

Как показывает правоприменительная практика, до настоящего времени продолжают применяться Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденные приказом Роспатента от 23 марта 2001 г. N 39. Как указано в разделе 2.1 этого документа, если заявленному обозначению не свойственна различительная способность, ему в соответствии со статьей 6-quinquis (с) Парижской конвенции по охране промышленной собственности может быть предоставлена правовая охрана при условии, если представленные заявителем материалы будут подтверждать то, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки. Такие материалы могут быть представлены заявителем в качестве доводов для преодоления приведенных в запросе экспертизы мотивов отказа в регистрации заявленного обозначения в связи с отсутствием различительной способности.

При оценке наличия приобретенной различительной способности заявленного обозначения во внимание могут быть приняты в целом или в части следующие сведения, подтверждающие то, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки:

- объемы производств и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением;

- территории реализации товаров, маркированных заявленным обозначением;

- длительность использования заявленного обозначения для маркировки товаров (услуг), указанных в заявке;

- объемы затрат на рекламу товаров (услуг), маркированных заявленным обозначением;

- сведения о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и производителе маркированных им товаров, включая результаты социологических опросов;

- сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, маркированных заявленным обозначением;

- сведения об экспонировании на выставках в Российской Федерации и за ее пределами товаров, маркированных заявленным обозначением;

- иные сведения.

Как указывают суды, для обозначений, не обладавших различительной способностью изначально, т.е. изначально не способных индивидуализировать конкретный товар или услугу среди адресной группы потребителей, достаточно доказать, что в результате использования обозначение стало индивидуализировать конкретные товары/услуги в глазах потребителей. Большего не требуется для отпадения публичного интереса в отказе в регистрации товарного знака (смотрите постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 13 октября 2023 г. N С01-1706/2023 по делу N СИП-192/2023, постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 11.07.2022 по делу N СИП-1239/2021 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 18.10.2022 N 300-ЭС22-20517 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации), от 28.07.2022 по делу N СИП-1331/2021).

Как указал ВС РФ, оценка обозначения на соответствие требованиям п. 1 ст. 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения обычными потребителями - адресатами товаров, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначения, в отношении конкретных товаров (определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 31.10.2019 N 300-ЭС19-12932). Этот подход рассматривается как универсальный и применимый к любым обозначениям при проверке их на соответствие требованиям упомянутой нормы.

В соответствии с п. 35 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития РФ от 20 июля 2015 г. N 482, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подп. 1 п. 1.1 ст. 1483 ГК РФ, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения:

- о длительности, интенсивности использования обозначения,

- территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением,

- о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности,

- о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов;

- сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением, и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах. Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Решающее значение для оценки доводов заявителя о приобретении обозначением различительной способности в зависимости от конкретных обстоятельств могут получить, в частности, семантика обозначения (смотрите решение Суда по интеллектуальным правам от 20 февраля 2024 г. по делу N СИП-1197/2023), оценка судом представленных доказательств длительного использования обозначения для индивидуализации товара (решение Арбитражного суда города Москвы от 05.12.2011 по делу N А40-102246/2011 и решение Суда по интеллектуальным правам от 24 августа 2023 г. по делу N СИП-235/2023), комплексная оценка доказательств, подтверждающих широкое использование соответствующего обозначения и восприятия указанного обозначения адресной группой потребителей (решение Суда по интеллектуальным правам от 11 июля 2024 г. по делу N СИП-555/2023) и т. п.

Относительно вопроса о необходимости установления адресной группы потребителей суды указывают, что такая группа должна определяться исходя из того, относится ли товар к повседневным либо к узкоспециализированным, при этом следует учитывать, что для узкоспециализированных товаров и услуг объем и характер доказательств, позволяющих признать приобретение обозначением различительной способности, будет отличаться от объема и характера доказательств, требуемых для того же вывода в отношении товаров широкого потребления (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 25 марта 2024 г. N С01-120/2024 по делу N СИП-628/2023). В зависимости от обстоятельств одним из доказательств приобретения обозначением различительной способности могут быть результаты социологических опросов. В таком случае нельзя исключить, что суд в целях оценки такого доказательства может потребовать представления массива первичных данных соцопроса, которые бы позволили проверить достоверность сведений, содержащихся в исследовании (смотрите постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 февраля 2024 г. N С01-2926/2023 по делу N СИП-816/2023). Более того, обнаруженные в судебной практике подходы к оценке доказательственного значения социологических опросов указывают на низкую вероятность того, что такой опрос может оказать решающее значение на принятие судом решения по аналогичным спорам (смотрите решение Суда по интеллектуальным правам от 15 августа 2024 г. по делу N СИП-128/2024 и упомянутые в этом решении судебные акты). Тем не менее в отдельных случаях суды удовлетворяют ходатайства сторон по схожим спорам о назначении социологической экспертизы (смотрите определение Суда по интеллектуальным правам от 19 марта 2024 г. по делу N СИП-497/2023).

Таким образом, представленные заявителями сведения и доказательства, как показывает практика, оцениваются Роспатентом или судом индивидуально применительно к конкретным обозначениям и обстоятельствам, в связи с чем предложить универсальный алгоритм доказывания факта приобретения товарным знаком (либо включенным в него в качестве неохраняемого элемента обозначением) различительной способности не представляется возможным. В подавляющем большинстве случаев требования о признании недействительными решений Роспатента, основанные на том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность, оставляются судом без удовлетворения в связи с тем, что заявителем не представлены доказательства, подтверждающие факт такого приобретения.

Тем не менее единичные примеры признания судом приобретения заявленным обозначением различительной способности представлены в судебной практике. Возможно, будут полезны следующие судебные акты:

- постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 12 февраля 2024 г. N С01-2737/2023 по делу N СИП-498/2023;

- решение Суда по интеллектуальным правам от 11 июля 2024 г. по делу N СИП-555/2023;

- постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 14 декабря 2009 г. N КА-А40/13233-09;

- постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 ноября 2024 г. N С01-1074/2023 по делу N СИП-974/2022;

- решение Суда по интеллектуальным правам от 29 июля 2024 г. по делу N СИП-974/2022;

- постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 июля 2022 г. N С01-1053/2022 по делу N СИП-1331/2021;

- постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 6 декабря 2021 г. N С01-1866/2021 по делу N СИП-831/2020;

- решение Суда по интеллектуальным правам от 7 июля 2020 г. по делу N СИП-237/2020;

- постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 октября 2019 г. N С01-110/2019 по делу N СИП-619/2018;

- решение Суда по интеллектуальным правам от 15 мая 2018 г. по делу N СИП-615/2017;

- постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 5 декабря 2024 г. N С01-2282/2024 по делу N СИП-157/2024.

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Александров Алексей

Ответ прошел контроль качества

20 мая 2025 г.

Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг.

-------------------------------------------------------------------------

*(1) Смотрите также, например, постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 20 мая 2024 г. N С01-751/2024 по делу N СИП-1177/2023, постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 16 октября 2023 г. N С01-1750/2023 по делу N СИП-676/2022.