Использование арендодателем (торговым центром) товарных знаков (логотипов) арендаторов торговых площадей в этом центре без лицензионного договора

Не будет ли привлечена к ответственности организация, которая является управляющей компанией торгового центра, в случае, когда при рекламировании организации разместит в интернет-рекламе товарные знаки (логотипы) арендаторов и информацию о них? Достаточно ли будет согласия арендаторов, имеющих право на товарные знаки, на использование товарных знаков (логотипа) и информации без заключения лицензионного договора?

В соответствии с п. 1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК ПФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

Согласно подп. 4 п. 2 ст. 1484 ГК РФ использованием товарного знака признается в том числе его размещение в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе.

Как следует из п. 1 ст. 1489 ГК РФ, право на использование товарного знака может быть предоставлено правообладателем другому лицу на основании лицензионного договора. Такой договор в силу ст. 1490 ГК РФ должен быть заключен в письменной форме, а предоставленное по нему право использования товарного знака полежит государственной регистрации.

В связи с изложенным использование товарного знака, зарегистрированного на имя другого лица, в предложениях о продаже товаров, рекламе, на вывесках без заключения лицензионного договора с правообладателем по общему правилу является нарушением исключительного права на соответствующий товарный знак.

Вместе с тем правоприменительная практика исходит из того, что само по себе отсутствие лицензионного договора не является безусловным основанием для квалификации использования товарного знака как незаконного. Согласие правообладателя на использование товарного знака может быть выражено и не в лицензионном договоре (смотрите, например, постановление Суда по интеллектуальным правам от 18.01.2016 N С01-726/2015 по делу N А43-68/2015, постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.12.2015 N 17АП-16588/15, постановление Суда по интеллектуальным правам от 19.04.2016 N С01-230/2016 по делу N А50-17408/2015).

Кроме того, как указано в Вопросе 1 Справки по использованию товарного знака под контролем правообладателя (п. 2 ст. 1486 ГК РФ), утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.08.2015 N СП-23/21 (далее - Справка), по смыслу п. 2 ст. 1486 ГК РФ использование товарного знака лицом под контролем правообладателя - это использование такого знака при отсутствии заключенного между правообладателем и лицом, фактически использующим товарный знак, лицензионного договора. По общему правилу воля правообладателя на использование товарного знака третьим лицом может быть выражена в договоре с этим третьим лицом; такими договорами могут быть: договор коммерческой концессии (глава 54 Кодекса), договор простого товарищества (глава 55 Кодекса), договор подряда (глава 37 Кодекса), договор возмездного оказания услуг (глава 38 Кодекса), предварительный договор (статья 429 Кодекса), в том числе лицензионный, и другие, не исключая и договор аренды*(1). Иные случаи, при которых возможно использование товарного знака лицом под контролем правообладателя, перечислены в Вопросе 2 Справки, где указано, в частности, что по договору подряда или возмездного оказания услуг (главы 37, 38 ГК РФ), предметом которого является изготовление товара с нанесением на него товарного знака заказчика и (или) распространение такого товара (оказание услуг с использованием знака обслуживания), использование товарного знака другим лицом осуществляется по поручению правообладателя и в его интересах, то есть по его воле, что соответствует п. 2 ст. 1486 ГК РФ (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.10.2014 N С01-855/2014 по делу N СИП-198/2014).

Таким образом, по нашему мнению, законодательство не запрещает правообладателю предоставлять разрешение на использование принадлежащего ему товарного знака другим лицом без заключения лицензионного договора путем направления этому лицу соответствующего письменного согласия либо включения соответствующего условия в иной договор, заключенный с этим лицом.

При этом следует учитывать, что существует правоприменительная практика, согласно которой само по себе одностороннее письменное разрешение правообладателя на использование принадлежащего ему товарного знака в отсутствие письменного договора не всегда расценивается как результат волеизъявления этого лица на передачу исключительных либо неисключительных прав на товарный знак (решение УФАС по Санкт-Петербургу N 01/17040 (опубликовано 17.07.2015), решение УФАС по Мурманской области от 06.10.2016 N 08-04-16/13, постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 10.12.2015 N 08АП-13019/15, постановление ФАС Северо-Западного округа от 11.07.2012 N Ф07-130/12 по делу N А56-26997/2011, постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 24.02.2010 N 02АП-6636/2009).

Поэтому в спорной ситуации вопрос о необходимости заключения лицензионного договора на использование товарного знака может быть решен только судом с учетом конкретных обстоятельств дела. 

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
кандидат юридических наук Широков Сергей 

Ответ прошел контроль качества 

23 октября 2023 г. 

Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг. 

-------------------------------------------------------------------------

*(1) Отметим, что в правоприменительной практике находит свое отражение позиция, согласно которой торговая деятельность арендаторов торговых помещений в идентифицируемом спорным обозначением торговом центре, принадлежащем правообладателю товарного знака, очевидно, является использованием товарного знака под контролем правообладателя (смотрите, например, постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.06.2017 N С01-332/2017).