Правообладатель (лицензиар) товарных знаков (ТЗ) заключил лицензионный договор о предоставлении права использования товарных знаков с лицензиатом. Согласно условиям договора выплата роялти происходит не позднее 30 числа месяца, следующего за месяцем, в котором продукция, индивидуализированная ТЗ, была произведена лицензиатом и отгружена покупателю данной продукции, но при условии оплаты данной продукции покупателем. В период с 1 по 4 число текущего месяца лицензиат отгрузил продукцию, индивидуализированную ТЗ, покупателю данной продукции. В этот же период (с 1 по 5 число текущего месяца) отгруженная продукция была оплачена покупателем. Далее с 5 и по последнее число текущего месяца лицензиатом также осуществлялись отгрузки продукции, индивидуализированной ТЗ, и происходила оплата данной продукции покупателем. Однако 5 числа текущего месяца произошла регистрация Роспатентом отчуждения исключительных прав на товарные знаки, используемых лицензиатом в соответствии с лицензионным договором. Необходимо ли лицензиату оплачивать роялти за продукцию, отгруженную лицензиатом покупателю и оплаченную покупателем в период с 1 по 4 число текущего месяца первоначальному лицензиару по лицензионному договору, а за период с 5 по последнее число текущего месяца новому правообладателю ТЗ (новому лицензиару), или в данном случае вся сумма роялти за текущий месяц должна быть оплачена новому правообладателю (новому лицензиару), поскольку дата исполнения обязательства по оплате роялти приходится на дату, когда стороной договора по лицензионному договору, имеющей право на получение роялти, является новый правообладатель (новый лицензиар)?

В соответствии с п. 1 ст. 1235 и п. 1 ст. 1489 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак.
В силу п. 5 ст. 1235 ГК РФ по лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.
Из совокупности приведенных норм следует, что право на получение вознаграждения по лицензионному договору имеет то лицо, которое является обладателем исключительного права на товарный знак, при этом вознаграждение выплачивается за использование товарного знака.
Как следует из вопроса, в рассматриваемом случае вознаграждение правообладателя по лицензионному договору выплачивается в процентном соотношении к стоимости товаров, произведенных под принадлежащим ему товарным знаком и проданных лицензиатом в соответствующем периоде.
Согласно п. 7 ст. 1235 ГК РФ переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем. Новый правообладатель становится лицензиаром на условиях ранее заключенного лицензионного договора (п. 40 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации").
По смыслу п. 2 ст. 8.1, п. 2 ст. 1232, п. 2 ст. 1490 и ст. 1505 ГК РФ новый правообладатель становится лицензиаром в договоре, заключенном предыдущим правообладателем, не ранее даты государственной регистрации перехода к нему права на товарный знак. До этой даты стороной договора, то есть лицом, управомоченным и обязанным по нему, является предыдущий правообладатель.
Таким образом, право на получение соответствующего вознаграждения по договору возникает у нового правообладателя только с даты государственной регистрации перехода к нему права на товарный знак.
Тот факт, что дата выплаты соответствующего вознаграждения приходится на период, в котором правообладателем выступает уже новое лицо, не влияет на право предыдущего правообладателя получить вознаграждение за те периоды, в которых он являлся лицензиаром по договору, поскольку необходимо отличать дату возникновения обязательства по выплате вознаграждения от даты исполнения такого обязательства. На последнее обстоятельство часто обращает внимание судебная практика в сфере банкротства (смотрите, например, п. 19 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ N 5 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 27.12.2017, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.11.2019 N 09АП-57481/19, постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.09.2019 N 15АП-14124/19).
Как мы поняли из вопроса, право на получение вознаграждения возникает у правообладателя после реализации товаров, выпущенных под принадлежащим ему товарным знаком, при условии их оплаты. Следовательно, в рассматриваемой ситуации предыдущий правообладатель имеет право на выплату ему вознаграждения от стоимости товаров, реализованных лицензиатом в период с 1 по 4 число текущего месяца, если такие товары были оплачены их покупателями. В противном случае новый лицензиар получил бы плату за использование товарного знака за те периоды, в которых он не являлся правообладателем такого товарного знака. Правомерность такого вывода подтверждается и судебной практикой (смотрите, например, постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.12.2012 N 11АП-12589/12).
Вместе с тем мы не можем исключать того, что в договоре об отчуждении исключительного права на товарный знак или в отдельном соглашении прежний и новый лицензиар могли предусмотреть условие о том, что новый лицензиар имеет право на получение вознаграждения по лицензионному договору за тот период, который предшествовал регистрации перехода права на товарный знак. В этом случае такое условие следует рассматривать как соглашение об уступке права (подпараграф 3 параграфа 1 главы 24 ГК РФ).

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
кандидат юридических наук Широков Сергей

Ответ прошел контроль качества

6 мая 2022 г.

Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг.