Новости и аналитика Правовые консультации Гражданское право Физическое лицо в марте 2021 года зарегистрировало на свое имя изобразительный товарный знак и использует этот товарный знак для индивидуализации своей продукции. В настоящее время правообладатель товарного знака и автор изображения решили заключить договор об отчуждении исключительного права на изображение. Могут ли стороны предусмотреть в договоре об отчуждении исключительного права, что его действие распространяется на ранее возникшие отношения?

Физическое лицо в марте 2021 года зарегистрировало на свое имя изобразительный товарный знак и использует этот товарный знак для индивидуализации своей продукции. В настоящее время правообладатель товарного знака и автор изображения решили заключить договор об отчуждении исключительного права на изображение.
Могут ли стороны предусмотреть в договоре об отчуждении исключительного права, что его действие распространяется на ранее возникшие отношения?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Правомерное использование результата интеллектуальной деятельности лицом, не являющимся автором произведения, возможно только при наличии письменного согласия автора (иного правообладателя) либо договора о передаче или о предоставлении права на использование произведения, за исключением случаев, когда использование произведения лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается гражданским законодательством. Стороны могут на основании п. 2 ст. 425 ГК РФ предусмотреть в договоре условие о распространении его условий на предшествующий период.

Обоснование вывода:
Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора (ч. 3 ст. 1228 ГК РФ). Следовательно, в силу п. 1 ст. 1229, ч. 1 ст. 1270 ГК РФ правомерное использование результата интеллектуальной деятельности лицом, не являющимся автором произведения, возможно только при наличии действующего на дату такого использования письменного согласия автора (иного правообладателя) либо договора о передаче или о предоставлении права на использование произведения, за исключением случаев, когда использование произведения лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается гражданским законодательством (постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 04.02.2013 N Ф05-16177/12, решение Суда по интеллектуальным правам от 22.03.2021 по делу N СИП-665/2019, апелляционное определение СК по гражданским делам Свердловского областного суда от 21.06.2019 по делу N 33-9694/2019).
В соответствии с п. 2 ст. 1233 ГК РФ к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307-419 ГК РФ) и о договоре (статьи 420-453 ГК РФ), поскольку иное не установлено правилами раздела VII ГК РФ и не вытекает из содержания или характера исключительного права. Следовательно, поскольку иное не предусмотрено положениями ГК РФ, к описанным в вопросе отношениям применимы и положения ст. 425 ГК РФ.
По общему правилу исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации переходит от правообладателя к приобретателю в момент заключения договора об отчуждении исключительного права (п. 4 ст. 1234 ГК РФ). Поэтому, на наш взгляд, во избежание возникновения споров о правомерном использовании изображения в рассматриваемой ситуации сторонам целесообразно на основании п. 2 ч. 425 ГК РФ предусмотреть в договоре условие о распространении его условий на предшествующий период. Такая возможность подтверждается также судебной практикой (решение Суда по интеллектуальным правам от 22.03.2021 по делу N СИП-665/2019, апелляционное определение СК по гражданским делам Свердловского областного суда от 21.06.2019 по делу N 33-9694/2019, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.12.2017 N 09АП-40881/17).

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Пилипенко Эльвира

Контроль качества ответа:
Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Александров Алексей

13 сентября 2021 г.

Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг.