Новости и аналитика Правовые консультации Гражданское право Российское юридическое лицо (ООО) является дочерним по отношению к иностранному. Иностранное юрлицо владеет лицензией на изобретение, зарегистрированное в иностранном государстве (химический процесс). Если договор на реализацию неисключительной лицензии заключается между двумя российскими сторонами, притом что договора приобретения лицензии ООО у материнской организации нет, то какие риски сопутствуют данной сделке?

Российское юридическое лицо (ООО) является дочерним по отношению к иностранному. Иностранное юрлицо владеет лицензией на изобретение, зарегистрированное в иностранном государстве (химический процесс).
Если договор на реализацию неисключительной лицензии заключается между двумя российскими сторонами, притом что договора приобретения лицензии ООО у материнской организации нет, то какие риски сопутствуют данной сделке?

Прежде всего отметим, что изобретения в Российской Федерации охраняются и защищаются в качестве результатов интеллектуальной деятельности (пп. 8 п. 1 и п. 2 ст. 1225 ГК РФ).
Согласно ст. 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности (далее - РИД) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных указанным Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).
В силу п. 1 ст. 1229 ГК РФ обладатель исключительного права на РИД вправе использовать такой результат по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на РИД (ст. 1223 ГК РФ), если данным Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель также может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование РИД. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).
Другие лица не могут использовать соответствующий РИД без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование РИД, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную законодательством.
При этом согласие на использование РИД может быть выражено правообладателем и путем предоставления лицу, с которым у правообладателя заключен лицензионный договор (лицензиату), права заключать сублицензионные договоры на использование РИД с третьими лицами в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата (п. 1 и п. 2 ст. 1238 ГК РФ).
Таким образом, для того, чтобы российское общество с ограниченной ответственностью (далее также - ООО, общество) могло заключать с российскими организациями договоры о предоставлении последним права на использование того или иного изобретения, оно должно быть либо правообладателем в отношении данного РИД, либо лицом, которому правообладателем (уполномоченным им лицом) договором предоставлено право заключать сублицензионные договоры на использование РИД.
Из вопроса следует, что российское ООО не состоит в договорных отношениях с правообладателем изобретения. Лицензионный договор с правообладателем заключен лишь учредителем данного общества. При этом между ООО и учредителем также отсутствуют какие-либо договоры в отношении указанного РИД.
В связи с этим необходимо отметить, что согласно п. 1 ст. 1202 ГК РФ личным законом юридического лица по общему правилу является право страны, в которой оно учреждено, независимо от того, кто является его учредителем.
В частности, на основе личного закона юридического лица определяются в том числе статус организации в качестве юридического лица, содержание ее правоспособности, порядок приобретения юридическим лицом гражданских прав и принятия на себя гражданских обязанностей, а также внутренние отношения, в том числе отношения юридического лица с его участниками (п.п. 1, 5, 6, 7 п. 2 ст. 1202 ГК РФ).
В свою очередь, из п. 1 ст. 48, п. 1 ст. 53, п. 1 ст. 87 ГК РФ, ст. 2 и ст. 3 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" следует, что указанные общества являются самостоятельными субъектами права, отличными от лиц, их учредивших. Они обладают обособленным имуществом, находящимся в их собственности, которым они распоряжаются по своему усмотрению, не отвечают по долгам своего учредителя (равно как и последний не отвечает по их долгам), от своего имени и через свои органы приобретают и осуществляют гражданские права, принимают и исполняют гражданские обязанности, являются истцами и ответчиками в суде.
В связи с изложенным ООО и его учредитель не могут совершать какие-либо действия, направленные на распоряжение имуществом и правами друг друга, за исключением тех случаев, когда они уполномочены на это в качестве представителей доверенностью или договором.
Поэтому, даже если в рассматриваемом случае иностранному учредителю российского ООО по условиям лицензии на изобретение правообладателем предоставлено право заключать сублицензионные договоры с третьими лицами, такое право не может осуществляться вышеназванным российским ООО только в силу участия в этом обществе обладателя лицензии.
Если же такие договоры будут заключены российским ООО, то они будут считаться ничтожными на основании п. 2 ст. 168 ГК РФ, поскольку совершены лицом, не обладающим полномочиями разрешать использование изобретения третьим лицам.
Более того, следует помнить, что иностранные изобретения подлежат защите на территории Российской Федерации только при условии удостоверения их патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, за исключением случаев, когда они удостоверены иными патентами, имеющими силу на территории РФ в силу международных договоров (ст. 1346, ст. 1396 ГК РФ).
Данное обстоятельство, в свою очередь, означает, что предоставление по договору права использования таких изобретений подлежит государственной регистрации в порядке, установленном ст. 1232 ГК РФ (п. 2 ст. 1369 ГК РФ), при отсутствии которой предоставление права использования будет считаться несостоявшимся (п. 6 ст. 1232 ГК РФ).
Согласно же пп. з п. 3 Правил государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение [], утвержденных постановлением Правительства РФ от 24.12.2015 N 1416 (далее - Правила N 1416), обязательным условием вышеуказанной регистрации является в том числе то, чтобы права, являющиеся предметом договора, не выходили за пределы имеющихся у сторон договора прав.
В случае нарушения этого требования в государственной регистрации отказывается на основании п. 15 и пп. б п. 17 Правил N 1416.
Таким образом, отсутствие у российского ООО полномочий на распоряжение правами на изобретение не позволит также и зарегистрировать права приобретателя по лицензионному договору, заключенному с таким ООО.
Все вышеуказанное может явиться основанием для предъявления к российскому ООО со стороны контрагента по договору требований о возмещении убытков на основании п. 1 ст. 431.2 ГК РФ. Кроме того, не исключено предъявление претензий и со стороны правообладателя, так как действия российского ООО будут нарушать его исключительные права на распоряжение изобретением.
В заключение отметим, что все вышеизложенное не исключает возможности для российского ООО заключать лицензионные договоры с российскими организациями не от своего имени, а от имени своего учредителя-лицензиата на основании доверенности, договора поручения или агентского договора, разумеется, при условии, что учредителю правообладателем изобретения предоставлено право на заключение сублицензионных договоров в отношении него.

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
кандидат юридических наук Широков Сергей

Ответ прошел контроль качества

15 мая 2020 г.

Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг.