Можно ли использовать чужие товарные знаки в своей рекламе?

Планируется выпустить рекламный ролик. Организация занималась внедрением программного продукта (далее - ПП).
Может ли она использовать торговые марки, изображения и наименования оборудования (роботов, конвейеров и т.д.), произведенного третьей стороной, в рекламных материалах (видеоролики, презентации, блоги и т.д.)? Оборудование принадлежит заказчику, получено его согласие. Роль организации в проекте - интеграция оборудования с WMS (ПП). По итогам реализованных проектов (выполнение работ по внедрению ПП) организация хочет использовать итоговый результат в качестве рекламы и в качестве демонстрации возможностей оборудования. Поставщик оборудования, которое планируется использовать в рекламе, находится в Китае.

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:

Да, организация может использовать товарные знаки, изображения и наименования оборудования, произведенного третьим лицом, в рекламе при условии, что эти объекты были введены в гражданский оборот самим правообладателем - китайской компанией.

Обоснование вывода:

В соответствии с п. 1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК ПФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

Согласно подп. 4 п. 2 ст. 1484 ГК РФ использованием товарного знака признается в том числе его размещение в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе. Абзацем вторым п. 1 ст. 1229 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Как следует из п. 1 ст. 1489 ГК РФ, право на использование товарного знака может быть предоставлено правообладателем другому лицу на основании лицензионного договора либо на основании разрешения - письменного согласия.

В связи с изложенным использование товарного знака, зарегистрированного на имя другого лица, в предложениях о продаже товаров, рекламе, на вывесках без заключения лицензионного договора с правообладателем по общему правилу является нарушением исключительного права на соответствующий товарный знак.

Тем не менее необходимо учитывать, что в соответствии со ст. 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Таким образом, мы полагаем, что указанное правило может быть применено по аналогии и в рассматриваемом случае. Само по себе использование организацией в рекламе своей деятельности товарного знака другой компании не противоречит закону, так как организация не вводит продукцию (или услуги) под этим товарным знаком в гражданский оборот с целью ее последующей реализации.

Следовательно, отвечая на поставленный вопрос, считаем, что получение согласия правообладателя не является необходимым.

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
кандидат юридических наук Сулейманов Марат

Ответ прошел контроль качества

5 марта 2024 г.

Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг.