Использование чужого товарного знака в сети Интернет для целей описания собственного товара

Если товар прошел испытания и имеет сертификат качества определенный организации, то можно ли использовать при создании изображений для использования на сайте, в социальных сетях товарный знак данной организации?

По данному вопросу мы придерживаемся следующей позиции:

При описанных обстоятельствах нельзя исключить вероятности признания использования товарного знака неправомерным. 

Обоснование позиции:

Согласно ст. 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. То есть основная функция товарного знака - это способность отличать товары юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от однородных товаров и услуг других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право на товарный знак (п. 1 ст. 1229 ГК РФ, п. 1 ст. 1484 ГК РФ). Любые из перечисленных в п. 2 ст. 1484 ГК РФ способов использования правообладателем товарного знака (в том числе путем размещения в сети Интернет), как и иные способы (ст. 1229 ГК РФ), предполагают его использование именно для индивидуализации товаров, работ или услуг.

В силу ст. 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Использование охраняемого в РФ товарного знака без разрешения его правообладателя запрещено (п. 3 ст. 1484 ГК РФ). Такой запрет обусловлен именно угрозой смешения производителей однородных товаров, работ, услуг для потребителей.

Как разъяснено в п. 157 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", с учетом п. 1 ст. 1477 и ст. 1484 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование для целей индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. В связи с этим употребление слов (в том числе имен нарицательных), зарегистрированных в качестве словесных товарных знаков, не является использованием товарного знака, если оно осуществляется в общеупотребительном значении, не для целей индивидуализации конкретного товара, работы или услуги (в том числе способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ), например, в письменных публикациях или устной речи.

В судебной практике выработан подход, предполагающий, что использование чужого товарного знака исключительно в информационных целях не является нарушением и не требует получения согласия правообладателя (смотрите, например, постановление Суда по интеллектуальным правам от 26 апреля 2023 г. N С01-291/2023 по делу N А56-118459/2020, постановление Суда по интеллектуальным правам от 22 июля 2016 г. N С01-377/2016 по делу N А40-128923/2015, постановление Суда по интеллектуальным правам от 30 ноября 2023 г. N С01-2097/2023 по делу N А40-237395/2022, постановление Суда по интеллектуальным правам от 30 сентября 2019 г. N С01-852/2019 по делу N А40-266746/2018).

Однако во всех случаях окончательный вывод относительно правомерности использования подлежащего правовой охране в РФ (ст. 1479 ГК РФ) товарного знака (в том числе в сети Интернет) зависит от конкретных обстоятельств. Представляется, что наряду с квалификацией использования товарного знака как осуществляемого в информационных либо иных целях значение может иметь, например, то, как соотносятся классы МКТУ, в отношении которых зарегистрирован используемый товарный знак, с товарами (работами, услугами), для индивидуализации которых использован товарный знак (с видами деятельности, которые осуществляет лицо, использующее товарный знак).

Мы не обнаружили правоприменительной практики, где бы рассматривались ситуации, аналогичные упомянутой в вопросе (возможно, относительное сходство обнаружите в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 26 декабря 2019 г. N С01-1287/2019 по делу N А40-260917/2018). На наш взгляд, при описанных обстоятельствах велика вероятность квалификации цели использования товарного знака как не информационной, а, например, рекламной (если суд посчитает, что использование упомянутого в вопросе товарного знака осуществляется в целях описания свойств и качеств товара, предлагаемого владельцем сайта). При таком подходе суда использование товарного знака без согласия правообладателя должно рассматриваться как незаконное (смотрите, в частности, постановление Суда по интеллектуальным правам от 8 февраля 2021 г. N С01-1553/2020 по делу N А56-57184/2019, постановление Суда по интеллектуальным правам от 11 мая 2021 г. N С01-722/2021 по делу N А56-74644/2020, постановление Суда по интеллектуальным правам от 24 мая 2017 г. N С01-339/2017 по делу N А56-25883/2016, постановление Суда по интеллектуальным правам от 24 мая 2021 г. N С01-605/2021 по делу N А60-18283/2020, постановление Суда по интеллектуальным правам от 13 мая 2019 г. N С01-290/2019 по делу N А65-20700/2018), что означает возможность удовлетворения требований правообладателя, в частности, о запрете использования товарного знака и о выплате компенсации за такое использование (ст. 1252, 1515 ГК РФ).

В связи с изложенным, по нашему мнению, при описанных обстоятельствах целесообразно заручиться письменным согласием правообладателя (в том числе путем заключения лицензионного договора) на использование товарного знака. 

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Александров Алексей 

Ответ прошел контроль качества 

19 января 2024 г. 

Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг.