Является ли договор на передачу права использования товарных знаков, полезных моделей лицензионным договором? Что необходимо учесть при заключении такого договора? Нужно ли регистрировать и какой порядок регистрации?

Лицензионный договор является одним из видов гражданско-правовых договоров, путем заключения которого правообладатель распоряжается принадлежащим ему исключительным правом на охраняемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (далее также - интеллектуальная собственность). Предметом лицензионного договора является предоставление или обязательство предоставить правообладателем (лицензиаром) другому лицу (лицензиату) права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в предусмотренных договором пределах (п. 1 ст. 1235 ГК РФ). Следовательно, упомянутые в вопросе договоры должны квалифицироваться как лицензионные.

Согласно п. 1 ст. 1232 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ, исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации признается и охраняется при условии государственной регистрации такого результата или такого средства. К таким объектам относятся, в частности, товарный знак (ст. 1479, 1480 ГК РФ) и полезная модель (ст. 1346, 1353 ГК РФ).

В случаях, когда объект интеллектуальной собственности подлежит в соответствии с ГК РФ государственной регистрации, предоставление права использования такого объекта по договору подлежит государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством Российской Федерации (п. 2 ст. 1232, п. 2 ст. 1235 ГК РФ). При несоблюдении требования о государственной регистрации предоставления другому лицу права использования объекта интеллектуальной собственности предоставление права использования считается несостоявшимся (п. 6 ст. 1232 ГК РФ).

Согласно п. 3 ст. 1232 ГК РФ государственная регистрация предоставления права использования объекта интеллектуальной собственности по договору осуществляется по заявлению сторон договора*(1). Заявление может быть подано сторонами договора или одной из сторон договора. В случае подачи заявления одной из сторон договора к заявлению должен быть приложен по выбору заявителя один из следующих документов:

• подписанное сторонами договора уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом;
• удостоверенная нотариусом выписка из договора;
• сам договор.

В заявлении сторон договора или в документе, приложенном к заявлению одной из сторон договора, должны быть указаны:

• вид договора;
• сведения о сторонах договора;
• предмет договора с указанием номера документа, удостоверяющего исключительное право на объект интеллектуальной собственности.

В случае государственной регистрации предоставления права использования объекта интеллектуальной собственности в заявлении сторон договора или в документе, приложенном к заявлению одной из сторон договора, должны быть указаны:

• срок действия договора, если такой срок определен договором;
• территория, на которой предоставлено право использования объекта интеллектуальной собственности, если территория определена договором;
• предусмотренные договором способы использования объекта интеллектуальной собственности или товары и услуги, в отношении которых предоставляется право использования средства индивидуализации;
• наличие согласия на предоставление права использования объекта интеллектуальной собственности по сублицензионному договору, если согласие дано (пункт 1 статьи 1238);
• возможность расторжения договора в одностороннем порядке.

Правила государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на них без договора (Правила) утверждены постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2015 г. N 1416. Согласно п. 4 Правил для государственной регистрации представляются подлинники документов или их нотариально удостоверенные копии. Они не должны иметь подчисток и (или) приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений. Если документ состоит более чем из одного листа, листы должны быть прошиты и пронумерованы. Наименования юридических лиц должны быть указаны в представляемых документах без сокращения и с указанием их места нахождения. Фамилии, имена и отчества (при наличии) физических лиц, адреса их места жительства должны быть указаны полностью. Заявление о государственной регистрации представляется на русском языке. Прочие документы, прилагаемые к заявлению о государственной регистрации, представляются на русском или иностранном языке. Если документы, прилагаемые к заявлению о государственной регистрации, представлены на иностранном языке, к ним прилагается заверенный в установленном порядке перевод на русский язык.

В случае ведения дел через представителя представляется доверенность, удостоверяющая полномочия представителя, выданная заявителем, представителем заявителя иному представителю в порядке передоверия. Законный представитель представляет заверенную в установленном законодательством РФ порядке копию документа, подтверждающего полномочия законного представителя (п. 13 Правил). Для государственной регистрации заявитель вправе по собственной инициативе представить документ об уплате пошлины в установленном размере. Роспатент осуществляет проверку факта уплаты пошлины с использованием информации, содержащейся в государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах. Если в результате проверки выявлено, что на установленный счет средства от уплаты пошлин не поступили или уплата пошлин произведена в размере меньше предусмотренного, в срок, не превышающий 5 рабочих дней, заявителю письменно посредством почтового отправления или электронного сообщения по адресу, указанному заявителем, направляется уведомляющий документ о начислении соответствующей пошлины и об обязанности уплатить пошлину в установленном размере в течение 2 месяцев со дня направления уведомляющего документа (п. 14 Правил). Размеры соответствующих пошлин определены приложениями к Положению, утвержденному постановлением Правительства РФ от 10 декабря 2008 г. N 941. Так, за рассмотрение заявления о государственной регистрации предоставления права использования полезной модели по лицензионному договору и принятие решения по результатам его рассмотрения уплачивается пошлина в размере 3300 + 1700 за каждый патент, свидетельство свыше 1 (п. 3.1 приложения N 1 к указанному Положению), а за рассмотрение заявления о государственной регистрации предоставления права использования товарного знака по лицензионному договору и принятие решения по результатам его рассмотрения уплачивается пошлина в размере 13 500 + 11500 за каждый товарный знак, знак обслуживания свыше 1 (п. 3.11 приложения N 1 к указанному Положению).

При заключении лицензионного договора необходимо учитывать, в частности, следующее. В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование объекта интеллектуальной собственности. Если территория, на которой допускается использование такого результата или такого средства, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории РФ (п. 3 ст. 1235 ГК РФ). Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на объект интеллектуальной собственности. Если в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если ГК РФ не предусмотрено иное (п. 4 ст. 1235 ГК РФ). По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное. При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. Выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме (п. 5 ст. 1235 ГК РФ). Не допускается безвозмездное предоставление права использования объекта интеллектуальной собственности в отношениях между коммерческими организациями на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права на условиях исключительной лицензии, если ГК РФ не установлено иное (п. 5.1 ст. 1235 ГК РФ)*(2). Наконец, согласно п. 5 ст. 1235 ГК РФ лицензионный договор должен предусматривать, во-первых, предмет договора путем указания на конкретный объект интеллектуальной собственности, право использования которого предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой объект (патент, свидетельство), а, во-вторых, способы использования объекта интеллектуальной собственности.

В заключение напомним, что лицензионный договор может предусматривать предоставление лицензиату права использования объекта интеллектуальной собственности с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (простая (неисключительная) лицензия) или предоставление лицензиату права использования результата таким объектом без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия). Если лицензионным договором не предусмотрено иное, лицензия предполагается простой (неисключительной). При этом лицензиар не вправе сам использовать объект интеллектуальной собственности в тех пределах, в которых право его использования предоставлено лицензиату по договору на условиях исключительной лицензии, если этим договором не предусмотрено иное (пп. 1, 1.1, 2 ст. 1236 ГК РФ). 

Рекомендуем также ознакомиться с материалами:

• Энциклопедия решений. Лицензионный договор;
• Энциклопедия решений. Существенные условия лицензионного договора;
• Вопрос: Каков порядок оформления и регистрации лицензионного договора о предоставлении права использования товарного знака? (ответ Горячей линии ГАРАНТ, февраль 2023 г.);
• Конструктор правовых документов (онлайн-сервис);
• Примерная форма лицензионного договора о предоставлении права использования товарного знака (подготовлено экспертами компании ГАРАНТ);
• Примерная форма лицензионного договора о предоставлении права использования изобретения (полезной модели, промышленного образца) (подготовлено экспертами компании ГАРАНТ). 

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Александров Алексей 

Ответ прошел контроль качества 

24 марта 2023 г. 

Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг.  

-------------------------------------------------------------------------

*(1) Форма заявления приведена в приложении 3 к Административному регламенту, утвержденному приказом Министерства экономического развития РФ от 10 июня 2016 г. N 371.

*(2) Смотрите также ответ на Вопрос: Безвозмездный лицензионный договор между коммерческими организациями (ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, апрель 2021 г.).