Новости и аналитика Правовые консультации Гражданское право Между лицензиаром (юридическое лицо, зарегистрированное в РФ) и лицензиатом (юридическое лицо, зарегистрированное на Украине) заключается лицензионный договор, по которому лицензиату предоставляется право использования коммерческого обозначения и ноу-хау. Право какого государства применимо к этому договору? В какой форме договор должен быть заключен? Необходимо ли нотариальное удостоверение договора?

Между лицензиаром (юридическое лицо, зарегистрированное в РФ) и лицензиатом (юридическое лицо, зарегистрированное на Украине) заключается лицензионный договор, по которому лицензиату предоставляется право использования коммерческого обозначения и ноу-хау.
Право какого государства применимо к этому договору? В какой форме договор должен быть заключен? Необходимо ли нотариальное удостоверение договора?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
В рассматриваемом случае стороны вправе самостоятельно определить, право какого государства применяется к договору. При отсутствии соглашения сторон лицензионного договора о выборе права к такому договору применяется право страны, на территории которой лицензиату разрешается использование интеллектуальной собственности, а если такое использование разрешается на территориях одновременно нескольких стран, право страны, где находится место жительства или основное место деятельности лицензиара.
Форма договора, сторонами которого являются российское и украинское юридические лица, определяется по праву страны места заключения договора. Если договор, предусматривающий предоставление использования коммерческого обозначения и ноу-хау, заключен в РФ, достаточно соблюдения простой письменной формы договора (нотариальное удостоверение договора не требуется).

Обоснование вывода:
В соответствии с п. 1 ст. 1186 ГК РФ право, подлежащее применению к гражданско-правовым отношениям с участием иностранных юридических лиц, определяется на основании международных договоров РФ, ГК РФ, других законов (п. 2 ст. 3 ГК РФ) и обычаев, признаваемых в РФ.
Следует отметить, что согласно абзацу второму п. 2 ст. 7 ГК РФ в случае, если международным договором РФ установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством, применяются правила международного договора.
Российская Федерация и Украина являются участниками Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 22.01.1993) (далее - Конвенция), а также Соглашения о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности (Киев, 20.03.1992) (далее - Соглашение).
Пунктом 1 ст. 1210 ГК РФ предусмотрено, что стороны договора могут при заключении договора или в последующем выбрать по соглашению между собой право, которое подлежит применению к их правам и обязанностям по этому договору. Соглашение сторон о выборе подлежащего применению права должно быть прямо выражено или должно определенно вытекать из условий договора либо совокупности обстоятельств дела (п. 2 ст. 1210 ГК РФ).
Ни Конвенция, ни Соглашение не ограничивают право сторон договора выбрать своим соглашением право, применимое к этому договору. Более того, возможность такого выбора косвенно следует из ст. 41 Конвенции, п. "е" ст. 11 Соглашения, которые устанавливают, что права и обязанности сторон по сделке определяются по законодательству места ее совершения, если иное не предусмотрено соглашением сторон. Согласно пп. 2 п. 1 ст. 1215 ГК РФ в сферу действия права, подлежащего применению к договору, входят в том числе права и обязанности сторон договора.
Отметим, что согласно п. 8 ст. 1211 ГК РФ при отсутствии соглашения сторон лицензионного договора о выборе права к такому договору применяется право страны, на территории которой лицензиату разрешается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, а если такое использование разрешается на территориях одновременно нескольких стран, право страны, где находится место жительства или основное место деятельности лицензиара. То есть, например, если стороны лицензионного договора не договорятся о выборе применимого права, а лицензиат в соответствии с условиями договора будет использовать объекты интеллектуальной собственности на территории Украины, к договору будет применяться право Украины.
В соответствии с п. 1 ст. 1209 ГК РФ форма сделки подчиняется праву страны, подлежащему применению к самой сделке. Однако сделка не может быть признана недействительной вследствие несоблюдения формы, если соблюдены требования права страны места совершения сделки к форме сделки. Совершенная за границей сделка, хотя бы одной из сторон которой выступает лицо, чьим личным законом является российское право, не может быть признана недействительной вследствие несоблюдения формы, если соблюдены требования российского права к форме сделки.
Вместе с тем ст. 39 Конвенции применительно к случаям, когда сделка совершается не по поводу недвижимого имущества или прав на него, предусмотрено, что форма сделки определяется по законодательству места ее совершения. Аналогичное правило содержится в п. "г" ст. 11 Соглашения.
Поскольку договор является двух- или многосторонней сделкой (п. 1 ст. 154 ГК РФ), эти правила применимы и к упомянутому в вопросе договору.
Место заключения договора определяется в соответствии со ст. 444 ГК РФ, которая предусматривает, что в случае, если в договоре не указано место его заключения, договор признается заключенным в месте жительства гражданина или месте нахождения юридического лица, направившего оферту. Эта норма применяется и к договору, стороной которого выступает юридическое лицо, зарегистрированное на Украине, поскольку иные правила определения места совершения сделки Конвенция и Соглашение не предусматривают.
Таким образом, в рассматриваемой ситуации стороны вправе своим соглашением определить (в частности, указав это в самом договоре), применимо ли к заключенному между ними договору право Российской Федерации или Украины. Нормативные требования к форме договора будут зависеть от места его заключения, указанного в договоре, или, при отсутствии такого указания, от того, какая из сторон направит другой стороне оферту, то есть предложение заключить договор (ст. 435 ГК РФ).
Обратим внимание, что согласно ГК РФ нотариальное удостоверение договора является элементом его письменной формы (п. 1 ст. 158 ГК РФ). По общему правилу сделки юридических лиц между собой совершаются в простой письменной форме (пп. 1 п. 1 ст. 161 ГК РФ). Нотариальное удостоверение сделок обязательно в случаях, указанных в законе, а также в случаях, предусмотренных соглашением сторон, хотя бы по закону для сделок данного вида эта форма не требовалась (п. 2 ст. 163 ГК РФ).
Обязательная нотариальная форма лицензионного договора ГК РФ не предусмотрена (смотрите также постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 01.11.2011 N 08АП-6484/11). Таким образом, если с учетом изложенного выше форма договора будет подчиняться требованиям законодательства РФ, этот договор достаточно будет заключить в простой письменной форме (ст. 161, п. 2 ст. 1235 ГК РФ). Если форма договора будет определяться согласно законодательству Украины, то, во всяком случае, этот договор, заключенный в простой письменной форме, не может быть признан недействительным в РФ вследствие несоблюдения формы, поскольку одной из сторон договора является российское юридическое лицо (абзац первый п. 1 ст. 1209 ГК РФ).
Также отметим следующее. Как указывают судьи, для определения правильной квалификации договора следует исходить из предмета договора, по поводу чего стороны, собственно, и заключают договор (то есть того, на что направлена воля сторон договора), а также прав и обязанностей сторон (постановление АС Московского округа от 30.07.2015 N Ф05-7037/15). Иными словами, квалификация гражданско-правового договора зависит не от его наименования, указанного сторонами в тексте договора, а от содержания прав и обязанностей сторон.
По лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах (п. 1 ст. 1235 ГК РФ).
Согласно п. 1 ст. 422 ГК РФ договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения.
Пунктом 5 ст. 1539 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель может предоставить другому лицу право использования своего коммерческого обозначения в порядке и на условиях, которые предусмотрены договором аренды предприятия (ст. 656 ГК РФ) или договором коммерческой концессии (ст. 1027 ГК РФ). В судебной практике можно обнаружить подход, в соответствии с которым эта норма указывает на то, что право использования коммерческого обозначения может быть передано другому лицу только по договору аренды предприятия или по договору коммерческой концессии (смотрите постановление Суда по интеллектуальным правам от 13.06.2017 N С01-627/2016 по делу N А68-9982/2015). Вместе с тем представлена в правоприменительной практике и иная позиция, допускающая предоставление права использования коммерческого обозначения на основании лицензионного договора (смотрите, например, постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.10.2017 N 17АП-12015/17).
В свою очередь, договор коммерческой концессии предполагает предоставление пользователю комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау) (п. 1 ст. 1027 ГК РФ).
То есть признаком этого вида договора является предоставление правообладателем не только прав на коммерческое обозначение и ноу-хау, но и исключительных прав на товарный знак или знак обслуживания. Если такие исключительные права пользователю не передаются, договор не может быть квалифицирован как договор коммерческой концессии (смотрите постановления Суда по интеллектуальным правам от 19.06.2015 N С01-451/2015, Второго арбитражного апелляционного суда от 20.01.2017 N 02АП-10948/16).
Для однозначного решения вопроса о нормах гражданского законодательства, применимых к указанному в вопросе договору, необходимо учитывать особенности его содержания, с учетом которых ему может быть дана соответствующая правовая квалификация. Так, если он является договором коммерческой концессии, предоставление права использования исключительных прав по такому договору подлежит государственной регистрации (п. 2 ст. 1028 ГК РФ), а следовательно, на основании п. 3 ст. 1209 ГК РФ может быть сделан вывод о подчинении формы этого договора российскому праву. В свою очередь, исходя из п. 1 ст. 161, п. 2 ст. 163, п. 1 ст. 1028 ГК РФ, договор коммерческой концессии может быть заключен в простой письменной (не нотариальной) форме. При отсутствии соглашения сторон договора коммерческой концессии о выборе применимого права к этому договору применяется право страны, на территории которой пользователю разрешается использование комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав, либо, если данное использование разрешается на территориях одновременно нескольких стран, право страны, где находится место жительства или основное место деятельности правообладателя (п. 6 ст. 1211 ГК РФ).

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Ерин Павел

Контроль качества ответа:
Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Александров Алексей

19 июля 2018 г.

Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг.