Договор лицензии: как способ коммерциализации ИС
юрист по интеллектуальным правам «Гардиума»
Содержание
Лицензионный договор заключают, когда разработчик передает свое изобретение другому лицу за процент от дохода. Но все просто лишь на поверхности. Поговорим о нюансах и подводных камнях.
Для более глубокого погружения в тему советуем посмотреть наш вебинар на Youtube. Это статья лишь выжимка из него.
Применение норм ГК
В договоре о распоряжении исключительными правами применяются как часть 1, так и часть 2 Гражданского кодекса. Такую позицию высказал Верховный Суд (Пленум ВС №10 от 23 апреля 2019 года). Но возникает вопрос: можно ли применять нормы, регулирующие договор аренды к лицензионным договорам? Речь здесь о следующем:
Ст. 621 ГК: Преимущественное право арендатора на заключение аренды на новый срок. В случае с лицензионным договором возможна ситуация, когда лицензиат не нарушает свои обязательства, но при этом недостаточно коммерциализирует объект интеллектуальной собственности (далее - ИС). Особенно это касается исключительной лицензии, где доход лицензиара напрямую зависит от эффективности работы лицензиата. Проще говоря, преимущественное право может нарушить интересы лицензиара.
В случае с простой лицензией подобная норма вообще не имеет смысла, так как лицензиар может заключать договоры с каким угодно лицензиатом.Ст. 618 ГК: Прекращение договора субаренды при досрочном прекращении договора аренды. В лицензионном договоре права сублицензиата более ограничены по сравнению с лицензиатом. Например, лицензиат вправе производить и реализовывать объекты ИС в неограниченном объеме, в то время как сублицензиат ограничен лишь заказами лицензиата (подряд).
Ст. 615 ГК: Арендатор вправе с согласия арендодателя передавать свои права и обязанности другому лицу (перенаем). Подобные ситуации возникают в случае и с лицензионным договором. Например, когда из группы компаний правом распоряжения обладает только одна.
Схемы лицензирования
Распространены 2 схемы лицензирования ИС:
|
Перекрестное (кросс-лицензирование): |
Пакетное: |
|
Стороны предоставляют друг другу права на использование объектов ИС (обычно патентоохраняемые) и выступают одновременно и лицензиатом, и лицензиаром. |
Лицензиат получает права на использование дополняющих друг друга результатов интеллектуальной деятельности (РИД), относящихся к одной инновации. Устанавливается единое вознаграждение за использование прав на все входящие в «пакет» объекты. |
Согласно статье 425 ГК РФ договор может применяться к отношениям, возникшим до его заключения, если это не противоречит закону. Другими словами, лицензионный договор может действовать не с момента его подписания, а с момента фактического начала взаимоотношения сторон (иметь обратную силу).
Для этого необходима совокупность условий:
волеизъявление сторон;
фактические взаимоотношения до подписания договора;
ретроспективная оговорка.
Ретроспективная оговорка распространяется на соглашения о простом использовании. По поводу исключительного лицензирования возникают сомнения.
Госрегистрация договора
Если объект ИС подлежит государственной регистрации, то передача прав на его пользование также должна быть зарегистрирована в Роспатенте.
В противном случае предоставление права использования считается несостоявшимся. Кроме того, не должно быть последствий, которые могут оказать влияние на права и интересы третьих лиц, не знавших о факте заключения договора.
Вот реальный кейс: предприниматель (Истец) передал юрлицу (Ответчик) право на использование товарного знака. Договор не был зарегистрирован в Роспатенте.
Через некоторое время между сторонами возник спор. Во время судебного разбирательства истец ссылался на отсутствие регистрации договора, требовал признать передачу прав несостоявшейся и взыскать с ответчика размер неосновательного обогащения.
Суд по интеллектуальным правам отказал истцу по следующим основаниям:
обязательственные отношения возникают независимо от госрегистрации (п.3 ст. 433 ГК РФ);
сторона договора, не прошедшая необходимую государственную регистрацию, не вправе на этом основании ссылаться на его незаключенность (пункт 3 информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 № 165);
сторона, принявшая от другой стороны полное или частичное исполнение по договору, не вправе требовать признания этого договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности (пункт 3 статьи 1 ГК РФ, пункт 3 статьи 432 ГК РФ).
Условия договора лицензии
Условия бывают существенными и специальными.
|
Существенные: |
Специальные: |
|
|
Предмет договора. Здесь все зависит от конкретного объекта. К примеру, для товарного знака обязательно указать номер в реестре, товары или услуги, на которые распространяется договор. Желательно – изображение знака, срок действия.
Для патентов обязательным будет указание на номер в реестре. Желательно – наименование изобретения, полезной модели, промобразца.
Будущий РИД как предмет договора. Статьи 1234 и 1235 ГК дают возможность заключить договор лицензии, предусматривающий передачу права использования РИД, которые возникнут в будущем (Пункт 47 постановления Пленума ВС РФ № 10). Но они противоречат ч. 4 ГК применительно к лицензии. Согласно ей, распорядиться можно только теми исключительными правами, которые уже фактически существуют, а не возникнут в будущем.
Судебная практика по данному вопросу противоречива и непредсказуема. Например, есть льгота для изобретателей, благодаря которой они могут запатентовать разработку как физлицо вообще без пошлин. Но только если заключили лицензионный договор с компанией, готовой его изобретение использовать.
При лицензировании часто возникают вопросы. Каким образом определить патентоспособный РИД, чтобы договор был признан заключенным?
Вариантов несколько:
Заявка на патентование подана, но патент еще не выдан. Объект определяют по формуле или описанию.
Заявка в Роспатент не подана. В договоре должны быть раскрыты хотя бы основные признаки и характеристики технического решения;
Речь идет о возможных модификациях. Например, в процессе эксплуатации возможны различные усовершенствования изобретения. В соглашении предусматривают, что при наличии подобных модификаций правообладатель обязан выдать лицензию и на них.
С какого момента лицензиат начинает платить лицензиару?
Здесь также возможны различные варианты. Например, вознаграждение может выплачиваться после регистрации объекта в Роспатенте или же объект предоставлен в безвозмездное использование и тогда вознаграждение за использование РИД учтено и включено в цену договора.
Способы использования. Они содержатся в ГК. Перечислим некоторые из них:
|
Объект: |
Использование: |
|
Товарный знак |
На товарах, на документации, в домене и пр. (п. 2 ст. 1484 ГК РФ) |
|
Патенты |
Использование, ввоз на территорию РФ и т.д. (п. 2 ст. 1358 ГК РФ) |
|
Произведения |
Реализация архитектурного проекта, воспроизведение аудиофайла и т.д. (п. 2 ст. 1270, ст. 1261 ГК РФ) |
Вознаграждение. Зафиксировать данное условие можно двумя способами. Это либо фиксированные разовые платежи (паушальный взнос). Например, лицензиат платит вознаграждение в сумме 200 000 руб. в течение 10 дней со дня заключения договора. Либо периодические платежи (роялти). Например, лицензиат обязан ежемесячно выплачивать вознаграждение в размере 12 % от дохода лицензиата, полученного им от реализации продукции на которой в предыдущем месяце был размещен товарный знак..
Территория. Если в договоре не указан конкретный регион, то лицензиат вправе пользоваться объектом по всей России.
В указании территории предоставляется свобода трактовок. Например, можно указать, что договор действует в пределах определенной улицы или в радиусе 10 километров от некоего объекта. Главное, чтобы границы территорий были понятны.
Срок действия. Он не должен быть больше срока действия исключительного права на объект. Если срок не установлен, соглашение считается заключенным на 5 лет.
Антиконкурентные оговорки. В них заинтересованы обе стороны. Возьмем, например, ситуацию, когда лицензиат в целях экономии на роялти занижает цифры о выручке в отчетах. Или продает продукцию аффилированным лицам под видом оптовых покупателей. В итоге лицензиар не досчитается своего дохода от продажи лицензии.
Возможны и экономические просчеты лицензиата в установлении цены на продукцию. Последствия для лицензиара будут также негативными.
Поэтому правообладатель заинтересован в установлении ценового коридора для реализации продукта лицензиатом или ограничении по субъектам, которым можно реализовывать продукт. Например, только юрлицам в области строительства.
Иногда договоры содержат негативные обязательства для второй стороны. Например, лицензиат обязуется не вести конкурирующий бизнес с правообладателем, не заключать соглашений с его конкурентами и не продвигать их бренд.
Но проблема в том, что ФАС может посчитать подобные оговорки нарушением принципов добросовестной конкуренции. Как результат – проверки, предписания, судебные процессы. По мнению антимонопольщиков, распоряжение исключительными правами подпадает под антимонопольный иммунитет, при этом прочие условия – нет.
Вот реальный пример:
СИП РФ признал недействительными положения договора на компьютерную программу, по которым лицензиат был обязан не заключать соглашения, аналогичные лицензионному договору с конкурентами правообладателя, вести конкурирующую деятельность в период действия договора и в течение одного года после его прекращения (Постановление СИП по делу № А40-72785/2020).
Суд посчитал такие условия направленными на ограничение конкуренции и противоречащими требованиям п. 3, 5, 9 ч. 1 ст. 10 закона № 135-ФЗ. При том суд не дал каких-либо комментариев по поводу того, почему рассматриваемый спор не попал под действие антимонопольного иммунитета, установленного в ч. 4 ст. 10 Закона о защите конкуренции. Впрочем, не исследовал он и вопрос того, занимал ли правообладатель доминирующее положение на рынке.
Есть и позитивная практика:
Пункты договора коммерческой концессии, запрещающие пользователю вести конкурирующий бизнес нельзя признать недействительными (Определение Верховного суда РФ по делу № 309-ЭС22-3993).
При нарушении этих негативных обязательств правообладатель может взыскать штрафы и неустойку.
Остается только надеяться, что ФАС будет руководствоваться таким выводом ВС при оценке договоров лицензии.
Возмещение потерь (индемнити). В договоре можно предусмотреть обязанность правообладателя возместить лицензиату имущественные потери, в том числе, связанные с рядом ситуаций:
досрочным прекращением правовой охраны товарного знака;
признанием патента недействительным;
признанием регистрации товарного знака недействительной.
Пример условия в договоре: «Правообладатель обязуется возместить потери приобретателя исключительного права, связанные признанием патента недействительным по основаниям, указанным в п. 1 ст. 1398 ГК РФ. Сумма возмещения составляет 5 млн рублей. Приобретатель вправе обратиться за возмещением потерь в течение 30 дней с даты признания патента недействительным Роспатентом. В случае признания решения Роспатента недействительным в суде правообладатель обязан вернуть приобретателю полученное возмещение.
Правообладатель обязуется произвести возмещение потерь в течение 30 дней с даты получения соответствующего требования от приобретателя посредством перечисления указанной суммы на счет приобретателя. За нарушение срока выплаты возмещения потерь приобретатель обязуется уплатить правообладателю неустойку в размере 0,1 процента от суммы возмещения за каждый день просрочки».
Виды лицензий
Простая. Лицензиар вправе выдавать аналогичные лицензии другим лицам без ограничений (пп. 1 п. 1 ст. 1236 ГК РФ).
Исключительная. Лицензиар может выдавать лицензии только одному лицу.
Необходимо указать в договоре, может ли сам лицензиар использовать объект, иначе лицензиар лишается такого права (пп. 2 п. 1, п. 1.1 ст. 1236 ГК РФ).
Если в договоре предусмотрено несколько способов использования объекта, то можно определить вид лицензии по каждому способу отдельно (п. 3 ст. 1236 ГК РФ). Если не указать в договоре вид лицензии, она будет считаться простой (п. 2 ст. 1236 ГК РФ).
Принудительная. Согласно статье 1239 ГК, суд может по требованию заинтересованного лица предоставить этому лицу право на использование объект. Размер вознаграждения также устанавливает суд. Принудительное лицензирование является распространенной практикой у производителей дженериков в фармацевтической индустрии.
Особенности IT и фармацевтического рынка
Принудительное лицензирование на фармацевтическом рынке возможно лишь в экстраординарных ситуациях. Во-первых, затраты на переговорный процесс несущественные. Во-вторых, количество патентов, охватывающих продукт (например, лекарственный препарат) как основной продукт на данном рынке, незначительное. В-третьих, длительная подготовка к выходу на рынок с продуктом. Основные разработки не теряют актуальности и значимости в течение длительного периода. В-четвертых, сложно установить «выкупную цену».
Принудительная лицензия в отношении фармразработок в мире встречается нечасто. В большинстве правопорядков такого рода эксперименты привели к негативным последствиям.
Индия: лишь один прецедент принудительного лицензирования - национальное патентное ведомство разрешило индийской компании Natco Pharma производить противораковый препарат, охватываемый патентом Bayer.
ФРГ: BPatG 31.08.2016 - 3 LiQ 1/16 (EP)], LS 1, Ziff. II.3.b) – Isentress I, GRUR 2017, 373 – 384
США: ни одной принудительной лицензии в отношении фармацевтических изобретений.
В IT сфере ситуация обратная по сравнению с фармацевтикой. Высокие затраты на переговорный процесс с правообладателями. Один продукт охватывает множество патентов. Например, в приложении можно запатентовать интерфейс как промышленный образец, то есть дизайн, а можно как способ взаимодействия с пользователями – изобретение. Иконка может быть как промобразцом, так и товарным знаком.
Зафиксированы многочисленные случаи выдачи ПЛ на условиях FRAND (например, Microsoft Corp. v. Motorola Inc., 696 F.3d 872 (9th Cir. 2012) в отношении технологии кодирования и сжатия аудио- и видеоинформации).
Порядок расторжения
Договор расторгается в ряде случаев:
По соглашению сторон;
При отказе от исполнения, предусмотренного договором;
В судебном порядке.
Далее рассмотрим два кейса расторжения из нашей практики.
Кейс 1: правообладатель признан банкротом. Общество «ВОБИС КОМПЬЮТЕР» и HIGHSCREEN LIMITED заключили лицензионный договор на использование товарных знаков. Передача права зарегистрирована Роспатентом.
Через некоторое время в отношении общества возбудили процедуру банкротства. Полагая, что факт безвозмездности указанных договоров препятствуют восстановлению платежеспособности должника и влечет за собой убытки, конкурсный управляющий, действующий от имени общества, обратился в Роспатент с заявлениями о государственной регистрации прекращения прав использования товарных знаков. Роспатент отказал в регистрации прекращения права. Суд оставил решение Роспатента в силе (Дело № А40-214931/2020).
Кейс 2: компенсация при отказе от договора. Стороны заключили соглашение о передаче коммерческих технологий по модели франчайзинга для осуществления пользователем бизнеса в сфере услуг.
Пользователь воспользовался правом на отказ от договора, так как продолжение деятельности стало ему невыгодно.
Правообладатель обратился в суд за компенсацией, которая была предусмотрена на случай расторжения договора по инициативе пользователя. Суд отказал в удовлетворении требований (Дело № А66-16416/2020).
Вывод
Передача исключительных прав на разработки остается выгодным источником дохода для правообладателей. Но для того, чтобы сократить риски в случае спора, важно грамотно составить лицензионный договор. Для этого желательно привлечь юриста, который специализируется на интеллектуальном праве.
На правах рекламы © 2024 «Гардиум», «Гарант.ру»
Реклама | https://legal-support.ru
