Было подано исковое заявление с требованием прекращения использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком. Возможно ли в рамках этого же процесса подать дополнительное требование о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав?

Организация подала исковое заявление с требованием обязать прекратить использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком. В суде будет привлечен новый соответчик. Можно ли после этого предъявить дополнительное требование (о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав) в данном процессе?

По данному вопросу мы придерживаемся следующей позиции:

Истец вправе уточнить исковые требования, поскольку в рассматриваемой ситуации основание иска остается прежним, меняется только материально-правовое требование (предмет иска).

Обоснование позиции:

В соответствии с п. 1 ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

В силу ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

В соответствии пунктом 3 указанной статьи никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от лица, нарушившего исключительное право на товарный знак, вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В соответствии с ч. 1 ст. 49 АПК РФ истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.

Согласно позиции, изложенной в абзацах втором-четвертом п. 25 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2021 N 46 (далее - Постановление N 46), изменение предмета иска означает изменение материально-правового требования истца к ответчику. Изменение основания иска означает изменение обстоятельств, на которых истец основывает свое требование к ответчику. В качестве изменения основания иска, как правило, не могут рассматриваться представление новых доказательств и указание истцом обстоятельств, которые подтверждаются этими доказательствами. Так, документы о не заявленных прежде затратах, дополнительно представленные в материалы дела при рассмотрении иска о возмещении убытков, необходимо рассматривать как новые доказательства в подтверждение тех же обстоятельств, которые определяют основание иска.

По смыслу ч. 1 ст. 49 АПК РФ не допускается одновременное изменение предмета и основания иска, являющееся, по существу, предъявлением нового требования. Соблюдение данного запрета проверяется арбитражным судом вне зависимости от наименования представленного истцом документа (например, уточненное исковое заявление, заявление об уточнении требований).

Под предметом иска понимается материально-правовое требование истца к ответчику, реализация которого осуществляется соответствующим способом защиты субъективного права либо охраняемого законом интереса. Основанием иска являются факты, которыми истец обосновывает свое материально-правовое требование.

В рассматриваемой ситуации уже заявленным материально-правовым требованием является запрет на использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком. Основанием иска является незаконность использования такого обозначения в соответствии со ст. 1229 ГК РФ. Заявление же о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав представляет собой новое материально-правовое требование, основанное на ст. 1515 ГК РФ. Таким образом, если истец подаст уточненное в порядке ст. 49 АПК РФ заявление, нельзя исключить, что его действия могут быть квалифицированы как изменение и предмета и основания иска (см. решение Арбитражного суда г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 30.10.2023 по делу N А56-41438/2023). В этом случае истец будет не лишен возможности подать отдельное исковое заявление о взыскании компенсации.

Вместе с тем в судебной практике встречается и противоположный подход. Так Суд по интеллектуальным правам в своем постановлении от 07.07.2022 N С01-1736/2020 по делу N А57-25604/2019 пришел к выводу, что заявление дополнительного требования к запрету на использование на товарный знак в виде взыскания компенсации за нарушение исключительных прав не является изменением предмета и основания иска, поскольку истец ссылался на те же обстоятельства, на которые ссылался и ранее - использование ответчиком товарного знака, сходного до степени смешения с товарным знаком истца. Истцом было изменено только материально-правовое требование к ответчику (взыскание компенсации). Аналогичная позиция приводится в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 22.12.2020 N С01-1528/2020 по делу N А76-6480/2018, решении Арбитражного суда Кемеровской области от 04.04.2022 по делу N А27-15754/2021). По нашему мнению, такой подход, действительно, не нарушает запрет, установленный ч. 1 ст. 49 АПК РФ, поскольку фактическое основание требования (использование ответчиком обозначения сходного до степени смешения с товарным знаком правообладателя) не изменяется.

Таким образом, предъявление истцом дополнительного требования о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав в рассматриваемой ситуации, по нашему мнению, допустимо. При этом привлечение нового соответчика в рамках уже начатого процесса не является препятствием для уточнения исковых требований.

В заключение отметим, что прогнозировать вероятность того, что суд в данном случае придет к аналогичным выводам, мы не можем, поскольку наша позиция сформирована только на информации, изложенной в вопросе, без анализа конкретных материалов дела.

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Артемьева Елена

Ответ прошел контроль качества

28 августа 2025 г.

Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг.