Резолютивная часть постановления объявлена 14 октября 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 21 октября 2019 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе: председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Корнеева В.А., Химичева В.А., Рассомагиной Н.Л.;

судьи-докладчика Четвертаковой Е.С. -

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) на решение Суда по интеллектуальным правам от 28.06.2019 по делу N СИП-619/2018

по заявлению акционерного общества "Невская Косметика" (просп. Обуховской Обороны, д. 80, Санкт-Петербург, 192029, ОГРН 1027806078893) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 09.06.2018 об отказе в удовлетворении возражения на решение об отказе в государственной регистрации объемного обозначения в качестве товарного знака по заявке N 2016714726.

В судебном заседании приняли участие представители:

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Козача А.С. (по доверенности от 26.04.2019 N 01/32-368/41);

от акционерного общества "Невская Косметика" - Ендресяк А.А. (по доверенности от 30.08.2017 N 461).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество "Невская Косметика" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 09.06.2018 об отказе в удовлетворении возражения на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации объемного обозначения " " в качестве товарного знака по заявке N 2016714726.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 29.11.2018 в удовлетворении требования общества было отказано.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.04.2019 указанное решение суда отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 28.06.2019 требования общества удовлетворены, оспариваемое решение признано недействительным как не соответствующее положениям пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). Суд также обязал Роспатент повторно рассмотреть поданную обществом заявку N 2016714726 на регистрацию товарного знака.

Не согласившись с принятым по делу решением, Роспатент обратился в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судом первой инстанции норм процессуального и материального права, а также на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам и представленным в материалы дела доказательствам, просит отменить обжалуемое решение и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Заявитель кассационной жалобы указывает на то, что доминирующее положение в композиции заявленного обозначения занимают неохраняемые элементы: форма упаковки, которая обусловлена ее функциональным назначением, элементы, указывающие на вид, свойства и назначение товаров, в том числе элементы информационного характера, расположенные на боковой стороне, а также словесный элемент "порошок для стирки белья", в связи с чем его регистрация не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Вывод суда о том, что заявленное обозначение обладает различительной способностью, поскольку в качестве фона упаковки используется принадлежащий обществу товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 638010, по мнению Роспатента, не основан на положениях пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ и пункта 34 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482). При этом обстоятельства регистрации указанного товарного знака не исследовались Роспатентом при рассмотрении возражения от 13.03.2018.

Заявитель кассационной жалобы полагает, что суд не дал оценку его возражениям о том, что в спорном обозначении не использован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 638010, поскольку он является изобразительным и представляет собой полотно (квадрат) желтого цвета с белыми крапинками, а следовательно, на упаковке он мог быть использован также только в виде полотна (квадрата) любого размера либо в виде повтора этого элемента, однако заявленное обозначение таких элементов не содержит.

Как полагает Роспатент, является неверным вывод суда о том, что спорное обозначение приобрело различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования, так как представленные обществом документы относятся к словесным и изобразительным элементам, отличающимся от заявленного.

По мнению заявителя кассационной жалобы, обязав рассмотреть заявку общества повторно, суд первой инстанции вышел за пределы полномочий, предоставленных ему нормами пункта 1 статьи 1500 ГК РФ и части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и фактически признал недействительным решение экспертизы от 09.11.2017, которое может быть оспорено только в административном порядке.

Общество представило отзыв на кассационную жалобу, в котором выразило несогласие с доводами заявителя кассационной жалобы и просило оставить обжалуемое решение без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения.

Как полагает общество, суд первой инстанции при повторном рассмотрении дела учел обязательные для него правовые позиции президиума Суда по интеллектуальным правам и пришел к правильному выводу о том, что доминирующую позицию в заявленном обозначении занимает охраняемый элемент - изобразительное обозначение, получившее самостоятельную правовую охрану в качестве товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 638010, в связи с чем спорное обозначение соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Сама по себе возможность оспаривания в установленном порядке регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 638010, с точки зрения общества, не свидетельствует об отсутствии различительной способности у доминирующего элемента заявленного обозначения.

Общество настаивает на том, что в силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ оно вправе использовать принадлежащий ему товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 638010 в качестве фона упаковки в заявленном обозначении, которое приобрело различительную способность в результате длительного использования, что подтверждается материалами дела.

Избранная судом восстановительная мера, по мнению общества, соответствует положениям пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и разъяснениям, изложенным в пункте 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление Пленума N 10).

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам представитель Роспатента поддержал доводы кассационной жалобы, просил отменить обжалуемое решение суда первой инстанции и направить дело на новое рассмотрение.

Представитель общества, в свою очередь, поддержал приведенные выше доводы отзыва на кассационную жалобу, просил оставить обжалуемое решение суда первой инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и в отзыве на нее.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом первой инстанции, объемное обозначение " " по заявке N 2016714726 с приоритетом от 28.04.2016 было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя общества в отношении товаров 3-го и 5-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

По результатам экспертизы заявленного обозначения Роспатентом 09.11.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в связи с несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ ввиду отсутствия различительной способности.

Общество 13.03.2018 обратилось с возражением на решение Роспатента от 09.11.2017 об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения.

По результатам рассмотрения возражения Роспатент принял решение от 09.06.2018 об отказе в его удовлетворении, указав, что "заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой изображение мягкой упаковки порошка, весь фон которой выполнен в желтом цвете с белыми крапинками. В заявленном обозначении доминирующее положение занимают неохраняемые элементы: форма упаковки, которая обусловлена исключительно ее функциональным назначением, а также элементы, указывающие на вид, свойства и назначение товаров, в том числе элементы информационного характера, расположенные на боковой стороне, а также словесный элемент "порошок для стирки детского белья". Сочетание желтого цвета с белыми крапинками упаковки, а также надписями информационного характера при отсутствии какого-либо дизайна в силу своей тривиальности, отсутствия оригинальности воспринимается не как средство индивидуализации товаров определенного производителя, а скорее как обычная упаковка с фоном, на которой не заостряется внимание потребителя при восприятии знака.

Указанное свидетельствует о том, что заявленное обозначение, в том виде как оно представлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака, не обладает различительной способностью, то есть в заявленном обозначении отсутствуют признаки, необходимые и достаточные для запоминания его потребителями".

Кроме того, Роспатент признал недоказанным и приобретение спорным обозначением различительной способности, поскольку "анализ имеющихся в деле материалов показал, что заявленное обозначение используется заявителем не в том виде, как подано на регистрацию в качестве товарного знака, а в сочетании с другими элементами, размещенными на фоне как заявленных, так и иных цветов (например, нижняя часть упаковки выполнена в бело-серо-голубом цветовом сочетании). Такими элементами являются: словесный элемент "Ушастый нянь", совокупность стилизованного изображения ушастого зайчика и детишек, изображение мишки, купающегося в ванне с мыльной пеной и т.д. Именно за счет дополнительных элементов и осуществляется индивидуализация товаров".

Полагая, что названное решение Роспатента нарушает его права и законные интересы, общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением.

По результатам проверки законности оспариваемого ненормативного правового акта при повторном рассмотрении суд признал необоснованными выводы Роспатента об отсутствии у спорного обозначения различительной способности, поскольку всю площадь упаковки, заявленной в качестве объемного обозначения, занимает цветовое сочетание (желтый цвет с белыми крапинками), ранее зарегистрированное обществом в качестве самостоятельного товарного знака " " по свидетельству Российской Федерации N 638010, а следовательно, внимание потребителя будет сосредоточиваться не на форме упаковки, являющейся тривиальной, а на ее фоне, различительная способность которого презюмируется наличием у заявителя исключительного права на указанный товарный знак.

Наряду с этим суд первой инстанции, оценив представленные обществом доказательства (договоры комиссии на оказание рекламных услуг, товарные накладные, отчеты об оказании услуг, сведения из печатных средств массовой информации в сети Интернет, справки об объемах продаж стирального порошка "Ушастый нянь" и о численности сотрудников общества, подготовленное Фондом содействия изучению общественного мнения "Всероссийский центр изучения общественного мнения" исследование, касающееся определение уровня известности товарного знака " "), признал обоснованным довод заявителя о том, что спорное обозначение приобрело различительную способность ввиду его длительного использования до даты приоритета товарного знака, поскольку оно воспринималось потребителями как обозначение, предназначенное для индивидуализации производимых определенным изготовителем товаров, относящихся к веществам для стирки, чистки и моющим средствам.

Указывая на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов общества, суд первой инстанции принял во внимание отсутствие в оспариваемом решении сведений об анализе иных оснований отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2016714726, в связи с чем посчитал возможным обязать административный орган рассмотреть указанную заявку повторно.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Изучив доводы, изложенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы суда первой инстанции о полномочиях Роспатента по принятию оспариваемого ненормативного правового акта и о применимом законодательстве, включающем в себя с учетом даты подачи заявки (28.04.2016) и даты подачи возражения (13.03.2018) часть четвертая ГК РФ, Правила N 482 и Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56).

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе и в отзыве на нее.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, содержащиеся в кассационной жалобе и в отзыве на нее, выслушав объяснения представителей Роспатента и общества, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к следующим выводам.

Как правильно установлено судом первой инстанции, с учетом даты подачи заявки на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака (28.04.2016) нормативными правовыми актами, подлежащими применению при оценке его охраноспособности, являются часть четвертая ГК РФ и Правила N 482.

Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака предусмотрены статьей 1483 ГК РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил N 482 к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В силу подпункта 2 пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ положения пункта 1 названной статьи Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 статьи 1483 ГК РФ и образующих композицию, обладающую различительной способностью.

Вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса (пункт 35 Правил N 482).

Оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения рядовым, средним потребителем соответствующего товара в Российской Федерации - адресатом товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак или испрашивается регистрация товарного знака.

В соответствии со статьей 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

К объемным обозначениям относятся трехмерные объекты, фигуры и комбинации линий и фигур в пространственном расположении, которые могут представлять собой форму товара или его части, форму упаковки товара, форму, не связанную с товаром (абзац четвертый пункта 32 Правил N 482).

В пункте 2.7 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 N 39, отмечено, что для признания объемного обозначения, представляющего собой форму упаковки товара, обладающим различительной способностью, необходимо, чтобы данное обозначение не указывало на вид и назначение товара, а также имело оригинальную форму, обусловленную не только его функцией.

Вместе с тем следует учитывать, что обозначение, представляющее собой стандартную форму товара или его упаковки (контейнера), может быть зарегистрировано как объемный товарный знак с исключением из правовой охраны формы такой упаковки, если на знаке имеются охраноспособные словесные, изобразительные элементы или их композиция, доминирующие над формой товара в силу пространственного расположения.

Данный подход к регистрации объемных обозначений согласуется с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ, который допускает включение в товарный знак неохраняемых элементов, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Как усматривается из описания заявки N 2016714726, в качестве неохраняемого элемента спорного обозначения, наряду с иными, указана и форма упаковки.

Отсутствие претензий общества на правовую охрану формы упаковки спорного обозначения следует и из текста возражения общества.

При рассмотрении настоящего спора судом первой инстанции верно установлено, что заявленное обществом на регистрацию в качестве товарного знака обозначение является объемным, представляет собой трехмерное изображение мягкой упаковки порошка для стирки, фон которой выполнен в желтом цвете с белыми крапинками. На лицевой стороне упаковки в нижней части расположены словесные элементы "ПОРОШОК" "для стирки детского белья", которые, как следует из описания заявки N 2016714726, являются неохраняемыми элементами.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 3-го класса "вещества ароматические для отдушивания белья; препараты для замачивания белья; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты для сухой чистки; препараты отбеливающие для стирки; пятновыводители; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей", а также 5-го класса "средства моющие для медицинских целей" МКТУ в цветовом сочетании "желтый, белый, синий, черный".

Президиум Суда по интеллектуальным правам соглашается с выводами суда первой инстанции о том, что цветовое сочетание (расположение белых крапинок на желтом фоне) является достаточным отличительным признаком, позволяющим рассматривать заявленное обозначение как обладающее различительной способностью, поскольку ранее обществом был зарегистрирован изобразительный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 638010 и в заявленном обозначении всю площадь упаковки занимает соответствующий фон, на котором будет сосредоточиваться внимание потребителя.

Суд первой инстанции правомерно указал на то, что выводы Роспатента, изложенные в оспариваемом решении, фактически опровергают различительную способность обозначения " ", зарегистрированного в качестве товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 638010, в том числе в отношении тех товаров, для которых испрашивается правовая охрана спорному обозначению, в то время как предоставление правовой охраны указанному товарному знаку по основанию отсутствия различительной способности, равно как и по каким-либо иным основаниям, на момент разрешения настоящего спора никем не оспаривалось.

При этом президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что факт признания обозначения " " обладающим различительной способностью, установленный Роспатентом при государственной регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 638010, в настоящее время не оспорен и не может быть оспорен самим Роспатентом по своей инициативе. Административный орган при регистрации иных товарных знаков тем же лицом связан своими выводами, сделанными в отношении одинаковых элементов товарных знаков. Элементы, единожды признанные Роспатентом обладающими различительной способностью, при отсутствии возражений иных лиц обязаны и далее признаваться административным органом в качестве обладающих такой способностью.

Вывод о наличии различительной способности какого-либо элемента товарного знака (или о различительной способности товарного знака в целом) может быть пересмотрен Роспатентом исключительно в рамках установленной ГК РФ процедуры рассмотрения возражений. Иное не соответствовало бы положениям части 1 статьи 45 Конституции Российской Федерации.

Наряду с этим президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что суд первой инстанции верно оценил представленные обществом доказательства приобретения заявленным обозначением различительной способности, содержащие сведения о длительности, интенсивности использования обозначения, о территории и объемах реализации соответствующих товаров, о затратах на рекламу и об уровне известности используемых обществом также иных обозначений, имеющих общий элемент со спорным обозначением.

Судом первой инстанции обоснованно указано, что общность функционального назначения товаров для стирки и чистки, маркированных принадлежащими обществу обозначениями, обуславливает распространение эффекта узнаваемости упаковки стирального порошка на иные виды заявленных товаров, поскольку потребитель может воспринимать упаковки с таким же фоном, содержащие названные средства, как имеющие один и тот же источник происхождения.

Изложенное позволяет президиуму Суда по интеллектуальным правам отклонить доводы заявителя кассационной жалобы о том, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью и его регистрация в качестве товарного знака противоречит положениям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, а также о недоказанности обществом факта приобретения спорным обозначением различительной способности в результате его длительного и интенсивного использования.

Довод Роспатента о том, что в спорном обозначении не использован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 638010, поскольку он является изобразительным и представляет собой полотно (квадрат) желтого цвета с белыми крапинками и в таком виде либо путем повтора этого элемента заявленное обозначение его не содержит, по мнению президиума Суда по интеллектуальным правам, основан на неправильном понимании норм материального права, в частности пункта 2 статьи 1484 ГК РФ.

Анализ приведенной нормы права позволяет сделать вывод о том, что предусмотренный законодателем перечень способов использования исключительного права на товарный знак не является исчерпывающим, в связи с чем обозначение " " может быть использовано в том числе в виде фона мягкой упаковки для стирального порошка.

В отношении довода административного органа о том, что, обязав рассмотреть заявку общества повторно, суд первой инстанции вышел за пределы полномочий, предоставленных ему нормами пункта 1 статьи 1500 ГК РФ и части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и фактически признал недействительным решение экспертизы от 09.11.2017, которое может быть оспорено только в административном порядке, президиум Суда по интеллектуальным правам полагает необходимым указать следующее.

Как установил суд первой инстанции, решением Роспатента от 09.11.2017 обществу было отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в связи с его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Из решения не следует, что Роспатент осуществлял проверку соответствия заявленного на регистрацию обозначения требованиям остальных пунктов статьи 1483 ГК РФ (с учетом пункта 1 статьи 1499 Кодекса), установив достаточные, по его мнению, основания для отказа в государственной регистрации товарного знака.

Исходя из положений пункта 1 статьи 1500 ГК РФ решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в принятии заявки на товарный знак к рассмотрению, о государственной регистрации товарного знака, об отказе в государственной регистрации товарного знака и о признании заявки на товарный знак отозванной, решение о предоставлении или об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку в соответствии с международными договорами Российской Федерации могут быть оспорены заявителем путем подачи возражения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение четырех месяцев со дня направления соответствующего решения или запрошенных у указанного федерального органа исполнительной власти копий противопоставленных заявке материалов при условии, что заявитель запросил копии этих материалов в течение двух месяцев со дня направления соответствующего решения.

В пункте 52 Постановления Пленума N 10 разъяснено, что, по общему правилу, споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, рассматриваются и разрешаются судом, но на основании пункта 2 статьи 1248 ГК РФ предусматриваются случаи защиты интеллектуальных прав в административном (внесудебном) порядке.

Не согласившись с указанным решением, общество 13.03.2018 обратилось с возражением на решение Роспатента от 09.11.2017 об отказе в регистрации в качестве товарного знака заявленного обозначения по заявке N 2016714726.

В силу пункта 2.5 Правил N 56 возражение должно содержать обоснование неправомерности обжалуемого решения, отказа в пересмотре вынесенного решения, признания заявки отозванной, неправомерности выдачи патента, свидетельства или предоставления правовой охраны.

Основанием возражения явилось несогласие общества именно с выводами о применении Роспатентом пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Процедура рассмотрения возражения - способ, в рамках которого в административном (внесудебном) порядке рассматривается имеющийся спор (постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 20.05.1997 N 8-П, определения Конституционного Суда Российской Федерации от 02.10.2003 N 393-О, от 29.05.2014 N 1252-О и др.).

Роспатент, рассматривая возражение, ограничен рамками доводов, заявленных подателем такого возражения.

Роспатент как орган, наделенный публично-правовыми функциями по рассмотрению конкретного спора в административном (внесудебном) порядке на основании конкретного возражения, не вправе изменять либо дополнять такие возражения, в том числе выходить за пределы заявленных в них границ оспаривания ранее принятого решения.

Аналогичный подход содержится в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.02.2017 по делу N СИП-162/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 09.06.2017 N 300-ЭС17-6463 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано).

Таким образом, с учетом того, что основанием возражения явилось несогласие общества с применением Роспатентом пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, только в рамках этих оснований административный орган был наделен полномочиями рассмотреть соответствующий спор.

При этом в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 24.03.2015 N 663-О отмечено, что пункты 2 и 3 статьи 1248 ГК РФ в системной взаимосвязи с иными положениями названного Кодекса предусматривают последующий судебный контроль внесудебного порядка разрешения споров. Это в полной мере соответствует правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации о том, что досудебный порядок урегулирования споров не только не исключает, а напротив, предусматривает возможность для лица обратиться в суд с жалобой на решение соответствующего административного органа (постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 20.05.1997 N 8-П, определения Конституционного Суда Российской Федерации от 02.10.2003 N 393-О, от 29.05.2014 N 1252-О и др.).

Самостоятельного обжалования изначально вынесенного решения Роспатента при этом не требуется.

Таким образом, в рамках настоящего дела суд первой инстанции осуществил контроль правильности разрешения спора в административном порядке, проверив наряду с этим правильность применения пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Как следует из обжалуемого решения суда, судом первой инстанции установлено, что Роспатентом неправильно применен подпункт 1 статьи 1483 ГК РФ.

С учетом этого поданное в Роспатент возражение подлежало удовлетворению.

Придя к такому выводу, суд признал недействительным решение Роспатента от 09.06.2018 об отказе в удовлетворении возражения, посчитав, что возражение подлежало удовлетворению.

Такое решение на основании пункта 3 части 5 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации должно содержать указание на способ устранения допущенного нарушения прав и законных интересов.

Президиум Суда по интеллектуальным правам признает, что нормативными правовыми актами способ устранения допущенного нарушения в случаях, подобных данному, не определен.

Правила N 56 утверждены в 2003 году - до вступления в силу части четвертой ГК РФ, а следовательно, применяются в части, не противоречащей действующему законодательству.

Из абзаца четвертого пункта 5.1 Правил N 56 следует, что при рассмотрении возражений на решение экспертизы заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака в случае отмены оспариваемого решения в решении Палаты по патентным спорам должны содержаться основания отмены оспариваемого решения и вывод о регистрации или об отказе в регистрации товарного знака.

Вместе с тем этот пункт Правил N 56 с очевидностью исходит из того, что на стадии экспертизы обозначения, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака, осуществлена проверка на соответствие всем нормам, нуждающимся в проверке (в настоящее время - с учетом абзаца второго пункта 1 статьи 1499 ГК РФ - на соответствие заявленного обозначения требованиям статьи 1477 и пунктов 1-7, подпункта 3 пункта 9 (в части промышленных образцов), пункта 10 (в части средств индивидуализации и промышленных образцов) статьи 1483 Кодекса).

В таком случае, если полностью проведена экспертиза и отказано в государственной регистрации товарного знака по каким-либо основаниям, на стадии рассмотрения соответствующего спора в административном порядке проверяются основания отказа в регистрации, а при их отпадении - принимается решение о государственной регистрации.

В настоящем же деле судом первой инстанции установлено, что Роспатент на стадии экспертизы ограничился лишь проверкой заявленного обозначения на соответствие пункту 1 статьи 1483 ГК РФ.

При признании выводов Роспатента, основанных на этих нормах права, неверными, суд первой инстанции был лишен возможности вместо данного административного органа на основании пункта 5.1 Правил N 56 принять решение о государственной регистрации товарного знака, поскольку остальные основания для отказа в государственной регистрации товарного знака также нуждались в проверке.

Пунктом 5.1 Правил N 56 такие ситуации не регулируются, поскольку он принят до вступления в силу части четвертой ГК РФ и не рассчитан на подобные случаи.

Определяя, в каком порядке требуется проанализировать соответствие заявленного на регистрацию обозначения иным требованиям ГК РФ, суд первой инстанции учитывал разъяснения, изложенные в пункте 138 Постановления Пленума N 10, и указал, что позиция Палаты по патентным спорам по вопросу отсутствия оснований для регистрации заявленного обозначения в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 названного Кодекса является определенно выраженной и что судом не установлено существенных нарушений процедуры принятия Роспатентом оспариваемого ненормативного правового акта. При этом, поскольку у суда не имелось сведений об анализе административным органом наличия или отсутствия иных оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2016714726, суд первой инстанции посчитал возможным обязать Роспатент рассмотреть ее повторно.

Как указано выше, на стадии рассмотрения возражения с учетом существа этой процедуры как административного (внесудебного) порядка рассмотрения спора Роспатент не вправе выходить за пределы возражения, а следовательно, в рамках данного дела осуществлять проверку соответствия заявленного на регистрацию обозначения иным требованиям, нежели предусмотрены пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ.

Такая проверка может быть осуществлена исключительно на стадии экспертизы.

С учетом изложенного президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что суд первой инстанции правомерно, удовлетворяя заявленные требования и отменяя решение Роспатента от 09.06.2018, принятое по результатам рассмотрения возражения, то есть удовлетворяя по существу поданное возражение, придя к выводу о неправильности и решения экспертизы, выбрал единственно возможный способ устранения допущенного нарушения - обязать административный орган осуществить надлежащую экспертизу обозначения, что в полной мере соответствует выявленному Конституционным Судом Российской Федерации конституционно-правовому смыслу судебного контроля внесудебного порядка разрешения споров.

С учетом правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации о недопустимости порождения рисков правовой неопределенности при рассмотрении и разрешении споров в административном порядке, сформулированных в постановлении от 17.03.2009 N 5-П и в определении от 10.03.2016 N 448-О, президиум Суда по интеллектуальным правам считает, что объем полномочий органов судебной власти не может быть меньше полномочий административных органов в части определения процедуры (стадии, сроков и т.п.), с которой у государственного органа возникает обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

Таким образом, президиум Суда по интеллектуальным правам соглашается с избранной судом первой инстанции восстановительной мерой, предусматривающей продолжение процедуры рассмотрения заявки общества N 2016714726 на регистрацию товарного знака, и полагает обоснованным обязание Роспатента рассмотреть указанную заявку повторно с учетом выводов суда, содержащихся в обжалуемом решении.

При изложенных обстоятельствах оснований для отмены обжалуемого судебного акта не имеется. Кассационная жалоба Роспатента удовлетворению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации Роспатент освобожден от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в арбитражных судах.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 28.06.2019 по делу N СИП-619/2018 оставить без изменения, кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

В.А. Корнеев

В.А. Химичев

Н.Л. Рассомагина

Е.С. Четвертакова