Постановление Суда по интеллектуальным правам от 13 февраля 2019 г. N С01-515/2018 по делу N А09-16352/2017 Суд отменил постановление об удовлетворении исковых требований по защите исключительного права на товарный знак и направил дело на новое апелляционное рассмотрение, поскольку суд был не вправе удовлетворять абстрактное требование об общем запрете в будущем использовать спорный товарный знак

Резолютивная часть постановления объявлена 12 февраля 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 13 февраля 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Мындря Д.И., Четвертаковой Е.С.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Феникс ЛТД" (ул. Фокина, д. 94, кв. 2, с. Супонево, Брянский р-н, Брянская обл., 241510, ОГРН 1143256007707) на решение Арбитражного суда Брянской области от 04.06.2018 по делу N А09-16352/2017 (судья Назаров А.В.) и постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.10.2018 по тому же делу (судьи Григорьева М.А., Афанасьева Е.И., Сентюрина И.Г.)

по исковому заявлению иностранного лица - GmBH ( Strasse 10, 97753, Karlstadt, Deutschland)

к обществу с ограниченной ответственностью "Феникс ЛТД"

о защите исключительного права на товарный знак.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительного предмета спора, привлечены: иностранное лицо - NORMBUD (Wal Miedzeszynski 177K, 04-987 Warsaw, Poland), Смоленская таможня (ул. Лавочкина, д. 105, Смоленск, 214032, ОГРН 1026701425849), общество с ограниченной ответственностью "Смартекс" (пр-т Ленинский, д. 95, эт. цок., пом. X, оф. 7, Москва, 119313, ОГРН 1127746166910), акционерное общество "Ренейссанс Констракшн" (ул. Шателена, д. 26, лит. А, пом. 152, Санкт-Петербург, 194021, ОГРН 1037832005463), общество с ограниченной ответственностью "ГК ИКТС" (ул. Красноярская, д. 17, пом. XXII, ком. 1, Москва, 107589, ОГРН 1167746191018).

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица - GmBH - Курочкина О.Л. (по доверенности от 23.08.2017 и по доверенности в порядке передоверия от 03.12.2018);

от общества с ограниченной ответственностью "Феникс ЛТД" - Павлова И.В. (по доверенности от 23.01.2019 N 3-Д) и Павлов С.В. (по доверенности от 23.01.2019 N 1-Д).

Суд по интеллектуальным правам установил:

иностранное лицо - GmBH (далее - компания ) обратилось в Арбитражный суд Брянской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Феникс ЛТД" (далее - общество "Феникс ЛТД") о запрете обществу "Феникс ЛТД" осуществлять ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также хранение с этой целью товаров, указанных в таможенных декларациях N 10113110/271117/0161980, N 10113094/211217/0022694 и на которых размещен товарный знак по международной регистрации N 906849; о запрете обществу "Феникс ЛТД" использовать данный товарный знак в отношении товаров, для которых он зарегистрирован, в том числе осуществлять ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также хранение с этой целью данных товаров; о взыскании с общества "Феникс ЛТД" компенсации за нарушение исключительного права на данный товарный знак в размере 4 613 932 рублей 46 копеек (с учетом уточнения предмета исковых требований, принятого судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительного предмета спора, привлечены: иностранное лицо NORMBUD (далее - компания NORMBUD), Смоленская таможня, общество с ограниченной ответственностью "Смартекс", акционерное общество "Ренейссанс Констракшн" и общество с ограниченной ответственностью "ГК ИКТС".

Решением Арбитражного суда Брянской области от 04.06.2018 (с учетом определения от 14.06.2018 об исправлении арифметической ошибки) и дополнительным решением от 27.06.2018 исковые требования удовлетворены в части: обществу "Феникс ЛТД" запрещено без разрешения компании осуществлять ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также хранение с этой целью товаров, указанных в таможенной декларации N 10113110/271117/0161980 и таможенной декларации N 10113094/211217/0022694, на которых размещен товарный знак по международной регистрации N 906849; с общества "Феникс ЛТД" в пользу компании взыскана компенсация в размере 300 000 рублей за нарушение исключительного права на данный товарный знак и расходы по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления в размере 8 996 рублей. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.10.2018 решение Арбитражного суда Брянской области от 04.06.2018 и дополнительное решение Арбитражного суда Брянской области от 27.06.2018 отменены; исковые требования удовлетворены в полном объеме.

В кассационной жалобе общество "Феникс ЛТД", ссылаясь на неправильное применение судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся доказательствам, просит решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Ответчик в кассационной жалобе указывает на то, что суд апелляционной инстанций неправомерно перешел к рассмотрению настоящего дела по правилам, установленным для рассмотрения дел в суде первой инстанции, при отсутствии правовых оснований, предусмотренных частью 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку материалами дела не подтверждается факт нарушения судом первой инстанции тайны совещательной комнаты.

Судами первой и апелляционной инстанций, с точки зрения заявителя кассационной жалобы, были нарушены принципы равноправия и состязательности сторон, что выразилось в принятии заявлений и ходатайств истца в отсутствие доказательств их направления в адрес ответчика, повлекшем невозможность представления мотивированных возражений.

Общество "Феникс ЛТД" отмечает, что суд апелляционной инстанции безосновательно отказал в удовлетворении заявления о фальсификации доказательств в порядке, предусмотренном статьей 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, сославшись на невозможность его проверки при том, что в данном заявлении были указаны конкретные обстоятельства, свидетельствующие о недостоверности данных доказательств.

По мнению общества "Феникс ЛТД", суды не вправе были принимать уточнение предмета исковых требований в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в случае, если компания не заявила отказ от ранее заявленных требований.

Ответчик указывает на то, что суды первой и апелляционной инстанций не дали мотивированной правовой оценки его доводам об отсутствии у представителя истца полномочий на увеличение размера заявленных требований, а также обстоятельствам, связанным с наличием права на осуществление передоверия, ввиду отсутствия в материалах дела первоначальной доверенности с указанием в ней полномочий на осуществление таких юридически значимых действий от имени истца.

По утверждению заявителя кассационной жалобы, в нарушение норм процессуального права в протоколах судебных заседаниях от 05.02.2018 и от 12.02.2018 отсутствуют указания на факт признания представителем истца оригинальности спорных товаров.

Ответчик обращает внимание суда кассационной инстанции на то, что спорные товары, ввезенные на территорию Российской Федерации, являются оригинальными, изготовлены и маркированы товарным знаком по международной регистрации N 906849 самим правообладателем этого знака, однако, как полагает ответчик, данное обстоятельство судами не исследовано, равно как и не дана оценка представленным в материалы дела доказательствам, подтверждающим оригинальность спорных товаров (экспертное заключение от 20.08.2018 N 18-20/08ТВЭ, заявление об оригинальности спорных товаров и отзыв компании NORMBUD, заключение специалистов от 04.04.2018 N 52-61-ДК/2018, гарантийное письмо от 11.07.2014 и другие).

При этом, ссылаясь на правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенные в постановлении от 13.02.2018 N 8-П "По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью "ПАГ" (далее - постановление N 8-П), ответчик указывает на то, что установление обстоятельств оригинальности или контрафактности ввезенного на территорию Российской Федерации товара может повлиять на размер компенсации, взыскиваемой в таком случае за допущенное нарушение исключительного права на товарный знак.

Ответчик отмечает, что суды первой и апелляционной инстанций при рассмотрении данного дела безосновательно не учли конституционно-правовые позиции, изложенные в постановлении N 8-П.

В связи с этим заявитель кассационной жалобы считает необоснованным вывод суда апелляционной инстанции о наличии оснований для взыскания с ответчика в пользу истца компенсации в полном объеме.

Как утверждает общество "Феникс ЛТД", вывод суда апелляционной инстанции о том, что ответчиком не заявлялось о необходимости снижения заявленного размера компенсации за допущенное нарушение исключительного права компании на товарный знак по международной регистрации N 906849, является ошибочным, поскольку в представленных в материалы дела отзывах, возражениях на иск, заявлениях о снижении размера компенсации, контррасчете в отношении заявленного данной компанией размера компенсации обществом "Феникс ЛТД" указывалось на необходимость снижения данного размера со ссылкой на оригинальность спорного товара, несущественность допущенного нарушения и прочие обстоятельства.

Ответчик считает необоснованным вывод судов о неоднократности совершения им нарушения исключительного права истца, поскольку ввозимый им по разным товарным транспортным накладным товар в рамках одного заключенного внешнеэкономического контракта составляет одно нарушение.

Также ответчик обращает внимание на то, что из искового заявления и иных процессуальных документов не усматривается, какой именно вид компенсации был избран истцом в рамках настоящего дела, что свидетельствует о неправомерности порядка определения размера данной компенсации исходя из рублевого эквивалента стоимости контрафактного товара, на который указали суды первой и апелляционной инстанций в обжалуемых судебных актах.

При этом общество "Феникс ЛТД" полагает, что размер компенсации за допущенное нарушение исключительного права на товарный знак по международной регистрации N 906849 был определен компанией произвольно.

По мнению ответчика, судами первой и апелляционной инстанций не дана мотивированная правовая оценка обстоятельствам добросовестности истца при использовании товарного знака по международной регистрации N 906849, в том числе в части своевременного внесения изменений в Международный реестр товарных знаков в отношении правообладателя (его наименования, организационно-правовой формы, адреса места нахождения и прочих идентифицирующих признаков), а также в части игнорирования истцом запросов о предоставления ответчику согласия на ввоз на территорию Российской Федерации спорного товара.

Таким образом, по мнению ответчика, изложенные обстоятельства в совокупности свидетельствуют о том, что при определении размера компенсации за допущенное нарушение исключительного права истца на принадлежащий ему товарный знак суды не приняли во внимание правовые позиции и подходы, разработанные высшими судебными инстанциями; выводы в данной части не основаны на представленных в материалы дела доказательствах и противоречат фактическим обстоятельствам дела.

Кроме того, как указывает ответчик, суды проигнорировали его доводы о том, что при ввозе спорного товара на территорию Российской Федерации им были приняты все необходимые меры по соблюдению действующего законодательства, что усматривается из факта заключения договора на поставку товара с уполномоченным представителем истца.

В дополнении к кассационной жалобе, поступившем в суд 04.02.2019, заявитель кассационной жалобы повторно обращает внимание суда кассационной жалобы на немотивированность выводов судов первой и апелляционной инстанций, изложенных в обжалуемых судебных актах, в части установления контрафактности/оригинальности спорных товаров, наличия у компании NORMBUD согласия истца на поставку данного товара.

Также ответчик ссылается на отсутствие в распоряжении суда апелляционной инстанции материалов дела в полном объеме, утверждая, что в судебном заседании 22.10.2018 судом апелляционной инстанции исследовались материалы дела в 13 томах, при ознакомлении после принятия обжалуемого постановления представителю ответчика были предоставлены 15 томов, а в суд кассационной инстанции были направлены 20 томов дела.

Лицами, участвующими в деле, отзывы на кассационную жалобу не представлены.

В судебном заседании представители ответчика настаивали на удовлетворении кассационной жалобы, вместе с тем заявив об уточнении просительной части кассационной жалобы, в соответствии с которым просили отменить постановление суда апелляционной инстанции и направить дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Представитель истца в судебном заседании заявил ходатайство об отложении судебного заседания, мотивированное недостаточностью времени для подготовки отзыва на кассационную жалобу.

Рассмотрев данное ходатайство, суд кассационной инстанции, установив на основании исследования сведений, полученных посредством сервиса федерального государственного унитарного предприятия "Почта России", что кассационная жалоба была получена представителем истца в Российской Федерации 15.01.2019, а по адресу, указанному самим истцом в качестве адреса для переписки, получение своевременно направленной корреспонденции не обеспечивается, а также принимая во внимание, что представитель истца Курочкина О.Л. 08.02.2019 ознакомилась с материалами дела, в том числе с кассационной жалобой и дополнением к ней, учитывая, что доводы, содержащиеся в кассационной жалобе и дополнении к ней, неоднократно излагались ответчиком в различных процессуальных документах при рассмотрении дела в судах первой и апелляционной инстанций, приходит к выводам о том, что у истца имелось достаточно времени для подготовки отзыва на кассационную жалобу и дополнение к ней, а ходатайство об отложении судебного заседания направлено на затягивание рассмотрения дела.

Законность обжалуемого постановления суда апелляционной инстанции проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и дополнении к ней.

Как установлено судами первой и апелляционной инстанций, истец является правообладателем товарного знака по международной регистрации N 906849, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 6, 7, 11, 19-го и услуг 40-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Письмом от 30.11.2017 N 16-11/3564 Смоленская таможня уведомила компанию о том, что ею принято решение о приостановлении выпуска товаров (чугунных литых канализационных труб и фитингов для их соединения) на территорию Российской Федерации, содержащих обозначение, сходное до степени смешения с упомянутым товарным знаком, сроком на 7 рабочих дней. Данные товары помещены под таможенную процедуру "выпуск для внутреннего потребления" обществом "Феникс ЛТД" на основании таможенной декларации N 10113110/271117/0161980.

Также письмом от 22.12.2017 N 16-11/38679 Смоленская таможня проинформировала компанию о том, что по таможенной декларации N 10113094/211217/0022694 обществом "Феникс ЛТД" на территорию Российской Федерации ввезены товары (трубы чугунную канализационные "SML" и "MLK", фитинги чугунные "SML" и "MLK"), маркированные обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком по международной регистрации N 906849.

Компания , ссылаясь на то, что она не предоставляла обществу "Феникс ЛТД" разрешения на ввоз на территорию Российской Федерации указанных товаров, маркированных обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком по международной регистрации N 906849, в связи с чем данные действия общества "Феникс ЛТД" нарушают ее исключительное право на данный товарный знак, обратилась в Арбитражный суд Брянской области с настоящим исковым заявлением.

Суд первой инстанции, частично удовлетворяя заявленные исковые требования, признал доказанными наличие у истца исключительного права на упомянутый товарный знак, а также факт его нарушения действиями ответчика по ввозу на территорию Российской Федерации спорного товара, маркированного обозначением, сходным до степени смешения с этим товарным знаком, без согласия правообладателя данного товарного знака.

На основании изложенного суд первой инстанции пришел к выводу о том, что ответчик является лицом, нарушившим исключительное право истца на принадлежащий ему товарный знак, в связи с чем запретил ему без разрешения истца осуществлять ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также хранение с этой целью товаров, указанных в таможенной декларации N 10113110/271117/0161980 и таможенной декларации N 10113094/211217/0022694, на которых размещен товарный знак по международной регистрации N 906849.

Отказывая в удовлетворении требования о запрете обществу "Феникс ЛТД" без разрешения компании использовать товарный знак по международной регистрации N 906849 для товаров, в отношении которых ему предоставлена правовая охрана и однородных им, в том числе путем осуществления ввоза, предложения к продаже, продажи и иного введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также перевозки или хранения с этой целью данных товаров, суд первой инстанции указал на то, что абстрактное требование об общем запрете конкретному лицу на будущее в любое время использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации не может быть удовлетворено.

Определяя размер компенсации за допущенное ответчиком нарушение исключительного права на товарный знак по международной регистрации N 906849, суд первой инстанции, учитывая характер допущенного ответчиком нарушения, длительность срока незаконного использования средства индивидуализации, степень вины нарушителя, отсутствие доказательств наличия у истца убытков от действия ответчика, исходя из принципов разумности и справедливости, пришел к выводу о том, что обоснованной и соразмерной последствиям нарушения является компенсация за данное нарушение в размере 300 000 рублей.

Дополнительным решением от 27.06.2018 суд первой инстанции дополнил резолютивную часть решения абзацем "в удовлетворении оставшейся части исковых требований отказать", что обусловлено отказом в удовлетворении абстрактного требования о запрете ответчику в дальнейшем использовать спорный товарный знак и частичным отказом в удовлетворении требования о взыскании компенсации.

Суд апелляционной инстанции, отменяя решение суда первой инстанции, исходил из того, что суд первой инстанции определением от 14.06.2018 об исправлении описок, опечаток или арифметических ошибок фактически изменил существо принятого решения, что в силу пункта 7 части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является безусловным основанием для отмены решения суда первой инстанции, в связи с чем суд апелляционной инстанций перешел к рассмотрению настоящего дела по правилам, предусмотренным для рассмотрения дела в суде первой инстанции.

В ходе дальнейшего рассмотрения дела по правилам, предусмотренным для рассмотрения дела в суде первой инстанции, судом апелляционной инстанции в порядке, установленном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принято уточнение предмета исковых требований, в соответствии с которым истец просил запретить обществу "Феникс ЛТД" осуществлять ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также хранение с этой целью товаров, указанных в таможенных декларациях N 10113110/271117/0161980, N 10113094/211217/0022694 и на которых размещен товарный знак по международной регистрации N 906849; запретить обществу "Феникс ЛТД" использовать данный товарный знак в отношении товаров, для которых он зарегистрирован, в том числе осуществлять ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также хранение с этой целью данных товаров; взыскать с общества "Феникс ЛТД" компенсацию за нарушение исключительного права на указанный товарный знак в размере 4 613 932 рублей 46 копеек.

Повторно оценив представленные в материалы дела доказательства, суд апелляционной инстанции, также как и суд первой инстанции, признал доказанным факт нарушения ответчиком исключительного права истца на принадлежащий ему товарный знак при осуществлении действий по ввозу на территорию Российской Федерации товаров, указанных в таможенных декларациях N 10113110/271117/0161980 и N 10113094/211217/0022694.

Суд апелляционной инстанции с учетом доказанности факта нарушения обществом "Феникс ЛТД" исключительного права компании на товарный знак по международной регистрации N 906849 пришел к выводу об обоснованности предъявления требования о запрете обществу "Феникс ЛТД" осуществлять ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также хранение с этой целью товаров, указанных в таможенных декларациях N 10113110/271117/0161980, N 10113094/211217/0022694 и на которых размещен товарный знак по международной регистрации N 906849.

Исходя из конкретных фактических обстоятельств данного дела, суд апелляционной инстанции посчитал возможным удовлетворить также требование истца о запрете ответчику использовать данный товарный знак в отношении товаров, для которых он зарегистрирован, в том числе осуществлять ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также хранение с этой целью данных товаров.

Определяя размер компенсации за допущенное ответчиком нарушение исключительного права на упомянутый товарный знак, суд апелляционной инстанции исходил из того, что размер компенсации рассчитан в порядке, предусмотренном подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), на основании рублевого эквивалента стоимости ввозимого по таможенным декларациям N 10113110/271117/0161980 и N 10113094/211217/0022694 товара.

Принимая во внимание характер допущенного ответчиком нарушения, длительность незаконного использования средства индивидуализации, неоднократность нарушения исключительного права на средство индивидуализации, отсутствие мотивированного заявления ответчика о необходимости снижения заявленного размера компенсации, руководствуясь принципами разумности, обоснованности и соразмерности компенсации последствиям допущенного нарушения, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о наличии оснований для взыскания с ответчика в пользу истца компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по международной регистрации N 906849 в размере 4 613 932 рублей 46 копеек (за два самостоятельных нарушения исключительного права на данный товарный знак).

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и дополнении к ней, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов апелляционного суда имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Суд апелляционной инстанции, переходя к рассмотрению дела по правилам, установленным для рассмотрения дела в суде первой инстанции, в определении от 17.09.2018 и обжалуемом постановлении указал на согласие с доводом ответчика о том, что устранение судом первой инстанции арифметической ошибки привело к изменению существа принятого решения, что, по мнению суда апелляционной инстанции, относится к числу оснований, предусмотренных частью 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе к основанию, указанному в пункте 7 той же части этой же статьи.

В части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлен исчерпывающий перечень оснований для отмены решения суда первой инстанции в любом случае: 1) рассмотрение дела арбитражным судом в незаконном составе; 2) рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из участвующих в деле лиц, не извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания; 3) нарушение правил о языке при рассмотрении дела; 4) принятие судом решения о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле; 5) неподписание решения судьей или одним из судей, если дело рассмотрено в коллегиальном составе судей, либо подписание решения не теми судьями, которые указаны в решении; 6) отсутствие в деле протокола судебного заседания или подписание его не теми лицами, которые указаны в статье 155 этого Кодекса; 7) нарушение правила о тайне совещания судей при принятии решения.

Правила о тайне совещания судей при принятии решения содержатся в частях 3-5 статьи 167 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которым решение принимается судьями, участвующими в судебном заседании, в условиях, обеспечивающих тайну совещания судей; в помещении, в котором арбитражный суд проводит совещание и принимает судебный акт, могут находиться только лица, входящие в состав суда, рассматривающего дело. Запрещается доступ в это помещение других лиц, а также иные способы общения с лицами, входящими в состав суда; судьи арбитражного суда не вправе сообщать кому бы то ни было сведения о содержании обсуждения при принятии судебного акта, о позиции отдельных судей, входивших в состав суда, и иным способом раскрывать тайну совещания судей.

Признавая нарушение правила о недопустимости изменения содержания решения путем исправления описок, опечаток и арифметических ошибок (часть 3 статьи 179 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), которое по своей сути является процессуальным нарушением, влекущим отмену определения об исправлении описок, опечаток и арифметических ошибок, нарушением правила о тайне совещания судей, суд апелляционной инстанции не привел мотивов, на основании которых он пришел к такому выводу, не указал, в чем конкретно выражалось нарушение тайны совещания судей.

Судом кассационной инстанции не может быть признана обоснованной ссылка заявителя кассационной жалобы на то, что суд апелляционной инстанции проигнорировал его довод об отсутствии у представителя Курочкиной О.Л. права на подписание от имени истца настоящего заявления, поскольку суд апелляционной инстанции в обжалуемом постановлении указал на то, что совокупностью представленных в материалы дела доказательств подтверждается наличие у истца юридического статуса иностранного юридического лица на дату подачи искового заявления, а также полномочия на выдачу от его имени доверенностей на представление интересов в арбитражных судах.

Оснований для переоценки данного вывода суда апелляционной инстанции в силу положений главы 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации у суда кассационной инстанции не имеется.

Вместе с тем из обжалуемого постановления суда апелляционной инстанции не следует, что судом апелляционной инстанции проверялся довод ответчика об отсутствии у представителя Курочкиной О.Л. полномочий на увеличение размера исковых требований.

При этом в представленных в материалы дела доверенностях, на основании которых Курочкина О.Л. допущена к участию в деле в качестве представителя истца, специально оговорено лишь полномочие на отказ от исковых требований и уменьшение их размера, однако оценка заявленного ответчиком довода о том, что судом первой инстанции принято увеличение размера исковых требований в части взыскания компенсации с 3 446 126,76 рублей до 4 613 932,46 рублей в отсутствие у названного представителя полномочия на увеличение размера исковых требований в обжалуемом постановлении суда апелляционной инстанции отсутствует.

Относительно довода ответчика о том, что судом апелляционной инстанции не дана оценка его доводу о наличии расхождений между идентифицирующими признаками правообладателя спорного товарного знака, указанными в Международном реестре товарных знаков, и идентифицирующими признаками истца по настоящему делу суд кассационной инстанции считает необходимым отметить следующее.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

Таким образом, с иском в защиту исключительного права на товарный знак может обратиться только правообладатель этого товарного знака, то есть лицо, указанное в соответствующем реестре в качестве такового, либо лицо, получившее право использования исключительного права на товарный знак на основании исключительной лицензии (статья 1254 ГК РФ).

При этом в соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 N 15 "О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах", при разрешении вопроса о том, какой стороне надлежит доказывать обстоятельства, имеющие значение для дела о защите авторского права или смежных прав, суду необходимо учитывать, что ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании произведений и (или) объектов смежных прав. Истец должен подтвердить факт принадлежности ему авторского права и (или) смежных прав или права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком.

Аналогичный правовой подход применим в рамках дела о защите исключительного права на товарный знак.

Следовательно, при рассмотрении спора о защите исключительного права на товарный знак именно истец должен представить надлежащие доказательства того, что он обладает исключительным правом на товарный знак.

Истцом при рассмотрении настоящего дела не отрицалось, что в Международном реестре товарных знаков в качестве правообладателя спорного товарного знака указано иное лицо. При этом представитель истца, в том числе в суде кассационной инстанции, пояснял, что истец является правопреемником лица, указанного в Международном реестре товарных знаков в качестве правообладателя спорного товарного знака, данное правопреемство вытекает из реорганизации в форме слияния, а также затруднился пояснить, почему сведения об истце как правообладателе спорного товарного знака не были внесены в названный реестр.

Из обжалуемого постановления суда апелляционной инстанции не следует, что указанные обстоятельства исследовались судом апелляционной инстанции и им давалась надлежащая оценка.

Между тем названные обстоятельства носят существенный характер для рассмотрения настоящего спора, поскольку недоказанность принадлежности истцу исключительного права на товарный знак является основанием для отказа в защите исключительного права на этот товарный знак.

Обществом "Феникс ЛТД" не оспаривается факт ввоза на территорию Российской Федерации по таможенным декларациям N 10113110/271117/0161980 и N 10113094/211217/0022694 товаров, маркированных товарным знаком по международной регистрации N 906849.

Вместе с тем доводы ответчика, заявленные им как в суде первой, так и в суде апелляционной инстанции, а также содержащиеся в кассационной жалобе, сводятся к тому, что ввезенный им на территорию Российской Федерации товар является оригинальным, поскольку произведен и маркирован спорным товарным знаком самим правообладателем, в связи с чем взыскание с него компенсации в полном размере не соответствует правовым позициям, изложенным Конституционным Судом Российской Федерации в постановлении N 8-П.

Как разъяснил Конституционный Суд Российской Федерации в пункте 6 постановления N 8-П, в каждом конкретном случае меры гражданско-правовой ответственности, устанавливаемые в целях защиты конституционно значимых ценностей, должны определяться исходя из требования адекватности порождаемых ими последствий (в том числе для лица, в отношении которого они применяются) тому вреду, который причинен в результате противоправного деяния, с тем чтобы обеспечивалась их соразмерность совершенному правонарушению, а также соблюдался баланс основных прав индивида и общего интереса, состоящего в защите личности, общества и государства от противоправных посягательств.

Соответственно, поскольку подпункт 1 пункта 4 статьи 1515 ГК Российской Федерации прямо предписывает суду определять размер компенсации, на выплату которой вправе рассчитывать обладатель исключительного права на товарный знак, по собственному усмотрению исходя из характера правонарушения, предполагается, что ее конкретный размер должен устанавливаться с учетом того, что при параллельном импорте понесенные правообладателем убытки, по общему правилу, не столь велики, как при ввозе поддельных товаров, маркированных принадлежащим ему товарным знаком.

Следовательно, суды, в том числе специализированный Суд по интеллектуальным правам, рассматривающие в порядке обжалования решений арбитражных судов нижестоящих инстанций дела, связанные с взысканием по искам правообладателей (представляющих их лиц) предусмотренной подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ компенсации, управомочены - исходя из выявленного в настоящем постановлении конституционно-правового смысла указанного законоположения - не допускать применения данной меры гражданско-правовой ответственности без учета характера совершенного правонарушения, т.е. в случае ввоза на территорию России без согласия правообладателя товарного знака продукции, на которой товарный знак размещен самим правообладателем или с его согласия, не допускать взыскания такой же по размеру компенсации, как при ввозе (реализации) поддельной продукции, если это не повлекло для правообладателя убытков, сопоставимых с убытками от использования товарного знака на поддельной продукции.

Принимая во внимание выявленный конституционно-правовой смысл положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487, пунктов 1 и 2 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, суды при избрании меры ответственности, в том числе в виде взыскания компенсации за нарушения исключительного права на товарный знак путем ввоза на территорию Российской Федерации товара, маркированного этим товарным знаком, и при определении ее размера должны установить, является ли ввезенный товар оригинальным (произведен самим правообладателем и маркирован принадлежащим ему товарным знаком) либо контрафактным, поскольку от этого обстоятельства зависит мера ответственности за указанное нарушение.

Вместе с тем, несмотря на соответствующие доводы ответчика, содержащиеся в отзыве на исковое заявление (т. 3, л.д. 103-124), письменной правовой позиции (т. 11, л.д. 1-22), апелляционной жалобе на решение суда первой инстанции (т. 17, л.д. 7-35), из обжалуемого постановления не усматривается, что судом апелляционной инстанции исследовались обстоятельства происхождения (оригинальность или контрафактность) спорного товара.

Суд апелляционной инстанции, удовлетворяя требование о взыскании компенсации, не дал мотивированной правовой оценки данному доводу ответчика, не принял во внимание вышеизложенную правовую позицию, содержащуюся в постановлении N 8-П.

Кроме того, в подтверждение оригинальности спорного товара ответчиком в материалы дела представлены экспертное заключение от 20.08.2018 N 18-20/08ТВЭ, заявление об оригинальности спорных товаров и отзыв компании NORMBUD, заключение специалистов от 04.04.2018 N 52-61-ДК/2018, гарантийное письмо от 11.07.2014 и другие документы, которые хотя и перечислены в постановлении суда апелляционной инстанции, однако, вопреки положениям статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не получили какой-либо правовой оценки. В обжалуемом постановлении суда апелляционной инстанции не содержится мотивов, по которым суд не считает необходимым давать оценку данным доказательствам.

При этом представитель истца в судебном заседании суда кассационной инстанции признал, что большая часть ввезенного ответчиком товара является оригинальным.

Следовательно, неисследование судом апелляционной инстанции вопроса о легальности происхождения спорного товара могло привести к возложению на ответчика имущественной ответственности в виде взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в объеме, несоразмерном последствиям допущенного нарушения и не соответствующем принципам разумности и справедливости.

Судебная коллегия также полагает заслуживающим внимания довод общества "Феникс ЛТД" о необоснованности вывода суда апелляционной инстанции об отсутствии в материалах дела мотивированного заявления о необходимости снижения размера компенсации, поскольку из материалов дела усматривается, что ответчиком 24.05.2018 было представлено мотивированное заявление о снижении размера компенсации до минимального (т. 15, л.д. 69-80), в котором содержались, в том числе вышеизложенные доводы.

Кроме того, из обжалуемого постановления не следует, что суд апелляционной инстанции осуществлял проверку на предмет обоснованности заявленной истцом к взысканию суммы компенсации, исчисленной, по его утверждению, исходя из однократной стоимости ввезенных ответчиком на территорию Российской Федерации товаров, давал оценку доводам ответчика о некорректности произведенного расчета, оценивал представленный ответчиком контррасчет размера компенсации (т. 15, л.д. 134-137).

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Результаты оценки доказательств суд отражает в судебном акте, содержащем мотивы принятия или отказа в принятии доказательств, представленных лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений.

Согласно пунктам 12 и 13 части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в постановлении арбитражного суда апелляционной инстанции должны быть указаны обстоятельства дела, установленные арбитражным судом апелляционной инстанции; доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах; законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии постановления; мотивы, по которым суд отклонил те или иные доказательства и не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле; мотивы, по которым суд апелляционной инстанции не согласился с выводами суда первой инстанции, если его решение было отменено полностью или в части.

Нарушение процессуального закона в части требований, предъявляемых к мотивировочной части решения и постановления суда апелляционной инстанции, и игнорирование любого элемента мотивировочной части судебного акта дают повод усомниться в его законности и обоснованности.

Допущенные судом апелляционной инстанции процессуальные нарушения, выразившиеся в неисследовании ряда доказательств и доводов ответчика, которые могли повлиять на результат рассмотрения спора, в совокупности с доводом ответчика об отсутствии в распоряжении суда апелляционной инстанции материалов дела в полном объеме, свидетельствуют о наличии неустранимых сомнений относительно исследования судом апелляционной инстанции всех материалов дела.

Помимо изложенного судебная коллегия отмечает, что фактически постановление суда апелляционной инстанции обжалуется обществом "Феникс ЛТД" по совокупности выводов, изложенных в этом судебном акте, в том числе в отношении вывода суда апелляционной инстанции о наличии правовых оснований для удовлетворения требования о запрете обществу "Феникс ЛТД" использовать спорный товарный знак в отношении товаров, для которых он зарегистрирован, в том числе осуществлять ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также хранение с этой целью данных товаров.

Мотивируя вывод о наличии оснований для удовлетворения упомянутого требования, суд апелляционной инстанции указал на то, что материалами дела подтверждается неоднократность нарушения ответчиком исключительного права истца на спорный товарный знак.

Однако требование правообладателя о пресечении действий, нарушающих право, в силу закона (пункт 1 статьи 1252 ГК РФ) может быть предъявлено только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним. Иными словами, данный способ защиты права предусмотрен для длящегося или незавершенного правонарушения.

Меры, предусмотренные статьей 1252 ГК РФ (в том числе требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу нарушения), являются мерами защиты нарушенного интеллектуального права и применяются в связи с конкретным правонарушением.

Пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ определено, что исключительное право использования товарного знака принадлежит лишь правообладателю. В силу пункта 3 этой статьи никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Абстрактные требования об общем запрете конкретному лицу на будущее в любое время использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в силу закона не подлежат удовлетворению.

Таким образом, суд апелляционной инстанции не вправе был удовлетворять абстрактное требование об общем запрете в будущем использовать спорный товарный знак.

Допущенные судом апелляционной инстанции нарушения при исследовании обстоятельств дела и оценке доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, могли привести к принятию неправильного судебного акта. Данное обстоятельство в силу положений части 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отмены обжалуемого постановления суда апелляционной инстанции.

С учетом вышеизложенного обжалуемое постановление суда апелляционной инстанции подлежит отмене на основании части 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Принимая во внимание, что для принятия законного и обоснованного судебного акта требуется исследование и оценка доказательств, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции в силу ограниченности его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в Двадцатый арбитражный апелляционный суд.

При новом рассмотрении дела суду апелляционной инстанции следует устранить указанные недостатки, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства; дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, и имеющимся в деле доказательствам и на основании такой оценки разрешить вопрос о наличии либо отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований.

Иные доводы, содержащиеся в кассационной жалобе общества "Феникс ЛТД" и дополнении к ней, могут быть повторно заявлены при рассмотрении дела по существу в суде апелляционной инстанции.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебных актов с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.10.2018 по делу N А09-16352/2017 отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Двадцатый арбитражный апелляционный суд.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судья

Д.И. Мындря

Судья

Е.С. Четвертакова