Постановление Суда по интеллектуальным правам от 12 декабря 2018 г. № С01-1037/2018 по делу N А41-21702/2018 Суд отменил вынесенные ранее судебные акты по делу о защите исключительных прав на товарные знаки и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку судами не учтено, что ответчик является индивидуальным предпринимателем, и в силу положений законодательства не является субъектом права на фирменное наименование

Резолютивная часть постановления объявлена 11 декабря 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 12 декабря 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Погадаева Н.Н., Рогожина С.П.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Павлова Александра Сергеевича (Московская обл., ОГРНИП 305501716000055) на решение Арбитражного суда Московской области от 28.06.2018 (судья Гарькушова Г.А.) и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 03.09.2018 (судьи Немчинова М.А., Бархатов В.Ю., Пивоварова Л.В.) по делу N А41-21702/2018

по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Павлова Александра Сергеевича к индивидуальному предпринимателю Морозову Андрею Николаевичу (Московская обл., ОГРНИП 312501713500027)

о защите исключительных прав на товарные знаки.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено акционерное общество "Региональный Сетевой Информационный Центр" (ул. Хорошёвская 3-Я, д. 2, стр. 1, эт. 4, пом. 1, Москва, 123308, ОГРН 1067746823099).

В судебном заседании приняли участие:

от индивидуального предпринимателя Павлова А.С. - Крец В.В. (по доверенности от 24.01.2018);

индивидуальный предприниматель Морозов А.Н. - (лично, по паспорту), от его имени - представитель Симонов И.Б. (по доверенности от 12.04.2018).

Суд по интеллектуальным правам установил:

индивидуальный предприниматель Павлов Александр Сергеевич (далее - истец) обратился в Арбитражный суд Московской области с иском к индивидуальному предпринимателю Морозову Андрею Николаевичу (далее - ответчик) о запрете использовать товарный знак "GORODSVETA" по свидетельству Российской Федерации N 639247 в доменном имени "gorodsveta.ru", запрете использовать товарный знак "Город Света" по свидетельству Российской Федерации N 640827 для индивидуализации сайта интернет-магазина светильников и иных однородных товаров, взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на указанные товарные знаки в размере 1 000 000 руб., а также обязании незамедлительно и безвозмездно передать домен "gorodsveta.ru".

К участию в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено акционерное общество "Региональный Сетевой Информационный Центр".

Решением Арбитражного суда Московской области от 28.06.2018, оставленным без изменения постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 03.09.2018, в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, истец обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, неправильное применение судами норм материального права и нарушение норм процессуального права, просит решение и постановление отменить, исковые требования удовлетворить.

В обоснование кассационной жалобы истец ссылается на то, что суды не учли фактические обстоятельства спора.

Истец обращает внимание на то, что осуществляет свою деятельность в статусе индивидуального предпринимателя, а не коммерческой организации, как ошибочно указали суды, в связи с чем не может иметь фирменного наименования, об использовании которого указали суды в обжалуемых судебных актах.

Истец указывает на неправомерность применения судами положений пункта 6 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс), поскольку положения данной нормы посвящены конкуренции различных средств индивидуализации, в то время как доменное имя, которым обладает ответчик, не относится к числу закрепленных в законе средств индивидуализации.

Истец также ссылается на то, что суды не дали оценки тому, что ответчик использует на своем сайте обозначение "ГОРОД СВЕТА", нарушающее исключительное право на принадлежащий истцу товарный знак.

Истец отмечает осведомленность ответчика о коммерческой деятельности истца, осуществляющейся с 2008 года. На сайте, доступ к которому осуществляется посредством доменного имени "gorodsveta.su", истец с 2008 года, т.е. задолго до появления на этом товарном рынке ответчика, активно развивал интернет-магазин, в названии которого использовалось обозначение "Город света". С учетом этого действия ответчика, начавшего использовать доменное имя "gorodsveta.ru" для обозначения интернет-магазина "Город света" только в 2017 году, должны рассматриваться в качестве злоупотребления правом.

Кроме того, истец отмечает, что ответчик начал использовать обозначение "Город света" после даты приоритета принадлежащего истцу товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 640827.

Отзывы на кассационную жалобу лицами, участвующими в деле, не представлены.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель истца доводы кассационной жалобы поддержал, просил обжалуемые судебные акты отменить, дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Ответчик и его представитель в судебном заседании возражали против удовлетворения кассационной жалобы, по основаниям, изложенным в представленных в судебном заседании письменных пояснениях.

Акционерное общество "Региональный Сетевой Информационный Центр", извещенное надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечило, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения жалобы в его отсутствие.

Суд по интеллектуальным правам, выслушав представителей сторон, обсудив доводы кассационной жалобы, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемых судебных актов, правильность применения норм материального и процессуального права при рассмотрении дела и принятии решения, постановления, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, пришел к выводу о наличии оснований для ее частичного удовлетворения в силу следующего.

Как установлено судами и следует из материалов дела, истец является правообладателем словесного товарного знака "GORODSVETA" по свидетельству Российской Федерации N 639247 с приоритетом от 13.03.2017, и комбинированного товарного знака со словесным элементом "ГОРОД СВЕТА" по свидетельству Российской Федерации N 640827 с приоритетом от 20.02.2017, зарегистрированных в отношении товаров 11-го и услуг 35-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, указанных в перечне регистрации.

В обоснование исковых требований истец сослался на то, что ответчик является администратором доменного имени "gorodsveta.ru", по адресу которого размещен интернет-магазин светильников "Город Света". По мнению истца, данное доменное имя сходно до степени смешения с товарным знаком "GORODSVETA" по свидетельству Российской Федерации N 639247. Кроме того, на этом сайте ответчиком для индивидуализации своих товаров и услуг используется обозначение "ГОРОД СВЕТА", сходное до степени смешения с товарным знаком "ГОРОД СВЕТА" по свидетельству Российской Федерации N 640827.

Полагая, что действия ответчика нарушают исключительные права истца на указанные товарные знаки, истец обратился в арбитражный суд с рассматриваемым иском.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из того, что датой регистрации домена "gorodsveta.ru" является 21.08.2007, а датой регистрации ответчика в качестве администратора данного доменного имени является 13.12.2016, что ранее, чем дата приоритета спорных товарных знаков истца (13.03.2017 и 20.02.2017).

Сославшись на положения статей 1473, 1474, 1475 ГК РФ, а также пункт 6 статьи 1252 Кодекса, суд отметил, что коммерческая организация вправе указывать свое фирменное наименование в доменном имени в сети Интернет.

Кроме того, суд указал, что факт визуального сходства обозначения, используемого ответчиком в доменном имени, а также используемого на сайте графического элемента в виде надписи "Город Света", с элементами товарных знаков истца по свидетельствам Российской Федерации N 640827 и N 639247 не достаточен в рассматриваемой ситуации для вывода о нарушении исключительного права истца.

Суд апелляционной инстанции, в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации повторно рассматривавший дело, выводы суда первой инстанции признал законными и обоснованными.

Вместе с тем судами не учтено следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Кодекса в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Между тем из обжалуемых судебных актов не усматривается, что при разрешении спора судами устанавливались все вышеуказанные обстоятельства в совокупности.

Суд по интеллектуальным правам обращает внимание на то, что при установлении однородности товаров и возможности смешения сравниваемых обозначений подлежат применению и учету следующие положения.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Как разъяснено в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор судебной практики), при выявлении сходства до степени смешения обозначения с товарным знаком учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

В соответствии с правовой позицией Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации, выраженной в постановлении от 18.07.2006 N 2979/06, угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию.

Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков; в-третьих, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров (определения Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 N 300-КГ17-12018, от 05.12.2017 N 300-КГ17-12021 и от 05.12.2017 N 300-КГ17-12023). При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

В соответствии с пунктом 45 Правил и пунктом 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198 (далее - Методические рекомендации), при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

В пункте 42 Обзора судебной практики разъяснено, что в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Однородные товары/услуги - это товары/услуги, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность признается по факту, если товары/услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Согласно пункту 3.1 Методических рекомендаций вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. Систематизация МКТУ и место сопоставляемых товаров и услуг в этой классификации не влияет на оценку однородности товаров и услуг.

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным. Основные признаки однородности товаров могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности один с другим и со вспомогательными признаками. При этом основные признаки могут переходить в разряд вспомогательных.

Согласно пункту 3.6 Методических рекомендаций степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

Содержащийся в обжалуемых судебных актах вывод о том, что факт визуального сходства обозначения, используемого ответчиком в доменном имени, а также графический элемент на сайте в виде надписи "Город Света", с элементами товарных знаков истца недостаточен для вывода о нарушении его исключительного права, сделан с нарушением требований, предъявляемых к оценке доказательств и мотивированности судебных актов.

Согласно части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в мотивировочной части решения должны быть указаны, в том числе, фактические и иные обстоятельства дела, установленные арбитражным судом; доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле.

В соответствии с частью 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в постановлении арбитражного суда апелляционной инстанции должны быть указаны, в частности, обстоятельства дела, установленные арбитражным судом апелляционной инстанции; доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах; законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии постановления; мотивы, по которым суд отклонил те или иные доказательства и не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

Между тем из содержания судебных актов не усматривается, в силу каких фактических обстоятельств и имеющихся в деле доказательств установленное судами использование ответчиком на сайте "gorodsveta.ru" сходного с товарными знаками истца обозначения "Город Света" недостаточно для вывода о нарушении его исключительных прав на вышеуказанные товарные знаки.

Кроме того, судами при разрешении спора неправомерно приняты во внимание более ранние в сравнении с датой приоритета защищаемых товарных знаков дата регистрации домена "gorodsveta.ru" и дата начала администрирования этого доменного имени ответчиком, поскольку данные обстоятельства не имеют правового значения для разрешения настоящего спора.

Также неправомерна ссылка судов на пункт 6 статьи 1252 ГК РФ неправомерна, поскольку положения данного пункта касаются конкуренции различных средств индивидуализации, в то время как доменное имя не относится к числу предусмотренных законом средств индивидуализации. Перечень охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, содержащийся в статье 1225 ГК РФ, не включающий доменные имена, является исчерпывающим.

Кроме того, ошибочна ссылка судов на нормы, определяющие правовой режим фирменных наименований, из которых судами сделан вывод о праве коммерческой организации указывать свое фирменное наименование в доменном имени в сети Интернет. В данном случае судами не учтено, что ответчик является индивидуальным предпринимателем, и в силу положений статьи 1473 ГК РФ не является субъектом права на фирменное наименование.

Принимая во внимание данные обстоятельства, суд кассационной инстанции полагает, что решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции приняты с нарушением норм материального права, а выводы, содержащиеся в этих судебных актах, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем данные судебные акты не могут быть признаны законными и в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть изложенное, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства; дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам, принять окончательный судебный акт в соответствии с требованиями законодательства.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Московской области от 28.06.2018 и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 03.09.2018 по делу N А41-21702/2018 отменить. Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

B.В. Голофаев

Судья

Н.Н. Погадаев

Судья

C.П. Рогожин