Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 27 ноября 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 29 ноября 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Погадаева Н.Н., Рогожина С.П.,

при ведении протокола судебного заседания Мосесовой А.Д.,

рассмотрел в судебном заседании заявление акционерного общества "Невская Косметика" (просп. Обуховской Обороны, д. 80, Санкт-Петербург, 192029, ОГРН 1027806078893) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 09.06.2018 об отказе в удовлетворении возражения на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2016714726,

при участии в судебном заседании представителей:

от акционерного общества "Невская Косметика" - Ендресяк А.А. (по доверенности N 461 от 30.08.2017);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Глоба Г.А. (по доверенности от 15.05.2018 N 01/32-408/41), Шеманин Я.А. (по доверенности от 15.05.2018 N 01/32-415/41).

Суд по интеллектуальным правам установил:

акционерное общество "Невская Косметика" (далее - общество, заявитель) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 09.06.2018 об отказе в удовлетворении возражения на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2016714726.

Требования общества мотивированы тем, что оспариваемое решение Роспатента от 09.06.2018 не соответствует положениям пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс), поскольку заявленное обществом на регистрацию в качестве товарного знака обозначение обладает, вопреки выводам Роспатента, различительной способностью.

В обоснование своей позиции общество ссылается на то, что вопреки доводам Роспатента графический элемент в виде белых крапинок на желтом фоне является доминирующим элементом заявленного обозначения, влияет на восприятие обозначения в целом.

Заявитель указывает, что дополнительным подтверждением доминирующего характера графического элемента является наличие у общества исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 638010, где спорное графическое обозначение является охраняемым элементом.

Вместе с тем заявитель не может согласиться с выводом Роспатента о том, что графический элемент представляет собой "обычную упаковку с фоном, на который не заостряется внимание потребителя при восприятии знака", поскольку, по мнению общества, графический элемент в виде крапинок на желтом фоне является сложным элементом, который выполнен в оригинальном цветовом сочетании - крапинки выполнены с определенной частотой в определенном размере, на желтом фоне, соответствующем Pantone 3945C.

Кроме того, общество ссылается на приобретенную заявленным обозначением различительную способность.

Как указывается в заявлении со ссылкой на положения пункта (С) статьи 6-quinquies Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883), различительная способность графического элемента приобретена в результате его активного использования до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака. Указанный факт, по мнению общества, Роспатентом не опровергался.

При этом заявитель, ссылаясь на пункт 1.1 статьи 1483 ГК РФ, полагает, что состоящее только из неохраноспособных элементов обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в случае, если такие элементы образуют комбинацию, обладающую различительной способностью.

Таким образом, общество считает, что заявленное на регистрацию по заявке N 2016714726 обозначение является оригинальным, другими лицами не используется.

Роспатент в отзыве возражал против удовлетворения заявленного требования, указывая на правомерность оспариваемого решения, а также на необоснованность доводов общества.

В судебном заседании представитель общества поддержал заявленные требования; представители Роспатента в удовлетворении заявленных требований просили отказать.

Выслушав доводы участвующих в деле лиц, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований ввиду следующего.

Как следует из материалов дела, объемное обозначение по заявке N 2016714726 с приоритетом от 28.04.2016 было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя общества в отношении товаров 3-го, 5-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

По результатам экспертизы заявленного обозначения Роспатентом 09.11.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Отказывая обществу в регистрации товарного знака, Роспатент исходил из его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ ввиду отсутствия различительной способности.

В Роспатент 13.03.2018 поступило возражение общества.

По результатам рассмотрения указанного возражения Роспатент принял решение от 09.06.2018 об отказе в его удовлетворении.

Полагая, что названное решение Роспатента нарушает права и законные интересы заявителя, последний обратился в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемым заявлением.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Полномочия Роспатента на вынесение оспариваемого решения компанией не оспариваются, установлены статьей 1500 ГК РФ и пунктом 5 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие законам и иным нормативно-правовым актам судом установлено следующее.

Из разъяснений, содержащихся в пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", следует, что при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки на регистрацию товарного знака (28.04.2016) и даты подачи возражения (13.03.2018) нормативными правовыми актами, подлежащими применению при оценке его охраноспособности, являются часть четвертая ГК РФ (в редакции, действовавшей на момент принятия решения об отказе в государственной регистрации товарного знака), Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила), Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в палате по патентным спорам, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56.

Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака предусмотрены статьей 1483 ГК РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно пункту 1.1 статьи 1483 ГК РФ положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 названной статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ положения пункта 1 данной статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

При рассмотрении настоящего спора судом установлено, что заявленное обществом на регистрацию в качестве товарного знака обозначение является объемным, представляет собой трехмерное изображение мягкой упаковки порошка для стирки, фон которой выполнен в желтом цвете с белыми крапинками. На лицевой стороне упаковки в нижней части расположены словесные элементы "ПОРОШОК для стирки детского белья", которые, как следует из описания заявки N 2016714726, являются неохраняемыми элементами.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 3-го "вещества ароматические для отдушивания белья; препараты для замачивания белья; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты для сухой чистки; препараты отбеливающие для стирки; пятновыводители; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей", а также 5-го классов МКТУ "средства моющие для медицинских целей" в цветовом сочетании: "желтый, белый, синий, черный".

По результатам анализа заявленного обществом на регистрацию обозначения Роспатент пришел к правомерному выводу о том, что данное обозначение в целом не обладает различительной способностью, поскольку доминирующее положение в нем занимают неохраняемые элементы: форма упаковки, которая обусловлена исключительно ее функциональным назначением, а также элементы, указывающие на вид, свойства и назначение товаров, в том числе нечитаемые элементы, расположенные на боковой стороне, и элемент "порошок для стирки детского белья".

Вопреки доводам заявителя простое цветовое сочетание (расположение крапинок и цветовое сочетание) не является достаточным отличительным признаком, который позволяет рассматривать заявленное обозначение как обладающее различительной способностью.

Кроме того, экспертиза Роспатента установила, что заявленное обозначение представляет собой упаковку, форма которой не является оригинальной, обусловлена функциональным назначением и не требует от потребителя какого-либо домысливания при определении данного назначения, а дизайн фона упаковки желтого цвета с хаотичными вкраплениями элементов белого цвета также не обладает оригинальностью.

При этом судебная коллегия обращает внимание, что в отличие, например, от этикетов, где цветовое сочетание имеет существенное значение, для объемных изделий основными признаками, отличающими их от аналогичных изделий, является формообразование, состав, взаимное расположение элементов изделия.

Аналогичная позиция содержится в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 17.09.2018 по делу N СИП-24/2018.

Довод заявителя о том, что заявленное обозначение состоит из неохраняемых элементов, образующих композицию, обладающую различительной способностью, противоречит фактическим обстоятельствам дела.

Согласно подпункту 2 пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ положения пункта 1 названной статьи не применяются в отношении обозначений, которые состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 статьи 1483 ГК РФ и образующих композицию, обладающую различительной способностью.

Необходимо отметить, что неохраняемые элементы обозначения в отдельных случаях могут составлять такую композицию, которая по отношению к заявленным товарам (услугам) будет восприниматься как оригинальная.

При рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, учитываются имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи со спорным обозначением. Оценка обозначения на соответствие требованиям данной нормы производится исходя из восприятия этого обозначения рядовым, средним потребителем соответствующего товара в Российской Федерации - адресатом товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак или испрашивается регистрация товарного знака.

В заявленном обозначении доминирующее положение занимают неохраняемые элементы: форма упаковки, которая обусловлена исключительно ее функциональным назначением, а также элементы, указывающие на вид, свойства и назначение товаров, в том числе элементы информационного характера, расположенные на боковой стороне, а также словесный элемент "порошок для стирки детского белья". Сочетание желтого цвета с белыми крапинками упаковки, а также надписями информационного характера при отсутствии какого-либо дизайна в силу своей тривиальности, отсутствия оригинальности воспринимается не как средство индивидуализации товаров определенного производителя, а скорее как обычная упаковка с фоном, на которой не заостряется внимание потребителя при восприятии знака.

Выполнение традиционной по форме емкости в желтом цвете с белыми крапинками с размещенными на ней неохраняемыми словесными элементами, указывающими на вид, свойства и назначение товаров, не создает запоминающуюся графическую композицию, которая имеет оригинальный художественный замысел.

Довод заявителя о том, что форма упаковки является неохраняемым элементом заявленного обозначения, не приводит к преодолению требований пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Таким образом, в рассматриваемом случае для среднего потребителя товаров 3-го и 5-го классов МКТУ обозначение по заявке N 2016714726 будет восприниматься как изображение мягкой упаковки порошка, весь фон которой выполнен в желтом цвете с белыми крапинками. Иное заявителем не доказано и из материалов дела не следует.

Указанное свидетельствует о том, что заявленное обозначение, в том виде, как оно представлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака, не обладает различительной способностью, поскольку в заявленном обозначении отсутствуют признаки, необходимые и достаточные для запоминания его потребителями.

На основании изложенного заявленное обозначение представляет собой форму товара и включает неохраноспособные элементы, занимающие в нем доминирующее положение, в связи с чем государственная регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Довод заявителя о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность ввиду его длительного использования до даты приоритета товарного знака, не может быть принят судом во внимание, ввиду следующего.

В соответствии с пунктом 35 Правил для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

На стадии проведения Роспатентом экспертизы по заявке N 2016714726 заявителем были представлены договоры комиссии на оказание рекламных услуг, товарные накладные, отчеты об оказании услуг, сведения из печатных средств массовой информации в сети "Интернет", справки об объемах продаж стирального порошка "Ушастый нянь", справка о численности сотрудников общества, а также подготовленное Фондом содействия изучению общественного мнения "Всероссийский центр изучения общественного мнения" исследование, касающееся определение уровня известности товарного знака " ".

Анализ представленных заявителем в материалы административного дела документов показал, что заявленное обозначение используется заявителем не в том виде, как подано на регистрацию в качестве товарного знака, а в сочетании с другими элементами, размещенными на фоне как заявленных, так и иных цветов. Такими элементами, например, являются словесный элемент "Ушастый нянь", совокупность стилизованного изображения ушастого зайчика и детей. Указанные элементы, расположенные на фоне желтого цвета с белыми крапинками, занимают большую часть товарного знака и привлекают внимание потребителя. Именно за счет дополнительных элементов и осуществляется индивидуализация товаров.

Кроме того, исходя из имеющихся материалов, использование упаковки в отношении каждого из заявленных товаров 3-го, 5-го классов МКТУ, не прослеживается. Использование желтой с белыми вкраплениями упаковки с элементами "Ушастый нянь" и совокупностью стилизованного изображения ушастого зайчика и детишек осуществляется в основном для стирального порошка. Так, справки об объемах продаж стирального порошка (в Российской Федерации и за рубежом) относятся к стиральному порошку "Ушастый нянь", фасованного в пластиковые пакеты желтого цвета, а не к заявленной упаковке.

Данные социологического опроса также не могут быть приняты в качестве надлежащего доказательства, поскольку касаются определения уровня известности товарного знака со словесным элементом "Ушастый нянь". При этом мнение респондентов относительно известности спорного обозначения не выяснялось.

Довод заявителя о том, что обозначение по заявке N 2016714726 обладает различительной способностью ввиду предоставления Роспатентом правовой охраны обозначению " " в качестве товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 638010, подлежит отклонению, поскольку данный товарный знак, в отличие от спорного обозначения, представляет собой изобразительный товарный знак, состоящий из полотна желтого цвета с расположенными на нем округлыми фигурами, образующими крапинки. Изобразительный элемент в целом сам по себе является доминирующим и несет основную индивидуализирующую нагрузку.

Исходя из изложенного, позиция заявителя о том, что заявленное на регистрацию обозначение приобрело различительную способность, не подтверждается материалами дела.

Таким образом, анализ представленных заявителем документов позволяет сделать вывод о том, что они относятся к иным обозначениям, включающим в себя словесные и изобразительные элементы, которые существенным образом отличаются от заявленного обозначения.

Суд отмечает, что оценка на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ должна производиться в отношении конкретного обозначения в том виде, в котором это обозначение зарегистрировано или заявлено на государственную регистрацию.

Вместе с тем заявителем не были представлены какие-либо доказательства, подтверждающие, что внимание потребителя акцентируется именно на упаковке товара, выполненной желтым цветом с белыми крапинками, вследствие чего данное сочетание цветов воспринималось бы потребителем как обозначение, индивидуализирующее товары общества.

Принимая во внимание перечисленные обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что в регистрации заявленного по заявке N 2016714726 обозначения в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ отказано правомерно.

С учетом изложенного, оспариваемое решение Роспатента не противоречит закону или иному нормативному правовому акту, в связи с чем не может быть признано недействительным.

Поскольку оспариваемое решение Роспатента соответствует требованиям закона и применимых при рассмотрении настоящего дела нормативных актов, требование общества об обязании Роспатента зарегистрировать это обозначение не может быть удовлетворено.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

в удовлетворении требований акционерного общества "Невская Косметика" отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

В.В. Голофаев

Судья

Н.Н. Погадаев

Судья

С.П. Рогожин