Резолютивная часть постановления объявлена 6 июня 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 14 июня 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий - Булгаков Д.А.,

судьи - Снегур А.А., Силаев Р.В.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Йодные технологии и маркетинг" на решение Арбитражного суда города Москвы от 08.12.2017 по делу N А40-50990/2017 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.02.2018 по тому же делу и кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Курортмедсервис" на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.02.2018 по делу N А40-50990/2017 по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Курортмедсервис" к обществу с ограниченной ответственностью "Йодные технологии и маркетинг" об изъятии и уничтожении контрафактного товара, об изъятии и уничтожении оборудования.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "Аптека от склада - Север" (ул. Ласьвинская, д. 43, г. Пермь, 614042, ОГРН 1145958002728), общество с ограниченной ответственностью "Аптека от склада - Запад" (ул. Адмирала Ушакова, д. 55,1, г. Пермь, 614109, ОГРН 1145958061226), общество с ограниченной ответственностью "Аптека от склада - Урал" (ул. Ласьвинская, д. 43, г. Пермь, 614042, ОГРН 1145958002706), общество с ограниченной ответственностью "Продуктсервис" (ул. Гончарная набережная, д. 9/16, стр. 1, Москва, 115172).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Курортмедсервис" - Семенов А.В. (по доверенности от 09.01.2017), Душин А.А. (по доверенности от 17.08.2017),

от общества с ограниченной ответственностью "Йодные технологии и маркетинг" - Хабаров И.А. (по доверенности от 26.09.2017 N 28).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Курортмедсервис" (далее - общество "Курортмедсервис") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Йодные технологии и маркетинг" (далее - общество "ЙТМК") о взыскании 14 681 736 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 559404, об изъятии из оборота и уничтожении контрафактного товара, об изъятии из оборота и уничтожении орудия, оборудования, иных средств.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "Аптека от склада - Урал" (далее - общество "Аптека от склада - Урал"), общество с ограниченной ответственностью "Аптека от склада - Север" (далее - общество "Аптека от склада - Север"), общество с ограниченной ответственностью "Аптека от склада - Запад" (далее - общество "Аптека от склада - Запад"), общество с ограниченной ответственностью "Продуктсервис" (далее - общество "Продуктсервис").

В ходе рассмотрения дела судом первой инстанции общество "Курортмедсервис" заявило отказ от иска в части требований об изъятии из оборота и уничтожения контрафактного товара, орудия, оборудования или иных средств, предназначенных для нарушения исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 559404.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 08.12.2017 принят отказ истца от исковых требований в части изъятия из оборота и уничтожения контрафактного товара, орудия, оборудования или иных средств, предназначенных для нарушения исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 559404, производство по делу в указанной части прекращено; с общества "ЙТМК" в пользу общества "Курортмедсервис" взыскана компенсация за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 559404 в размере 802 742,24 рублей; в остальной части иска отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.02.2018 решение Арбитражного города Москвы от 08.12.2017 изменено: с общества "ЙТМК" в пользу общества "Курортмедсервис" взыскано в качестве компенсации 8 064 000 рублей; в остальной части требования о взыскании компенсации отказано; в части прекращения производства по делу N А40-50990/17 решение Арбитражного суда города Москвы от 08.12.2017 оставлено без изменения.

Общество "ЙТМК" и общество "Курортмедсервис" не согласившись с вышеназванными судебными актами первой и апелляционной инстанций, обратились в Суд по интеллектуальным правам с кассационными жалобами.

Определением Суда по интеллектуальным правам 12.04.2018 кассационная жалоба общества "Курортмедсервис" принята к производству. Определением Суда по интеллектуальным правам от 16.05.2018 кассационная жалоба общества "ЙТМК" принята к производству и находится на рассмотрении коллегии судей в составе: председательствующего судьи Булгакова Д.А., судей Силаева Р.В. и Снегура А.А. Рассмотрение кассационных жалоб назначено в судебном заседании на 06.06.2018.

Общество "ЙТМК" в кассационной жалобе, поступившей в суд 14.05.2018, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального права и нарушение норм процессуального права, а также на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить, и принять новое решение об отказе в удовлетворении исковых требований о взыскании с ответчика компенсации в полном объеме.

В обоснование своих доводов заявитель кассационной жалобы указывает, что судами в нарушение статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, сделан вывод, не соответствующий материалам дела, а также неполно исследован факт нарушения прав истца на спорный товарный знак и содержание данного знака, так как на продукции, изготовленной обществом "ЙТМК" указано название БАД "Капли. Трудный день", в то время как в обжалуемых судебных актах суды сделали выводы о сходстве до степени смешения товарного знака "Капли Трудный день" и обозначения "Капли. Трудный день" ответчика.

При этом в паспорте качества на товар указано лишь название БАД, но отсутствует его графическое изображение, однако сам спорный товарный знак является графическим и в своем составе не содержит каких-либо букв, словесных элементов.

В кассационной жалобе общество "ЙТМК" не соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что общество "Курортмедсервис" является российским производителем БАД.

По мнению общества "ЙТМК", судом первой инстанции не были исследованы его доводы со ссылками на судебные акты о том, что на российском рынке истец с таким товаром не был представлен, что исключает возможность введения в заблуждение рядовых потребителей относительно производителя товара (БАД).

Общество "ЙТМК" указывает, что оно лишь изготавливало упаковку, на которой был размещен товарный знак, а образцы данных упаковок, на которых размещены спорные товарные знаки, и которые истец представил в суд, принадлежат обществу "Продуктсервис".

Также общество "ЙТМК" ссылается на правовую позицию Верховного Суда Российской Федерации, согласно которой использование средств индивидуализации по поручению или заданию правообладателя способами, прямо указанными в договоре с правообладателем (например, производство товаров с нанесением товарного знака по договору с правообладателем) охватывается исключительным правом правообладателя и не может быть признано нарушением. При этом если установлено, что лицо, действовавшее по поручению или заданию, не знало или не должно было знать о нарушении исключительного права правообладателя, то заявленное к нему требование не подлежит удовлетворению.

Таким образом, ответчик, являясь изготовителем продукции по заказу третьего лица - общества "Продуктсервис", не может являться нарушителем исключительного права истца на данный товарный знак. В связи с этим полагает, что судами был сделан ошибочный вывод о том, что ответчик изготавливал товар, на который был нанесен изобразительный товарный знак истца.

По мнению общества "Продуктсервис", его вина в нарушении исключительных прав общества "Курортмедсервис" материалами дела не доказана, поскольку упаковки, на которые был нанесен спорный товарный знак, принадлежали другому лицу, а не ответчику, что исключает применение к нему пункта 1 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), в том числе в связи с тем, что в пункте 4.5 агентского договора от 28.04.2016 N 1/16 (заключен между обществом "ЙТМК" и обществом "Продуктсервис") указано, что производство не нарушает прав третьих лиц, в том числе на объекты интеллектуальной собственности.

Ответчик также ссылается на то, что решением ФАС России от 11.02.2016 установлено отсутствие в действиях ответчика признаков недобросовестной конкуренции, поскольку он не осуществлял разработку упаковок, а вводил товар в оборот после приобретения его у заказчика - общества "Продуктсервис".

Заявитель кассационной жалобы считает, что именно общество "Продуктсервис" следовало привлечь к участию в деле в качестве ответчика, тогда как общество "ЙТМК" надлежащим ответчиком по делу не является, в том числе в связи с тем, что общество "ЙТМК" не получало доход от ведения в гражданский оборот продукции, обозначенной спорным товарным знаком, деятельность ответчика была направлена на получение дохода от изготовления, а не от распространения товара.

Общество "ЙТМК" указывает на неправомерность вывода суда апелляционной инстанции о том, что ответчик должен был знать о регистрации спорного товарного знака истцом, так как первый иск к нему был предъявлен лишь 27.10.2016, а до этого времени никаких хозяйственных споров между ним и истцом не существовало.

Оспаривая размер взысканной компенсации, ответчик указывает на неверное определение судами количества товара и его стоимости, несоответствие размера компенсации принципам разумности и справедливости. Считает неправомерным отклонение судами довода об уничтожении ответчиком товара.

Ответчик не согласен с выводом суда апелляционной инстанции о необходимости изменения решения суда первой инстанции и увеличения размера компенсации.

Таким образом, общество "ЙТМК" считает, что судом первой инстанции при вынесении решения нарушены нормы статьи 1252 и 1515 ГК РФ и неправильно рассчитана компенсация, о снижении которой было заявлено ответчиком.

Заявитель кассационной жалобы считает, что в настоящем деле имеются доказательства того, что действия истца должны быть квалифицированы как недобросовестная конкуренция и злоупотребление правом, поскольку от даты регистрации спорного товарного знака и до настоящего времени истец не вводил в гражданский оборот продукцию с использованием спорного товарного знака.

Общество "Курортмедсервис" в своей кассационной жалобе просит постановление суда апелляционной инстанции от 22.02.2018 изменить, взыскать с общества "ЙТМК" компенсацию за нарушение исключительного права на спорный товарный знак в размере 14 681 736,00 рублей, указывает на неверное определение судом апелляционной инстанции цены контрафактного товара, исходя из того, что стоимость товара следует исчислять из 80 рублей за 1 штуку, так как именно такая стоимость была подтверждена нотариальным протоколом осмотра сайта Fbr.info от 27.07.2016, на котором размещен прайс-лист общества "ЙТМК" с ценой капель "Трудный день" 80 рублей за 1 штуку включая НДС (т. 2, л. д. 81), протоколом составления цены, счетами-фактурами, выставленными на оплату контрагентам, из которых следует усредненная цена отчуждения ответчиком спорных капель - 80 рублей с НДС.

По мнению общества "Курортмедсервис", применение судом апелляционной инстанции такого подхода в определении компенсации в размере двойной стоимости произведенной контрафактной продукции противоречит закону и целям института компенсации, и означало бы, что для получения компенсации в полном объеме истцу необходимо выкупить всю партию контрафактной продукции по розничной цене, что является излишне сложной и дорогостоящей процедурой, противоречащей пункту 2 статьи 41 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS), заключенного в Марракеше 15.04.1994 (далее - Соглашение ТРИПС), кроме того, последовательная закупка отдельных товаров из одной и той же партии контрафактной продукции в настоящий момент рассматривается арбитражными судами как злоупотребление правом (постановление Суда по интеллектуальным правам от 27.11.2017 по делу N А10-6940/2016, постановление Суда по интеллектуальным правам от 11.08.2017 N А41-50551/2016).

В свою очередь, общество "Курортмедсервис" стоимость контрафактных товаров, маркированных спорным товарным знаком, подтвердило контрольной закупкой в аптечной сети.

Так как при цене за единицу товара 146,79 рубля сумма денежных средств, полученных ответчиком и его контрагентами от продажи всей партии товара "Капли "Трудный день", выпущенной 29.06.2016 в количестве 50 040 штук, составила 7 340 868 рублей (146,70 рублей х 50 040 штук), размер компенсации должен составлять 7 340 868 рублей х 2 = 14 681 736 рублей.

В судебном заседании 06.06.2018 обществом "Курортмедсервис" заявлен отвод судьям Новоселовой Людмиле Александровне, Данилову Георгию Юрьевичу, Корнееву Владимиру Александровичу, Уколову Сергею Михайловичу, Химичеву Виктору Афанасьевичу, Силаеву Роману Викторовичу, Булгакову Дмитрию Александровичу, Снегуру Александру Анатольевичу, мотивированный сомнениями в беспристрастности судей.

Определением суда от 06.06.2018 отказано в удовлетворении заявления общества "Курортмедсервис" об отводе судей Силаева Романа Викторовича, Булгакова Дмитрия Александровича, Снегура Александра Анатольевича. При этом, поскольку судьи Новоселова Людмила Александровна, Данилов Георгий Юрьевич, Корнеев Владимир Александрович, Уколов Сергей Михайлович, Химичев Виктор Афанасьевич не входят в состав суда, рассматривающий кассационную жалобу по настоящему делу, оснований для рассмотрения заявления об их отводе не имелось.

В судебном заседании представитель общества "ЙТМК" поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить, и направить дело на новое рассмотрение.

Представители общества "Курортмедсервис" выступили по доводам, изложенным в отзыве и дополнении к нему, в удовлетворении кассационной жалобы просили отказать, оставив в силе решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции.

Общества "Аптека от склада - Север", "Аптека от склада - Урал", "Аптека от склада - Запад", "Продуктсервис", надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд кассационной инстанции не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Рассмотрев кассационные жалобы, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального права и соблюдения норм процессуального права, а также соответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела при принятии обжалуемых судебных актов, суд кассационной инстанции пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Пунктом 3 статьи 1250 ГК РФ установлено, что предусмотренные ГК РФ меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав подлежат применению при наличии вины нарушителя, если иное не установлено этим Кодексом.

Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим интеллектуальные права.

Вместе с тем абзацем третьим этого пункта установлено, что, если иное не установлено ГК РФ, предусмотренные подпунктом 3 пункта 1 и пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской деятельности, подлежат применению независимо от вины нарушителя, если такое лицо не докажет, что нарушение интеллектуальных прав произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как установлено судами, общество "Курортмедсервис" является правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 559404 зарегистрированного 09.12.2015 в отношении товаров 5-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "биологически активные добавки к пище" (БАД).

В ходе мониторинга рынка по поручению истца были осуществлены контрольные закупки биологически активной добавки к пище (БАД) "Капли "Трудный день" в обществе ООО "Аптека от склада - Запад", обществе "Аптека от склада - Урал", обществе "Аптека от склада - Север".

Производителем спорной продукции, маркированной спорным товарным знаком, является общество "ЙТМК".

Факт производства ответчиком биологически активной добавки "Капли "Трудный день", маркированной спорным товарным знаком, в количестве 50 040 штук подтверждается паспортом качества N 542, размещенном на фирменном бланке производителя общества "ЙТМК".

Согласно товарному чеку общества "Аптека от склада - Запад" от 26.10.2016 цена спорного товара составила 146,70 рублей за штуку.

Поскольку общество "Курортмедсервис" своего разрешения на использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 559404 обществу "ЙТМК" не давало, истец пришел к выводу, что данные товары являются контрафактной продукцией.

Направленная истцом 13.01.2017 (том 1, л. д. 69-73) в адрес ответчика претензия последним была оставлена без удовлетворения, что послужило основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим иском.

Размер компенсации был исчислен истцом на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в двукратном размере стоимости товара, произведенного ответчиком (в количестве 50 040 штук), исходя из цены 146,70 рублей, по которой товар был реализован обществом "Аптека от склада - Запад".

Суд первой инстанции установил, что на продукции, приобретенной по поручению истца, содержится обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца, и что продукция, признанная судом контрафактной, на которой был незаконно размещен спорный товарный знак, является однородной товарам, для которых товарный знак зарегистрирован, а также что в свидетельстве о государственной регистрации биологически активной добавки "Капли "Трудный день" от 28.11.2014 N RU.77.99.11.003.E.011440.11.14 в качестве производителя добавки указано общество "ЙТМК".

Суд первой инстанции пришел к выводу о наличии достаточных доказательств нарушения ответчиком исключительного права истца на товарный знак.

Оценив с учетом требований подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, названный суд счел правомерным взыскание компенсации с ответчика с учетом Акта об уничтожении отходов биологически активных добавок к пище от 31.03.2017 и удовлетворил заявленные требования частично в размере 802 742,24 рубля (из расчета: 50 040 штук - 47 304 штук = 2 736 штук (количество товара после уничтожения) х 146,70 рубля (стоимость товара) х 2 (двукратная компенсация).

Суд апелляционной инстанции изменил решение суда первой инстанции от 08.12.2017, взыскал с общества "ЙТМК" в пользу общества "Курортмедсервис" 8 064 000 рублей компенсации, в остальной части требования о взыскании компенсации отказал; в части прекращения производства по делу N А40-50990/17 решение арбитражного суда от 08.12.2017 оставил без изменения.

В постановлении от 22.02.2018 суд апелляционной инстанции указал, что суд первой инстанции, исключив из расчета компенсации часть партии в количестве 47 304 штук, по сути, безосновательно освободил общество "ЙТМК" от ответственности за допущенное в отношении данной части партии контрафактного товара нарушение.

Также суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что ни истец, ни ответчик в своей деятельности не вправе рассчитывать на максимальную цену, за которую покупает биологически активную добавку рядовой потребитель, следовательно, стоимость товара следует исчислять из расчета 80 рублей за 1 штуку, которая подтверждена нотариальным протоколом осмотра сайта Fbr.inFo от 27.07.2016, на котором размещены прайс-лист общества "ЙТМК" с ценой капель "Трудный день" 80 рублей за 1 штуку, включая НДС (том 2, л. д. 81), протоколом составления цены, счетами-фактурами, выставленными на оплату контрагентам, из которых следует усредненная цена отчуждения ответчиком спорных капель 80 рублей с НДС.

Поэтому суд апелляционной инстанции установил расчет компенсации, подлежащей взысканию в пользу истца в размере 8 064 000 рублей (80 руб. х 50 040 штук х 2).

Проверив доводы кассационных жалоб, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что судами первой и апелляционной инстанций неправильно применены нормы материального и процессуального права, определяющие основания и порядок применения ответственности за нарушение исключительного права на товарный знак.

Суд по интеллектуальным правам считает, что при определении размера компенсации в двукратном размере стоимости товаров, суд первой инстанции необоснованно исходил из отпускной цены проданных обществом "Аптека от склада - Север" товаров.

На основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ расчет компенсации может быть произведен исходя из двукратного размера стоимости контрафактных товаров.

При расчете размера компенсации суд первой инстанции использовал данные о цене спорной продукции, по которой она реализовывалась третьим лицом "Аптека от склада - Запад"; стоимость товара, по которой контрафактные товары предлагались к продаже ответчиком третьим лицам, судом первой инстанции не была принята во внимание.

Вместе с тем суд апелляционной инстанции правомерно руководствовался тем, что за основу должна быть принята стоимость этих товаров, по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже или иным образом вводятся в гражданский оборот нарушителем третьим лицам.

При определении размера компенсации, заявленного на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, в полномочия суда, с учетом положений статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, входит выяснение обоснованности указанной в иске стоимости товаров и (или) тех количественных показателей, из которых данная стоимость складывается либо которые влияют на ее величину.

Суд апелляционной инстанции в постановлении от 22.02.2018 указал, что суд первой инстанции, исключив из расчета компенсации часть партии в количестве 47 304 штук, по сути, безосновательно освободил общество "ЙТМК" от ответственности за допущенное в отношении данной части партии контрафактного товара нарушение.

Судом апелляционной инстанции отклонил довод ответчика о наличии оснований для изменения подлежащего взысканию размера компенсации, в обоснование которого в отзыве на исковое заявление от 07.08.2017 (том 4, л. д. 14-23) указывалось, что материалами дела не подтверждается факт реализации ответчиком продукции в количестве 50 040 штук. Ответчик ссылался на то, что им была реализована спорная продукция в лишь количестве 1 656 штук.

Вместе с тем ответчик в своем контррасчете также указывал, что отпускная цена спорного товара составляла 46,61 рублей за штуку, в подтверждение чего в материалы дела были представлены соответствующие доказательства (том 5, л. д. 101-150).

Однако судами не был принят во внимание контррасчет размера компенсации, представленный ответчиком со ссылками на доказательства, правовая оценка этим обстоятельствам в оспариваемых судебных актах не дана.

Кроме того, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу, что в обжалуемых судебных актах не исследовался вопрос о наличии оснований для снижения размера компенсации, заявленной истцом, не дана оценка представленным в обоснование указанных доводов доказательствам, выводы судов в указанной части отсутствуют, что является нарушением установленных частью 4 статьи 170 и частью 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации положений, определяющих требования к содержанию судебных актов.

В соответствии с правовой позицией, выраженной в пункте 21 Обзора судебной практики N 3 (2017), утвержденного 12.07.2017 президиумом Верховного Суда Российской Федерации, где указано, что снижение размера компенсации, исчисленного на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, возможно при наличии мотивированного заявления ответчика, подтвержденного соответствующими доказательствами.

В этом же пункте данного Обзора содержится ссылка на критерии (условия) снижения размера компенсации ниже минимального размера, установленные Конституционным Судом Российской Федерации в постановлении от 13.12.2016 N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края" (далее - постановление N 28-П), в числе которых - многократное превышение размера компенсации над размером убытков.

Таким образом, данные критерии подлежат применению не только в случае снижения размера компенсации ниже минимального размера, установленного абзацем третьим пункта 3 статьи 1252 ГК РФ, но и при рассмотрении вопроса о возможности снижения размера компенсации, исчисленной на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Однако эти обстоятельства судами первой и апелляционной инстанции не исследовались.

Принимая во внимание данные обстоятельства, суд кассационной инстанции полагает, что решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции принято с нарушением норм материального и процессуального права, а выводы, содержащиеся в оспариваемых судебных актах в указанной части не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем решение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда не могут быть признаны законными, и в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Вместе с тем иные доводы, содержащиеся в кассационных жалобах, Суд по интеллектуальным правам считает необоснованными.

Так, ссылка ответчика на то, что он не является лицом, нарушившим исключительное право ввиду того, что осуществлял производство товаров по заказу общества "Продуктсервис", не может быть принята во внимание, поскольку данное обстоятельство не имеет правового значения. Факт производства товаров с размещенным на нем товарным знаком истца по свидетельству Российской Федерации N 559404 является с учетом положений пункта 2 статьи 1484 ГК РФ нарушением исключительного права на этот товарный знак.

Использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации по поручению или заданию лица, нарушающего исключительное право правообладателя, в свою очередь также образует нарушение исключительного права.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 10.03.2009 N 14962/08 и от 11.09.2012 N 5939/12.

При этом с учетом положений пункта 6.1 статьи 1252 ГК РФ лицо, давшее поручение или задание незаконно использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, и лицо, исполнившее такое поручение или задание, перед правообладателем отвечают солидарно.

Довод ответчика о том, что решением ФАС России установлено отсутствие в действиях ответчика признаков недобросовестной конкуренции, не может быть принят во внимание, поскольку круг обстоятельств, подлежащих установлению антимонопольным органом в административных делах о недобросовестной конкуренции, отличается от предмета настоящего спора.

Ссылки ответчика на необоснованность вывода судов о смешении содержащегося на произведенных ответчиком товарах обозначения и принадлежащего истцу товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 559404, а также на неправильное определение суда апелляционной инстанции количества контрафактных товаров подлежат отклонению, поскольку направлены, по существу, на переоценку доказательств и фактических обстоятельств дела, установленных судами, и заявлены без учета определенных законом пределов рассмотрения дела судом кассационной инстанции.

В соответствии с положениями статьи 286, части 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции не вправе пересматривать фактические обстоятельства дела, установленные судами при их рассмотрении, давать иную оценку собранным по делу доказательствам, устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть изложенное, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства; определить стоимость товара, исходя из которой подлежит расчету компенсация, установить наличие (отсутствие) правовых оснований для снижения ее размера; дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам, и, исходя из установленного, принять окончательный судебный акт в соответствии с требованиями законодательства.

В связи с направлением дела на новое рассмотрение, довод заявителя кассационной жалобы о том, что действия истца должны быть квалифицированы как недобросовестная конкуренция и злоупотребление правом, поскольку от даты регистрации спорного товарного знака и до настоящего времени истец не вводил в гражданский оборот продукцию с использованием спорного товарного знака, может быть заявлен при повторном рассмотрении и подлежит оценке судом первой инстанции с учетом мнения лиц, участвующих в деле.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 08.12.2017 по делу N А40-50990/2017 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.02.2018 по тому же делу в части прекращения производства по делу N А40-50990/2017 оставить без изменения.

В остальной части решение Арбитражного суда города Москвы от 08.12.2017 по делу N А40-50990/2017 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.02.2018 по делу N А40-50990/2017 отменить. Направить дело N А40-50990/2017 в этой части на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судья

А.А. Снегур

Судья

Р.В. Силаев