Постановление Суда по интеллектуальным правам от 15 августа 2017 г. № С01-633/2017 по делу № А56-54802/2016 Суд отменил принятые ранее судебные акты и направил на новое рассмотрение дело о взыскании компенсации за нарушение исключительного права истца на товарный знак, поскольку нижестоящими судами не дана правовая оценка действиям администратора доменного имени по его использованию в отношении услуг, однородных услугам, которым ранее уже была предоставлена правовая охрана

Резолютивная часть постановления объявлена 8 августа 2017 года.

Полный текст постановления изготовлен 15 августа 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Кручининой Н.А.,

судей Васильевой Т.В., Погадаева Н.Н.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "НЕЙМС" (ул. Трубная, д. 22/1, Москва, 107045, ОГРН 5087746024757) на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28.02.2017 по делу N А56-54802/2016 (судья Виноградова Л.B.) и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.05.2017 по тому же делу (судьи Лущаев С.В., Будылева М.В., Горбачева О.В.) по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "НЕЙМС" к обществу с ограниченной ответственностью "БИТ" (пер. Химичевский, д. 1, лит. "БЕ", Санкт-Петербург, 198095, ОГРН 1117847027430) и AVIRA HOLDINGS LIMITED (Suite 102, Ground Floor, Blake Building, Corner Eyre&Hutson Streets, Belize City, Belize) о защите исключительного права на товарный знак, при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью "АксельНейм" (пл. Привокзальная, д. 2, лит. "А", пом. 4Н, г. Пушкин, Санкт-Петербург, 196608, ОГРН 1127847677100).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "НЕЙМС" - Городисская Е.Ю. (по доверенности от 27.04.2017), Марканов Д.Ю. (по доверенности от 16.03.2016);

от общества с ограниченной ответственностью "БИТ" - Дмитренко Е.Г. (по доверенности от 28.10.2016), Миргородская А.С., Пастернак B.C. (по доверенности от 03.04.2017);

от AVIRA HOLDINGS LIMITED - Тимофеев A.M. (по доверенности от 14.11.2016).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "НЕЙМС" (далее - общество "НЕЙМС") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью "БИТ" (далее - общество "БИТ") о взыскании 600 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права истца на товарный знак "NAMES" по свидетельству Российской Федерации N 383389 при использовании обозначения "names" в сети Интернет, в том числе, в доменном имени "names.ru" и на Интернет сайте "NAME′S", расположенном в сети Интернет по адресу: "http://www.names.ru/", а также о запрете AVIRA HOLDINGS LIMITED (далее - компания) использовать обозначения "names" в сети Интернет, в том числе, в доменном имени "names.ru" и на Интернет сайте "NAME′S", расположенном в сети Интернет по адресу: "http://www.names.ru/".

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "АксельНейм".

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28.02.2017, оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.05.2017, в иске отказано.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, общество "НЕЙМС", ссылаясь на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, неправильное применение норм материального права, нарушение норм процессуального права, просит решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Истец полагает, что вывод судов об отсутствии нарушения права в связи с неоднородностью оказываемых сторонами услуг сделан при неправильном применении норм материального и процессуального права и не соответствует фактическим обстоятельствам дела. В частности, по мнению заявителя кассационной жалобы, суды при установлении однородности осуществили сопоставительный анализ услуг, оказываемых ответчиками, с услугами, оказываемыми истцом, и необоснованно сузили правовую охрану товарного знака до фактической деятельности истца.

Кроме того, в обоснование доводов кассационной жалобы общество "НЕЙМС" ссылается на преюдициально установленный Судом по интеллектуальным правам по делу N СИП-438/2015 факт однородности услуг, правовая охрана которым предоставлена товарным знаком "NAMES" по свидетельству Российской Федерации N 383389: продвижение товаров [для третьих лиц]; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], услугам, оказываемых обществом "БИТ" по реализации одежды и обуви. Таким образом, как считает заявитель кассационной жалобы, суд первой инстанции по настоящему делу должен был применить, но не применил часть 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Помимо прочего, общество "НЕЙМС" обращает внимание на то, что отказ в защите прав истца, обоснованный фактом приоритетной регистрации доменного имени, принят в результате неправильного истолкования судами статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), а вывод суда о добросовестном оказании ответчиками услуг, в том числе с момента начала использования доменного имени и сайта, и злоупотреблении истцом своими правами противоречит фактическим обстоятельствам дела, что привело к неправильному применению статьи 10 ГК РФ.

В отзывах на кассационную жалобу ответчики ссылаются на то, что все доводы кассационной жалобы направлены на переоценку имеющихся в материалах дела доказательств и установленных судами обстоятельств, просят решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции оставить без изменения как законные и обоснованные, а кассационную жалобу - без удовлетворения.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель общества "НЕЙМС" доводы, изложенные в кассационной жалобе, поддержал.

Представители общества "БИТ" и компании против удовлетворения кассационной жалобы возражали по мотивам, изложенным в отзывах.

Третье лицо, извещенное надлежащим образом о месте и времени рассмотрения кассационной жалобы, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своего представителя в судебное заседание суда кассационной инстанции не направило, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не может служить препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в отсутствие его представителя.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Рассмотрев доводы кассационной жалобы, изучив материалы дела, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным судами обстоятельствам, суд кассационной инстанции приходит к следующим выводам.

Судами установлено, а материалами дела подтверждается, что истец является правообладателем товарного знака "NAMES" по свидетельству Российской Федерации N 383389 с приоритетом от 08.12.2008, зарегистрированного в отношении товаров и услуг:

03-го класса МКТУ - препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия; эфирные масла; косметика; лосьоны для волос; зубные порошки и пасты;

20-го класса МКТУ - мебель, зеркала, обрамления для картин и т.п.; изделия, относящиеся к другим классам, из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости, слоновой кости, китового уса, панциря черепах, раковин, янтаря, перламутра, морской пенки, из заменителей этих материалов или из пластмасс.

35-го класса МКТУ - продвижение товаров [для третьих лиц]; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

42-го класса МКТУ - дизайн художественный.

Судами также установлено, что в Интернет-магазине "NAME′S", расположенном в сети Интернет по адресу: "http//names.ru", осуществляется предложение к продаже, а также продажа одежды, обуви и аксессуаров. По поручению истца 23.09.2014, с целью подтверждения вышеуказанных обстоятельств, нотариусом Миллером Н.Н. был составлен протокол осмотра Интернет-магазина "NAME′S".

Истец 19.12.2014 направил в адрес администратора доменного имени "names.ru" (общества "БИТ") претензионное письмо о прекращении использования товарного знака в доменном имени. Общество "БИТ" продолжило использовать доменное имя "names.ru" для осуществления деятельности по предложению к продаже, а также продаже одежды, обуви и аксессуаров в Интернет магазине "NAME′S".

Истцом 24.04.2015 в адрес общества "БИТ" была направлена повторная претензия по факту незаконного использования товарного знака "NAMES" по свидетельству Российской Федерации N 383389 в доменном имени "names.ru". В ходе повторного осмотра Интернет магазина "NAME′S", осуществленного нотариусом Миллером Н.Н. 25.05.2015, было установлено, что данный интернет магазин продолжает свою работу, однако на дату осмотра, администратором домена "names.ru" значилась компания.

Представителями истца 16.06.2015 был получен ответ на адвокатский запрос, из которого следовало, что закрытое акционерное общество "Региональный Сетевой Информационный Центр" (АО "РСИЦ" в настоящее время) является регистратором доменного имени "names.ru", а администратором данного домена с 13.03.2015 является AVIRA HOLDINGS LIMITED (Suite 102, Ground Floor, Blake Building, Corner Eyre&Hutson Streets, Belize City, Belize).

Ссылаясь на то, что действия общества "БИТ" по администрированию доменного имени "names.ru" в период до 13.03.2015, а также действия компании по администрированию доменного имени "names.ru" в настоящее время нарушают исключительное право истца на товарный знак "NAMES" по свидетельству Российской Федерации N 383389, общество "НЕЙМС" обратилось в суд с исковым заявлением по настоящему делу.

Отказывая удовлетворении иска, суды исходили из того, что истец и ответчики оказывают услуги на разных товарных рынках и не являются конкурентами между собой, при этом услуги салона по реализации мебели и предметов интерьера не являются однородными с услугами интернет-магазина по продаже одежды и обуви.

Кроме того, согласно выводам судов, действия истца, направленные на воспрепятствование деятельности ответчиков по реализации одежды, обуви и аксессуаров в интернет-магазине по адресу: "www.names.ru", имеют признаки злоупотребления правом, поскольку однородная деятельность истцом не велась и не ведется.

При этом суды приняли во внимание, что домен "names.ru" был зарегистрирован ранее даты приоритета товарного знака истца, услуги оказывались ответчиками добросовестно, ответчиками вложены значительные средства в продвижение и узнаваемость домена.

В силу части 3 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дела арбитражный суд кассационной инстанции проверяет, соответствуют ли выводы арбитражного суда первой и апелляционной инстанций о применении нормы права установленным ими по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

Между тем судом кассационной инстанции установлено несоответствие выводов судов изложенным в решении и постановлении фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования:

о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса;

об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Как закреплено в подпункте 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения; в то же время ответчик обязан доказать правомерность своих действий по использованию чужого товарного знака.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Как указывалось ранее, судами при рассмотрении настоящего дела установлено, что общество "НЕЙМС" является правообладателем товарного знака "NAMES" по свидетельству Российской Федерации N 383389.

Согласно правовой позиции, сформированной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.11.2008 N 5560/08, регистрация доменного имени может быть аннулирована, если будет доказано, что:

1) доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица;

2) у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени;

3) доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.

Совокупность этих трех критериев дает основания для вывода о том, что использование спорного доменного имени является актом недобросовестной конкуренции. При этом сама по себе недобросовестная регистрация доменного имени составляет нарушение исключительного права на товарный знак.

В соответствии с приведенными выше нормами гражданского законодательства, нарушение прав на товарный знак будет иметь место только в случае использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Аналогичные правила действуют в случае, если правовая охрана товарным знаком (знаком обслуживания) предоставлена в отношении услуг.

Судами установлено, а материалами дела подтверждается, что товарный знак "NAMES" по свидетельству Российской Федерации N 383389 зарегистрирован, в том числе, в отношении услуг 35-го класса МКТУ "продвижение товаров [для третьих лиц]; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]".

Факт сходства товарного знака истца и обозначений, используемых ответчиками, установлен судами и не оспаривается сторонами дела.

При рассмотрении спора по существу суды приняли во внимание, что общество "БИТ" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу "НЕЙМС" о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака "NAMES" по свидетельству Российской Федерации N 383389 в отношении всех услуг 35-го класса МКТУ, за исключением услуг "продвижение товаров, а именно интерьерных украшений (для третьих лиц); услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), а именно интерьерными украшениями" (с учетом уточнения).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 23.12.2015 по делу N СИП-438/2015, оставленным без изменения постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.07.2016, иск общества "БИТ" оставлен без удовлетворения.

Ссылаясь на преюдициальный характер названных судебных актов, суды первой и апелляционной инстанций, отказывая в удовлетворении иска, указали, что истец осуществляет деятельность по реализации мебели и предметов интерьера, тогда как ответчиками посредством сайта "www.names.ru" проекта интернет-магазина под брендом "NAME′S, online department store" осуществляется реализация одежды, обуви и аксессуаров к ним.

Согласно выводам судов об отсутствии факта нарушения права на товарный знак услуги по продаже одежды и обуви не могут быть отнесены к однородным с услугами по продаже мебели и предметов интерьера, поскольку рассматриваемые услуги оказываются в разных областях деятельности и не являются дополняющими друг друга. Тогда как в отношении 3, 20, 42-го классов МКТУ нарушение прав истца на товарный знак отсутствует, поскольку стороны реализуют разнородные товары, характер которых исключает какое-либо смешение в представлении рядового потребителя.

Суд апелляционной инстанции, соглашаясь с выводами суда первой инстанции, дополнительно указал, что продвижение одежды и продвижение мебели относятся к разным областям деятельности, характер которых исключает возможность их смешения, как со стороны потребителей, так и со стороны других участников предпринимательской деятельности.

Между тем, суды не учли следующее.

Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица (часть 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Вопреки мнению заявителя кассационной жалобы и соответствующим выводам судов первой и апелляционной инстанций судебные акты по делу N СИП-438/2015 не имеют преюдициального значения для разрешения настоящего спора в связи с различным составом лиц, участвующих в деле.

Между тем, суд кассационной инстанции полагает необходимым отметить, что в пункте 4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 10 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 N 22 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав" и в пункте 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 N 57 "О некоторых процессуальных вопросах практики рассмотрения дел, связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением договорных обязательств", судам указано, что независимо от состава лиц, участвующих в деле, обстоятельства, которые установлены в деле, рассмотренном ранее, учитывается судом, рассматривающим второе дело. Если суд придет к иным выводам, нежели содержащиеся в судебном акте по ранее рассмотренному делу, он должен указать соответствующие мотивы.

Согласно положениям статьи 1481 ГК РФ на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В силу статьи 1484 ГК РФ перечень товаров и услуг вместе с товарным знаком определяет объем исключительных прав его владельца.

Материалами дела подтверждается, что правовая охрана товарного знака предоставлена в отношении указанных в свидетельстве Российской Федерации N 383389 услуг 35-го класса МКТУ без какого-либо указания на конкретные товары других категорий.

Формулировка 35-го класса МКТУ "продвижение товаров (для третьих лиц); услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)" соответствует требованиям, предъявляемым к перечню товаров (услуг), а именно: точными терминами характеризует услуги, позволяет их четко и однозначно идентифицировать. Данная категория услуг предназначена для оказания правообладателем услуг третьим лицам с использованием товарного знака, а не для продвижения собственных товаров.

Между тем, заявитель кассационной жалобы обоснованно обращает внимание на то, что суды при установлении однородности осуществили сопоставительный анализ услуг, оказываемых ответчиками, с услугами, оказываемыми истцом, и необоснованно сузили правовую охрану товарного знака до фактической деятельности истца.

Действительно, вступившими в законную силу судебными актами по делу N СИП-438/2015 установлено, что общество "НЕЙМС" осуществляет активную предпринимательскую деятельность на рынке мебели и предметов интерьера, как через собственные интерьерные салоны, так и через лицензиата - общество с ограниченной ответственностью "Лакшери Неймс".

Между тем, статьей 1486 ГК РФ не установлено, что для сохранения правовой охраны в отношении конкретных непосредственно указанных в свидетельстве товаров или услуг, которые могут быть разделены на подвиды, требуется доказывать использование товарного знака в отношении абсолютно всех подвидов. Доказыванию подлежит использование товарного знака в отношении каждого товара или услуги в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.

Таким образом, с учетом специфики предмета доказывания по спорам о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака судам при разрешении дела N СИП-438/2015 достаточно было установить факт использования правообладателем товарного знака в отношении услуг 35-го класса МКТУ "продвижение товаров (для третьих лиц); услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)".

Однако данные обстоятельства не изменяют императивного законодательно закрепленного правила о том, что правовая охрана товарному знаку предоставляется в объеме товаров и услуг, указанных в свидетельстве.

Таким образом, суд кассационной инстанции считает необходимым согласиться с доводом кассационной жалобы о том, что выводы судов, сделанные по результатам сравнительного анализа на предмет однородности услуг, оказываемых истцом и ответчиками, фактически ограничили объем правовой охраны товарного знака истца, который определяется перечнем услуг в том виде, в котором он зарегистрирован (статья 1481 ГК РФ).

Установленные судом при разрешении дела N СИП-438/2015 обстоятельства не освобождают суды от установления обстоятельств наличия или отсутствия нарушения права на товарный знак истца ответчиками, а именно: использования/неиспользования ими товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Из материалов дела не усматривается, что вопрос об однородности услуг, оказываемых ответчиками, и услуг 35-го класса МКТУ "продвижение товаров (для третьих лиц); услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)", для которых предоставлена правовая охрана товарному знаку истца, исследовался судами, тогда как установление данных обстоятельств имело существенное значение для рассмотрения дела.

Таким образом, фактически требования истца судами не рассмотрены.

Судами не применены нормы законодательства, устанавливающие порядок определения однородности товаров (услуг), в частности, положения Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 198, пункта 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482.

Кроме того, сравнительный анализ услуг, которые оказывают ответчики посредством использования доменного имени, и услуг, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, произведен с нарушением норм статьи 1481 ГК РФ.

По общему правилу в соответствии с нормами действующего законодательства нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных тем, в отношении которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

Следовательно, использование такого доменного имени в отношении товаров и услуг, не однородных тем, для которых зарегистрирован защищаемый товарный знак, не образует нарушение исключительных прав на него.

Таким образом, неправильный сравнительный анализ услуг, которые оказывают ответчики посредством использования доменного имени, и услуг, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, привел к принятию неправильного решения.

Кроме того, суд кассационной инстанции считает необходимым обратить внимание на следующее.

Так, согласно разъяснениям, данным в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", положения Гражданского кодекса Российской Федерации, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (статья 3 ГК РФ), подлежат истолкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 ГК РФ.

Пунктом 3 статьи 1 ГК РФ предусмотрено, что при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. В соответствии с пунктом 4 статьи 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ), например, признает условие, которому недобросовестно воспрепятствовала или содействовала эта сторона, соответственно наступившим или ненаступившим (пункт 3 статьи 157 ГК РФ); указывает, что заявление такой стороны о недействительности сделки не имеет правового значения (пункт 5 статьи 166 ГК РФ).

При рассмотрении спора по существу в материалы дела доказательств, свидетельствующих о злоупотреблении правом со стороны истца, не представлено. Само по себе обращение за защитой исключительного права не является злоупотреблением права, тогда как вывод о добросовестности ответчиков не является обстоятельством, освобождающим от гражданско-правовой ответственности, в случае доказанности факта нарушения исключительного права на товарный знак. Доказательства того, что настоящий иск предъявлен исключительно с целью причинить вред, отсутствуют.

При этом Суд по интеллектуальным правам обращает внимание на то обстоятельство, что доменное имя не является средством индивидуализации (статья 1225 ГК РФ), которое защищается способами, предусмотренными ГК РФ, поэтому дата его регистрации правового значения для разрешения спора по существу не имеет, за исключением тех случаев, когда лицо, к которому предъявлено требование о защите исключительных прав на товарный знак, зарегистрировало и лично начало активно использовать доменное имя задолго до регистрации товарного знака.

Статья 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция) содержит общий запрет недобросовестной конкуренции, под которой, как следует из параграфа 2 этой статьи, понимаются всякие акты, противоречащие честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Сам факт размещения в доменном имени обозначения, сходного до степени смешения с принадлежащим истцу товарным знаком, уже свидетельствует о нарушении исключительных прав истца, противоречит требованиям статьи 10-bis Парижской конвенции.

При рассмотрении спора по существу судами установлен факт регистрации доменного имени до регистрации прав истца на товарный знак, но и до регистрации ответчиков в качестве юридических лиц.

В спорном случае действия ответчиков по регистрации на свое имя доменного имени "www.names.ru" создают угрозу нарушения исключительного права общества "НЕЙМС" на вышеуказанное средство индивидуализации, поскольку обладание правами администратора доменного имени влечет за собой право у ответчика использовать доменное имя для адресации в сети Интернет к информации по любым товарам и услугам, в том числе, однородным товарам и услугам, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак истца, и одновременно влечет невозможность регистрации тождественного доменного имени на имя истца.

В силу пункта 1 статьи 5 ГК РФ обычаем признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное законодательством правило поведения, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе.

Таким образом, согласно закону обычай распространяется не только на сферу предпринимательской деятельности, а также учитывая, что участниками споров в сети Интернет согласно обычаям международной торговли являются лица, не участвующие в предпринимательской деятельности, акт недобросовестной конкуренции по использованию доменного имени (регистрации, администрированию, делегированию и другим действиям), тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком или иным средством индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, может быть осуществлен лицом, не являющимся непосредственным конкурентом на товарном рынке, а также лицом, не осуществляющим предпринимательской деятельности.

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 статьи 10 ГК РФ, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

По смыслу приведенных норм, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. В этом случае выяснению подлежат действительные намерения лица, приобретающего исключительное право на товарный знак.

В соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

С учетом изложенного применительно к обстоятельствам данного спора суд, указывая на злоупотребление истца, не установил, использовалось ли доменное имя до регистрации товарного знака обществом "НЕЙМС", кем использовалось и как активно.

Для обоснования данного вывода суду надлежало сопоставить дату возникновения у общества "БИТ" права на администрирование спорного домена с моментом возникновения у истца охраняемых исключительных прав (приоритета) на товарный знак; оценить содержание информации, размещаемой на администрируемом ответчиками сайте.

Делая вывод о том, что ответчиками затрачены денежные средства на доменное имя "www.names.ru", суд не указал, какими доказательствами это подтверждается, а также не установил временной период этих денежных вложений (часть 4 статьи 170, часть 2 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Кроме того, судами при рассмотрении настоящего спора не учтена правовая позиция Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенная в Постановлении от 08.12.2009 N 9833/09, от 11.11.2008 N 5560/08, о том, что действия лица по администрированию доменного имени, схожего до степени смешения с фирменным наименованием или товарным знаком других лиц, и не являющегося правообладателем таких средств индивидуализации, приводят к невозможности использования законным правообладателем своего фирменного наименования или товарного знака путем его указания в доменном имени, то есть к невозможности использовать объект интеллектуальной собственности в виде средства индивидуализации по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом, а именно в сети Интернет, поскольку сведения, размещенные на сайте способны ввести в заблуждение потребителя в отношении лица оказывающего услуги и осуществляющего деятельность.

Судами не дана правовая оценка действиям администратора доменного имени "www.names.ru" по использованию доменного имени в отношении услуг, однородных услугам, которым предоставлена правовая охрана товарного знака.

В свою очередь в силу положений части 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, рассматривающий дело в кассационной инстанции, не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции, предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими.

При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что при принятии решения суда первой инстанции и постановления апелляционного суда установлены не все обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного разрешения спора по существу, а выводы судов, содержащиеся в обжалуемых судебных актах, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, кроме того, основаны на неправильном применении норм материального права.

На основании изложенного, принимая во внимание, что допущенные нарушения могут быть устранены только при повторном рассмотрении дела в суде, Суд по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований для отмены обжалуемых решения и постановления с направлением дела на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

При новом рассмотрении суду предлагается учесть изложенное и устранить допущенные нарушения; исследовать все имеющиеся в материалах дела доказательства в совокупности и дать оценку всем доводам и возражениям участвующих в деле лиц, распределить судебные расходы в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28.02.2017 по делу N А56-54802/2016 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.05.2017 по тому же делу отменить, направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Н.А. Кручинина

Судья

Т.В. Васильева

Судья

Н.Н. Погадаев