Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 9 декабря 2016 г. № С01-905/2016 по делу N СИП-146/2016 Суд оставил без изменения принятое ранее по делу решение, которым отказано в признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку у общества отсутствует коммерческий интерес в производстве товаров или оказании услуг с использованием принадлежащих ему товарных знаков, что свидетельствует о злоупотреблении правом

Резолютивная часть постановления объявлена 5 декабря 2016 г.

Полный текст постановления изготовлен 9 декабря 2016 г.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.A.,

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Уколова С.М., Химичева В.А.,

при участии судьи-докладчика Булгакова Д.А.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" (ул. Силикатная, д. 3/2, г. Уфа, Республика Башкортостан 450003, ОГРН 1110280024832) на решение Суда по интеллектуальным правам от 14.07.2016 по делу N СИП-146/2016 (судьи Кручинина Н.А., Васильева Т.В., Погадаев Н.Н.)

по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 19.02.2016 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 513067, о признании неправомерными действий Федеральной службы по интеллектуальной собственности по предоставлению правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 513067 в отношении товаров "пиво" 32-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена автономная некоммерческая организация "Хоккейный клуб "Салават Юлаев" (ул. Рихарда Зорге, д. 41, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450059, ОГРН 1020202874141).

В судебном заседании принял участие представитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Козача А.С. (по доверенности от 22.07.2016 N 01/32-577/41).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" (далее - общество "ХК "Бизнесинвестгрупп", общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 19.02.2016 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 513067, о признании неправомерными действий Роспатента по предоставлению правовой охраны товарному знаку N 513067 в отношении товаров "пиво" 32-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена автономная некоммерческая организация "Хоккейный клуб "Салават Юлаев" (далее - хоккейный клуб).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 14.07.2016 в удовлетворении заявленных требований отказано.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, общество "ХК "Бизнесинвестгрупп", ссылаясь на то, что судом первой инстанции не установлены все обстоятельства, имеющие значение для дела, просит решение от 14.07.2016 отменить и направить дело на новое рассмотрение.

Заявитель кассационной жалобы полагает ошибочными вывод суда первой инстанции о том, что ни Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила), ни Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденные приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197, не предусматривают возможность сравнения изобразительных обозначений со словесными обозначениями.

Общество "ХК "Бизнесинвестгрупп" считает, что, так как в подпункте 14.4.2.3 Правил указано, что изобразительные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями, с объемными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные элементы, следовательно, изобразительные элементы могут сравниваться со словесными обозначениями.

При этом общество "ХК "Бизнесинвестгрупп" указывает на ошибочность вывода суда первой инстанции о злоупотреблении обществом правом при обжаловании решения Роспатента от 19.02.2016.

Данный довод заявителя кассационный жалобы мотивирован тем, что вывод суда о злоупотреблении правом обществом, сделанный в одном деле не может подтверждать факт злоупотребления правом по другому судебному делу, так как наличие такого факта должно доказываться со ссылкой на конкретные обстоятельства.

При этом одного лишь заявления лица, участвующего в деле о злоупотреблении правом не достаточно для признания общества недобросовестным.

Вместе с тем оспаривание обществом решения государственного органа не может быть признано злоупотреблением правом.

Хоккейный клуб в отзыве на кассационную жалобу поддержал правовую позицию Роспатента, а также, полагая, что оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется, просил оставить решение суда первой инстанции без изменения.

Общество "ХК "Бизнесинвестгрупп" в возражениях на отзыв хоккейного клуба указало, что оценка обстоятельства сходства до степени смешения противопоставленных товарных знаков является обстоятельством, имеющим значение для настоящего дела, тогда как этому обстоятельству судом первой инстанции не дана оценка.

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам представитель Роспатента возражал против удовлетворения кассационной жалобы, считая принятый судебный акт законным и обоснованным.

Заявитель кассационной жалобы и хоккейный клуб, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, своих представителей в суд кассационной инстанции не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

Как установлено судом первой инстанции и усматривается из материалов дела, товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 513067 с приоритетом от 18.02.2013 зарегистрирован 13.05.2014 на имя хоккейного клуба в отношении товаров 32-го класса МКТУ "пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков".

При этом в качестве товарного знака зарегистрировано изобразительное обозначение , которое согласно описанию, приведенному в материалах заявки N 2013704951, включает в свой состав стилизованное изображение хоккейных клюшек, собранных в пирамиду, в центре которой расположен профиль башкирского воина-богатыря в национальном головном уборе. Пирамида завершается расположенным в нижней части основанием. Товарный знак выполнен в синем, зеленом, золотистом и белом цветовом сочетании.

Общество "ХК "Бизнезинвестгрупп" 04.09.2015 обратилось в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 513067, мотивировав его тем, что регистрация названного товарного знака противоречит подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), поскольку оспариваемый товарный знак, включающий в качестве доминирующего элемента профиль башкирского народного героя Салавата Юлаева в головном уборе, сходен до степени смешения с принадлежащими обществу товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 284266 , 488487 в отношении однородных товаров 32-го класса МКТУ.

По результатам рассмотрения возражения Роспатент решением от 19.02.2016 в его удовлетворении отказал, правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 513067 оставлена в силе.

Общество "ХК "Бизнесинвестгрупп", ссылаясь на незаконность указанного решения Роспатента и на нарушение его прав и законных интересов, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением по настоящему делу.

Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что оспариваемое решение Роспатента соответствует нормам закона и оснований для удовлетворения заявленных требований не имеется.

Суд первой инстанции установил: материалами дела подтверждается, что оспариваемый товарный знак третьего лица и противопоставленные товарные знаки общества зарегистрированы для идентичных товаров, таких как "пиво", а также однородных товаров "пиво и алкогольные напитки".

При этом суд первой инстанции согласился с выводом Роспатента о том, что положениями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ и Правил не предусмотрено при определении сходства изобразительных обозначений их сравнение со словесными товарными знаками в силу отсутствия возникновения сходства подобных обозначений в принципе.

Кроме того, суд первой инстанции усмотрел отсутствие нарушения прав общества "ХК "Бизнесинвестгрупп" оспариваемым решением Роспатента, в том числе со ссылкой на то, что вступившими в законную силу судебными актами по делу N А41-53786/2013, имеющими преюдициальное значение для разрешения настоящего спора, установлено, что у общества отсутствует коммерческий интерес в производстве каких-либо товаров или оказания услуг с использованием принадлежащих ему товарных знаков, а следовательно, оспаривание решения и действий Роспатента в рамках настоящего дела не может иметь своей целью реальное восстановление каких-либо прав или законных интересов общества в сфере предпринимательской деятельности.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы суда первой инстанции о полномочиях Роспатента на вынесение оспариваемого решения и о законодательстве, применимом для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака. Равным образом не оспариваются выводы суда первой инстанции об идентичности и однородности отдельных товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому и противопоставленным товарным знакам.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в отношении вышеназванных выводов суда первой инстанции президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяется.

В отношении довода о неправильном применении судом первой инстанции и Роспатентом положений подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, указавших на невозможность сравнения в принципе изобразительных и словесных товарных знаков, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак является изобразительным.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 284266 с приоритетом от 06.04.2004 является словесным, выполнен оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 488487 с приоритетом от 13.04.2012 также является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, отмечено, что при выявлении сходства до степени смешения обозначений учитывается общее впечатление, которое они производят (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Как следует из подпункта 14.4.2 Правил, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

С учетом правовых позиций, сформулированных в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06 и N 3691/06, угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию.

При этом вероятность смешения зависит от степени различительной способности (известности, узнаваемости) товарного знака, а также от тождественности или однородности товаров, в отношении которых сравниваемые обозначения используются.

В подпункте 14.4.2.2 Правил отмечено, что при экспертизе заявленного обозначения при его государственной регистрации в качестве товарного знака словесные обозначения сравниваются:

со словесными обозначениями;

с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Согласно подпункту 14.4.2.3 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются:

с изобразительными обозначениями;

с объемными обозначениями;

с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Аналогичные правила в настоящее время содержатся в пунктах 42 и 43 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482.

Вместе с тем президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что подпункт 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не ограничивает возможность сравнения каких-либо видов товарных знаков (статья 1482 ГК РФ) с какими-либо видами товарных знаков.

Определяющим для установления сходства обозначений является вероятность наличия у рядовых потребителей ассоциативных связей между сравниваемыми обозначениями.

Отсутствие возможности проведения анализа по всем критериям сходства (графическому, звуковому и смысловому) не исключает необходимости проведения сравнительной оценки любых обозначений, которые могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков. При этом для вывода о наличии сходства до степени смешения двух обозначений не требуется, чтобы соответствующее сходство имелось по всем критериям (подпункт "г" подпункта 14.4.2.2, абзац двенадцатый подпункта 14.4.2.3 Правил). Использование указанных критериев лишь определяет вероятность смешения обозначений, которая может иметь место и при отсутствии сходства по отдельным критериям, но чрезвычайно сильном сходстве по другому критерию.

В связи с этим предметом сравнительного анализа могут быть также словесные и изобразительные обозначения. Вывод Роспатента и суда первой инстанции о принципиальной невозможности сравнения указанных обозначений противоречит подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ и подпункту 14.4.2 Правил.

Вместе с тем неправильное применение Роспатентом и судом первой инстанции подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не привело к принятию неправильного судебного акта по следующим основаниям.

Как отмечено выше, вероятность смешения зависит от степени различительной способности (известности, узнаваемости) товарного знака, а также от тождественности или однородности товаров, в отношении которых сравниваемые обозначения используются.

Степень различительной способности оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков Роспатентом и судом первой инстанции не оценивалась, так как не была предметом поданных возражений.

Тождественность и однородность отдельных товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому и противопоставленным товарным знакам установлена и не оспаривается.

Для оценки сходства до степени смешения изобразительного и словесного товарных знаков может использоваться только смысловой (семантический) критерий сходства.

Вывод о сходстве до степени смешения изобразительного и словесного товарных знаков возможен лишь тогда, когда при прочтении словесного обозначения в сознании потребителя возникает стойкая ассоциация с изобразительным обозначением, которая усиливается, если сравниваемые обозначения зарегистрированы для идентичных товаров и (или) услуг.

При этом опасность смешения между словесным и изобразительным товарным знаком у рядовых потребителей может иметь место лишь в том случае, когда слово или словосочетание представляет собой исчерпывающее, очевидное (напрашивающееся само собой, без каких-либо домысливаний, опосредованных ассоциаций), естественное наименование соответствующего изображения.

Аналогичный подход к сравнению изобразительных и словесных обозначений предложен в практике европейского патентного ведомства (пункт 3.4.4.5 главы 4 секции 2 части "С" Методических рекомендаций по экспертизе европейских товарных знаков, утвержденных 10.03.2016), а также в пункте Методических рекомендаций по экспертизе европейских товарных знаков организации интеллектуальной собственности (публикация N 489, 2004).

В поданном в Роспатент возражении (л.д. 7-9, т.д. 2) общество ссылалось на то, что товарный знак хоккейного клуба является сходным до степени смешения с принадлежащими обществу товарными знаками, так как доминирующим элементом изобразительного спорного товарного знака является изображение головы башкирского народного героя Салавата Юлаева.

В то же время спорный товарный знак, кроме расположенного в его центре профиля башкирского воина-богатыря в национальном головном уборе, включает в свой состав: стилизованное изображение хоккейных клюшек, собранных в пирамиду, которая завершается расположенным в нижней части основанием.

Президиум Суда по интеллектуальным правам учитывает, что общество "ХК "Бизнесинвестгрупп" в названном возражении против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 513067 не приводило довода о том, что при прочтении словесных товарных знаков "Салават Юлаев", правообладателем которых является общество, в сознании потребителей возникает стойкая смысловая ассоциация с конкретным изображением Салавата Юлаева, зарегистрированным в качестве оспариваемого изобразительного товарного знака, правообладателем которого является хоккейный клуб, и не представляло доказательств в подтверждение такого довода.

Следовательно, Роспатент правомерно оставил в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 513067, посчитав недостаточными для прекращения правовой охраны спорного товарного знака доводы, заявленные обществом в возражении.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает заслуживающим внимания довод общества "ХК "Бизнесинвестгрупп" об ошибочности вывода суда первой инстанции о злоупотреблении обществом правом при обжаловании решения Роспатента от 19.02.2016.

В силу пункта 2 статьи 1513 ГК РФ возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 ГК РФ, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Лицами, заинтересованными в оспаривании предоставления правовой охраны на основании подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ являются правообладатели противопоставленных товарных знаков.

Аналогичный подход отражен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.01.2015 по делу N СИП-614/2014.

Таким образом, общество "ХК "Бизнесинвестгрупп" как правообладатель противопоставленных товарных знаков является лицом, заинтересованным в подаче возражения.

Общество "ХК "Бизнесинвестгрупп" как лицо, подавшее возражение, по которому Роспатентом вынесено оспариваемое решение, не может быть лишено права на судебную защиту в виде возможности оспаривать решение административного органа, вынесенное в отношении него. Иное бы противоречило положениям статьи 46 Конституции Российской Федерации.

При этом процедура рассмотрения спора в административном (внесудебном) порядке предполагает и последующий судебный контроль за выносимыми административным органом решениями - гарантированное Конституцией Российской Федерации в части 2 статьи 46 право на обжалование в суд решений и действий (или бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц не может быть ограничено даже в условиях чрезвычайного положения; досудебный порядок разрешения споров не только не исключает, а, напротив, предусматривает возможность для лица обратиться в суд с жалобой на решение соответствующего административного органа (постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 20.05.1997 N 8-П; определения Конституционного Суда Российской Федерации от 02.10.2003 N 393-О, от 29.05.2014 N 1252-О, от 24.03.2015 N 663-О, от 10.03.2016 N 448-О и др.).

Кроме того, следует учитывать, что суд первой инстанции сделал вывод об отсутствии у общества "ХК "Бизнесинвестгрупп" коммерческого интереса в производстве каких-либо товаров или оказания услуг с использованием принадлежащих ему товарных знаков, а, следовательно, об отсутствии интереса в оспаривании решения и действий Роспатента в рамках настоящего дела, сославшись на судебные акты по делу N А41-53786/2013, которыми установлено, что общество "ХК "Бизнесинвестгрупп" не осуществляет самостоятельной деятельности по производству каких-либо товаров.

Вместе с тем решение суда первой инстанции по делу N А41-53786/2013 вынесено 01.04.2014 и не может свидетельствовать о наличии или отсутствии коммерческого интереса в 2015 - 2016 годах.

Также следует отметить, что неиспользование противопоставленных товарных знаков правообладателем (если оно будет установлено) является основанием не для вывода об отсутствии заинтересованности в оспаривании предоставления правовой охраны конкретному товарному знаку на основании подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, а вывода об отсутствии сходства оспариваемого и неиспользуемого противопоставленного товарных знаков до степени смешения (учитывая отсутствие узнаваемости противопоставленного товарного знака в глазах потребителей) или для применения положений статьи 1486 ГК РФ о досрочном прекращении правовой охраны таких товарных знаков.

Аналогичный подход предложен в пунктах 2.480-2.482 Руководства Всемирной организации интеллектуальной собственности (публикация N 489, 2004).

Однако ошибочный вывод о незаинтересованности общества "ХК "Бизнесинвестгрупп" не привел к принятию неправильного судебного акта ввиду очевидного отсутствия сходства до степени смешения оспариваемого и противопоставленных товарных знаков, в связи с чем в силу положений части 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации данное обстоятельство не может являться достаточным основанием для отмены решения суда от 14.07.2016.

С учетом изложенного у суда кассационной инстанции отсутствуют предусмотренные статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основания для отмены либо изменения обжалуемого судебного акта.

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение кассационной жалобы относятся на ее заявителя. Излишне уплаченная при подаче кассационной жалобы государственная пошлина в размере 1500 рублей подлежит возврату ее плательщику на основании статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 14.07.2016 по делу N СИП-146/2016 оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" - без удовлетворения.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" из федерального бюджета государственную пошлину в размере 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей, излишне уплаченную по платежному поручению от 17.10.2016 N 651.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев.

Председательствующий

Л.A. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

B.А. Корнеев

C.М. Уколов

В.А. Химичев

Д.А. Булгаков