Постановление Суда по интеллектуальным правам от 30 августа 2016 г. № С01-720/2016 по делу № А08-7737/2015 Суд отменил ранее принятые по делу судебные акты, которыми отказано в удовлетворении требования о прекращении использования фирменного наименования, и направил дело на новое рассмотрение, поскольку необходимо установить, являются ли осуществляемые истцом и ответчиком виды деятельности аналогичными

Резолютивная часть постановления объявлена 30 августа 2016 г.

Полный текст постановления изготовлен 30 августа 2016 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Тарасова Н.Н., Химичева В.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу

общества с ограниченной ответственностью «Баланс» (ул. Шершнева, д. 1, г. Белгород, 308007, ОГРН 1053107133584) на решение Арбитражного суда Белгородской области от 26.02.2016 по делу № А08-7737/2015 и на постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.05.2016 по тому же делу

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Баланс» к обществу с ограниченной ответственностью «Группа компаний Баланс» (пр. Б. Хмельницкого, д. 134А, г. Белгород, 308023, ОГРН 1153123014550),

о прекращении использования фирменного наименования

с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, закрытого акционерного общества «Информика» (Мичуринский проспект, д. 31, корп. 1, ОГРН 1037739309563),

при участии в судебном заседании представителей:

от истца - Иващенко О.И. (по доверенности от 19.04.2016);

от ответчика - Булавинова Т.Ф. (по доверенности от 10.08.2016), установил:

общество с ограниченной ответственностью «Баланс» (далее - ООО «Баланс», истец) обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Группа компаний Баланс» (далее - ООО «ГК Баланс», ответчик) со следующими требованиями: прекратить незаконное использование фирменного наименования юридического лица ООО «ГК Баланс», сходного до степени смешения с фирменным наименованием ООО «Баланс», в отношении деятельности в области бухгалтерского учета и аудита, найма рабочей силы и подбора персонала путем внесения в учредительные документы изменений об исключении из фирменного наименования ООО «ГК Баланс» слова «Баланс»; запретить ответчику использовать доменные имена belbalans.ru, balans31.ru, баланс31.рф (с учетом уточнения исковых требований, принятого судом первой инстанции в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В порядке, предусмотренном статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено закрытое акционерное общество «Информика» (далее - ЗАО «Информика», третье лицо).

Решением Арбитражного суда Белгородской области от 26.02.2016, оставленным без изменения постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.05.2016, в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятыми судебными актами, истец обжаловал их в кассационном порядке в Суд по интеллектуальным правам.

В кассационной жалобе истец, ссылаясь на нарушение судами первой и апелляционной инстанций норм материального права, несоответствие выводов, изложенных в решении и постановлении, установленным фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, просит обжалуемые судебные акты отменить и направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Белгородской области.

В обоснование кассационной жалобы истец указывает на то, что суды первой и апелляционной инстанции сделали неверный вывод о том, что ООО «ГК Баланс», используя фирменное наименование, сходное до степени смешения с фирменным наименованием ООО «Баланс», тем не менее, не нарушает исключительного права истца на фирменное наименование, так как использует в своем фирменном наименовании словесный товарный знак «баланс» по свидетельству Российской Федерации № 558457, зарегистрированный 26.11.2015 на имя ООО «ГК Баланс» на основании договора отчуждения исключительного права от 01.10.2015.

ООО «Баланс» отмечает, что на момент подачи искового заявления у ответчика не было законных прав на использование спорного обозначения «Баланс» в фирменном наименовании, так как договор об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 245227, заключенный между третьим лицом и ответчиком, не был зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности, а, следовательно, не вступил в силу и не имел правовых последствий.

Как полагает истец, вывод судов о том, что ответчик в своем фирменном наименовании использует словесное обозначение «Баланс» на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 245227 является ошибочным, поскольку фирменное наименование служит средством индивидуализации юридического лица, а товарный знак - средством индивидуализации товаров, работ (услуг), то есть они является самостоятельными средствами, призванными индивидуализировать различные объекты.

По утверждению ООО «Баланс», в обжалуемых судебных актах в нарушение статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отсутствуют мотивы, по которым суды отклонили требования истца о запрете ответчику использовать доменные имена belbalans.ru, balans31.ru, баланс31.рф, являющиеся сходными до степени смешения с фирменным наименованием истца.

Ответчиком представлен отзыв на кассационную жалобу, в котором он просит оставить обжалуемые судебные акты без изменения, а кассационную жалобу без удовлетворения, ссылаясь при этом на факт перехода к нему исключительного права на словесный товарный знак «баланс» по свидетельству Российской Федерации № 245227 и, как следствие, возникновение у ООО «ГК Баланс» исключительного права на данный товарный знак с момента подачи заявки на регистрацию товарного знака (даты приоритета) - 04.09.2001, то есть значительно раньше возникновения исключительного права истца на фирменное наименование, а также на установление Судом по интеллектуальным правам правомерности использования ответчиком принадлежащего ему товарного знака посредством включения данного товарного знака в свое фирменное наименование и в сети Интернет в качестве доменного имени (решение Суда по интеллектуальным правам от 27.06.2016 по делу № СИП-157/2016).

В судебном заседании представитель истца на доводах, изложенных в кассационной жалобе, настаивал.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения кассационной жалобы.

Третье лицо, извещенное надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, явку представителя в судебное заседание не обеспечило, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 № 12 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации», при наличии в материалах дела уведомления о вручении лицу, участвующему в деле, либо иному участнику арбитражного процесса копии первого судебного акта по рассматриваемому делу либо сведений, указанных в части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, такое лицо считается надлежаще извещенным при рассмотрении дела судом апелляционной, кассационной, надзорной инстанции, при рассмотрении судом первой инстанции заявления по вопросу о судебных расходах, если судом, рассматривающим дело, выполняются обязанности по размещению информации о времени и месте судебных заседаний, совершении отдельных процессуальных действий на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет в соответствии с требованиями абзаца второго части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При этом отсутствие в материалах дела доказательств, подтверждающих получение лицами, участвующими в деле, названных документов, не может расцениваться как несоблюдение арбитражным судом правил Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о надлежащем извещении.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно этой жалобы.

Как следует из материалов дела, 26.09.2005 года межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 2 по Белгородской области зарегистрировано ООО «Баланс» под основным государственным регистрационным номером 1053107133584, запись об этом внесена в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ).

Согласно уставу и выписке из ЕГРЮЛ основными видами деятельности истца является деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; к дополнительным видам экономической деятельности относятся: деятельность в области права, предоставления секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу, консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления, найм рабочей силы и подбор персонала.

Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Белгороду 30.09.2015 зарегистрировано ООО «ГК Баланс» под основным государственным регистрационным номером 1153123013550, соответствующая запись внесена ЕГРЮЛ.

В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ основным видом деятельности ООО «ГК Баланс» является деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; к дополнительным видам экономической деятельности относится найм рабочей силы и подбор персонала.

ООО «Баланс», полагая, что ответчик неправомерно использует фирменное наименование, сходное до степени смешения с фирменным наименованием истца, обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суды первой и апелляционной инстанции исходили из того, что словесное обозначение «Баланс» в наименовании ответчика имеет сходство с фирменным наименованием истца; фирменное наименование истца зарегистрировано значительно раньше, чем фирменное наименование ответчика; факт нарушения исключительного права истца на фирменное наименование отсутствует в виду того, что ответчик использует в своем фирменном наименовании словесное обозначение «Баланс» на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак «Баланс», заключенного 01.10.2015 между ним и третьим лицом.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы кассационной жалобы и отзыва на нее, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального права и норм процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о наличии оснований для отмены обжалуемых судебных актов в силу следующего.

В соответствии с частью 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если этим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных тем же Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными указанным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную данным кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим Кодексом.

Как следует из пункта 1 статьи 1473 ГК РФ, юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица.

Согласно статье 1475 названного Кодекса, на территории Российской Федерации действует исключительное право на фирменное наименование, включенное в единый государственный реестр юридических лиц. Исключительное право на фирменное наименование возникает со дня государственной регистрации юридического лица и прекращается в момент исключения фирменного наименования из единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением юридического лица либо изменением его фирменного наименования.

Пунктом 1 статьи 1474 того же Кодекса предусмотрено, что юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках.

Не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица (пункт 3 этой же статьи).

В соответствии с пунктом 4 статьи 1474 ГК РФ юридическое лицо, нарушившее правила пункта 3 этой статьи, по требованию правообладателя обязано по своему выбору прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, или изменить свое фирменное наименование, а также обязано возместить правообладателю причиненные убытки.

Таким образом, запрет на использование юридическим лицом тождественного или сходного до степени смешения фирменного наименования, если фирменное наименование другого юридического лица, осуществляющего аналогичные виды деятельности, зарегистрировано ранее, не обусловлен какими-либо иными обстоятельствами и закон не содержит исключений из этого запрета.

Судами первой и апелляционной инстанции правильно установлено, что произвольная часть фирменных наименований истца и ответчика обладает признаками сходства до степени смешения; фирменное наименование истца было включено в ЕГРЮЛ значительно ранее, чем фирменное наименование ответчика.

Следовательно, судами установлены фактические обстоятельства, которые при условии, что юридические лица осуществляют аналогичные виды деятельности, могут являться основанием для применения пункта 4 статьи 1474 ГК РФ.

Однако суды отказали в удовлетворении иска, ссылаясь на то, что ответчик использует в своем фирменном наименовании словесное обозначение «Баланс» на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак «Баланс», заключенного 01.10.2015 между ним и третьим лицом.

Действительно, из материалов дела усматривается, что между третьим лицом и ответчиком был заключен договор об отчуждении исключительного права на словесный товарный знак «баланс» по свидетельству Российской Федерации № 245227 (с приоритетом от 04.09.2001) в отношении следующих услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ): аудит, ведение бухгалтерских книг; проверка счетов; подготовка платежных документов; составление налоговых деклараций; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам штата сотрудников; комплектование штата сотрудников [кадровый лизинг]. Государственная регистрация указанного договора произведена Федеральной службой по интеллектуальной собственности 26.11.2015 за № РД0186531, товарному знаку ответчика присвоен регистрационный № 558457.

Вместе с тем возникновение у ответчика исключительного права на товарный знак, сходный до степени смешения с фирменным наименованием истца, в рассматриваемом случае не исключает права истца осуществлять защиту своего фирменного наименования, права на которое не оспорены.

В силу статей 1225, 1473 и 1477 ГК РФ фирменные наименования и товарные знаки (знаки обслуживания) являются самостоятельными средствами индивидуализации, имеющими разное целевое назначение: первые призваны индивидуализировать коммерческие организации в гражданском обороте, а вторые служат для индивидуализации товаров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выполняемых ими работ и оказываемых услуг. Фирменные наименования и товарные знаки (знаки обслуживания) имеют различный правовой режим.

Возникновение у юридического лица исключительного права на товарный знак не означает, что у этого лица автоматически возникает право на использование этого товарного знака в фирменном наименовании, поскольку посредством этих средств индивидуализируются разные объекты.

В силу части 2 статьи 1476 ГК РФ фирменное наименование или отдельные его элементы могут быть использованы правообладателем в принадлежащем ему товарном знаке и знаке обслуживания.

Между тем фирменное наименование, включенное в товарный знак или знак обслуживания, охраняется независимо от охраны товарного знака или знака обслуживания.

Таким образом, правовая охрана фирменного наименования и товарного знака действует независимо друг от друга.

 Предметом настоящего иска является требование о запрете использования обозначения в фирменном наименовании, а не оспаривание исключительного права ответчика на товарный знак. Следовательно, в рассматриваемой ситуации отсутствует спор о конкуренции различных средств индивидуализации.

С учетом этого обстоятельства не может быть признана правомерной ссылка суда апелляционной инстанции на применение к рассматриваемым правоотношениям нормы пункта 6 статьи 1252 ГК РФ.

Согласно этой норме, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном ГК РФ, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования.

Следовательно, данная норма подлежит применению только в случае оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку либо предъявления требования о запрете использования фирменного наименования в связи с наличием имеющего более ранний приоритет товарного знака.

В настоящем деле встречный иск о запрете использования фирменного наименования в связи с наличием имеющего более ранний приоритет товарного знака не заявлялся.

Учитывая, что предметом рассмотрения настоящего дела является требование о запрете использования фирменного наименования, обусловленное наличием у другого лица фирменного наименования, имеющего более ранний приоритет, суд кассационной инстанции приходит к выводу о том, что судами первой и апелляционной инстанции при рассмотрении настоящего спора неправильно применены нормы материального права, а также суды необоснованно ограничились исследованием доказательств, подтверждающих наличие у ответчика исключительного права на товарный знак, что повлекло за собой принятие незаконных судебных актов.

Кроме того, суд кассационной инстанции считает обоснованным довод заявителя кассационной жалобы о том, что в обжалуемых судебных актах в нарушение статьи 170 и 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отсутствуют мотивы, по которым суды отклонили требования истца о запрете ответчику использовать доменные имена belbalans.ru, balans31.ru, баланс31.рф.

Ссылка ответчика на установление Судом по интеллектуальным правам в рамках дела № СИП-157/2016 правомерности использования ответчиком принадлежащего ему товарного знака не принимается судом кассационной инстанции, поскольку Суд по интеллектуальным правам при рассмотрении спора о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака исходил из использования ответчиком принадлежащего ему товарного знака и не делал выводов относительно правомерности использования фирменного наименования на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, обжалуемые судебные акты подлежат отмене как основанные на неправильном применении норм материального права, а также в силу несоответствия выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам на основании части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Поскольку для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка доказательств, а также совершение иных процессуальных действий, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в Арбитражный суд Белгородской области.

При новом рассмотрении дела судам необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, в том числе установить, являются ли осуществляемые истцом и ответчиком виды деятельности аналогичными; рассмотреть требование истца о запрете ответчику использовать доменные имена belbalans.ru, balans31.ru, баланс31.рф.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов, в том числе связанных с подачей кассационной жалобы разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 286-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Белгородской области от 26.02.2016 по делу № А08-7737/2015 и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.05.2016 по тому же делу отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Белгородской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.