Постановление Суда по интеллектуальным правам от 3 августа 2016 г. N С01-565/2016 по делу N А41-81997/2015 Суд отменил постановление суда апелляционной инстанции и оставил без изменения решение суда первой инстанции, поскольку представленными в материалы дела доказательствами подтверждается сходство до степени смешения товарного знака истца и обозначения, используемого в доменном имени ответчика, а также факт незаконного использования им указанного обозначения

Резолютивная часть постановления объявлена 27 июля 2016 года.

Полный текст постановления изготовлен 3 августа 2016 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Погадаева Н.Н.,

судей - Васильевой Т.В., Кручининой Н.А.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Костиной Марии Алексеевны (Москва, ОГРНИП 313774614800140) на постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 23.05.2016 (судьи Закутская С.А., Мизяк В.П., Короткова Е.Н.) по делу N А41-81997/2015

по иску индивидуального предпринимателя Костиной Марии Алексеевны к индивидуальному предпринимателю Борисенко Галине Олеговне (г. Реутов, Московская обл., ОГРН 315501200000591) о защите исключительного права на товарный знак.

В судебном заседании приняли участие:

от индивидуального предпринимателя Костиной Марии Алексеевны - Серго А.Г. (по доверенности от 15.01.2016 N 77АБ7820070);

от индивидуального предпринимателя Борисенко Галины Олеговны - Симонов И.Б. (по доверенности от 03.06.2015 N 77АБ6250828);

индивидуальный предприниматель Борисенко Галина Олеговна (паспорт).

Суд по интеллектуальным правам

установил:

индивидуальный предприниматель Костина Мария Алексеевна (далее - предприниматель Костина М.А.) обратилась в Арбитражный суд Московской области с исковыми требованиями к индивидуальному предпринимателю Борисенко Галине Олеговне (далее - предприниматель Борисенко Г.О.) о запрете использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком "GALOLBO" по свидетельству Российской Федерации N 535393 в сети Интернет, в том числе в доменном имени "GALOLBO.COM"; о запрете предпринимателю Борисенко Г.О. использовать товарный знак "GALOLBO" по свидетельству Российской Федерации N 535393 при изготовлении и реализации продукции 14-го и 25-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ); об изъятии из оборота и уничтожении за счет средств ответчика контрафактных товаров, на которых размещен спорный товарный знак; о взыскании с предпринимателя Борисенко Г.О. компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 500 000 рублей.

Решением Арбитражного суда Московской области от 21.03.2016 исковые требования удовлетворены частично: запрещено предпринимателю Борисенко Г.О. использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 535393 в сети Интернет, в том числе в доменном имени "GALOLBO.COM", взыскано с предпринимателя Борисенко Г.О. в пользу предпринимателя Костиной М.А. 300 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака.

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 23.05.2016 решение суда первой инстанции отменено в части требований запретить предпринимателю Борисенко Г.О. использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 535393 в сети Интернет, в том числе в доменном имени "GALOLBO.COM", а также в части взыскания компенсации в размере 300 000 рублей, расходов по оплате государственной пошлины в размере 13 800 рублей; в остальной части решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, предприниматель Костина М.А., ссылаясь на несоответствие выводов суда апелляционной инстанции фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, на неправильное применение судом апелляционной инстанции норм материального права, просит постановление суда апелляционной инстанции отменить, решение суда первой инстанции оставить без изменения.

В обоснование доводов кассационной жалобы заявитель указывает на то, что фактические обстоятельства дела противоречат выводу суда апелляционной инстанции о том, что спорное доменное имя зарегистрировано до даты приоритета товарного знака "GALOLBO" по свидетельству Российской Федерации N 535393. Так, указанный вывод сделан судом на основании справки о регистрации предпринимателем Борисенко Г.О. 26.11.2008 спорного доменного имени, выданной обществом с ограниченной ответственностью "Веб Решения" (далее - общество "Веб Решения"). Между тем, общество "Веб Решения" согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) создано только 16.02.2012, следовательно, указанное доменное имя не могло быть им зарегистрировано 26.11.2008.

Кроме того, заявитель кассационной жалобы указывает, что суд апелляционной инстанции, сделав вывод о том, что слово "GALOLBO" является произведением в смысле статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), не указал, к какому виду произведения оно относится и какой правовой режим на него распространяется. Вместе с тем, заявитель кассационной жалобы считает, что ссылка суда апелляционной инстанции на статью 1229 ГК РФ, равно как и вывод о признании за предпринимателем Борисенко Г.О. права авторства на указанное словесное обозначение, основаны на неправильном применении норма материального права. В этой связи заявитель кассационной жалобы также отмечает, что обозначение "GALOLBO" является аббревиатурой инициалов предпринимателя Борисенко Г.О., и по этой причине объектом исключительного права являться не может.

Заявитель кассационной жалобы также полагает, что суд апелляционной инстанции, отменяя решение суда первой инстанции, не правильно применил положения пункта 6 статьи 1252 ГК РФ, поскольку согласно действующему законодательству доменное имя не является средством индивидуализации.

Отзыв на кассационную жалобу предприниматель Борисенко Г.О. не представила.

В судебном заседании представитель предпринимателя Костиной М.А. выступила по доводам, изложенным в кассационной жалобе, просила ее удовлетворить, оспариваемые судебные акты - отменить.

Представитель предпринимателя Борисенко Г.О. против удовлетворения кассационной жалобы возражал, просил постановление суда апелляционной инстанции оставить без изменения, считая его законным и обоснованным.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Рассмотрев кассационную жалобу, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом апелляционной инстанции норм материального права и соблюдения норм процессуального права при принятии обжалуемого судебного акта, а также соответствие выводов установленным фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований для ее удовлетворения в связи со следующим.

Как следует из материалов дела и установлено судами, предприниматель Костина М.А. является правообладателем словесного товарного знака "GALOLBO" по свидетельству Российской Федерации N 535393, зарегистрированного в отношении товаров 14-го и 25-го классов МКТУ.

Предпринимателю Костиной М.А. стало известно, что предприниматель Борисенко Г.О. занимается продажей однородных товаров (аксессуаров) на территории Российской Федерации в магазинах "Цветной" (Цветной бульвар, д. 15, стр. 1, Москва), "Lotte Plaza" (Новинский бульвар, д. 8, Москва) и других, а также в сети Интернет, используя доменное имя "GALOLBO.COM", сходное до степени смешения с товарным знаком, принадлежащем предпринимателю Костиной М.А.

Нотариусом г. Москвы составлен протокол осмотра доказательств путем осмотра интернет-сайта по адресу "GALOLBO.COM", из которого следует, что данное доменное имя используется предпринимателем Борисенко Г.О.

По утверждению предпринимателя Костиной М.А., обозначение "GALOLBO.COM" ассоциируется с товарным знаком "GALOLBO" по свидетельству Российской Федерации N 535393, и, зарегистрированное в качестве доменного имени, включает в себя обозначение сходное до степени смешения с указанным товарным знаком. В связи с изложенным, полагая, что предприниматель Борисенко Г.О. без согласия правообладателя товарного знака использовала для индивидуализации своей хозяйственной деятельности обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 535393, чем нарушила ее исключительные права на средство индивидуализации, предприниматель Костина М.А. обратилась в Арбитражный суд Московской области с настоящими исковыми требованиями.

Частично удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции исходил из следующего.

В соответствии с частью 1 стать 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если ГК РФ не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно статье 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно пункту 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Исходя из смысла статьи 1484 ГК РФ, для установления факта незаконного использования товарного знака необходимо установить наличие сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с зарегистрированным товарным знаком заявителя и установить однородность товаров, в отношении которых применяется соответствующее обозначение третьего лица и товарный знак заявителя. Однородность признается по факту, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Суд первой инстанции, установив сходство до степени смешения товарного знака истца "GALOLBO" и обозначения "GALOLBO", используемого в доменном имени ответчика "GALOLBO.COM", а также факт незаконного использования ответчиком указанного обозначения, что подтверждается представленными в материалы дела доказательствами, пришел к выводу о том, что требования о запрете использования ответчиком доменного имени "GALOLBO.COM" в сети Интернет и взыскании компенсации за нарушение исключительных прав являются обоснованными.

С учетом указанных обстоятельств, принимая во внимание стоимость изделий и их реализацию через сеть Интернет, исходя из характера нарушения, степени вины нарушителя, руководствуясь принципами разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд первой инстанции посчитал возможным уменьшить сумму компенсации, предусмотренную пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ, с 500 000 рублей до 300 000 рублей.

Отказывая в удовлетворении остальной части заявленных требований, суд первой инстанции указал, что отсутствуют основания для удовлетворения иска в части изъятия из оборота и уничтожения за счет ответчика контрафактных товаров, на которых размещен товарный знак истца, в связи с отсутствием документального подтверждения наличия данного товара, принадлежащего ответчику, и его количества, при этом факт изготовления и реализации ответчиком товаров 14-го и 25-го классов МКТУ с использованием товарного знака истца доказан не был.

Суд апелляционной инстанции, отменяя решение суда первой инстанции, установил, что дата приоритета товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 535393 от 13.12.2013, в то время как спорное доменное имя "GALOLBO.COM" согласно справке, предоставленной регистратором доменных имен обществом "Веб Решения", зарегистрировано 26.11.2008, то есть до даты подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака истца.

При указанных обстоятельствах суд апелляционной инстанции пришел к выводу о необоснованности довода суда первой инстанции о нарушении ответчиком исключительных прав истца при администрировании домена "GALOLBO.COM".

При этом судом апелляционной инстанции отмечено, что из материалов дела следует, что за ответчиком признано право авторства на словесное обозначение "GALOLBO", которое состоит из начальных букв его имени, отчества и фамилии.

Таким образом, суд апелляционной инстанции установил, что ответчик на законных основаниях использует доменное имя "GALOLBO.COM" и не нарушает исключительные права истца на товарный знак "GALOLBO", в связи с чем решение суда первой инстанции в указанной части отменил.

Кроме того, как указано судом апелляционной инстанции, материалами дела подтверждается, что ответчик использует спорное обозначение "GALOLBO", в том числе, осуществляет администрирование доменного имени, ранее даты приоритета товарного знака истца, о чем предпринимателю Костиной М.А. было известно. С учетом указанного обстоятельства суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, истец при регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 535393 допустил злоупотребление правом, установленное статьей 10 ГК РФ.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, выслушав мнения представителей сторон, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, приходит к выводу о том, что при принятии обжалуемого судебного акта судом апелляционной инстанции неправильно применены нормы материального права, нарушены нормы процессуального права, выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, в связи со следующим.

Суд апелляционной инстанции, делая вывод об использовании ответчиком принадлежащего ему доменного имени ранее даты приоритета товарного знака истца, неправильно ссылается на пункт 6 статьи 1252 ГК РФ, поскольку доменное имя в силу положений статьи 1225 ГК РФ не является охраняемым законом результатом интеллектуальной деятельности и средством индивидуализации.

Таким образом, при рассмотрении спора о защите исключительных прав на товарный знак, помимо установления наличия или отсутствия сходства спорного обозначения с доменным именем, необходимо установить, имеются ли доказательства нарушения права правообладателя на средство индивидуализации путем использования доменного имени ответчиком.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Принимая во внимание, что доменное имя не является объектом исключительных прав, а гражданское законодательство не устанавливает какого-либо преимущества в обладании и использовании доменного имени в зависимости от даты его регистрации по отношению к дате приоритета средства индивидуализации, вопреки доводам суда апелляционной инстанции судебная коллегия суда кассационной инстанции указывает, что дата регистрации доменного имени не имеет правового значения при оценке правомерности использования в домене обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца.

С учетом указанных выше положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ при исследовании вопроса о правомерности использования ответчиком спорного обозначения в доменном имени необходимо установление того, используется ли это обозначение для размещения на сайте ответчика предложений о продаже товаров, оказании услуг, однородных тем, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку истца.

Доменное имя считается зарегистрированным с момента внесения соответствующих сведений в реестр. Право администрирования действует с момента регистрации доменного имени в течение срока действия регистрации.

Пользователь (администратор) самостоятельно несет ответственность за выбор доменного имени и за возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и регистрацией доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями.

Вывод суда апелляционной инстанции о том, что спорное доменное имя зарегистрировано до даты приоритета товарного знака "GALOLBO" по свидетельству Российской Федерации N 535393, противоречит фактически обстоятельствам дела.

Так, указанный вывод суда сделан на основании справки от 05.05.2015 о регистрации предпринимателем Борисенко Г.О. 26.11.2008 спорного доменного имени, выданной обществом "Веб Решения". Между тем, общество "Веб Решения" согласно сведениям из ЕГРЮЛ создано только 16.02.2012, следовательно, указанное доменное имя не могло быть им зарегистрировано 26.11.2008.

Кроме того, в справке от 05.05.2015, а также в остальных материалах дела не содержится сведений о том, является ли выдавшее ее юридическое лицо, общество "Веб Решения", уполномоченным лицом на предоставление сведений в отношении администраторов доменных имен с расширением ".com". Следует отметить, что оператором реестра доменов ".com" является компания VeriSign, Inc.

Судебная коллегия суда кассационной инстанции также отмечает, что согласно представленным в материалы дела сведениям из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей предприниматель Борисенко Г.О. зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя 28.01.2015.

В соответствии с частью 1 статьи 23 ГК РФ гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Дата приоритета спорного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 535393, правообладателем которого является предприниматель Костина М.А., от 13.12.2013.

Таким образом, заявка на регистрацию в качестве товарного знака обозначения "GALOLBO" подана истцом до даты регистрации ответчика в качестве индивидуального предпринимателя, то есть до момента начала осуществления ответчиком соответствующей хозяйственной деятельности.

Судебная коллегия отмечает, что действующее законодательство не предусматривает нормы, в соответствии с которой спор о нарушении прав на товарный знак, возникший в связи с регистрацией и администрированием сходного до степени смешения или тождественного доменного имени, может быть рассмотрен арбитражным судом с участием физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем.

Аналогичная правовая позиция изложена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 19.07.2016 N 306-ЭС16-8057 по делу N А65-23742/2015.

Кроме того, довод суда апелляционной инстанции о том, что из материалов дела следует, что за ответчиком признано право авторства на словесное обозначение "GALOLBO", в нарушение требований, установленных частью 4 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не обоснован и не мотивирован. Делая такой вывод, суд не квалифицировал, к какому объекту интеллектуальной деятельности относится словесное обозначение "GALOLBO", исходя из требований пункта 1 статьи 1225 ГК РФ, устанавливающий исчерпывающий перечень результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана в порядке, предусмотренном частью четвертой ГК РФ.

При рассмотрении дела судом апелляционной инстанции не учтены нормы пункта 6 статьи 1252 ГК РФ. Вместе с тем положения указанного пункта 6 статьи 1252 ГК РФ верно применены судом первой инстанции при рассмотрении настоящего спора.

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ. Суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

По смыслу приведенных норм, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. В этом случае выяснению подлежат действительные намерения лица, приобретающего исключительное право на товарный знак.

В соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Указывая, что истцу было известно об использовании ответчиком спорного доменного имени до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 535393, суд апелляционной инстанции, делая вывод о том, что истец при регистрации товарного знака допустил злоупотребление правом, в нарушение части 4 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не указал, из каких обстоятельств и доказательств по делу исходил, применяя последствия, установленные статьей 10 ГК РФ.

Согласно частям 1 и 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права.

Суд кассационной инстанции считает, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом первой инстанции на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств в соответствии с частью 1 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, выводы суда первой инстанции о применении норм права соответствуют установленным обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

На основании изложенного Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что доводы кассационной жалобы обоснованы и что обжалуемый судебный акт суда апелляционной инстанции содержит выводы, не соответствующие имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, принят с нарушением норм процессуального права и неправильным применением норм материального права, в связи с чем подлежит отмене, решение суда первой инстанции следует оставить в силе.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам постановил:

постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 23.05.2016 по делу N А41-81997/2015 отменить, решение Арбитражного суда Московской области от 21.03.2016 по тому же делу оставить в силе.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Борисенко Галины Олеговны (ОГРНИП 315501200000591) в пользу индивидуального предпринимателя Костиной Марии Алексеевны (ОГРНИП 313774614800140) 3 000 (Три тысячи) рублей в возмещение расходов за подачу кассационной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.