Постановление Суда по интеллектуальным правам от 4 июля 2016 г. № С01-518/2016 по делу N А45-19630/2015 Суд отказал в удовлетворении требования о защите исключительного права на товарный знак, поскольку ответчик на законных основаниях обладал правом использования обозначения, изображенного на упаковке спорного товара, что свидетельствует об отсутствии в его действиях нарушения исключительного права истца на принадлежащий ему товарный знак

Резолютивная часть постановления объявлена 29 июня 2016 года.

Полный текст постановления изготовлен 4 июля 2016 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рассомагиной Н.Л.,

судей Булгакова Д.А., Лапшиной И.В. рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Реал-Фрост" (ул. Российская, д. 167А, оф. 602, г. Челябинск, 454091, ОГРН 1057408506275) на решение Арбитражного суда Новосибирской области от 29.01.2016 по делу N А45-19630/2015 (судья Смеречинская Я.А.) и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 21.04.2016 по тому же делу (судьи Нагишева О.Б., Терехина И.И., Киреева О.Ю.) по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Реал-Фрост" к открытому акционерному обществу "Новосибирский Хладокомбинат" (ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 54, г. Новосибирск, 630088, ОГРН 1095403010383) о защите исключительных прав на товарный знак.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Полярис-Экспорт" (ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 54, г. Новосибирск, 630088, ОГРН 1095403000604).

В судебном заседании принял участие представители общества с ограниченной ответственностью "Реал-Фрост" - Сакулин А.В. (по доверенности от 31.03.2016).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Реал-Фрост" (далее - общество "Реал-Фрост") обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к открытому акционерному обществу "Новосибирский Хладокомбинат" (далее - общество "Новосибхолод") о возложении на ответчика обязанности изъять из оборота и уничтожить за свой счет мороженое "Дело в сливках", на упаковках которого нанесено обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком N 451013; о взыскании компенсации в сумме 1 263 157 рублей 92 копейки (с учетом уточнения заявленных требований в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Полярис-Экспорт" (далее - общество "Полярис-Экспорт").

Решением суда Арбитражного суда Новосибирской области от 29.01.2016 в удовлетворении исковых требований обществу "Реал-Фрост" отказано.

Постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 21.04.2016 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, общество "Реал-Фрост" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, нарушение судами норм материального и процессуального права, просит названные судебные акты отменить и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

По мнению заявителя кассационной жалобы, суды первой и апелляционной инстанций в нарушение части 7 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не мотивировали в своих судебных актах отказ в принятии в качестве доказательства упаковки контрафактного мороженого выпуска 26.02.2015 с нанесенным на нее реквизитами общества "Новосибхолод", указанного в качестве производителя.

Также общество "Реал-Фрост" полагает неверным и не соответствующим фактическим обстоятельствам дела, и представленным доказательствам вывод судов о том, что кассовый чек, представленный истцом в обоснование своих требований, не подтверждает факта продажи товара в спорной упаковке. При этом заявитель кассационной жалобы указывает, что настоящие исковые требования предъявлены не к продавцу, а к производителю спорного мороженого, вследствие чего сам по себе факт отсутствие в товарном чеке указания на соответствующую упаковку не может послужить основанием для освобождения от ответственности производителя этого мороженого в ситуации, когда на упаковке, представленной в материалы дела нанесена информация о производителе и дата производства.

Кроме того, суды в нарушение пункта 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указали на необходимость доказывания факта реализации контрафактного товара 11.09.2014, 10.12.2014, установленного ранее решением Арбитражного суда Челябинской области от 02.02.2015 по делу N А76-28170/2014.

По мнению общества "Реал-Фрост", вышеназванные обстоятельства привели к принятию незаконных и необоснованных судебных актов.

В отзыве на кассационную жалобу представитель общества "Новосибхолод" просил оставить ее без удовлетворения, а обжалуемые судебные акты - без изменения, как законные и обоснованные.

Общество "Полярис-Экспорт" отзыв на кассационную жалобу в суд не представило.

В судебное заседание явился представитель общества "Реал-Фрост", поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил ее удовлетворить.

Другие лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд кассационной инстанции не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

Законность обжалуемых судебных актов проверена судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, то есть исходя из доводов кассационной жалобы, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены судебного акта, установленных частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, общество "Реал-Фрост" является правообладателем товарного знака Российской Федерации N 451013 в отношении товаров 29-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), в том числе и для товара "мороженое".

Полагая, что действиями общества "Новосибхолод", указанного в качестве производителя, приобретенного 17.07.2015 мороженого (с датой выпуска 26.02.2015), упаковка которого представляет собой обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца, в ситуации, когда право на использование товарного знака ему не передавалось, общество "Реал-Фрост" обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды первой и апелляционной инстанций, руководствовались статьями 1225, 1229, 1250, 1252, 1477, 1481, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), и исходили из того, что, несмотря на доказанность факта принадлежности обществу "Реал-Фрост" исключительного права на товарный знак, в материалах дела отсутствуют доказательства, достоверно подтверждающие факт реализации спорного товара, упаковка которого представлена в материалы дела.

При этом суды первой и апелляционной инстанций указали, что из представленного истцом кассового чека от 17.07.2015 невозможно установить, какой конкретно товар был реализован; указание на представленной истцом упаковке общества "Новосибхолод" в качестве изготовителя не свидетельствует, что данный товар был изготовлен именно этим обществом.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства судом кассационной инстанции на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судами первой и апелляционной инстанций норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения кассационной жалобы общества "Реал-Фрост" в силу следующего.

Судебная коллегия соглашается и признает обоснованными доводы заявителя кассационной жалобы относительно несоответствия выводов судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии доказательств, достоверно подтверждающих факт покупки спорного товара, упаковка которого представлена в материалы дела, и невозможности в этой связи установить факт наличия в действиях общества "Новосибхолод" нарушения исключительного права истца.

В рассматриваемой ситуации к имущественной ответственности в виде взыскания компенсации привлекается не лицо, осуществляющее розничную продажу спорного товара, а его производитель. В этом случае нарушение в виде незаконного использования товарного знака совершается не в момент его розничной реализации, а в момент выпуска продукции, маркированной товарным знаком, в гражданский оборот, в связи с чем применительно к рассматриваемому спору факт совершения сделки розничной купли-продажи спорного товара не имеет правового значения.

Для привлечения к ответственности за незаконное использование товарного знака производителя товара в материалы дела представлена упаковка мороженого с нанесенной на ней информацией о производителе товара и о дате производства мороженого. При чем, не смотря на доводы ответчика о производстве мороженого в спорный период в иной упаковке, спорная упаковка не признана сфальсифицированной.

При указанных обстоятельствах выводы судов первой и апелляционной инстанций об отказе в иске по указанным основаниям сделаны с неправильным применением норм материального права.

Вместе с тем в материалы дела при его рассмотрении в суде первой инстанции (до вынесения судом первой инстанции судебного акта по существу спора) обществом "Новосибхолод" представлено свидетельство Российской Федерации на товарный знак N 560403 (том 3, л.д. 36), содержащий изображение спорной упаковки, зарегистрированный в отношении 30-го класса МКТУ "вещества связующие для мороженого [пищевой лед]; йогурт замороженный [мороженое]; мороженое, в том числе пломбир; порошки для мороженого; сорбет [мороженое]" с датой регистрации - 22.12.2015 (после подачи настоящего искового заявления), и датой приоритета - 30.12.2013 (ранее даты вменяемого ответчику правонарушения), а также распечатка из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в отношении товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 560403 (том 3, л.д. 37-38).

В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

Как указано в статье 1479 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Согласно пункту 2 статьи 1481 ГК РФ свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В соответствии со статьей 1494 ГК РФ приоритет товарного знака устанавливается по дате подачи заявки на товарный знак в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Пунктом 1 статьи 1491 ГК РФ установлено, что исключительное право на товарный знак действует в течение десяти лет с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности либо в случае регистрации товарного знака по выделенной заявке с даты подачи первоначальной заявки.

Таким образом, с момента регистрации товарного знака в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации у правообладателя товарного знака возникает исключительное право на товарный знак, при этом действие этого исключительного права исчисляется с момента подачи заявки на регистрацию товарного знака (с даты приоритета).

В силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

При таких обстоятельствах действия ответчика по использованию спорного обозначения в период после подаче им заявки на товарный знак для тождественных товаров в ситуации, когда позднее товарный знак (по свидетельству Российской Федерации N 560403) был зарегистрирован (а исключительное право возникло с момента приоритета) являются законными и однозначно не могут нарушать права иного лица (в настоящем случае истца) на иной товарный знак (по свидетельству Российской Федерации N 451013) до тех пор, пока предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 560403 не будет признано недействительным в установленном законом порядке.

С учетом названных обстоятельств, общество "Новосибхолод" как на дату выпуска спорного товара (26.02.2015), так и на дату его покупки (17.07.2015), обладало правом на использование обозначения, выраженного в упаковке спорного товара, что однозначно свидетельствует об отсутствии в действиях названного лица нарушения исключительного права общества "Реал-Фрост" на принадлежащий ему товарный знак.

Таким образом, вывод судов первой и апелляционной инстанций о том, что в спорном случае ответчик не нарушал прав истца на товарный знак, и соответствующий этому выводу результат рассмотрения исковых требований об отказе в их удовлетворении, являются правильными, а направление дела на новое рассмотрение (как того просит заявитель кассационной жалобы) не приведет к вынесению иных судебных актов.

Как разъяснено в пункте 35 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции", в случае несогласия суда только с мотивировочной частью обжалуемого судебного акта, которая, однако, не повлекла принятия неправильного судебного решения, суд апелляционной инстанции, не отменяя обжалуемый судебный акт, приводит иную мотивировочную часть. На изменение мотивировочной части может быть также указано в резолютивной части постановления суда апелляционной инстанции.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что названное положение может быть применено и при рассмотрении дел в порядке кассационного производства, и, следовательно, указание в мотивировочной части постановления на незаконность отдельных выводов судов первой и апелляционной инстанций, не приведших к принятию неправильного судебного акта, не является основанием для отмены этих судебных актов по результатам рассмотрения кассационной жалобы.

Поскольку оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется, судебные расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение кассационной жалобы относятся на ее заявителя согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Новосибирской области от 29.01.2016 по делу N А45-19630/2015 и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 21.04.2016 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Реал-Фрост" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.