Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28 апреля 2016 г. № С01-240/2016 по делу № А27-23197/2014 Суд отменил судебные акты об отказе в иске по делу о защите исключительного права на товарный знак, поскольку судами установлены не все обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного разрешения спора по существу, а их выводы не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, кроме того, основаны на неправильном применении норм материального права

Резолютивная часть постановления объявлена 21 апреля 2016 года.

Полный текст постановления изготовлен 28 апреля 2016 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рассомагиной Н.Л.,

судей Булгакова Д.А., Лапшиной И.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Качко К.К.

рассмотрел в открытом судебном заседании с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Кемеровской области (судья Бондаренко С.С., при ведении протокола отдельного процессуального действия секретарем судебного заседания Ивановой И.В.) кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Кисляк Елены Павловны

на решение Арбитражного суда Кемеровской области от 14.10.2015 (судья Засухин О.М.) по делу № А27-23197/2014 и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 14.01.2016 (судьи Нагишева О.Б., Терехина И.И., Захарчук Е.И.) по тому же делу

по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Кисляк Елены Павловны (г. Москва, ОГРНИП 307770000167381)

к обществу с ограниченной ответственностью “ТЯЖИНСКОЕ МОЛОКО” (ул. Ленина, д. 24, пом. 1, пгт Тяжинский, Кемеровская обл., 652240, ОГРН 1134213000756), обществу с ограниченной ответственностью “НАЗАРОВСКОЕ МОЛОКО” (ул. Арбузова, д. 82, г. Назарово, Красноярский край, 662206, ОГРН 1102456000349)

о защите исключительного права на товарный знак.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью “КУЗБАССКОНСЕРВМОЛОКО” (ул. Кирова, д. 13, пгт Тяжинский, Кемеровская обл., 652240, ОГРН 1114213000439).

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя Кисляк Елены Павловны - Шайгарданова Т.М. (по доверенности от 26.08.2014 № 42 АА 1103410);

от общества с ограниченной ответственностью “КУЗБАССКОНСЕРВМОЛОКО” - Глушков Ю.В. (по доверенности от 09.01.2014 № 29);

от общества с ограниченной ответственностью “ТЯЖИНСКОЕ МОЛОКО” - представителей не направило, извещено надлежащим образом;

от общества с ограниченной ответственностью “НАЗАРОВСКОЕ МОЛОКО” - представителей не направило, извещено надлежащим образом.

Суд по интеллектуальным правам установил:

индивидуальный предприниматель Кисляк Елена Павловна (далее - Предприниматель, Кисляк Е.П.) обратилась в Арбитражный суд Кемеровской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью “ТЯЖИНСКОЕ МОЛОКО” (далее - общество “Тяжинское молоко”), обществу с ограниченной ответственностью “НАЗАРОВСКОЕ МОЛОКО” (далее - общество “Назаровское молоко”) об обязании прекратить использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 49164, принадлежащего истцу; об обязании в течение двадцати календарных дней с момента вступления в силу судебного акта по настоящему делу удалить этикетки и упаковки товаров, содержащие товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 49164, которые ответчики ввели в гражданский оборот; о взыскании солидарно с ответчиков компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 49161 в размере 2 486 250 рублей; об обязании общества “Тяжинское молоко” опубликовать решение Арбитражного суда Кемеровской области по данному делу о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 49161 - индивидуального предпринимателя Кисляк Е.П. в газете “Кузбасс” в течение десяти рабочих дней с момента вступления в силу судебного акта по настоящему делу.

Определением Арбитражного суда Кемеровской области от 25.12.2014 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью “КУЗБАССКОНСЕРВМОЛОКО”.

Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 14.10.2015, оставленным без изменения постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 14.01.2016, в удовлетворении исковых требований Кисляк Е.П. отказано в полном объеме.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, Кисляк Е.П. обратилась в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, нарушение норм материального права, просит названные судебные акты отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении исковых требований Кисляк Е.П. в полном объеме.

В обоснование кассационной жалобы Кисляк Е.П. указала, что судами первой и апелляционной инстанций необоснованно не был принят во внимание довод истца об аннулировании товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 501332 в связи с принятием решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 17.09.2014 и об отсутствии в таком случае у ответчиков законных оснований для использования спорного обозначения.

Также Кисляк Е.П. полагает, что судами неправомерно учтен и принят в качестве преюдиции вывод, сделанный судом апелляционной инстанции по делу № А27-2243/2015 об отсутствии в действиях общества “Тяжинское молоко” состава административного правонарушения, предусмотренного статье 14.33 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (далее - КоАП РФ), вследствие неосуществления этим обществом действий по первому вводу в гражданский оборот товара. Как поясняет Предприниматель, в указанном деле подлежал рассмотрению вопрос о привлечении лица к административной ответственности, тогда как предметом рассмотрения настоящего спора являются гражданские правоотношения, связанные с защитой исключительного права на средство индивидуализации.

Предприниматель отметила, что в предмет доказывания по названным делам входят различные обстоятельства, состав их не идентичен, равно как и не идентичны основания для привлечения к административной и гражданско-правовой ответственности. При этом, как полагает Предприниматель, для привлечения к гражданско-правовой ответственности за незаконное использование чужого товарного знака не имеет правового значения, кто первым ввел контрафактный товар в гражданский оборот, поскольку каждое лицо, реализующее или предлагающее к продаже контрафактный товар, допускает самостоятельное гражданско-правовое нарушение, за которое предусмотрена ответственность.

Исходя из изложенного, Кисляк Е.П. полагает, что судами первой и апелляционной инстанций в обоснование принятых судебных актов положены ошибочные и противоречащие нормам материального права выводы.

Дополнительно Предприниматель просит принять во внимание, что постановление суда апелляционной инстанции от 05.10.2015 по делу № А27-2243/2015 отменено постановлением Суда по интеллектуальным правам от 24.02.2016, а решение Арбитражного суда Кемеровской области от 29.05.2015, которым обществу “Тяжинское молоко” отказано в удовлетворении требования о признании недействительными решения и предписания антимонопольного органа о привлечении этого общества к административной ответственности оставлено в силе.

Помимо прочего, Кисляк Е.П. полагает, что даже если согласиться с позицией судов о том, что ответчики имели права использовать спорное обозначение в период, когда правовая охрана товарного знака еще не была аннулирована, судам следовало оценить правомерность такого использования в отношении такого товара, как “молочные консервы”, в то время как регистрация товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 501332 распространялась на такие товарные позиции, как “молоко, молоко соевое, продукты молочные, сливки взбитые”. По мнению Предпринимателя, товары “молочные консервы” и “молочные продукты, молоко” не являются однородными.

Ответчики и третье лицо отзывы на кассационную жалобу в суд не представили.

В судебное заседание в Арбитражный суд Кемеровской области явились представители истца и третьего лица.

Ответчики, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, как в Суд по интеллектуальным правам, так и Арбитражный суд Кемеровской области, своих представителей не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

В судебном заседании представитель Кисляк Е.П. поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, настаивал на ее удовлетворении.

Представитель третьего лица поддержал доводы, изложенные представителем Кисляк Е.П., просил удовлетворить кассационную жалобу.

Законность обжалуемых судебных актов проверена судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, то есть исходя из доводов кассационной жалобы, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены судебного акта, установленных частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судами, Кисляк Е.П. является правообладателем изобразительного товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 49164, который зарегистрирован в отношении товаров 29-го класса МКТУ “молочные консервы” (дата приоритета - 01.10.1973).

Полагая, что действиями ответчиков по производству и введению в гражданский оборот товаров с использованием изображения, сходного до степени смешения (за счет использования тождественного элемента) с товарным знаком, исключительное право на который принадлежит Кисляк Е.П., когда право на использование указанного объекта интеллектуальной собственности им не передавалось, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Судами было установлено, что право на использование вышеназванного товарного знака передано третьему лицу на основании неисключительной лицензии, иным лицам, в том числе ответчикам, право на использование товарного знака не передавалось.

Также суды установили, что между обществом “Тяжинское молоко” и обществом “Назаровское молоко” был заключен договор поставки, на основании которого общество “Назаровское молоко” поставило такие товары, как консервы молокосодержащие сгущённые с сахаром, консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром и сливки, консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром и какао, консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром вареные.

При указанные обстоятельствах суды пришли к выводу, что общество “Тяжинское молоко” не осуществляло действий, связанных с первоначальным введением товаров в гражданский оборот.

Также судами было установлено, что на общество “Назаровское молоко” был зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 501332 (все словесные элементы являются неохраняемыми), правовая охрана которого распространялась на товары 29-го класса МКТУ “молоко; молоко соевое [заменитель молока]; продукты молочные; сливки взбитые; сыры”.

Не смотря на то, что предоставление правовой охраны названного товарного знака в отношении товаров 29-го класса МКТУ было признано недействительным решением Роспатента от 17.09.2014, суды пришли к выводу о законности использования этим обществом вышеприведенного обозначения для маркировки продукции в период до вынесения Роспатентом такого решения.

При указанных обстоятельствах суды не нашли оснований для признания ответчиков нарушившими исключительные права истца на принадлежащий ему товарный знак и в удовлетворении иска отказали в полном объеме.

Кроме того, суды учли, что постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 05.10.2015 в рамках дела № А27-2243/2015 были признаны незаконными и отменены решение и предписание Управления Федеральной антимонопольной службы России по Кемеровской области, которыми действия общества “Тяжинское молоко”, выразившиеся во введении в оборот товара с незаконным использованием товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 49164, были признаны нарушением антимонопольного законодательства и общество “Тяжинское молоко” было привлечено к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.33 КоАП РФ.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства судом кассационной инстанции на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судами первой и апелляционной инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения кассационной жалобы Кисляк Е.П. в силу следующего.

В силу пункта 1 статьи 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку влечет отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о регистрации товарного знака.

В случае признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным полностью свидетельство на товарный знак и запись в Государственном реестре товарных знаков аннулируются (пункт 5 статьи 1513 ГК РФ)

При указанных обстоятельствах правовая охрана товарного знака в случае признания ее предоставления недействительным прекращается на дату регистрации такого товарного знака и считается не предоставленной в отношении соответствующих товаров.

Поскольку решением Роспатента от 17.09.2014 предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 501332 было признано недействительным в отношении товаров 29-го класса МКТУ, общество “Назаровское молоко” не располагало правом на использование обозначения в отношении товаров 29-го класса МКТУ и могло использовать соответствующее обозначение для индивидуализации своих товаров только в том случае, если такие действия не нарушают исключительные права других участников оборота.

При таких обстоятельствах вывод судов о том, что общество “Назарьевское молоко” имело право использовать товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 501332 в отношении товаров 29-го класса МКТУ вплоть до момента принятия Роспатентом решения об аннулировании его правовой охраны в отношении названных товаров сделан с нарушением норм материального права.

Кроме того, согласно абзацу третьему пункта 1 статьи 1229 ГК РФ другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Из системного толкования положений статей 1229, 1233, 1484 ГК РФ следует, что запрет для третьих лиц (неограниченного круга лиц) на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения.

При указанных обстоятельствах вывод судов о том, что гражданско-правовая ответственность распространяется только на лицо, первым вводящее контрафактный товар в гражданский оборот, не соответствует правовым нормам, устанавливающим гражданско-правовую ответственность за использование чужого товарного знака.

По смыслу казанных норм такая ответственность распространяется на любое лицо, вводящее в гражданский оборот контрафактный товар или осуществляющее действия по предложению такого товара к реализации. При этом каждый продавец (поставщик) контрафактного товара несет самостоятельную ответственность за допущенное именно им нарушение прав правообладателя товарного знака.

При этом документы, подтверждающие последующее введение обществом “Тяжинское молоко” молочных консервов в гражданский оборот (том 1, л.д. 44-47, том 2, л.д. 15-22) оставлены судами без исследования и оценки, в то время как именно эти обстоятельства подлежали исследованию для установления наличия или отсутствия нарушения обществом “Тяжинское молоко” исключительных прав Предпринимателя на принадлежащий ему товарный знак.

Что же касается вопроса о том, может ли являться вывод об отсутствии в действиях общества “Тяжинское молоко” состава административного правонарушения предусмотренного статьей 14.33 КоАП РФ, основанием для отказа в привлечении этого общества к гражданско-правовой ответственности, судебная коллегия полагает необходимым отметить следующее.

Действующим законодательством предусмотрены различные способы защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, а именно гражданско-правовые, административно-правовые и уголовно-правовые методы, которые заключаются в установлении ответственности за нарушения в сфере интеллектуальной собственности.

Административная ответственность может наступать не за любое незаконное использование товарного знака, а только за те действия, которые образуют состав административного правонарушения и предусмотрены КоАП РФ. В данном случае в связи с рассмотрением вопроса о привлечении общества “Тяжинское молоко” к административно-правовой ответственности, предусмотренной статьей 14.33 КоАП РФ, подлежало исследованию, является ли это общество лицом, первым вводящим контрафактный товар в гражданский оборот.

Отсутствие же оснований для привлечения лица к административной ответственности, предусмотренной КоАП РФ, не свидетельствует об отсутствии оснований для привлечения лица к гражданско-правовой ответственности за нарушение исключительного права на товарный знак, так как в силу статьи 1484 ГК РФ правомочие использования товарного знака любым не противоречащим закону способом принадлежит только правообладателю.

Из указанного следует, что наличие судебного акта (постановления суда апелляционной инстанции по делу № А27-2243/2015) и установленное указанным актом отсутствие в действиях общества “Тяжинское молоко” состава административного правонарушения, выразившегося в первом введении контрафактного товара в гражданский оборот, само по себе не может свидетельствовать об отсутствии в действиях указанного лица гражданско-правового нарушения.

Кроме того, судебная коллегия полагает необходимым отметить, что постановление суда апелляционной инстанции по делу № А27-2243/2015 было отменено постановлением Суда по интеллектуальным правам от 24.02.2016, в силе оставлено решение суда первой инстанции, принятое в рамках названного дела, которым отказано в удовлетворении требований о признании незаконными (недействительными) ненормативных правовых актов УФАС России по Кемеровской области.

В силу части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации несоответствие выводов суда, содержащихся в постановлении, фактическим обстоятельствам дела является основанием для отмены названного судебного акта, равно как и неправильное применение норм материального права.

При изложенных обстоятельствах суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что при принятии решения суда первой инстанции и постановления апелляционного суда установлены не все обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного разрешения спора по существу, а выводы судов, содержащиеся в обжалуемых судебных актах, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, кроме того, основаны на неправильном применении норм материального права.

На основании изложенного, принимая во внимание, что допущенные нарушения могут быть устранены только при повторном рассмотрении дела в суде, Суд по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований для отмены обжалуемых решения и постановления с направлением дела на новое рассмотрение в Арбитражный суд Кемеровской области.

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, в том числе установить наличие либо отсутствие нарушения каждым из ответчиков исключительного права истца на товарный знак, исследовать, допущено ли ответчиками совместное нарушение прав истца, за которое наступает солидарная ответственность, либо каждый из ответчиков допустил самостоятельное нарушение, и с учетом правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.09.2012 по делу № 5939/12, и при наличии соответствующих правовых оснований определить размер подлежащей взысканию компенсации,

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Кемеровской области от 14.10.2015 по делу № А27-23197/2014 и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 14.01.2016 по тому же делу отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Кемеровской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.