Постановление Суда по интеллектуальным правам от 1 июля 2015 г. № С01-150/2013 по делу № А44-6472/2012 При новом рассмотрении дела в части обязания ответчика прекратить ввоз на территорию РФ и иное введение в гражданский оборот наборов кубиков суду необходимо установить, в каком объеме ответчик добросовестно использовал техническое решение, тождественное техническому решению истца по спорному патенту, до даты его приоритета; также предложить лицам, участвующим в деле, провести повторную независимую судебно-экономическую экспертизу для определения объема использования ответчиком технического решения, тождественного техническому решению по спорному патенту, а также установить объем преждепользования

Резолютивная часть постановления объявлена 25 июня 2015 года.

Полный текст постановления изготовлен 1 июля 2015 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Кручининой Н.А.,

судей Погадаева Н.Н., Тарасова Н.Н.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью Швейная фабрика «Дельфин» на решение Арбитражного суда Новгородской области от 15.12.2014 по делу № А44-6472/2012 (судья Александров С.А.) и постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.03.2015 по тому же делу (судьи Шадрина А.Н., Зайцева А.Я., Романова А.В.) по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «ФОКС» (ул. Заводская, д. 4, г. Боровичи, Новгородская область, 174411, ОГРН 1025300992419) к обществу с ограниченной ответственностью Швейная фабрика «Дельфин» о защите патентных прав и взыскании 1 597 606 руб. убытков.

В судебном заседании приняли участие представители общества с ограниченной ответственностью Швейная фабрика «Дельфин» Бенак Ю.В., Веселов И.Г., Новикова Н.А. (по доверенности от 14.06.2015 № 55).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью «ФОКС» (далее - общество «ФОКС») обратилось в Арбитражный суд Новгородской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Швейная фабрика «Дельфин» (далее - швейная фабрика «Дельфин», фабрика) с требованиями об обязании прекратить изготовление, распространение мягконабивных игрушек: наборов кубиков «Репка», «Азбука», «Веселый счет», и взыскании 2 685 руб. 05 коп. убытков; возмещении 21 140 руб. расходов на оплату услуг нотариуса.

В порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации общество «ФОКС» обратилось с заявлением об увеличении исковых требований в имущественной части, просило взыскать убытки в виде упущенной выгоды в размере 1 597 606 руб., 40 000 руб. расходов на оплату услуг представителя, 50 000 руб. расходов на оплату патентного исследования, 21 140 руб. расходов на оплату услуг нотариуса.

Уточненные требования приняты судом к рассмотрению.

Решением Арбитражного суда Новгородской области от 22.04.2013, оставленным без изменения постановлением Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.07.2013, исковые требования удовлетворены частично: суд обязал швейную фабрику «Дельфин» в течение одного месяца со дня вступления решения в законную силу прекратить изготовление, распространение мягконабивных игрушек - наборов кубиков «Репка», «Азбука», «Веселый счет», в объеме, превышающем ежегодно 661 набора кубиков «Репка», 661 набора кубиков «Азбука», 661 набора кубиков «Веселый счет»; в удовлетворении требования о взыскании убытков отказано. Кроме того, суд взыскал с швейной фабрики «Дельфин» в пользу общества «ФОКС» 4 000 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины, 40 000 руб. в возмещение расходов на оплату услуг представителя, 50 000 руб. в возмещение расходов на проведение патентного исследования, 21 140 руб. расходов на оплату услуг нотариуса.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 28.10.2013 решение Арбитражного суда Новгородской области от 22.04.2013 и постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.07.2013 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Новгородской области.

При этом суд кассационной инстанции исходил из того, что, определяя, что ответчиком выполнены необходимые приготовления для производства 1983 набора кубиков в год, и обязывая его прекратить изготовление, распространение мягконабивных игрушек - наборов кубиков «Репка», «Азбука», «Веселый счет», в объеме, превышающем ежегодно 661 набор кубиков «Репка», 661 набор кубиков «Азбука», 661 набор кубиков «Веселый счет», суд первой инстанции не учел всех обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела. Так, суд не дал оценку договору от 04.06.2010 № 03/10, согласно которому ответчик являлся покупателем цилиндрических сетчатых шаблонов к ротационной печатной машине, не исследовал вопрос о максимальной производственной мощности фабрики в целом. Кроме того, суд не учел, что при определении объема использования тождественного технического решения необходимо учитывать критерий возможности реализации этого технического решения всеми ресурсами ответчика, существовавшими на момент создания такого решения, как если бы они все использовались только для выпуска изделий на его основе.

Суд кассационной инстанции указал, что при новом рассмотрении дела необходимо предложить сторонам решить вопрос о проведении независимой судебно-экономической экспертизы для определения объема использования технического решения, тождественного техническому решению истца по патенту Российской Федерации № 105180, приготовления для которого были совершены фабрикой до даты приоритета спорного патента, принимая во внимание все экономические критерии. Также суд кассационной инстанции не согласился с выводами судов о распределении судебных расходов по делу.

При новом рассмотрении дела общество «ФОКС» уточнило свои требования, а именно: просило запретить швейной фабрике «Дельфин» ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение к продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей наборов кубиков «Репка», «Азбука», «Веселый счет» и иных наборов кубиков, в которых использована полезная модель, права на которую защищены патентом на полезную модель Российской Федерации № 105180, и взыскать 40 000 руб. расходов на оплату услуг представителя и 75 000 руб. за проведение судебной экспертизы. Вместе с этим общество «ФОКС» отказалось от требования о взыскании 1 597 600 руб. убытков.

Уточненные исковые требования приняты судом к рассмотрению в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, за исключением слов «и иных наборов кубиков, в которых использована полезная модель, права на которую защищены патентом Российской Федерации № 105180», поскольку требование о запрете использования иных наборов кубиков, в которых использована полезная модель, права на которую защищены патентом Российской Федерации № 105180, является новым требованием, в связи с чем не подлежит рассмотрению при рассмотрении настоящего дела.

Решением Арбитражного суда Новгородской области от 15.12.2014, оставленным без изменения постановлением Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.03.2015, суд обязал швейную фабрику «Дельфин» в течение одного месяца со дня вступления решения в законную силу прекратить ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение к продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей наборов кубиков «Репка», «Азбука», «Веселый счет» в объеме, превышающем 5016 наборов кубиков ежегодно, в том числе: 1672 набора кубиков «Репка», 1672 набора кубиков «Азбука», 1672 набора кубиков «Веселый счет»; в части взыскания 1 597 606 руб. убытков производство по делу прекращено; остальной части исковых требований отказано; с швейной фабрики «Дельфин» в пользу общества «ФОКС» взыскано 4 000 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины, 40 525 руб. 48 коп. в возмещение расходов на оплату услуг представителя, 50 000 руб. в возмещение расходов на проведение патентного исследования специалистами общества с ограниченной ответственностью «Бюро технической экспертизы» и 21 140 руб. расходов на услуги нотариуса, 75 000 руб. расходов на оплату судебной экспертизы; в удовлетворении требований швейной фабрики «Дельфин» о взыскании с общества «ФОКС» судебных расходов, в том числе 105 500 руб. расходов на оплату услуг представителя, 50 000 руб. в возмещение расходов на проведение патентного исследования специалистами общества с ограниченной ответственностью «Бюро технической экспертизы», 15 000 руб. расходов на оплату судебной экспертизы отказано.

В кассационной жалобе, направленной в Суд по интеллектуальным правам, фабрика выражает несогласие с принятыми по делу судебными актами в части, определяющей объем продукции, свыше которого для нее устанавливается запрет на изготовление и распространение мягконабивных игрушек, и в части распределения судебных расходов.

По мнению заявителя кассационной жалобы, при определении объема преждепользования суды приняли во внимание только выводы, указанные в заключении эксперта от 22.09.2014 № 78-14/25-Т и дополнительных пояснениях эксперта от 31.10.2014. Между тем при проведении указанной экспертизы эксперт применил теорию ограничений Голдратта, согласно которой предприятие не может произвести готовой продукции больше, чем может обработать самый узкий участок или станок - в указанном случае, наличие на дату приоритета спорного патента документально подтвержденного количества сырья. При этом заявитель жалобы обращает внимание на то, что установить объем преждепользования, основываясь исключительно на количестве сырья, не представляется возможным, поскольку не учитываются максимальные производственные возможности фабрики.

Кроме того, фабрика ссылается на нарушение судами норм процессуального права в части распределения судебных расходов.

В связи с изложенным, швейная фабрика «Дельфин» просила обжалуемые судебные акты изменить, изложив их в следующей редакции: «обязать швейную фабрику «Дельфин» в течение одного месяца со дня вступления решения в законную силу прекратить ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение к продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей наборов кубиков «Репка», «Азбука», «Веселый счет» в объеме, превышающем 407 550 наборов кубиков в год»; а также изменить судебные акты в части распределения судебных расходов.

В отзыве на кассационную жалобу общество «ФОКС» просило принятые по делу решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции оставить без изменения, поскольку считает их законными и обоснованными, а кассационную жалобу - без удовлетворения, поскольку ее доводы направлены на переоценку представленных в материалы дела доказательств и установленных судами обстоятельств.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представители фабрики поддержали поданную кассационную жалобу по изложенным в ней доводам.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Рассмотрев кассационную жалобу, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой инстанции и судом апелляционной инстанции норм материального права и соблюдения норм процессуального права при принятии обжалуемых судебных актов, а также соответствие выводов судов установленным фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения жалобы фабрики в силу нижеследующего.

При рассмотрении настоящего дела судами установлено, что общество «ФОКС» является обладателем исключительных прав на полезную модель «Ткань для изготовления развивающих детских кубиков» по патенту Российской Федерации № 105180 с датой приоритета от 18.08.2010, с датой регистрации - 10.06.2011, срок действия - до 18.08.2020.

Ссылаясь на факт выпуска и распространения швейной фабрикой «Дельфин» изделий, в которых использованы признаки, приведенные в формуле полезной модели по патенту Российской Федерации № 105180, общество «ФОКС» обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

В соответствии со статьей 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 указанной статьи.

Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Согласно пункту 2 статьи 1358 ГК РФ использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:

1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;

2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;

3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 2 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

4) осуществление способа, в котором используется изобретение, в частности путем применения этого способа.

В силу пункта 3 статьи 1358 ГК РФ изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.

Факт производства и предложения к продаже швейной фабрикой «Дельфин» мягконабивных игрушек - набор кубиков «Репка», «Кубики «Азбука», «Веселый счет» подтвержден материалами дела и ответчиком не оспаривается. При этом ответчик использует в упомянутых выше изделиях все существенные признаки полезной модели по патенту № 105180, что подтверждается заключением судебной экспертизы от 27.11.2012, проведенной по определению Арбитражного суда Новгородской области от 02.11.2012.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1361 ГК РФ лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381, 1382 данного Кодекса) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

Рассматривая заявленные требования, суды установили, что фабрика имеет право преждепользования на техническое решение, которое защищено патентом общества «ФОКС». Таким образом, требование истца о возложении на него обязанности полностью прекратить изготовление, распространение мягконабивных игрушек - наборов кубиков «Репка», «Азбука», «Веселый счет» подлежит удовлетворению на основании статьи 1361 ГК РФ с учетом сделанных ответчиком приготовлений к использованию тождественного решения для наборов кубиков в год.

Как отмечалось выше, суд кассационной инстанции указал на необходимость при новом рассмотрении дела определить, в каком объеме ответчик добросовестно использовал (или сделал необходимые к этому приготовления) техническое решение, тождественное техническому решению общества «ФОКС» получившего правовую охрану согласно патенту Российской Федерации № 105180, до даты его приоритета, с учетом всех доказательств по делу в их совокупности и взаимосвязи, для чего предложить лицам, участвующим в деле, провести независимую судебно-экономическую экспертизу для определения объема использования технического решения, тождественного техническому решению по патенту Российской Федерации № 105180, приготовления для которого были совершены фабрикой до даты приоритета, принимая во внимание все экономические критерии.

В силу части 2 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указания арбитражного суда кассационной инстанции, изложенные в его постановлении об отмене решения, постановления суда первой, апелляционной инстанций, обязательны для арбитражного суда, вновь рассматривающего данное дело.

Между тем суд кассационной инстанции полагает, что при новом рассмотрении дела суды первой и апелляционной инстанции не выполнили указания кассационной инстанции в части определения объема преждепользования, в пределах которого фабрика добросовестно использовала (или сделала необходимые к этому приготовления) техническое решение, тождественное техническому решению общества «ФОКС» по патенту Российской Федерации № 105180.

Из материалов настоящего дела усматривается, что во исполнение указаний суда кассационной инстанции, изложенных в постановлении от 28.10.2013, определением Арбитражного суда Новгородской области от 17.01.2014 назначена судебно-экономическая экспертиза, проведение которой поручено Новгородской Торгово-промышленной палате, эксперту Гавриш Лидии Петровне, на разрешение эксперта поставлен следующий вопрос: какой максимальный объем (количество в штуках) выпуска швейной фабрикой «Дельфин» наборов кубиков «Репка», «Азбука» и «Веселый счет», изготовленных с использованием тождественного технического решения, защищенного патентом на полезную модель № 105180 «Ткань для изготовления развивающих детских кубиков», ежегодно возможен исходя из всех необходимых и достаточных приготовлений технического и экономического характера, сделанных фабрикой по состоянию на 18.08.2010, с учетом всех ее ресурсов (работники, помещения, специализированная техника, сырье и т.п.), существовавшими на момент создания такого решения, как если бы они все использовались только для выпуска изделий на его основе?».

Подготовленное по результатам проведенной экспертизы заключение эксперта от 25.02.2014 № 066 01 00101 поступило в суд и приобщено к материалам дела.

Указанное заключение эксперта содержит следующие выводы:

«На стационарной ленточной раскройной машине может быть раскроено: - при высоте настила 20 мм: за 8 часов рабочей смены - спорных наборов кубиков («Веселый счет», «Репка», «Азбука») - 17 280 наборов; за месяц (21 раб. день) - 362 880 наборов; за год (247 раб. дней) - 4 268 160 наборов. - при максимальной высоте настила (200 мм): за 8 часов рабочей смены - спорных наборов кубиков («Веселый счет», «Репка», «Азбука») - 172 800 наборов; за месяц (21 раб. день) - 3 628 800 наборов; за год (247 раб. дней) - 42 681 600 наборов.

На 11 швейных машинах из расчета на 11 швей может быть изготовлено: за 8 часов рабочей смены - спорных наборов кубиков («Веселый счет», «Репка», «Азбука») - 1 650 наборов; за месяц (21 раб. день) - 34 650 наборов; за год (247 раб. дней) - 407 550 наборов. Дополнительно возможно изготовить на 3 швейных не задействованных на расчетный период швейных машинах: за 8 часов рабочей смены - 450 наборов; за месяц (21 раб. день) - 9 450 наборов; за год (247 раб. дней) - 111 150 наборов.

По шаблону раскроено 4 842 спорных набора, можно получить еще 463 905 наборов. 4. Из ткани 1033 м раскроено 4 842 спорных набора, ткань является расходным материалом.».

В связи с наличием оснований для сомнений в обоснованности заключения эксперта определением Арбитражного суда Новгородской области от 16.05.2014 назначена повторная судебно-экономическая экспертиза, проведение которой поручено обществу с ограниченной ответственностью «Бюро технической экспертизы», эксперту Харченко Валерию Борисовичу, на разрешение которого поставлены следующие вопросы:

- какой максимальный объем (количество в штуках) выпуска швейной фабрикой «Дельфин» наборов кубиков «Репка», «Азбука» и «Веселый счет», изготовленных с использованием тождественного технического решения, защищенного патентом на полезную модель № 105180 «Ткань для изготовления развивающих детских кубиков», ежегодно возможен исходя из всех необходимых и достаточных приготовлений технического и экономического характера, сделанных фабрикой по состоянию на 18.08.2010, с учетом всех ее ресурсов (работники, помещения, специализированная техника, сырье и т.п.), существовавшими на момент создания такого решения, как если бы они все использовались только для выпуска изделий на его основе?

- какой объем использования тождественного технического решения, защищенного патентом на полезную модель № 105180 «Ткань для изготовления развивающих детских кубиков», фактически был достигнут швейной фабрикой «Дельфин» на 18.08.2010 (дата приоритета) при выпуске наборов кубиков «Репка», «Азбука» и «Веселый счет» (количество наборов)?

В соответствии с заключением эксперта от 22.09.2014 № 78-14/25-Т и дополнительными пояснениями от 31.10.2014 максимальный объем (количество в штуках) выпуска швейной фабрикой «Дельфин» наборов кубиков «Репка», «Азбука» и «Веселый счет», изготовленных с использованием тождественного технического решения, защищенного патентом на полезную модель Российской Федерации № 105180 «Ткань для изготовления развивающих детских кубиков», исходя из всех необходимых и достаточных документально подтвержденных приготовлений технического и экономического характера, сделанных фабрикой по состоянию на 18.08.2010, с учетом всех ее ресурсов (работники, помещения, специализированная техника, сырье и т.п.), существовавших на момент создания такого решения, как если бы они все использовались только для выпуска изделий на его основе с учетом дополнительно представленных товарных накладных от 20.04.2010 № Рп4578, от 12.08.2010 № 01750 на приобретение наполнителей, возможен в количестве 5 016 наборов кубиков ежегодно:

- 1 672 набора кубиков «Азбука»;

- 1 672 набора кубиков «Репка»;

- 1 672 набора кубиков «Веселый счет».

По состоянию на 18.08.2010 швейной фабрикой «Дельфин» при выпуске наборов кубиков «Репка», «Азбука» и «Веселый счет» документально подтверждено фактическое достижение следующего объема использования тождественного технического решения, защищенного патентом российской Федерации на полезную модель № 105180 «Ткань для изготовления развивающих детских кубиков»:

- 14 наборов кубиков «Азбука»;

- 14 наборов кубиков «Репка»;

- 25 наборов кубиков «Веселый счет».

С учетом проведенной по делу повторной экспертизы суд обязал швейную фабрику «Дельфин» в течение одного месяца со дня вступления решения в законную силу прекратить ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение к продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей наборов кубиков «Репка», «Азбука», «Веселый счет» в объеме, превышающем 5016 наборов кубиков ежегодно, в том числе: 1672 набора кубиков «Репка», 1672 набора кубиков «Азбука», 1672 набора кубиков «Веселый счет».

В соответствии с частью 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в мотивировочной части решения должны быть указаны:

1) фактические и иные обстоятельства дела, установленные арбитражным судом;

2) доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле;

3) законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии решения, и мотивы, по которым суд не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

Согласно части 3 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принимаемые арбитражным судом решения, постановления, определения должны быть законными, обоснованными и мотивированными.

Решение является законным в том случае, когда оно принято при точном соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с нормами материального права, которые подлежат применению к данному правоотношению, или основано на применении в необходимых случаях аналогии закона или аналогии права.

Согласно положениям статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Результаты оценки доказательств суд отражает в судебном акте, содержащем мотивы принятия или отказа в принятии доказательств, представленных лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений.

Нарушение процессуального закона в части требований, предъявляемых к мотивировочной части решения и постановления суда апелляционной инстанции, и игнорирование любого элемента мотивировочной части судебного акта дает повод усомниться в его законности и обоснованности, препятствует надлежащей проверке обжалуемого акта в суде кассационной инстанции.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что решение и постановление суда апелляционной инстанции не отвечает обязательным требованиям, предъявляемым процессуальным законом к содержанию судебного акта, по следующим основаниям.

В соответствии с частью 2 статьи 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации повторная экспертиза может быть назначена в случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или комиссии экспертов.

Назначая по делу повторную экспертизу, суд первой инстанции исходил из того, что экспертом произведен осмотр производственного помещения (цеха), находящегося в г. Боровичи, ул. Дзержинского, 8, к заключению приложены фотографии упомянутого цеха, с находящимся в нем оборудованием, удостоверенные подписью эксперта. Вместе с тем, в судебном заседании 15.04.2014 судом установлено, что эксперт Гавриш Л.П. не выезжала на место проведения экспертизы, фотографии сделаны другим лицом и в другом помещении.

Между тем суд не пояснил, каким образом указанные обстоятельства позволяют сомневаться в выводах эксперта в части результатов исследования представленных на экспертизу материалов настоящего дела.

Кроме того, из обжалуемых судебных актов невозможно установить, каким образом допущенные недостатки при проведении первоначально назначенной экспертизы устранены повторной экспертизой, проведенной также на основании представленных судом материалов судебного дела № А44-6472/2012 без осмотра каких-либо помещений.

Суд кассационной инстанции также полагает необходимым обратить внимание на то, что эксперт Новгородской Торгово-промышленной палаты, Гавриш Л.П. перед дачей заключения была предупреждена об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, при этом в материалах дела отсутствуют какие-либо сведения о наступлении для нее негативных последствий в связи с дачей заключения от 25.02.2014 № 066 01 00101. Заявления о фальсификации этого заключения как доказательства по делу заявлено не было.

Однако суд кассационной инстанции признает обоснованным вывод суда первой инстанции о том, что заключение эксперта Гавриш Л.П. от 25.02.2014 № 0660100101 не может быть положено в основу решения, поскольку не содержит вывода о максимально возможном объеме выпуска спорных наборов кубиков в целом.

Суд по интеллектуальным правам признает состоятельным довод кассационной жалобы о том, что фактически при вынесении решения и постановления суды приняли во внимание только выводы, указанные в заключении повторной экспертизы, в нарушение положений статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которым каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами, и никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

При этом Суд по интеллектуальным правам полагает необходимым обратить внимание на следующие обстоятельства.

Из материалов дела усматривается, что исследование при повторной экспертизе проведено по методу Голдратта, выезд эксперта на место производства не проводился, при этом за основу исследования было положено документально подтвержденное количество сырья у фабрики на дату приоритета.

При принятии решения судом первой и судом апелляционной инстанции не указаны мотивы, по которым объем преждепользования определен в размере 5 016 наборов, поскольку в заключении эксперта содержится указание об изготовлении указанного количества из материала «бязь» и судами не мотивировано, почему именно этот показатель свидетельствует об объеме преждепользования и является максимальной производственной мощностью фабрики в целом, то есть всеми ресурсами ответчика, существовавшими на момент создания такого решения, как если бы они все использовались только для выпуска изделий на его основе.

Вместе с тем в заключении эксперта Харченко В.Б. содержатся и иные выводы о возможности изготовления ответчиком наборов кубиков, в том числе с использование швейного оборудования ответчик мог изготовить 372 000 наборов в год, при этом ответчик мог создать раппопорт с использованием цилиндрического раскройного оборудования не менее чем 707 142 наборов в год.

Ни в решении суда первой инстанции, ни в постановлении суда апелляционной инстанции указанные выводы эксперта не получили правовой оценки.

Следует отметить, что заключение, полученное по результатам судебной экспертизы, является одним из доказательств по делу и подлежит оценке судом в совокупности с иными доказательствами по делу и сам факт получения ответа от эксперта на поставленный вопрос не освобождает суд от мотивации выводов положенных в основу принятого решения по существу спора.

Как следует из определения Арбитражного суда Новгородской области от 16.05.2014 вопрос об определении объема преждепользования ответчика перед экспертом не ставился.

Как указывалось выше, в силу пункта 1 статьи 1361 ГК РФ право преждепользования возникает у лица, сделавшего необходимые приготовления к использованию тождественного патенту на изобретение, полезную модель технического решения или тождественного патенту на промышленный образец решения внешнего вида.

При этом необходимое приготовление квалифицируется как установленное обстоятельствами дела намерение использовать на конкретном предприятии имеющееся тождественное патенту решение в технологической стадии, определяющей порядок ее осуществления, которую можно объективно успешно реализовать.

Между тем суды не приняли во внимание, что установить объем преждепользования, основываясь исключительно на количестве сырья, не представляется возможным, поскольку не учитываются максимальные производственные возможности фабрики, о чем было указано судом кассационной инстанции при направлении дела на новое рассмотрение.

Суды также не учли, что сырье является расходным материалом, в связи с чем его количество не может само по себе характеризовать технологические возможности предприятия.

Доводы апелляционной жалобы фабрики о необходимости учета максимальных производственных возможностей организации, надлежащей правовой оценки суда апелляционной инстанции не получили.

При указанных обстоятельствах выводы судов об объеме преждепользования, в пределах которого фабрика добросовестно использовала (или сделала необходимые к этому приготовления) техническое решение, тождественное техническому решению общества «ФОКС» по патенту Российской Федерации № 105180, сделаны при неполном исследовании обстоятельств, имеющих существенное значение для дела, в связи с чем суд кассационной инстанции полагает, что выводы судов первой и апелляционной инстанций не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам.

При таких обстоятельствах, суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что при принятии решения судом первой инстанции и постановления апелляционного суда установлены не все обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного разрешения спора по существу, также судом кассационной инстанции установлено несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, а также допущено нарушение норм процессуального права, что в силу части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отмены судебного акта.

На основании вышеизложенного, принимая во внимание, что допущенные нарушения могут быть устранены только при повторном рассмотрении дела в суде первой инстанции, Суд по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований, как для отмены решения суда первой инстанции, так постановления суда апелляционной инстанции с направлением дела на новое рассмотрение в Арбитражный суд Новгородской области.

При новом рассмотрении суду первой инстанции предлагается учесть вышеизложенное, а именно: исполнить в полном объеме указания, содержащиеся в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 28.10.2013, установить, в каком объеме фабрика добросовестно использовала (или сделала необходимые к этому приготовления) техническое решение, тождественное техническому решению общества «ФОКС» по патенту Российской Федерации № 105180, до даты его приоритета, с учетом всех доказательств по делу в их совокупности и взаимосвязи, для чего предложить лицам, участвующим в деле, провести повторную независимую судебно-экономическую экспертизу для определения объема использования технического решения, тождественного техническому решению по патенту Российской Федерации № 105180, приготовления для которого были совершены фабрикой до даты приоритета, принимая во внимание все экономические критерии, а также установить объем преждепользования.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Новгородской области от 15.12.2014 по делу № А44-6472/2012 и постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.03.2015 по тому же делу в части обязания общества с ограниченной ответственностью Швейная фабрика «Дельфин» в течение одного месяца со дня вступления решения в законную силу прекратить ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение к продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей наборов кубиков «Репка», «Азбука», «Веселый счет» в объеме, превышающем 5 016 наборов кубиков ежегодно, в том числе: 1 672 набора кубиков «Репка», 1 672 набора кубиков «Азбука», 1 672 набора кубиков «Веселый счет» отменить, в указанной части направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Новгородской области.

В остальной части решение Арбитражного суда Новгородской области от 15.12.2014 и постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.03.2015 оставить без изменения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.А. Кручинина

Судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Н.Н. Тарасов