Решение Суда по интеллектуальным правам от 10 июня 2015 г. по делу № СИП-685/2014 Суд удовлетворил требование компании о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку истец является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, а ответчиком не представлено доказательств использования спорного товарного знака в течение последних трёх лет

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 9 июня 2015 года.

Полный текст решения изготовлен 10 июня 2015 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Лапшиной И.В.,

судей Рассомагиной Н.Л., Рогожина С.П.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Кирсановой П.Ю.

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление компании «Хотел Чиприани С.Р.Л.»/Hotel Cipriani S.R.L. (10, via Giudecca, Venezia, Italy,30133, налоговый номер 00311530273)

к компании «Алтунис-Трейдинг, Гештао Э Сервикос, Сосьедаде Унипессоал, ЭлДиЭй»/Altunis-Trading, Gestao E Servicos, Sociedade Unipessoal, LDA (Rua de Sao Francisco, № 3, 1-o andar, letra D, Funchal, Madeira, PT, 9000 050, идентификационный номер юридического лица 511094132)

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 386491 в отношении части услуг 41, 43, и 44-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, г. Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

истца: Гришанова Г.И. по доверенности от 07.04.2015, Шитиков В.Н. по доверенности от 07.04.2015;

ответчика: Табастаева Ю.Г. по доверенности от 04.05.2015, Ярных Ю.А. по доверенности от 04.05.2015, Ароникова М.А. по доверенности от 04.05.2015.

Суд по интеллектуальным правам установил:

компания «Хотел Чиприани С.Р.Л.»/Hotel Cipriani S.R.L. (далее - компания «Хотел Чиприани С.Р.Л.») обратилась в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к компании «Алтунис-Трейдинг, Гештао Э Сервикос, Сосьедаде Унипессоал, ЭлДиЭй»/Altunis-Trading, Gestao E Servicos, Sociedade Unipessoal, LDA (далее - компания «Алтунис-Трейдинг») о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 386491 в отношении услуг 41-го класса МКТУ «клубы здоровья, в том числе, предоставление обучения и оборудования в области физических упражнений; организация развлечений, в том числе, организация концертов живой музыки, музыки в исполнении диск жокеев, представлений музыкальных групп театрализованных, индивидуальных выступлений профессиональных эстрадных артистов, и выступлений оркестров и танцоров; выставки искусства, бронирование концертов; организация бронирования билетов на спектакли и другие развлекательные мероприятия; бронирование залов для развлечений; услуги казино и игры азартные; услуги гимнастических залов и спортивных центров», услуг 43-го класса МКТУ «услуги кафе и кафетериев; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом; предоставление помещений для выставок; услуги бюро путешествий» и услуг 44-го класса МКТУ «услуги салонов красоты и услуги бальнеологических центров, в том числе, услуги по уходу за телом косметические».

Определением Суда по интеллектуальным правам от 04.08.2014 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о времени и месте судебного разбирательства в соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе путем публикации указанных сведений на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В судебном заседании представители компании «Хотел Чиприани С.Р.Л.» поддержали доводы, изложенные в исковом заявлении, просили заявленные требования удовлетворить, полагая, что спорное обозначение не использовалось ответчиком в течение трех лет до даты подачи искового заявления.

Представитель компании «Алтунис-Трейдинг» просил в удовлетворении заявленных требований отказать, основываясь на доводах, изложенных в отзыве.

Роспатент своего предст...

... по существу спора дать не может, а также представил справку об актуальном состоянии регистрации спорного товарного знака.

Дело рассмотрено в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителей третьего лица.

... истец сослался на то, что правообладателем (компанией «Алтунис-Трейдинг») спорный товарный знак в отношении услуг 41, 43 и 44-го классов МКТУ, указанных в свидетельстве о регистрации на товарный знак, не используется непрерывно на протяжении более трех лет.

Обращение компании «Хотел Чиприани С.Р.Л.» в Суд по интеллектуальным правам мотивировано тем, что фирменное наименование компании и спорный товарный знак имеют тождественный словесный элемент. При этом компания «Хотел Чиприани С.Р.Л.» оказывает такие услуги как гостиничный и ресторанный бизнес, туризм и связанное с ним производство, а также осуществляет продажу продуктов питания и гастрономических блюд. Истец полагает, что указанные услуги однородны тем, которые зарегистрированы для товарного знака ответчика по свидетельству Российской Федерации № 386491.

Также компания «Хотел Чиприани С.Р.Л.» считает, что ее фирменное наименование стало известным в России вследствие популярности у российских туристов отеля «CIPRIANI», расположенного в городе Венеция.

Кроме того, истцом совершены подготовительные действия, направленные на регистрацию элементов фирменного наименования в качестве товарного знака.

Так, компанией «Хотел Чиприани С.Р.Л.» подано в Роспатент несколько заявок на регистрацию знаков обслуживания «CIPRIANI» и «HOTEL CIPRIANI» № 2012745013, № 2014702208, № 2014718098.

Подаче данных заявок предшествовал отказ Роспатента в регистрации заявок, поданных компанией «Хотел Чиприани С.Р.Л.», № 2011701016 и № 2011701017 в отношении товаров и услуг 35, 36, 43 классов МКТУ.

Компанией «Хотел Чиприани С.Р.Л.» преодолен отказ в регистрации товарного знака по заявке № 2011701016 в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Кроме того, компания «Хотел Чиприани С.Р.Л.» является правообладателем международного товарного знака № 533888 «HOTEL CIPRIANI» для товаров и услуг 29, 30, 33, 42 классов МКТУ и имеет намерение расширить его действие на территорию Российской Федерации.

По мнению компании «Хотел Чиприани С.Р.Л.», помимо действий, направленных на регистрацию собственных товарных знаков с элементами фирменного наименования, доказательством его заинтересованности служат действия, направленные на прекращение товарных знаков компании «Алтунис-Трейдинг» с использованием словесного элемента «CIPRIANI».

Также компания «Хотел Чиприани С.Р.Л.» полагает, что то обстоятельство, что она входит в структуру компании Belmond Ltd, которая имеет представительство на территории Российской Федерации и владеет отелем Grand Hotel Europe в Санкт-Петербурге, также свидетельствует о ее заинтересованности в досрочном прекращении спорного товарного знака.

В подтверждение своей заинтересованности компанией «Хотел Чиприани С.Р.Л.» представлены: выписка реестра предприятий Палаты торговли, промышленности, ремесел и сельского хозяйства Венеции от 08.05.2012 (т. 1 л.д. 23-52), заявка на регистрацию товарного знака «CIPRIANI» № 2012745013 (т. 1 л.д. 76-79), заявка на регистрацию товарного знака «HOTEL CIPRIANI» № 2014702208 (т. 1 л.д. 80-82), заявка на регистрацию товарного знака «CIPRIANI» № 2014718098 (т. 1 л.д. 83-87), международный товарный знак № 533888 «HOTEL CIPRIANI» (т. 1 л.д. 88-94), уведомление Роспатента о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства по заявке № 2011701016 от 06.12.2011 (т. 1 л.д. 96-97), уведомление Роспатента о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства по заявке № 2011701017 от 14.11.2011 (т. 1 л.д. 98-99), уведомление Роспатента о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства по заявке № 2012745013 от 26.12.2013 (т. 1 л.д. 100-101), решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011701017 от 26.09.2012 (т. 1 л.д. 103-107), решение Роспатента от 16.04.2011 о прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 340604 (т. 1 л.д. 109-115), решение Роспатента от 16.04.2011 о прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 339431 (т. 1 л.д. 116-122), решение Роспатента от 12.04.2011 о прекращении правовой охраны международного товарного знака № 698073 (т. 1 л.д. 123-129), распечатка с сайта www.belmond.com об отеле Cipriani (т. 1 л.д. 131-142), информация о деятельности компании Belmond Ltd. и ее российском представительстве (т. 2 л.д. 2-8), копии публикаций в средствах массовой информации о компании «Хотел Чиприани С.Р.Л.» (т. 2 л.д. 10-58), информации об отеле «CIPRIANI» из «Интернет»-сайтов с отзывами посетителей (т. 2 л.д. 60-95), копию ГОСТ Р 50762-2007 «Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги общественного питания. Классификация предприятий общественного питания» (т. 2 л.д. 97-108), копию решения Суда по интеллектуальной собственности Российской Федерации от 16.07.2014 по делу № СИП-215/2014 (т. 2 л.д. 110-128), квитанции, подтверждающие бронирование номеров в отеле «CIPRIANI»: квитанция № 3333 от 22.07.2013 (т. 3 л.д. 28-35), квитанция № 3675 от 05.08.2012 (т. 3 л.д. 36-42), квитанция № 2361 от 18.06.2012 (т. 3 л.д. 43-55), квитанция № 229 от 30.03.2012 (т. 3 л.д. 56-64), квитанция № 6123 от 08.11.2012 (т. 3 л.д. 65-80), квитанция № 1142 от 01.05.2013 (т. 3 л.д. 81-87), квитанция № 1846 от 30.05.2012 (т. 3 л.д. 88-96), квитанция № 359 от 31.03.2013 (т. 3 л.д. 97-101), квитанция № 5570 от 14.10.2012 (т. 3 л.д. 102-106), квитанция № 5090 от 27.09.2012 (т. 3 л.д. 107-120), квитанция № 4854 от 20.09.2012 (т. 3 л.д. 121-127), оплата за предоставление услуг (т.3 л.д. 128-135), квитанция № 849 от 20.04.2013 (т. 3 л.д. 136-162), квитанция № 1533 от 16.05.2013 (т. 4 л.д. 1-7), квитанция № 2193 от 10.06.2013 (т. 4 л.д. 8-26), квитанция № 5281 от 29.09.2013 (т. 4 л.д. 40-47), квитанция № 6192 от 03.11.2013 (т. 4 л.д. 48-58), квитанция № 3633 от 31.07.2013 (т. 4 л.д. 59-66), квитанция № 3210 от 15.07.2013 (т. 4 л.д. 67-76), квитанция № 3910 от 10.08.2013 (т. 4 л.д. 77-85), квитанция № 1519 от 18.05.2014 (т. 4 л.д. 86-92), квитанция № 489 от 06.04.2014 (т. 4 л.д. 93-103), квитанция № 2339 от 16.06.2014 (т. 4 л.д. 104-113), квитанция № 3001 от 12.07.2014 (т. 4 л.д. 114-123), квитанция № 1130 от 04.05.2014 (т. 4 л.д. 137-146), письменный договор между гостиницей «Чиприани и Палаццо Вендрамин» от 18.04.2013 (т.4 л.д. 27-39), заказ на предоставление услуг n. 56/2014 (т.4 л.д. 124-128), письменный договор от 28.05.2014 (т. 4 л.д. 129-136).

Представитель ответчика в судебном заседании возражал против удовлетворения исковых требований, ссылаясь на для их удовлетворения, так как заинтересованность в досрочном прекращении спорного товарного знака у истца отсутствует, он ...

... сходных до степени смешения со спорным товарным знаком для индивидуализации своих услуг.

Также компания «Алтунис-Трейдинг» в отзыве на исковое заявление, и в дополнениях к отзыву указывает, что спорный товарный знак в период, подлежащий доказыванию, использовался компанией для пищевых продуктов, а именно: макаронные изделия, лапша яичная, соусы, рис, масло, уксус, кофе, нуга, печенье, вина, граппа, беллини, джемы, мед, фокачча и другие продукты. По мнению ответчика, указанные товары однородны услугам 43 класса МКТУ, а именно «услуги кафе и кафетериев; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом».

Также компания «Алтунис-Трейдинг» полагает, что подача заявок в Роспатент с целью регистрации товарных знаков не является достаточным критерием для признания компании «Хотел Чиприани С.Р.Л.» заинтересованной в досрочном прекращении спорного товарного знака.

В подтверждение своей позиции компания «Алтунис-Трейдинг» ссылается на судебные акты по делам № А40-26050/2013, № А40-30726/2013 и № А40-30729/2013, которыми, по мнению ответчика, установлено, что компания «Хотел Чиприани С.Р.Л.» не является производителем однородных товаров и услуг на территории Российской Федерации.

Вместе с тем компания «Алтунис-Трейдинг» указала, что спорный товарный знак не используется по независящим от нее причинам, а именно из-за большого количества инициированных судебных процессов компанией «Хотел Чиприани С.Р.Л.».

Кроме того, действия компании «Хотел Чиприани С.Р.Л.» по обращению в суд с настоящим иском расцениваются компанией «Алтунис-Трейдинг» как недобросовестные.

В подтверждение своих доводов компанией «Алтунис-Трейдинг» представлены: выдержка из комментария к Парижской конвенции по охране промышленной собственности Г. Боденхаузена (т. 5 л.д. 50-51), решение Арбитражного суда города Москвы от 30.07.2015 по делу № А40-26050/2013 (т. 5 л.д. 52-61), постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.10.2013 по делу № А40-26050/2013 (т. 5 л.д. 62-64), постановление Суда по интеллектуальным правам от 26.02.2014 по делу № А40-26050/2013 (т. 5 л.д. 65-73), постановление Суда по интеллектуальным правам от 19.02.2014 по делу № А40-110284/2012 (т. 5 л.д. 74-81), копии официального «Интернет»-сайта компании «Алтунис-Трейдинг» (т. 5 л.д. 82-98), письменные пояснения г-жи Кристи Ройтер (т. 5 л.д. 123-127), заверенные копии товарных знаков «CIPRIANI» по свидетельствам Российской Федерации № 356560, № 376013, № 351729, № 361457 (т. 6 л.д. 1-8), заверенные копии международных товарных знаков № 688239, № 693042, № 694099 (т. 6 л.д. 9-16), заверенные копии товарных накладных, с приложенными к ним отчетами, накладными по международным перевозкам: товарная накладная № 1415 от 28.12.2009 (т. 6 л.д. 17-37), товарная накладная № 599 от 25.08.2010 (т. 6 л.д. 38-55), товарная накладная № 279 от 19.04.2010 (т. 6 л.д. 56-75), товарная накладная № 220 от 07.04.2011 (т. 6 л.д. 76-93), товарная накладная № 1092 от 02.12.2010 (т. 6 л.д. 94-111), товарная накладная № 364 от 20.04.2009 (т. 6 л.д. 112-152); письменные пояснения г-жи Кристи Ройтер (т. 7 л.д. 1-5), письменные пояснения г-на Эндрю П. Хилтона (т. 7 л.д. 6-10), копию выписки из протокола Заседания Совета Директоров от 08.04.2011 (т. 7 л.д. 11-17), копию меморандума о взаимопонимании от 15.04.2013 (т. 7 л.д. 18-24), копию каталога продукции (т. 8 л.д. 1-76).

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований в связи со следующим.

Знак обслуживания (*) по свидетельству Российской Федерации № 386491 зарегистрирован 12.08.2009 с приоритетом от 04.01.2007 на имя компании компания «Алтунис-Трейдинг» для услуг 35-го класса МКТУ: «услуги в отношении квартир, домов и кондоминиумов, в том числе, продвижение интересов арендаторов и владельцев, проживающих в общине», услуг 36-го класса МКТУ: «аренда и сдача в аренду квартир, домов и кондоминиумов; услуги в отношении недвижимого имущества, квартир, домов и кондоминиумов, в том числе, составление списков, сдача в аренду, финансирование, управление коммерческой, жилой и гостиничной собственностью; услуги по приобретению, управлению, посредничеству, оценке, консультаций по недвижимому имуществу», услуг 37-го класса МКТУ: «услуги по застройке недвижимости и строительство коммерческой, жилой и гостиничной собственности», услуг 41-го класса МКТУ «клубы здоровья, в том числе, предоставление обучения и оборудования в области физических упражнений; организация развлечений, в том числе, организация концертов живой музыки, музыки в исполнении диск жокеев, представлений музыкальных групп театрализованных, индивидуальных выступлений профессиональных эстрадных артистов, и выступлений оркестров и танцоров; выставки искусства, бронирование концертов; организация бронирования билетов на спектакли и другие развлекательные мероприятия; бронирование залов для развлечений; услуги казино и игры азартные; услуги гимнастических залов и спортивных центров», услуг 43-го класса МКТУ: «услуги курортов, в том числе, услуги курортных гостиниц и предоставление жилья для отдыха; услуги курортных гостиниц, кондоминиумов и кооперативного жилья, в том числе, предоставление помещений для занятий, деловых совещаний и отдыха; услуги ресторанов, баров, коктейльных залов; услуги ресторанных двориков (фуд-кортов) и еды на вынос; услуги кафе и кафетериев; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом; предоставление помещений для выставок; услуги бюро путешествий, в том числе, бронирование мест для временного жилья», услуг 44-го класса МКТУ: «услуги салонов красоты и услуги бальнеологических центров, в том числе, услуги по уходу за телом косметические», услуг 45-го класса МКТУ: «услуги консьержей, включая выполнение распоряжений по личной просьбе и бронирование и предоставление информации по требованию заказчика для удовлетворения потребностей индивидуальных лиц, предоставляемые и в курортной гостинице и на территории кондоминиума».

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2013 по делу № А40-110284/12-51-1009 правовая охрана товарного знака по свидетельству № 386491 досрочно прекращена в отношении части услуг 43-го класса МКТУ, а именно «услуги курортов, в том числе, услуги курортных гостиниц и предоставление жилья для отдыха; услуги курортных гостиниц, кондоминиумов и кооперативного жилья, в том числе, предоставление помещений для занятий, деловых совещаний и отдыха; услуги ресторанов, баров, коктейльных залов; услуги ресторанных двориков (фуд-кортов) и еды на вынос; бронирование мест для временного жилья».

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 19.02.2014 по делу № А40-110284/12-51-1009 досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству № 386491 в отношении части услуг 36-го класса МКТУ: «услуги в отношении недвижимого имущества, в том числе, составление списков, сдача в аренду, финансирование, управление гостиничной собственностью», а также в отношении части услуг 45-го класса МКТУ: «услуги консьержей, включая выполнение распоряжений по личной просьбе и бронирование и предоставление информации по требованию заказчика для удовлетворения потребностей индивидуальных лиц, предоставляемые в курортной гостинице».

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 этого Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 указанного Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку (пункт 2 той же статьи).

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженной в постановлении от 01.03.2011 № 14503/10, к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров, в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, лицо, подающее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 17.09.2013 № 5793/13, заинтересованным можно считать лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного товарного знака, а также обладающее исключительным правом на фирменное наименование, когда собственно наименование юридического лица (часть фирменного наименования) также тождественно или сходно до степени смешения с товарным знаком, в отношении которого подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны, и это лицо осуществляет предпринимательскую деятельность, аналогичную деятельности правообладателя.

Аналогичный подход содержится и в информационном письме ...

... охраны товарного знака в связи с его неиспользованием» согласно которому к заинтересованным лицам можно также отнести юридических лиц, обладающих исключительным правом на фирменное наименование, а также некоммерческие организации в случае, если собственное наименование юридического лица тождественно или сходно до степени смешен...

... относятся товары, услуги, в отношении которых подано заявление ... охраны товарного знака, и имеет намерение реального использования в гражданском обороте этого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения для индивидуализации своих товаров, услуг.

Как следует из материалов дела, истец зарегистрирован в качестве юридического лица 29.05.1959 с фирменным наименованием Hotel Cipriani S.R.L. (т. 1 л.д. 25).

С момента создания компания «Хотел Чиприани С.Р.Л.» осуществляет деятельность в сфере гостиничного, ресторанного и туристического бизнеса, а также связанную с этим деятельность, в том числе производство и реализацию пищевой и гастрономической продукции, а именно является владельцем отеля «HOTEL CIPRIANI», расположенного в городе Венеция в Италии, на территории которого действуют несколько ресторанов, бар, клуб, спа-центр, бассейн и теннисные корты.

На имя компании «Хотел Чиприани С.Р.Л.» зарегистрирован международный товарный знак № 533888 «HOTEL CIPRIANI».

Кроме того, компания «Хотел Чиприани С.Р.Л.», имея намерение расширить свою деятельность на территорию Российской Федерации, обратилась в Роспатент с заявками на регистрацию товарных знаков (знаков обслуживания) «CIPRIANI» и «HOTEL CIPRIANI», а именно с заявкой № 2012745013 в отношении части услуг 35, 36, 43-го классов МКТУ, а также с заявками № 2014702208 и № 2014718098 в отношении части услуг 43-го класса МКТУ.

Согласно информации из открытого реестра федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности» делопроизводство по данным заявкам не завершено: по заявке № 2012745013 принято решение о регистрации, но ожидается уплата пошлины, по заявкам № 2014702208, № 2014718098 ведется экспертиза.

Подаче данных заявок № 2012745013, № 2014702208, № 2014718098 предшествовал отказ Роспатента в регистрации заявок № 2011701016 и № 2011701017 в отношении товаров и услуг 35, 36, 43-го классов МКТУ, так как обозначениям истца, для которых испрашивалась правовая охрана, противопоставили спорный товарный знак ответчика.

Также компанией «Хотел Чиприани С.Р.Л.» представлена распечатка из сети «Интернет» с сайта www.hotelcipriani.com, содержащая информацию об отеле «CIPRIANI» и оказываемых им услугам, расположенном в городе Венеция и принадлежащим истцу.

В подтверждение осуществления п...

... Федерации, помимо поданных в Роспатент заявок на регистрацию собственных товарных знаков «CIPRIANI» и «HOTEL CIPRIANI», компанией «Хотел Чиприани С.Р.Л.» предп...

... в качестве товарных знаков. Так, истцом в материалы дела представлены решение Роспатента от 16.04.2011 о прекращении товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 340604, решение Роспатента от 16.04.2011 о прекращении товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 339431, решение Роспатента от 12.04.2011 о прекращении международного товарного знака № 698073. Правообладателем прекращенных товарных знаков являлась компания «Алтунис-Трейдинг».

Также компания «Хотел Чиприани С.Р.Л.» входит в структуру компании Belmond Ltd, которая имеет представительство на территории Российской Федерации и владеет отелем Grand Hotel Europe в Санкт-Петербурге. Данная информация подтверждается представленными в материалы дела выпиской из реестра предприятий Палаты торговли, промышленности, ремесел и сельского хозяйства Венеции от 08.05.2012, а также договором об оказании услуг по реализации и маркетингу от 02.08.2014.

Таким образом, истец представил доказательства того, что он осуществляет хозяйственную деятельность в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса, владеет всемирно известным отелем «HOTEL CIPRIANI», расположенными в городе Венеция, Италия. На имя истца зарегистрированы товарные знаки «CIPRIANI» и «HOTEL CIPRIANI», правовая охрана которым предоставлена на территории иностранных государств в отношении однородных товаров и услуг. Также истцу принадлежит международная регистрация № 533888.

Комбинированный знак обслуживания (*) по свидетельству Российской Федерации № 386491 состоит из изобразительной и словесной частей. Изобразительная часть выполнена в виде схематичного изображения человека. Словесная часть включает в себя два элемента: «CIPRIANI» и «ocean resort and club residences», выполненных заглавными и прописными буквами латинского алфавита соответственно. При этом правовой охране подлежит расположенный в центре словесный элемент «CIPRIANI».

Фирменное наименование истца состоит из нескольких словесных элементов: «CIPRIANI», «Hotel» и «S.R.L.», где элемент «Hotel» является видовым наименованием, элемент «S.R.L.» - это указание организационной правовой формы (societa (anonima) a recposabilita limitata - акционерное общество с ограниченной ответственностью). Таким образом, именно элемент «CIPRIANI» выполняет функцию индивидуализации компании «Хотел Чиприани С.Р.Л.» как юридического лица в гражданском обороте.

Согласно пункту 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32 (далее - Правила) обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Также в силу пункта 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, а также с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 6.3.1 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство», утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197 (далее - Методические рекомендации) при исследовании положения словесного и изобразительного элемента в комбинированном обозначении учитывается фактор визуального доминирования одного из элементов. Такое доминирование может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения). Изображение одного из элементов в цвете может способствовать доминированию этого элемента в композиции.

Из анализа сравниваемых обозначений следует, что охраняемый элемент обозначения комбинированного знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации № 386491, несмотря на наличие изобразительной части и словосочетания «ocean resort and club residences» в словесной части, фонетически сходно со словесным элементом «CIPRIANI» фирменного наименования компании «Хотел Чиприани С.Р.Л.».

При этом, так как словесный элемент «CIPRIANI» занимает центральное место в общей композиции и оказывает существенное влияние на индивидуализирующую функцию в обозначениях знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации № 386491 и фирменного наименования компании «Хотел Чиприани С.Р.Л.», указанный элемент следует считать доминирующим в обоих средствах индивидуализации.

Суд приходит к выводу, что словесные элементы «CIPRIANI», входящие в состав спорного товарного знака и фирменного наименования компании «Хотел Чиприани С.Р.Л.», тождественны.

Кроме того, согласно статье 2 Соглашения о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15.06.1957, вступившего в силу для СССР с 26.06.1971, принятая классификация не связывает страны ни в отношении определения объема охраны товарного знака, ни в отношении признания знаков обслуживания. Классификация не имеет влияния на оценку однородности товаров и услуг.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

... для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства, как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки.

..., предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные (пункт ...).

Учитывая изложенное, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу, что услуги 41-го класса МКТУ «клубы здоровья, в том числе, предоставление обучения и оборудования в области физических упражнений; организация развлечений, в том числе, организация концертов живой музыки, музыки в исполнении диск жокеев, представлений музыкальных групп театрализованных, индивидуальных выступлений профессиональных эстрадных артистов, и выступлений оркестров и танцоров; выставки искусства, бронирование концертов; организация бронирования билетов на спектакли и другие развлекательные мероприятия; бронирование залов для развлечений; услуги казино и игры азартные; услуги гимнастических залов и спортивных центров», услуги 43-го класса МКТУ «услуги кафе и кафетериев; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом; предоставление помещений для выставок; услуги бюро путешествий» и услуги 44-го класса МКТУ «услуги салонов красоты и услуги бальнеологических центров, в том числе, услуги по уходу за телом косметические», зарегистрированные для спорного товарного знака однородны услугам, которые оказывает компания «Хотел Чиприани С.Р.Л.» при осуществлении деятельности в сфере гостиничного, ресторанного и туристического бизнеса.

При исследовании однородности услуг 41, 43, 44-го классов МКТУ, в отношении которых заявлены требования, суд исходит из того, что традиционность их использования в отелях в качестве сопутствующих услуг при ведении гостиничного, ресторанного и туристического бизнеса, условия их использования (в гостиницах и ресторанах при оказании соответствующих услуг), их функциональное назначение (создание комфортных условий, отвечающих уровню гостиницы, образующих ее фирменный стиль), общий для них круг потребителей свидетельствуют об однородности названных услуг.

Также, сложившееся в обществе представление о взаимодополняемости сравниваемых услуг гостиниц и при их потреблении свидетельствует об их общем (целостном) восприятии значительным кругом потребителей.

Исходя из совокупности всех представленных доказательств и обстоятельств данного дела, суд приходит к выводу, что компания «Хотел Чиприани С.Р.Л.» является лицом, имеющим реальное намерение использовать в гражданском обороте обозначения, сходные до степени смешения со спорным товарным знаком в отношении заявленных услуг 41, 43, 44-го классов МКТУ.

Учитывая изложенное, а также положения статьи 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, в силу которой фирменное наименование истца, сходное до степени смешения со спорными товарными знаками, охраняется на территории Российской Федерации; исходя из однородности товаров и услуг, в отношении которых заявлены требования, суд полагает, что истец является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 386491 в отношении услуг 41, 43, 44-го классов МКТУ.

В ... пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Пунктом 2 названной статьи предусмотрено, что для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

... охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

С учетом даты подачи искового заявления (23.07.2014) период, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака исчисляется с 23.07.2011 по 22.07.2014 включительно.

Ссылаясь на отсутствие оснований для удовлетворения исковых требований, ответчик полагает, что истец не заинтересован в досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков, не осуществил подготовительных действий и не имеет реального намерения использования обозначений сходных до степени смешения со спорными товарными знаками для индивидуализации своих товаров и услуг.

В подтверждение своей позиции ответчик сослался на судебные акты по делам № А40-26050/2013, А40-30726/2013, А40-30729/2013, которыми, по мнению ответчика, установлено, что истец не является производителем однородных товаров и услуг на территории Российской Федерации и по делу № А40-110284/2012, которыми установлено, что у истца отсутствует заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков в отношении части услуг 43-го класса МКТУ (кафе и кафетерии, служба доставки пищи; услуги по приготовлению и доставке блюд; услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками и обслуживанию встреч, конференций, выставок и событий и торжественных церемоний).

Вместе с тем ответчик пояснил, что представил доказательства реального намерения использовать спорные товарные знаки на территории Российской Федерации, однако, причиной того, что планы по такому использованию не реализованы до сих пор, стало наличие многочисленных судебных споров, инициированных истцом и создающих угрозу прекращения исключительных прав ответчика на спорные товарные знаки.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Исходя из распределения бремени доказывания, предусмотренного пунктом 3 статьи 1486 ГК РФ и статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ответчику надлежало представить доказательства использования спорных товарных знаков.

По смыслу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признаются такие действия, которые связаны с непосредственным введением в гражданский оборот товара, маркированного спорным товарным знаком или товарным знаком с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность.

Вопреки названным положениям в отзыве и судебном заседании ответчик пояснил, что не использовал спорные товарные знаки, поскольку, по мнению ответчика, многочисленные судебные процессы, инициированные истцом в разных странах мира, поставили под угрозу соответствующие права ответчика.

Суд полагает, что названные ответчиком причины неиспользования спорных товарных знаков не являются обстоятельствами, не зависящими от ответчика, поскольку указанные ответчиком многочисленные судебные процессы не могут повлиять на введение товаров и услуг, для индивидуализации которых зарегистрированы спорные товарные знаки в гражданский оборот.

При этом суд отмечает, что использование правообладателем товарного знака для индивидуализации товаров и услуг, в отношении которых он зарегистрирован, является основанием для отказа в удовлетворении требований о досрочном прекращении правовой охраны соответствующего товарного знака даже при наличии заинтересованности истца, что исключает угрозу прекращения исключительных прав на средства индивидуализации.

Таким образом, суд приходит к выводу, что неиспользование спорных товарных знаков в данном случае зависело лишь от субъективной оценки ответчиком сложившихся условий и его соответствующего волеизъявления.

Иных объективных обстоятельств, препятствующих использованию спорного товарного знака, ответчиком не заявлено, соответствующих доказательств не представлено.

Таким образом, в нарушение требований статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчиком не представлено доказательств, свидетельствующих об использовании спорных товарных знаков в период с 11.05.2009 по 11.05.2012 включительно способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ.

Возражения ответчика сводятся к обоснованию отсутствия заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Ссылки ответчика на судебные акты по другим делам суд полагает необоснованными, так как обстоятельства, установленные в рамках дел № А40-26050/2013, А40-30726/2013, А40-30729/2013, не имеют преюдициального значения для настоящего дела, поскольку устанавливают степень известности фирменного наименования истца и оказания им соответствующих услуг на территории Российской Федерации по делам об оспаривании решений Роспатента о предоставлении правовой охраны товарным знакам, схожим до степени смешения с фирменным наименованием истца.

Вместе с тем, недоказанность широкой известности фирменного наименования истца и осуществления им деятельности на территории Российской Федерации на даты приоритета оспариваемых в рамках этих дел товарных знаков, не лишает истца права ссылаться на свое фирменное наименование в рамках настоящего дела в целях подтверждения заинтересованности в досрочном прекращении спорных товарных знаков.

Суд не может согласиться с доводом компании «Алтунис-Трейдинг» о том, что спорный товарный знак использовался компанией на протяжении периода с 23.07.2011 по 22.07.2014 на территории Российской Федерации для пищевых продуктов, так как документы, подтверждающие ввоз указанных продуктов на территорию России, представлены за период с 28.12.2009 по 07.04.2011 и не входят в период доказывания по настоящему делу.

Также Суд не усматривает в действиях компании «Хотел Чиприани С.Р.Л.» признаков злоупотребления правом.

Компания «Хотел Чиприани С.Р.Л.» обращаясь в суд с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, реализовало свое право, предусмотренное законодателем Российской Федерации.

Согласно части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

... статей 9 и

... охраны спорного обозначения, если не докажет его использование в установленный законом период.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что требования компании «Хотел Чиприани С.Р.Л.» подлежат удовлетворению в полном объеме.

... Российской Федерации судебные расходы подлежат отнесению на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования компании «Хотел Чиприани С.Р.Л.» удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 386491 в отношении:

- услуг 41 класса МКТУ: «клубы здоровья, в том числе, предоставление обучения и оборудования в области физических упражнений; организация развлечений, в том числе, организация концертов живой музыки, музыки в исполнении диск жокеев, представлений музыкальных групп театрализованных, индивидуальных выступлений профессиональных эстрадных артистов, и выступлений оркестров и танцоров; выставки искусства, бронирование концертов; организация бронирования билетов на спектакли и другие развлекательные мероприятия; бронирование залов для развлечений; услуги казино и игры азартные; услуги гимнастических залов и спортивных центров»;

- услуг 43 класса МКТУ: «услуги кафе и кафетериев; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом; предоставление помещений для выставок; услуги бюро путешествий»;

- услуг 44 класса МКТУ «услуги салонов красоты и услуги бальнеологических центров, в том числе, услуги по уходу за телом косметические».

Взыскать с компании «Алтунис-Трейдинг, Гештао Э Сервикос, Сосьедаде Унипессоал, ЭлДиЭй» в пользу компании «Хотел Чиприани С.Р.Л.» 4000 (четыре) тысячи рублей в счет возмещения судебных расходов на оплату государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

С.П. Рогожин