Решение Суда по интеллектуальным правам от 20 мая 2015 г. по делу № СИП-567/2014 Требования о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака подлежат удовлетворению, поскольку сходство сравниваемых обозначений очевидно и обусловлено как фонетическим тождеством сравниваемых обозначений, так и визуальным и семантическим сходством до степени смешения

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 13 мая 2015 года.

Полный текст решения изготовлен 20 мая 2015 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий - Булгаков Д.А.,

судьи - Васильева Т.В., Голофаев В.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Шейко С.И.,

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление The British Broadcasting Corporation (Дзе Бритиш Бродкастинг Корпорейшен) (Broadcasting House, Portland Place, London, W1A 1AA, England, United Kingom)

к Сохацкому Олегу Витальевичу (140070, Московская область)

третье лицо: Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Бережковская наб., 30 корп. 1, г. Москва, 123995,

ОГРН 1047730015200)

о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака TOPGEAR по свидетельству Российской Федерации № 330318.

В судебном заседании приняли участие представители:

от заявителя - Гуляева Н.С., Пилюгина В.С. по доверенности от 31.07.2012;

от ответчика - Пастушкова Л.В., Суслова Е.С. по доверенности от 12.01.2015;

от третьего лица - не явился, извещен. 

Суд по интеллектуальным правам установил:

компания The British Broadcasting Corporation/Дзе Бритиш Бродкастинг Корпорейшен (далее - Компания) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением к индивидуальному предпринимателю Сохацкому Олегу Витальевичу (далее - Сохацкий О.В.) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака TOPGEAR по свидетельству Российской Федерации № 330318 в части, а именно, в отношении части товаров 12-го класса МКТУ «мопеды» и всех товаров 28-го класса МКТУ «игры, игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам; ёлочные украшения». 

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент). 

Заявление мотивировано тем, что Компания является правообладателем серии товарных знаков, в которых в качестве основного, ключевого элемента указано обозначение TOP GEAR, которому как товарному знаку предоставлена правовая охрана во множестве юрисдикций по всему миру, в том числе в 12-м и 28-м классам МКТУ. Компания имеет намерение расширить сферу своей деятельности в России в секторе потребительских товаров, относящихся в том числе, к 12 и 28-му классам МКТУ. Такое намерение актуально, в том числе, в силу растущей популярности телепрограммы TOP GEAR в России.

По мнению Компании, спорный товарный знак, зарегистрированный в отношении однородных товаров 12 и 28-го классов МКТУ, блокирует возможность регистрации заявленного Компанией в Роспатент обозначения TOP GEAR по заявке № 2013733332 в качестве товарного знака. Ответчик - Сохацкий О.В. не использует товарный знак в отношении части товаров 12-го класса МКТУ и всех товаров 28-го класса МКТУ на территории России. 

В судебном заседании представитель Компании поддержал заявленные требования в полном объёме, просил суд их удовлетворить.

Ответчик - Сохацкий О.В. в отзыве от 06.10.2014 (л.д. 109-112 т.д. 2) ссылался на недоказанность Компанией своей заинтересованности в досрочном прекращении товарного знака, а также на факт использования правообладателем - Сохацким О.В. спорного товарного знака. Указал, что требования Компании не подлежат удовлетворению, так как спорный товарный знак используется при производстве, ввозе и реализации велосипедов различных моделей, а также самокатов, которые классифицируются как игрушки и входят в 28-й класс МКТУ. Также спорный товарный знак используется при производстве, ввозе и реализации радиоуправляемых машинок, которые классифицируются как игрушки и входят в 28-й класс МКТУ. 

По мнению Сохацкого О.В., спорный товарный знак используется им путём предоставления неисключительного права использования товарного знака для игр настольных (28-й класс МКТУ) по Лицензионному договору на товарный знак от 15.04.2013, который заключен между Сохацким О.В. и ООО «Звезда» на срок до 01.07.2014, а использование спорного товарного знака подтверждается актами об исполнении обязательств. 

Роспатент представил отзыв, указав, что пояснений по существу спора дать не может, приложил справку об актуальном состоянии спорного товарного знака.

Роспатент, извещённый в соответствии со статьёй 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о времени и месте проведения судебного заседания, в суд не явился, в связи с чем судебное заседание проводится без участия представителя в порядке статей 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, суд пришел к выводу о наличии оснований для частичного удовлетворения заявленных требований в связи со следующим. 

Как следует из материалов дела, Сохацкий О.В. (ответчик) является правообладателем товарного знака TOPGEAR по свидетельству Российской Федерации № 330318, зарегистрированного 26.07.2007 с приоритетом от 03.11.2005 в отношении товаров 12-го класса МКТУ: «велосипеды, в том числе трёхколёсные, мопеды» и 28-го класса МКТУ: «игры, игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам; ёлочные украшения». 

Полагая, что данный товарный знак не используется правообладателем на протяжении последних трёх лет, Компания обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о его досрочном прекращении правовой охраны в части, а именно, в отношении части товаров 12-го класса МКТУ «мопеды» и всех товаров 28-го класса МКТУ «игры, игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам; ёлочные украшения». 

Компания полагает, что наличие действующей правовой охраны спорных обозначений станет препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве его товарного знака.

Таким образом, Компания считает себя лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 330318. 

В силу пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался. 

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлениях от 01.03.2011 № 14503/10 и от 17.09.2013 № 5793/13, системное толкование норм статей 1484 и 1486 ГК РФ позволяет сделать вывод об обязанности правообладателя использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте. 

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. 

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности, и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения. 

Таким образом, для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по основанию, предусмотренному частью 1 статьи 1486 ГК РФ, обстоятельствами, имеющими значение для дела, являются: факт заинтересованности лица, подавшего заявление, и факт неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трёх лет после его государственной регистрации при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался. При отсутствии хотя бы одного из указанных обстоятельств иск не может быть удовлетворен судом. 

Бремя доказывания заинтересованности относится на истца, бремя доказывания факта использования относится на правообладателя товарного знака. 

В подтверждение своей заинтересованности Компанией представлены:

заявка № 2011734069 в Роспатент на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «TOP GEAR», дата подачи 14.10.2011, в отношении товаров 3, 12, 21 и 28-го классов МКТУ;

заявка № 2013733332 в Роспатент на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «TOP GEAR» дата подачи 27.09.2013, в отношении товаров 3, 12, 21 и 28-го классов МКТУ;

товарный знак № 1153787 TOP GEAR, зарегистрированный в Патентном ведомстве Австралии;

товарный знак № 829030921 TOP GEAR, зарегистрированный в Патентном ведомстве Бразилии;

товарный знак № 1231661 TOP GEAR, зарегистрированный в Европейском ведомстве по гармонизации на внутреннем рынке;

товарный знак № 770600 TOP GEAR, зарегистрированный в Патентном ведомстве Новой Зеландии;

товарный знак № Т0628349А TOP GEAR, зарегистрированный в Патентном ведомстве Сингапура;

товарный знак № 160982 TOP GEAR, зарегистрированный в Патентном ведомстве Объединённых Арабских Эмиратах;

копия уведомления экспертизы Роспатента о результатах проверки соответствия обозначения TOP GEAR требованиям законодательства по заявке № 2011734069 от 19.11.2012 и копия решения экспертизы о государственной регистрации товарного знака;

информация о трансляции телепрограммы TOP GEAR (Топ Гир) на российских телеканалах;

информация об освещении проекта TOP GEAR (Топ Гир) в российских печатных и Интернет-изданиях;

рейтинги российских средств массовой информации, публикующих сведения о проекте TOP GEAR (Топ Гир). 

Проанализировав и оценив все представленные Компанией доказательства, суд установил следующее. 

Компания является одной из корпораций в сфере радио, телевидения и Интернет-вещания. Кроме владения радио-, теле- и Интернет-ресурсами, Компания создаёт и поручает третьим лицам создание документальных, информационных теле- и радиопередач и сериалов. 

Информация о Компании доступна российским потребителям, в том числе из публичных источников. Такая информация представлена Компанией в материалы дела. 

При этом создаваемая Компанией телепередача - Top Gear (Топ Гир) является одной из популярных в мире телепередач, посвященных автомобилям, в том числе в России. Права на вещание указанной программы переданы различным юридическим лицам по всему миру, включая Россию. 

Информация о телепрограмме Top Gear (Топ Гир), в том числе материалы из общедоступных, публичных источников, в том числе сети Интернет, представлены Компанией в материалы дела. 

Компания использует и передает право на использование обозначения Тор Gear для производства различных потребительских товаров, за пределами Российской Федерации. Фотографии такой продукции представлены Компанией в материалы дела и некоторые из них обозревались судом непосредственно в судебном заседании. 

Компанией были поданы заявки в Роспатент на регистрацию товарного знака TOP GEAR:

TOP GEAR, заявка № 2011734069, дата подачи 14.10.2011, в отношении товаров 3, 12, 21 и 28-го классов МКТУ;

TOP GEAR, заявка № 2013733332, дата подачи 27.09.2013, в отношении товаров 3, 12, 21 и 28-го классов МКТУ. 

Вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. 

Экспертиза в силу части 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации назначается лишь в случае, когда для сравнения обозначений требуются специальные знания (пункт 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности»). 

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32 (далее - Правила) сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). 

Суд приходит к выводу о том, что сходство сравниваемых обозначений TOPGEAR и TOP GEAR очевидно и обусловлено высокой степенью сходства по всем критериям сходства, указанным выше. 

Доказательством заинтересованности является подтверждение использования или намерения использования товарного знака или сходного с ним обозначения в отношении однородных товаров. 

Компания просит суд о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в связи с неиспользованием в отношении части товаров 12-го «мопеды» и всех товаров 28-го класса МКТУ: «игры, игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам; ёлочные украшения». 

Для создания условий для правомерного использования обозначения TOP GEAR в Российской Федерации Компанией подана в Роспатент заявка № 2013733332 в отношении конкретизированного перечня товаров 12-го и 28-го классов МКТУ:

12-й класс МКТУ:

Транспортные средства, за исключением велосипедов, мопедов; аппараты, перемещающиеся по земле, за исключением велосипедов и мопедов, воде и воздуху; чехлы для сидений и для подголовников сидений, за исключением предназначенных для велосипедов и мопедов; чехлы для рулей транспортных средств, за исключением предназначенных для велосипедов и мопедов; накладки для ремней безопасности; чехлы для запасных колес, за исключением предназначенных для велосипедов и мопедов; приспособления солнцезащитные для ветровых стекол; автомобильные сумки, крепящиеся на сиденья; держатели напитков для транспортных средств; все вышеперечисленные товары, за исключением относящихся к велосипедам и мопедам.

28-й класс МКТУ:

Игрушки, игры; спортивные товары; новогодние хлопушки, ёлочные игрушки и украшения, за исключением электрических лампочек, свечей и кондитерских изделий; куклы; мягкие игрушки; игрушки плюшевые; маски карнавальные и маскарадные; игрушечные музыкальные шкатулки; игрушечные музыкальные инструменты; игрушечные модели транспортных средств; головоломки; змеи бумажные; мячи и шары для игры; ласты для плавания; поплавки и надувные игрушки; игральные карты; устройства для компьютерных, электронных и видеоигр; марионетки; пластмассовые игрушки; игрушки для купания; игровые наборы; развивающие игрушки; игрушки на колесах; самокаты [игрушки], костюмы, являющиеся игрушками для детей. 

В соответствии с Методическими рекомендациями под однородными товарами следует понимать товары, в отношении которых у потребителя может создаваться представление о принадлежности их одному и тому же изготовителю. 

Для установления однородности следует обращать внимание на род (вид) товаров, их назначение, условия реализации, круг потребителей и иные признаки. 

Международная классификация товаров и услуг для регистрации знаков, а, следовательно, и принадлежность товаров к одному классу МКТУ, не разрешает вопроса однородности товаров и не предопределяют однородность товаров. 

Часто одним из критериев для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе товаров. 

По мнению суда, вышеуказанные товары, однородны товарам, для которых обозначение TOP GEAR уже используется Компанией (например, игры, игрушки, модели транспортных средств масштабные), также как и однородны испрашиваемому Компанией перечню товаров 12-го и 28-го классов МКТУ в силу принадлежности сравниваемых товаров к одной родовой группе, а именно:

транспортные средства (класс 12-й);

игры и игрушки (класс 28-й);

спортивные товары (класс 28-й);

ёлочные украшения (класс 28-й).

Область применения товаров и цель применения также совпадают, что, также является критерием однородности товаров. 

При определении однородности товаров, важно принимать во внимание такие критерии как: условия реализации и круг потребителей товаров. 

Так, сравниваемые товары 28-го класса МКТУ относятся к товарам широкого потребления. 

Потребители товаров широкого потребления приобретают данные товары, как правило, периодически, часто возможно не проявляя должной степени внимательности при покупке. Последнее значительно усиливает вероятность смешения товаров потребителями. 

Риск смешения усиливается в случае реализации товаров в единой точке продаж (например, в одном торговом центре или магазинах расположенных рядом). 

Специализированные магазины товаров для детей, в частности, обычно содержат отделы игр и игрушек, спортивных товаров и сезонный отдел ёлочных украшений. 

Подобные условия реализации могут увеличивать риск смешения товаров потребителями и свидетельствуют о возможности вывода об однородности сравниваемых товаров. 

Суд отмечает, что степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений. 

Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные. 

В настоящем деле, сравниваемые обозначения TOPGEAR и TOP GEAR незначительно отличаются друг от друга. По своей сути, данные обозначения почти тождественны, а, следовательно, круг товаров, рассматриваемых как однородные, может быть значительно расширен.

Суд учитывает, что однородными могут быть признаны товары и услуги. 

Так, известная российскому потребителю телепрограмма Компании - TOP GEAR является телевизионным шоу, посвящённому автомобилям. 

В ситуации, когда сравниваемые обозначения являются тождественными или незначительно отличаются друг от друга, то есть почти тождественны, однородными могут быть признаны товары и связанные с этими товарами услуги. 

Поэтому, суд соглашается с доводом Компании о том, что однородными в данном случае могут быть признаны товары «транспортные средства» (в состав которых, входят такие товары, как «мопеды») и «телевизионное шоу, посвященное автомобилям» (например, TOP GEAR (Топ Гир). 

При этом суд принимает во внимание, что у Компании имеется серия товарных знаков TOP GEAR по международной регистрации, согласно которой Компании предоставлена правовая охрана, в том числе товарному знаку № 770600 TOP GEAR в отношении таких товаров 12-го класса МКТУ, как «транспортные средства; аппараты для передвижения по земле» (л.д. 123-124 т.д. 1). 

Поэтому суд приходит к выводу, что такие товары 12-го класса МКТУ как «транспортные средства; аппараты для передвижения по земле», в отношении которых Компании предоставлена правовая охрана, однородны такому товару 12-го класса МКТУ, как «мопеды», в отношении которого Компания просит досрочно прекратить правовую охрану. 

«Мопеды» являются транспортными средствами, при этом, по существу, являясь аппаратами для передвижения по земле (на двух колёсах с небольшим по мощности двигателем). Места их продажи и круг потребителей совпадает и может пересекаться с потребителями иных товаров «транспортные средства».

Несмотря на то, что «мопеды» - это самостоятельный сегмент товаров в виде товаров «транспортные средства», тем не менее «мопеды» входят в понятие «транспортные средства» и являются взаимосвязанным товаром и с товаром «транспортные средства» и с иными товарами, входящими в понятие «транспортное средство» (мотоциклы, легковые автомобили, мотороллеры и тому подобное). 

Учитывая тематику телевизионного шоу TOP GEAR, популярность среди российских зрителей, а также многолетнее присутствие на российском рынке, действительно имеется вероятность смешения товаров, в отношении которых Компания намерена использовать обозначение TOP GEAR, и товаров, указанных в перечне товаров 12-го и 28-го классов МКТУ спорного товарного знака. 

Имеется возможность ассоциации с телевизионным шоу - TOP GEAR (Топ Гир), посвященному автомобилям, у российских потребителей, таких товаров 12-го класса МКТУ, как: «транспортные средства, автомобили, мопеды, аксессуары и принадлежности для транспортных средств». 

Также суд принимает во внимание, что вывод об однородности товаров и возможном сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения подтверждается, в частности, выводами, содержащимися в решении Роспатента по заявке Компании № 2011734069 в соответствии с которыми, заявленному обозначению TOP GEAR отказано в регистрации в отношении части товаров 12-го класса МКТУ и всех товаров 28-го класса МКТУ. 

В соответствии с пунктом 3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утверждённых Приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197 (далее - Методические рекомендации), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др. Исходя из разновидности обозначения (словесное, изобразительное, звуковое и т.д.) и/или способа его использования, общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым. 

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. 

Согласно с пунктом 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 198 (далее - Методические рекомендации) для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства, как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки. 

На основании указанных положений и критериев суд приходит к выводу об однородности товаров, в отношении которых Компании предоставлена международная правовая охрана в отношении товаров 12-го и 28-го классов МКТУ и товаров 12-го класса МКТУ «мопеды», а также всех товаров 28-го класса МКТУ по свидетельству Российской Федерации № 330318. 

Учитывая изложенное, суд полагает, что истец является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в части товаров 12-го класса МКТУ «мопеды» и всех товаров 28-го класса МКТУ «игры, игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам; ёлочные украшения». 

В силу положений пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. 

Пунктом 2 названной статьи предусмотрено, что для целей настоящей статьи под использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 указанного Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку. 

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам. 

С учётом даты подачи искового заявления (30.06.2014) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование спорных товарных знаком исчисляется с 30.06.2011 по 29.06.2014 включительно. 

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации. 

Ответчик - Сохацкий О.В. в качестве доказательств использования спорного товарного знака, представил следующие:

свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 330318;

свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 365926:

свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 365925;

свидетельство о международной регистрации товарного знака № 950 963 от 21.02.2008 г.;

сертификат соответствия № 1086378, № 0156651, № 0078594, № 0102336, № 0090730;

агентский договор № агд-1 от 12.09.2006 г.;

договор консигнации № 1/09-К от «01» июля 2009 г.;

договор на производство товара № 01 /09 от 01.09.2013 г.;

лицензионный договор на товарный знак от 15.04.2013 с актом № 8238 от 30.04.2013, № 8239 от 31.05.2013, № 8240 от 30.06.2013, № 8241 от 31.07.2013 г., № 8242 от 31.08.2013, № 8243 от 30.09.2013, № 12146 от 31.10.2013, № 12147 от 30.11.2013, № 13036 от 31.12.2013, № 1 от 31.01.2014, № 2 от 28.02.2014, № 3 от 31.03.2014, № 4044 от 31.05.2014, № 4045 от 30.06.2014;

ГТД № 101 15010/22031 1/0001 135 (выпуск 22.03.2011), инвойс и упаковочный лист № СК1018045-2 от 21.12.2010, спецификация № СК1018045-2-CAXU9135910 от 21.12.2010; инвойс и упаковочный лист № СК1018045-1 от 21.12.2010, спецификация № СК10 8045-1-MSKU0630685 от 21.12.2010, спецификация № CK1018045-2-MSKU0659499 от 21.12.2010, акт приёма-передачи № 134 от 23.03.2011, товарная накладная № 347 от 14.04.2011, товарная накладная № 365 от 12.05.2011;

ГТД № 101 15010/04041 1/0001409 (выпуск 04.04.2011), инвойс и упаковочный лист № СК1018059А от 19.01.2011, спецификация № СК101 8059F/G-CAXU6705624 от 19.01.2011, инвойс и упаковочный лист № CK1018059F от 19.01.2011, спецификация № СК 1018059A-TTNU9120371 от 19.01.2011, инвойс и упаковочный лист № CK1018059G от 19.01.2011, акт приёма-передачи № 345 от 05.04.2011, товарная накладная № 345 от 20.04.2011, товарная накладная № 183 от 31.03.2011;

товарная накладная № 1699 от 02.02.2012, товарная накладная № 2599 от 30.03.2012, товарная накладная № 329 от 01.03.2013, товарная накладная № 2720 от 05.12.2013;

ДТ № 101 15010/080213/0000488, инвойс и упаковочный лист, спецификация № 2025 от 21.12.2012, акт приёма-передачи № 57 от 08.02.2013, товарная накладная № 7428 от 17.04.2013, товарная накладная № 1790 от 27.03.2013;

ДТ № 101 15010/260313/0001427, инвойс и упаковочный лист, спецификация № 2099 от 23.01.2013, акт приёма-передачи № 108 от 26.03.2013, товарная накладная № 73 19 от 10.04.2013, товарная накладная № 7296 от 09.04.2013;

ГТД № 10130182/080414/0002761, инвойс, упаковочный лист, спецификация № 42 от 12.02.2014, акт приёма-передачи № 653 от 09.04.2014, акт от 30.04.2014;

ГТД № 10130182/220714/0006990, инвойс, упаковочный лист, спецификация № 94 от 02.06.2014, акт приёма-передачи № 95 от 23.07.2014, акт от 30.06.2014;

ГТД № 10130182/090614/0005062, инвойс, упаковочный лист, спецификация № 68 от 10.04.2014, акт приёма-передачи № 9 от 09.04.2014, акт от 30.07.2014;

разрешительное письмо Сохацкого О.В. исх. № 10/01 от 10.01.2011;

разрешительное письмо Сохацкого О.В. исх. № 01/09 от 01.09.2013;

выписка ООО «ВМЗ «Янтарь» по состоянию на 06.10.2014;

газета ООО «Фортуна»;

заверенные копии товарных накладных № 17458 от 21.05.2014, № 20083 от 10.06.2014;

заверенные копии задания на закупку, товарных накладных № 18714 от 29.05.2014 г., № 10103 от 31.03.2014, № 3429 от 13.02.2014;

заверенные копии товарных накладных № 15578 от 20.12.2013, № 1587 от 31.03.2014, № 40214 от 23.12.2013, № 5529 от 26.02.2014, № 18836 от 29.05.2014;

заверенные копии Акта № 1598 от 30.04.2014 со счётом-фактурой № 170 от 30.04.2014, счетов - фактур № 2615 от 30.04.2013, № 2616 от 31.05.2013, № 2617 от 30.06.2013, № 2618 от 31.07.2013, № 2619 от 31.08.2013, № 2620 от 30.09.2013, № 3667 от 31.10.2013, № 3668 от 30.11.2013, № 4557 от 31.12.2013, № 1 от 31.01.2014, № 2 от 28.02.2014, № 3 от 31.03.2014, № 1060 от 31.05.2014, № 1061 от 30.06.2014;

заверенные копии претензии от 01.10.2012, информационного письма от 09.11.2012 от ИП Сохацкого О.В. в ООО «Звезда» и письмо исх. № 176/01 от 11.10.2012, письмо б/н от 12.12.2012 от ООО «Звезда» к Сохацкому О.В. 

Сохацкий О.В. полагает, что вышеуказанными доказательствами им подтверждено постоянное использование спорного товарного знака, путём размещения его на товаре и упаковке товара, при ввозе, хранении и реализации товара, а также путём предоставления неисключительной лицензии на товарный знак.

Так, Сохацкий О.В. указывает, что спорный товарный знак используется при производстве, ввозе и реализации велосипедов различных моделей (12-й класс МКТУ). 

Между Сохацким О.В. и ООО «АЛИСА» заключен Агентский договор № агд-1от 12.09.2006, в соответствии с которым ООО «АЛИСА» за счёт Сохацкого О.В. осуществляет действия по закупке товара у зарубежных поставщиков, согласно заданиям на закупку, и поставляет товар Сохацкому О.В. Далее товар передаётся для дальнейшей реализации ЗАО «МТК «АЛИСА» по Договору консигнации № 1/09-К от 01.07.2009. 

Велосипеды, маркированные товарным знаком TOPGEAR, ввозились на территорию России ООО «АЛИСА» в 2011 году, что подтверждается:

ГТД № 10115010/220311/0001135 (выпуск 22.03.2011), инвойсом и упаковочным листом № СК 101 8045-2 от 21.12.2010, спецификацией № СК1018045-2-CAXU9135910 от 21.12.2010; инвойсом и упаковочным листом № СК1018045-1 от 21.12.2010, спецификацией № СК1018045-1-MSKU0630685 от 21.12.2010; спецификацией № СК101 8045-2-MSKU0659499 от 21.12.2010, отчётом агента № 155 от 22.03.2011, актом приёма-передачи № 134 от 23.03.2011, товарной накладной № 347 от 14.04.2011, товарной накладной № 365 от 12.05.2011;

ГТД № 10115010/040411/0001409 (выпуск 04.04.2011), инвойсом и упаковочным листом № СК 1018059А от 19.01.2011, спецификацией № СК1018059F/G-CAXU6705624 от 19.01.2011; инвойсом и упаковочным листом № CK1018059F от 19.01.2011, спецификацией № С К1018059 А-TTNU9120371 от 19.01.2011, инвойсом и упаковочным листом № CK1018059G от 19.01.2011, отчетом агента № 188 от 04.04.2011, актом приёма-передачи № 345 от 05.04.2011, товарной накладной № 345 от 20.04.2011, товарной накладной № 183 от 31.03.2011. 

Кроме того, из представленных Сохацким О.В. доказательств следует, что в 2012 и 2013 годах велосипеды, маркированные товарным знаком TOPGEAR, производились с разрешения Сохацкого О.В. на территории России компанией ООО «ВМЗ «Янтарь», единственным участником которой является Сохацкий О.В., и поставлялись покупателю Сохацкого О.В. - ЗАО «МТК «АЛИСА», что подтверждается товарной накладной № 1699 от 02.02.2012, товарной накладной № 2599 от 30.03.2012, товарной накладной № 329 от 01.03.2013, товарной накладной № 2720 от 05.12.2013, и разрешительным письмом Сохацкого Р.В. № 10/01 от 10.01.2012. 

При этом суд отмечает, что Компания не требует в просительной части своего заявления в суд о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товара «велосипеды». 

Таким образом, представленные Сохацким О.В. доказательства использования спорного товарного знака в отношении товара - «велосипеды» не являются относимыми доказательствами по настоящему делу и не входят в предмет доказывания ответчика по настоящему делу. 

При этом в порядке статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Сохацкий О.В. не представил суду и каких-либо доказательств того, что товар - «велосипеды» являются формой такого товара, как «мопеды». 

Суд соглашается с доводом Сохацкого О.В. о том, что спорный товарный знак используется при производстве, ввозе и реализации товары - «самокаты», которые классифицируются как игрушки и входят в 28-й класс МКТУ. 

Самокаты ввозится ООО «АЛИСА» по агентскому договору № агд-1 от 12.09.2006, что подтверждается:

ДТ № 10115010/080213/0000488, инвойсом и упаковочным листом, спецификацией № 2025 от 21.12.2012, актом приёма-передачи № 57 от 08.02.2013, товарной накладной № 7428 от 17.04.2013, товарной накладной № 1790 от 27.03.2013;

ДТ № 10115010/260313/0001427, инвойсом и упаковочным листом, спецификацией № 2099 от 23.01.2013, актом приёма-передачи № 108 от 26.03.2013, товарной накладной № 7319 от 10.04.2013, товарной накладной № 7296 от 09.04.2013. Далее товар передается для дальнейшей реализации ЗАО «МТК «АЛИСА» по Договору консигнации № 1/09-К от 01.07.2009. 

Кроме того, Сохацким О.В. представлены доказательства использования спорного товарного знака при производстве, ввозе и реализации радиоуправляемых машинок, которые классифицируются как товар «игрушки» и входят в 28-й класс МКТУ. 

Так, между Сохацким О.В. и ЗАО «МТК «АЛИСА» заключен Договор на производство товара № 01/09 от 01.09.2013. 

Товар, маркированный спорным товарным знаком, производится ЗАО «МТК «АЛИСА» с привлечением производителей на территории Китайской народной республики и ввозится через агента - ООО «ИМПОРТ МЕНЕДЖМЕНТ», что подтверждается:

ГТД № 10130182/080414/0002761, инвойсом, упаковочным листом, спецификацией № 42от 12.02.2014, актом приёма-передачи № 653 от 09.04.2014 г., актом от 30.04.2014;

ГТД № 10130182/220714/0006990, инвойсом, упаковочным листом, спецификацией № 94 от 02.06.2014, актом приёма-передачи № 95 от 23.07.2014, актом от 30.06.2014;

ГТД № 10130182/090614/0005062, инвойсом, упаковочным листом, спецификацией № 68 от 10.04.2014, актом приёма-передачи № 9 от 09.04.2014, актом от 30.07.2014. 

В газете ООО «Фортуна» (сеть «Дочки-сыночки), содержится реклама товара - «лицензионные машинки p/у, BMW Х6 1:24, без заряд. устройства, в ассортименте» Арт.Т56673, поставленного в ООО «Фортуна» ЗАО «МТК «АЛИСА», которое в свою очередь, произвело товар по Договору № 01/09 от 01.09.2013 с Сохацким О.В., под его контролем. Представленные Сохацким О.В. копии товарных накладных № 17458 от 21.05.2014, № 20083 от 10.06.2014 подтверждают дальнейшую реализацию данного товара третьим лицам. 

Копии задания на закупку самокатов, товарных накладных № 18714 от 29.05.2014, № 10103 от 31.03.2014, № 3429 от 13.02.2014 подтверждают дальнейшую реализацию самокатов как товара «игрушки» третьим лицам. 

Суд отмечает, что, по мнению Сохацкого О.В. самокаты относятся к такому товару, как «игрушки». 

Копии товарных накладных № 15578 от 20.12.2013, № 1587 от 31.03.2014, подтверждают передачу товара от Сохацкого О.В. к ЗАО «МТК «АЛИСА» по Договору консигнации № 1/09-К от 01.07.2009 для дальнейшей реализации третьим лицам. 

Копии товарных накладных № 40214 от 23.12.2013, № 5529 от 26.02.2014, № 18836 от 29.05.2014 подтверждают дальнейшую реализацию указанного товара от ЗАО «МТК «АЛИСА» третьим лицам, то есть дальнейшее продвижение товара, содержащего спорный товарный знак в гражданской оборот. 

Вместе с тем, суд не соглашается с доводом Сохацкого О.В. о том, что спорный товарный знак используется им путём предоставления неисключительного права использования товарного знака на территории России для обозначения изготавливаемых и/или реализуемых и/или иным способом продвигаемых и вводимых в хозяйственный оборот товаров - «игры настольные» (28-й класс МКТУ) по Лицензионному договору на товарный знак от 15.04.2013, заключенному между Сохацким О.В. и ООО «Звезда». По мнению Сохацкого О.В., использование спорного товарного знака подтверждается актами об исполнении обязательств по данному договору. 

В обоснование указанного довода, Сохацкий О.В. дополнительно представил в суд:

акт № 1598 от 30.04.2014 со счётом-фактурой № 170 от 30.04.2014, счета-фактуры № 2615 от 30.04.2013, № 2616 от 31.05.2013, № 2617 от 30.06.2013, № 2618 от 31.07.2013, № 2619 от 31.08.2013, № 2620 от 30.09.2013, № 3667 от 31.10.2013, № 3668 от 30.11.2013, № 4557 от 31.12.2013, № 1 от 31.01.2014, № 2 от 28.02.2014, № 3 от 31.03.2014, № 1060 от 31.05.2014, № 1061 от 30.06.2014 между Сохацким О.В. и ООО «Звезда» по Лицензионному договору на товарный знак от 15.04.2013 (далее - Лицензионный договор);

копии претензии от 01.10.2012 и информационного письма от 09.11.2012 от Сохацкого О.В. в ООО «Звезда», письмо исх. № 176/01 от 11.10.2012, письмо б/н от 12.12.2012 от ООО «Звезда» к ИП Сохацкому О.В. 

По мнению Сохацкого О.В., указанные письма подтверждают намерение сторон заключить Лицензионный договор в связи с использованием ООО «Звезда» спорного товарного знака, принадлежащего Сохацкому О.В. 

В письме от 11.10.2012 ООО «Звезда» просит Сохацкого О.В. разрешить ей использовать указанный товарный знак, после чего в письме от 12.12.2012 сообщает планируемые к ввозу объёмы производимого товара с использованием товарного знака. 

Согласно пункту 8.6 Лицензионного договора, все действия, связанные с регистрацией лицензионного договора в Роспатенте, обязан совершить Лицензиат, то есть ООО «Звезда».

Как указывает Сохацкий О.В., данный Лицензионный договор не был зарегистрирован Лицензиатом в Роспатенте. 

Сохацкий О.В. считает, что ООО «Звезда» намеренно не осуществляло регистрацию Лицензионного договора с целью создания оснований для подачи Компанией искового заявления о досрочном частичном прекращении правовой охраны спорного товарного знака связи с неиспользованием. Однако Сохацкий О.В. в порядке статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представил суду доказательств, таких умышленных, злонамеренных действий. 

Сохацкий О.В. полагает, что вне зависимости от регистрации Лицензионного договора в Роспатенте, Лицензионный договор исполнялся сторонами, что подтверждается первичными документами, перепиской между сторонами и не отрицается ООО «Звезда». Исполнение Лицензионного договора, по его мнению, свидетельствует об использовании спорного товарного знака путём предоставления неисключительного права использования товарного знака на территории России для обозначения изготавливаемых и/или реализуемых и/или иным способом продвигаемых и вводимых в хозяйственный оборот товаров - категории «игры» в 2013 и 2014 годах. 

В пункте 50 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что в соответствии со статьями 1232, 1369, 1490 ГК РФ договор об отчуждении патента, лицензионный договор и другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец, а также договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, лицензионный договор и другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на товарный знак, подлежат государственной регистрации в Роспатенте и без указанной регистрации считаются недействительными. 

В соответствии с частью 2 статьи 9, частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, должны доказать обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений, а также несут риск наступления последствий, связанных с неисполнением этой обязанности. 

Таким образом, на дату подачи заявления о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака указанный договор не был зарегистрирован в установленном законом порядке.

В пункте 8.1 Лицензионного договора указано, что он подлежит обязательной государственной регистрации в Роспатенте и вступает в силу с момента его регистрации (л.д. 11 т.д. 3). При этом условия, позволяющие лицензиату использовать спорный товарный знак до регистрации названного договора под контролем правообладателя, в договоре отсутствуют. 

Таким образом, ответчиком не представлено доказательств использования спорного товарного знака, в отношении товара «игры». 

Представители Сохацкого О.В. не представляли в суд иных доказательств использования спорного товарного знака в отношении других товаров: «гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам; ёлочные украшения», в отношении которых Компания заявила в суд требования, указав, что таких доказательств использования у Сохацкого О.В. нет. 

Доказательств неиспользования спорного товарного знака по причинам, не зависящим от правообладателя, ответчиком также не представлено. 

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. 

Таким образом, представленные Сохацким О.В. доказательства, подтверждают использование им спорного товарного знака только в отношении товара 28-го класса МКТУ: «игрушки». 

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы подлежат отнесению на ответчика, учитывая, что заявленное Компанией требование носит неимущественный характер. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 199-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования компании The British Broadcasting Corporation (Дзе Бритиш Бродкастинг Корпорейшен) удовлетворить частично.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака TOP GEAR по свидетельству № 330318 в части, а именно, в отношении части товаров 12-го класса МКТУ «мопеды» и товаров 28 класса МКТУ «игры; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам; ёлочные украшения».

В остальной части заявленных требований отказать.

Взыскать 4000 (четыре тысячи) рублей с Сохацкого Олега Витальевича в пользу компании The British Broadcasting Corporation (Дзе Бритиш Бродкастинг Корпорейшен).

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судья

Т.В. Васильева

Судья

В.В. Голофаев