Постановление Суда по интеллектуальным правам от 31 марта 2015 г. № С01-255/2015 по делу № А40-72694/2014 Суд отменил ранее принятые по делу судебные акты, которыми отказано в удовлетворении требования о запрете ответчику совершать действия, нарушающие исключительное право истца на полезную модель, и направил дело на новое рассмотрение, поскольку при рассмотрении настоящего дела суды не обеспечили полноту исследования всех существенных обстоятельств и доказательств по делу

Резолютивная часть постановления объявлена 26 марта 2015 года.

Полный текст постановления изготовлен 31 марта 2015 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий - судья Голофаев В.В.,

судьи - Булгаков Д.А., Уколов С.М.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «БилдСити»

на решение Арбитражного суда города Москвы от 22.09.2014 (судья Матюшенкова Ю.Л.) и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.12.2014 (судьи Трубицын А.И., Валиев В.Р., Расторгуев Е.Б.) по делу № А40-72694/2014

по иску общества с ограниченной ответственностью «БилдСити» (ул. Гоголя, д. 48, пом. II, пос. Томилино, Люберецкий р-н, Московская обл., 140070, ОГРН 1135027012548)

к обществу с ограниченной ответственностью «ДВИН» (Калужское ш., д. 6, с. Красная Пахра, поселение Краснопахорское, Москва, 142150, ОГРН 1075074015785)

о защите исключительного права на полезную модель.

В судебном заседании приняли участие представители:

от истца: Шевченко С.Л., по доверенности от 20.03.2015, Рыбина Л.Д., по доверенности от 20.03.2015;

от ответчика: Ермакова Е.А., по доверенности от 08.12.2014; Вербицкая Л.В., по доверенности от 08.12.2014. 

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью «БилдСити» (далее - общество «БилдСити», истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью «ДВИН» (далее - общество «ДВИН», ответчик) о запрете обществу «ДВИН» совершать действия, нарушающие исключительное право общества «БилдСити» на полезную модель по патенту Российской Федерации № 62501, в том числе производство, хранение, рекламу, предложение о продаже и продажу полотенцесушителей модели «F», а также их введение в хозяйственный оборот в любой иной форме на территории Российской Федерации без разрешения общества «БилдСити». 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 22.09.2014, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.12.2014, в удовлетворении иска отказано. 

Не согласившись с принятыми судебными актами, истец обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела, неправильное применение судами норм материального права, просит решение и постановление отменить, направить дело на новое рассмотрение. 

Кассационная жалоба мотивирована тем, что судами не установлены обстоятельства, необходимые для признания за ответчиком права послепользования, а именно - объем использования им полезной модели истца, время начала использования этой полезной модели либо осуществление необходимых к такому использованию приготовлений.

Также истец ссылается на противоречия и взаимоисключающие выводы в решении суда первой инстанции о наличии у ответчика права послепользования, и, в то же время, о недоказанности использования ответчиком в выпускаемых им изделиях полезной модели по патенту Российской Федерации № 62501. 

Кроме того, истец указывает на неправомерное возложение судом апелляционной инстанции на истца бремени доказывания периода, к которому относится начало использования ответчиком полезной модели истца или создание необходимых к этому приготовлений. 

В объяснении на кассационную жалобу ответчик просит обжалуемые судебные акты оставить без изменения, сославшись на их законность и обоснованность, а также на несостоятельность доводов жалобы. 

В судебном заседании кассационной инстанции представители истца доводы кассационной жалобы поддержали; представители ответчика просили в удовлетворении жалобы отказать. 

Обсудив доводы кассационной жалобы, выслушав представителей истца и ответчика, проверив в соответствии со статьями 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для ее удовлетворения в силу нижеследующего. 

Как установлено судами и следует из материалов дела, истец на основании договора об отчуждении исключительного права от 24.01.2014, зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности 21.03.2014 за № РД0144018, является обладателем патента Российской Федерации № 62501 на полезную модель «Полотенцесушитель и элемент для отвода воздуха», с приоритетом от 02.11.2006. 

В обоснование исковых требований истец ссылался на то, что без получения его согласия ответчик вводит в гражданский оборот полотенцесушители, в которых воплощена конструкция полотенцесушителя, охраняемого вышеуказанным патентом. 

Отказывая в иске, суд первой инстанции исходил из того, что ответчик обладает правом послепользования, возникшим на основании статьи 1400 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс). 

Данный вывод суда первой инстанции мотивирован следующим. 

Патент Российской Федерации № 62501 дважды прекращал свое действие: с 03.11.2007 по 20.11.2009; с 03.11.2010 по 20.04.2013. При этом ответчик был создан и начал свою деятельность 04.12.2007, т.е. в период, когда принадлежащий истцу патент не действовал. Ответчик в период создания и деятельности являлся аффилированным лицом по отношению к другому юридическому лицу - ООО «Двин» (ОГРН 1057746554931), которое было создано 01.04.2005. Участник и директор общества «ДВИН» в течение длительного времени являлся директором «первой» организации - ООО «Двин» с указанным выше регистрационным номером, выпускающей полотенцесушители, конструкция которых полностью совпадает с запатентованным истцом техническим решением. С согласия этой «первой» организации ответчик в первый период прекращения действия патента с 03.11.2007 по 20.11.2009 сделал все необходимые приготовления и начал серийное производство полотенцесушителей. Суд первой инстанции отметил, что ответчиком представлены доказательства передачи документов, относящихся к производству продукции. 

С учетом изложенного судом первой инстанции ответчик признан приобретшим право послепользования, поскольку приступил к использованию охраняемого патентом Российской Федерации № 62501 решения в период прекращения действия этого патента. 

Суд первой инстанции признал обоснованными доводы ответчика об отсутствии доказательств нарушения патентных прав истца в отношении каждого из двух независимых пунктов формулы полезной модели, придя к выводу о том, что представленное истцом заключение Борисова Э.В. не является достаточным и достоверным доказательством нарушения исключительного права истца, поскольку касается только первого пункта формулы полезной модели. При этом судом было отмечено, что в отношении первого пункта формулы анализ в упомянутом заключении отсутствует. 

Суд апелляционной инстанции, в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации повторно рассматривавший дело, поддержал выводы суда первой инстанции. 

Суд по интеллектуальным правам полагает, что вышеуказанные выводы судов нельзя признать обоснованными, поскольку они сделаны без надлежащего исследования всех обстоятельств, имеющих значение для дела. 

Согласно пункту 3 статьи 1400 ГК РФ лицо, которое в период между датой прекращения действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец и датой публикации в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности сведений о восстановлении действия патента начало использование изобретения, полезной модели или промышленного образца либо сделало в указанный период необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования (право послепользования). 

В нарушение данной нормы Кодекса судами первой и апелляционной инстанций не установлена вся совокупность условий, необходимых для признания ответчика обладателем права послепользования в отношении полезной модели истца. 

Так, объем использования полезной модели ответчиком, в пределах которого за ним признается право послепользования, судами не устанавливался.

Между тем, исходя из положений пункта 3 статьи 1400 ГК РФ, объем использования полезной модели является необходимым количественным показателем, определяющим юридические границы права послепользования и составляющим неотъемлемую часть существа этого права. Без определения объема допустимого использования ответчиком полезной модели право послепользования не может считаться установленным. 

Кроме того, суд кассационной инстанции не может признать основанными на законе выводы суда первой инстанции о создании ответчиком необходимых приготовлений и начале серийного производства полотенцесушителей в период прекращения действия патента, ввиду нижеследующего. 

Из решения суда первой инстанции усматривается, что выводы суда об указанном обстоятельстве сделаны исходя из более раннего производства ООО «ДВИН» (ОГРН 1057746554931) полотенцесушителей, а также с учетом того, что ответчику переданы этой организацией документы, относящиеся к производству продукции. 

Суд кассационной инстанции считает, что выводы суда по данному вопросу не соответствуют обязательным требованиям, предъявляемым к мотивированности судебных актов. 

Согласно части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в мотивировочной части решения должны быть указаны, в том числе, фактические и иные обстоятельства дела, установленные арбитражным судом; доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле. 

В оспариваемом решении не содержится обоснования того, в силу каких обстоятельств судом признаны достаточными отмеченные выше факты для вывода о наличии необходимых приготовлений и начале серийного производства полотенцесушителей, в отсутствие доказательств создания необходимой для этого совокупности условий технического, организационного, финансового, кадрового и иного характера. 

Какие-либо доказательства, которые подтверждали бы начало серийного производства ответчиком полотенцесушителей, судом не исследовались, их наличие в материалах дела судом не устанавливалось. 

Вывод суда первой инстанции об отсутствии доказательств нарушения ответчиком патентных прав истца, мотивированный тем, что в представленном истцом заключении Борисова Э.В. содержится вывод лишь в отношении первого пункта формулы полезной модели по патенту Российской Федерации № 62501, сделан без учета положения абзаца 2 пункта 3 статьи 1358 ГК РФ, согласно которому полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели. 

Исходя из содержания данной правовой нормы, для установления факта использования полезной модели в продукте (полотенцесушителе) ответчика необходимо установить наличие в этом продукте каждого признака, приведенного хотя бы в одном независимом пункте формулы. 

Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела, формула полезной модели по патенту Российской Федерации № 62501 состоит из двух независимых пунктов (том 1, л.д. 33). 

В заключении Борисова Э.В. содержится вывод о том, что в исследуемом объекте (полотенцесушителе F2 60/50 1-1/2 (К3)) использованы все признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели (том 1, л.д. 47). 

Названное заключение вместе с выводом подлежало соответствующей судебной оценке в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с учетом положения абзаца 2 пункта 3 статьи 1358 ГК РФ. 

Содержащееся в решении суда первой инстанции утверждение о том, что в отношении первого пункта формулы полезной модели анализ в заключении Борисова Э.В. отсутствует, не соответствует имеющемуся в материалах дела содержанию текста этого заключения, на странице 4 которого (том 1, л.д. 46) усматривается наличие сопоставительного анализа признаков полезной модели, составляющих независимый пункт 1, и признаков, выявленных путем осмотра полотенцесушителя, вводимого в оборот ответчиком, в результате которого Борисов Э.В. пришел к выводу об использовании в продукте ответчика всех признаков независимого пункта 1 формулы по патенту истца. 

Суд по интеллектуальным правам соглашается с доводом заявителя кассационной жалобы о неверном распределении судом апелляционной инстанции бремени доказывания обстоятельств, с которыми закон связывает возникновение права послепользования. 

В силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации именно ответчик, заявляющий о наличии у него права послепользования, обязан доказать наличие всей совокупности условий, предусмотренных пунктом 3 статьи 1400 ГК РФ, для подтверждения наличия у него данного права. 

С учетом этого содержащееся в оспариваемом постановлении суда апелляционной инстанции указание на непредставление истцом доказательств того, что введенная ответчиком в гражданский оборот в 2014 году продукция с использованием спорной полезной модели не была изготовлена в период прекращения действия патента либо для ее изготовления не были сделаны необходимые приготовления в период прекращения действия патента, не соответствует установленному процессуальным законодательством распределению бремени доказывания юридически значимых обстоятельств. 

Кроме того, суд кассационной инстанции считает необходимым отметить наличие в оспариваемом решении суда противоречивых выводов, касающихся факта использования ответчиком полезной модели по патенту истца. Отклоняя довод истца об использовании в продукте ответчика всех признаков независимого пункта формулы полезной модели по патенту Российской Федерации № 62501 суд, наряду с этим, приходит в своем решении к противоположному выводу о принадлежности ответчику права послепользования, предполагающего, что в производимых ответчиком полотенцесушителях использована полезная модель по патенту истца. 

Данное противоречие судом апелляционной инстанции не отмечено и, соответственно, не устранено. 

На этом основании суд кассационной инстанции полагает, что выводы судов об отсутствии нарушения исключительного права истца на полезную модель по патенту Российской Федерации № 62501 и наличии права послепользования у ответчика сделаны без учета названных выше обстоятельств, имеющих существенное значение для рассматриваемого вопроса. 

Принимая во внимание изложенное, суд кассационной инстанции полагает, что при рассмотрении настоящего дела суды не обеспечили полноту исследования всех существенных обстоятельств и доказательств по делу, допустили нарушение норм материального права, в связи с чем выводы судов нельзя признать законными, обоснованными и соответствующими фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, что является основанием для отмены судебных актов в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Поскольку для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка доказательств, а также иные процессуальные действия, предусмотренные для рассмотрения дела в суде первой инстанции, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его ограниченных полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства; дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам, и, исходя из установленного, принять решение в соответствии с требованиями законодательства. 

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело. 

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 22.09.2014 по делу № А40-72694/2014 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.12.2014 по тому же делу отменить, дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.