Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 22 января 2015 года.

Полный текст решения изготовлен 26 января 2015 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Пашковой Е.Ю., Рогожина С.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Мельниковой А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление

общества с ограниченной ответственностью «МИРРОЛЛА» (ул. Ивана Фомина, д. 6, Санкт-Петербург, 194295, ОГРН 1047855172551)

к обществу с ограниченной ответственностью «АМАЛЬГАМА ЛЮКС» (ул. М. Морская, д. 106, офис 109, г. Николаев, Украина, 54002)

о признании актом недобросовестной конкуренции действий общества с ограниченной ответственностью «АМАЛЬГАМА ЛЮКС», связанных с приобретением и использованием исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 328829 и № 375705,

с участием третьего лица - Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва 123995, ОГРН 1047730015200),

при участии в судебном заседании представителей:

от истца - Золотых Н.И., Курапова А.Г. (по доверенности от 09.07.2014), Семенов А.В. (по доверенности от 09.07.2014);

от ответчика - Белицкий Ф.В. (по доверенности 17.02.2014);

третьего лица - не явился, извещено надлежащим образом, установил:

Общество с ограниченной ответственностью «МИРРОЛЛА» (далее - ООО «МИРРОЛЛА», истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском о признании регистрации на имя общества с ограниченной ответственностью «АМАЛЬГАМА ЛЮКС» (далее - ООО «АМАЛЬГАМА ЛЮКС», ответчик) товарного знака «СУЛЬСЕНА SULSENA SYLSENA» по свидетельству Российской Федерации № 328829 и товарного знака «СУЛЬСЕНА» по свидетельству Российской Федерации № 375705 недействительной как акта недобросовестной конкуренции; о запрете обществу с ограниченной ответственностью «РИКИ» (далее - ООО «РИКИ») отказывать в реализации товаров ООО «МИРРОЛЛА» через аптечную сеть ООО «РИКИ» со ссылкой на зарегистрированные на имя ООО «АМАЛЬГАМА ЛЮКС» товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 328829 и № 375705 как сходные до степени смешения с торговым названием товаров ООО «МИРРОЛЛА». 

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 29.05.2014 по делу № А56-78818/2013 исковые требования к ООО «РИКИ» были выделены в отдельное производство, делу присвоен № А56-33392/2014. 

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 30.05.2014 по делу № А56-78818/2013 дело в оставшейся части в порядке, предусмотренном статьей 39 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, было передано по подсудности в Суд по интеллектуальным правам. 

Учитывая недопустимость споров по подсудности (часть 4 статьи 39 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), определением Суда по интеллектуальным правам от 03.07.2014 исковое заявление ООО «МИРРОЛЛА» было принято к производству Суда по интеллектуальным правам, делу присвоен № СИП-626/2014. 

Определением Суда по интеллектуальным правам от 08.09.2014 на основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, была привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности. 

В судебном заседании 08.09.2014 ООО «МИРРОЛЛА» заявило об уточнении предмета исковых требований, в частности, просило признать актом недобросовестной конкуренции действия ответчика, связанные с приобретением и использованием исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 328829 и № 375705. 

Данное уточнение предмета исковых требований было принято судом на основании части 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

В обоснование исковых требований ООО «МИРРОЛЛА» ссылается на то, что с июля 2007 года производит и реализует на территории Российской Федерации, а также в странах ближнего зарубежья различные косметические средства (сульсеновая паста, шампунь сульсеновый, гель-мыло сульсеновое) под торговым наименованием «СУЛЬСЕН МИТЕ» и «СУЛЬСЕН ФОРТЕ», в состав которых входит лекарственное средство «СУЛЬСЕН». При этом ответчик реализует на территории Российской Федерации аналогичные косметические товары под торговым наименованием «СУЛЬСЕНА», в состав которых также входит лекарственное средство «СУЛЬСЕН». Обращает внимание на то, что 29.06.2007 на имя ответчика был зарегистрирован товарный знак «СУЛЬСЕНА SULSENA SYLSENA» по свидетельству Российской Федерации № 328829, после чего ответчиком были предприняты действия, направленные на воспрепятствование деятельности истца по выпуску и реализации продукции, маркированной обозначениями «СУЛЬСЕН МИТЕ» и «СУЛЬСЕН ФОРТЕ», в частности, в адрес истца направлена претензия, а в правоохранительные органы подано заявление о возбуждении уголовного дела по факту незаконного использования товарного знака. Как отмечает истец, 27.03.2009 на имя ответчика был зарегистрирован товарный знак «СУЛЬСЕНА» по свидетельству Российской Федерации № 375705, после чего ответчиком в адрес покупателей продукции истца были направлены письма с требованием не приобретать товар, маркированный обозначениями «СУЛЬСЕН МИТЕ» и «СУЛЬСЕН ФОРТЕ». Также ООО «АМАЛЬГАМА ЛЮКС» обратилось в арбитражный суд с иском о прекращении использования обозначения «СУЛЬСЕН» на вводимых истцом в гражданский оборот косметических товарах. 

Как полагает ООО «МИРРОЛЛА», действия ответчика по приобретению исключительных прав на вышеназванные товарные знаки и последующему воспрепятствованию предпринимательской деятельности ответчика следует рассматривать как акт недобросовестной конкуренции. В обоснование своего утверждения о том, что регистрация спорных товарных знаков является недобросовестной конкуренцией истец указывает, что название лекарственного средства «сульсен» было известно задолго до даты приоритета спорных товарных знаков, в частности, приказом Министерства здравоохранения СССР от 31.12.1971 утвержден список лекарственных препаратов, в состав которого был включен «сульсен» как средство от лечения себореи. По мнению истца, название «сульсен» вошло в России во всеобщее употребление для обозначения лекарственного препарата «Селена сульфид» (международное непатентованное наименование), который производился с 1960-х годов многими фармацевтическими предприятиями СССР и широко применялся в медицинской практике для лечения себореи. Кроме того, истец обращает внимание, что постановлением Госстандарта России от 30.12.1993 № 301 сульсен был включен в Общероссийский классификатор продукции, приказом Ростехрегулирования от 22.11.2007 № 329-ст - в Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности, а сведения о сульсене как названии лекарственного препарата имеются в различных словарях и специальных справочниках, информация о применении сульсена для лечения болезней кожи головы содержится в специализированных медицинских изданиях. В связи с этим ООО «МИРРОЛЛА» считает, что с 1971 года слово «сульсен» является видовым наименованием лекарственного средства известного назначения и обладающего известными свойствами. 

С точки зрения истца, спорные товарные знаки, содержащие словесные элементы «СУЛЬСЕНА», «SULSENA», «SYLSENA», указывают на вид, свойство и назначение товаров, для которых они зарегистрированы: на сульсеновое мыло и сульсеновую пасту (товары 03-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) и на фармацевтические препараты от перхоти, лечебные препараты для роста волос (товары 05-го класса МКТУ). Исходя из этого он полагает, что регистрация данных товарных знаков может создать препятствия для производства и доступа на российский рынок косметических и лекарственных средств одной фармакологической группы с сульсеном, что создает условия для недобросовестной конкуренции, запрет на которую установлен частью 2 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции).

В отзыве на исковое заявление ответчик просит отказать в удовлетворении исковых требований. В обоснование своих возражений ответчик указывает на то, что все имущественные права на технологическую документацию, технологический процесс и состав пасты «Сульсена» были приобретены им у ОАО «Николаевский парфюмерно-косметический комбинат «Алые паруса» по авторскому договору № ПП-86 от 28.12.2003, а с начала 2004 года и по настоящее время ООО «АМАЛЬГАМА ЛЮКС» вводит в гражданский оборот на территории Российской Федерации косметические товары, маркированные товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации № 328829 и № 375705. Отмечает, что товарный знак «СУЛЬСЕНА» признан хорошо известным в Украине по состоянию на 01.01.2006 в отношении ООО «АМАЛЬГАМА ЛЮКС». Ответчик ссылается на то, что им с 2004 года предприняты значительные усилия для продвижения на российском рынке своей продукции, маркированной словесным обозначением «СУЛЬСЕНА». 

Ответчик обращает внимание, что истец в качестве юридического лица был зарегистрирован после даты приоритета товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 328829, а начал производить косметическую продукцию, маркируемую обозначением «СУЛЬСЕН» не ранее конца 2007 года, то есть позже дат приоритета товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 328829 и № 375705. В связи с этим ООО «АМАЛЬГАМА ЛЮКС» полагает, что на даты подачи заявок на спорные товарные знаки истец и ответчик не являлись конкурентами, а, следовательно, действия ответчика по приобретению исключительных прав на указанные средства индивидуализации не могут быть признаны недобросовестной конкуренцией. 

По мнению ответчика, именно истец нарушает требования антимонопольного законодательства, поскольку, паразитируя на известности товарных знаков ответчика, сознательно вводит в заблуждение потребителей относительно изготовителя товаров. При этом ответчик ссылается на заключение лаборатории социологической экспертизы федерального государственного учреждения науки «Институт социологии Российской Академии Наук» № 30-2013 от 31.07.2013, согласно которому по результатам социологического опроса было установлено, что между названиями шампуней и паст против перхоти «СУЛЬСЕНА» и названиями шампуней и паст против перхоти, включающих слово «СУЛЬСЕН», существует сходство до степени смешения. 

С точки зрения ответчика, обращение с настоящим иском обусловлено исключительно целью воспрепятствовать реализации им права на судебную защиту исключительных прав на товарные знаки, осуществляемого ООО «АМАЛЬГАМА ЛЮКС» в рамках дела № А40-160628/2013. Также ответчик указывает на то, что решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.03.2009 правопредшественнику истца (ООО «МИРРА») было отказано в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 328829. 

ООО «АМАЛЬГАМА ЛЮКС» отмечает, что слово «сульсен» не является международным непатентованным наименованием лекарственного средства, в связи с чем на него не могут распространяться рекомендации Всемирной организации здравоохранения относительно недопустимости предоставления исключительных прав на международные непатентованные наименования лекарственных средств. Кроме того, ответчик считает, что использование обозначения «СУЛЬСЕН» различными производителями в СССР для маркировки парфюмерно-косметической продукции не подтверждено надлежащим образом. 

Ответчиком заявлено о пропуске истцом срока исковой давности для обращения с заявленными требованиями. Так, по мнению ООО «АМАЛЬГАМА ЛЮКС», о наличии у ответчика исключительных прав на спорные товарные знаки и совершении им действий по защите этих прав истец был информирован как минимум с 2008 года, в связи с чем общий срок исковой давности, установленный статьей 196 Гражданского кодекса Российской Федерации, истек задолго до обращения с настоящим иском. 

В письменных пояснениях на отзыв ответчика истец ссылается на то, что наличие между сторонами конкурентных отношений подлежит установлению на дату регистрации товарных знаков ответчика, а не на дату их приоритета (дату подачи заявок на регистрацию товарных знаков), поскольку только регистрация товарного знака наделяет правообладателя исключительными правами на этот товарный знак и предоставляет возможность запрещать его использование конкурентам. По утверждению истца, начиная с 29.06.2007 (дата регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 328829) истец и ответчик осуществляли деятельность на одном товарном рынке, следовательно, являлись конкурентами. При этом полагает, что и на даты приоритетов спорных товарных знаков ответчик должен был быть осведомлен о том, что избранные им для регистрации обозначения являются общепринятым названием, которое используется в официальных документах для наименования пасты и мыла на основе сульсена; паста сульсена и мыло сульсена создавались в СССР за счет бюджетных средств и производились различными производителями; обозначение «СУЛЬСЕН» было широко известно не только среди специалистов, но и среди потребителей. 

ООО «МИРРОЛЛА» указывает на наличие сходства до степени смешения между спорными товарными знаками и обозначением «СУЛЬСЕН», что подтверждается вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 20.03.2014 по делу № А40-160628/2013, представленными ответчиком в рамках указанного дела заключением патентного поверенного Орловой В.В. от 16.07.2-13 и заключением социологической экспертизы от 31.07.2013.

В письменных пояснениях от 08.12.2014 истец ссылается на то, что нарушение ответчиком части 2 статьи 14 Закона о защите конкуренции носит длящийся характер, так как началось с дат приобретения ответчиком исключительных прав на товарные знаки и продолжается в настоящее время путем совершения действий по вытеснению конкурентов с товарного рынка. В связи с этим полагает, что к заявленным им исковым требованиям о пресечении длящегося нарушения общий срок исковой давности не применяется. Также ООО «МИРРОЛЛА» считает, что в рассматриваемом случае должен применяться специальный срок исковой давности, установленный пунктом 2 статьи 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации. Кроме того, истец утверждает, что до дат приоритетов спорных товарных знаков на территорию Российской Федерации поставлялась лечебно-косметическая продукция (крем-бальзам от перхоти «Сульсен», крем-бальзам «Целитель») обществом с ограниченной ответственностью «Аромат» (Украина), представителем которого в Российской Федерации являлось общество с ограниченной ответственностью «Калисто», что с точки зрения ООО «МИРРОЛЛА» свидетельствует о наличии конкурентных отношений и на даты приоритета товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 328829 и № 375705. 

Третьим лицом отзыв на исковое заявление не представлен. 

В судебном заседании 11.12.2014 было удовлетворено ходатайство истца об истребовании у Федеральной таможенной службы документов, подтверждающих факт ввоза обществом с ограниченной ответственностью «Аромат» (Украина) на территорию Российской Федерации лечебно-косметической продукции, маркированной обозначением «Сульсен». В связи с этим судебное разбирательство было отложено на 15.01.2015. 

В Суд по интеллектуальным правам 12.01.2015 из Федеральной таможенной службы поступили копии грузовых таможенных деклараций, из которых усматривается, что 22.05.2004 (грузовая таможенная декларация № 10101030/220504/0002663) и 13.10.2004 (грузовая таможенная декларация № 10101030/131004/0006085) на территорию Российской Федерации был ввезен, в том числе, крем-бальзам от перхоти «Сульсен» производства ООО «Аромат» (Украина). 

В судебном заседании 15.01.2015 по ходатайству представителей истца к материалам дела приобщено решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 20.12.2014 об удовлетворении возражения ООО «МИРРОЛЛА» и признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 375705 недействительным полностью. 

По ходатайству представителя ответчика к материалам дела приобщена копия определения Хозяйственного суда Харьковской области от 22.06.2005 по делу № 16/107-05 по иску ОАО «Николаевский парфюмерно-косметический комбинат «Алые паруса» (г. Николаев, Украина) к ООО «Аромат» (г. Харьков, Украина) об утверждении мирового соглашения от 17.06.2005, согласно которому ООО «Аромат» обязалось не выпускать и не продавать крем-бальзам от перхоти «Сульсен» и не использовать в будущем в названиях своей продукции, относящейся к 03, 16, 35, 42-му классам МКТУ, товарный знак «СУЛЬСЕНА». 

Истцом также заявлено ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью «Пилигрим» (далее - ООО «Пилигрим»), мотивированное тем, что ООО «Пилигрим» является покупателем и распространителем на территории Российской Федерации сульсеносодержащей продукции, производимой ответчиком и маркированной спорными обозначениями, в связи с чем решение по настоящему делу может повлиять на его права и обязанности.

Рассмотрев данное ходатайство, Суд по интеллектуальным правам не усматривает оснований для его удовлетворения в силу того, что возможное признание действий ответчика по приобретению и использованию исключительных прав на спорные товарные знаки недобросовестной конкуренцией не влечет за собой возникновение каких-либо прав и обязанностей у лица, осуществляющего приобретение и последующую реализацию товаров, маркированных этими товарными знаками. 

В судебном заседании представители истца на доводах, изложенных в исковом заявлении и письменных пояснениях, настаивали, просили удовлетворить исковые требования. 

Представитель ответчика возражал против удовлетворения исковых требований. 

Третье лицо, извещенное надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, явку представителя в судебное заседание не обеспечило, что в силу части 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие. 

В судебном заседании объявлялся перерыв до 22.01.2015. После перерыва участие в судебном заседании приняли представитель истца Золотых Н.И. и представитель ответчика Белицкий Ф.В. 

Как следует из материалов дела, 02.12.2004 ответчиком в Роспатент была подана заявка № 2004727929 на регистрацию обозначения, содержащего словесные элементы «СУЛЬСЕНА SULSENA SYLSENA», в отношении, в том числе товаров 03-го класса МКТУ: «бальзамы, гели, кремы, лосьоны, масла, мыло, шампуни для волос головы и волосистой части кожного покрова человека». По результатам экспертизы заявленного обозначения Роспатентом на имя ООО «АМАЛЬГАМА ЛЮКС» 29.06.2007 было выдано свидетельство Российской Федерации на товарный знак № 328829 (далее - товарный знак № 328829). 12

Также ответчиком 22.08.2007 в Роспатент была подана заявка № 2007725984 на регистрацию в качестве товарного знака словесного обозначения «СУЛЬСЕНА», по результатам экспертизы которой было принято решение о регистрации товарного знака в отношении товаров 03-го класса МКТУ: «бальзамы, гели, кремы, лосьоны, масла, мыло, пасты, шампуни для волос головы и волосистой части кожного покрова человека» и товаров 05-го класса МКТУ: «фармацевтические препараты, предназначенные для лечения себореи; фармацевтические препараты от перхоти; лечебные препараты для роста волос». На данный товарный знак 27.03.2009 было выдано свидетельство Российской Федерации № 375705 (далее - товарный знак № 375705). 

Истец в свою очередь является правообладателем комбинированного товарного знака (*) по свидетельству Российской Федерации № 411242, зарегистрированного для товаров 03-го класса МКТУ: «абразивы, кремы косметические, маски косметические; мыла; пасты; шампуни» (дата приоритета товарного знака 15.01.2009), в котором словесный элемент «SULSEN» является неохраняемым.

Согласно представленным в материалы дела многочисленным доказательствам, ООО «АМАЛЬГАМА ЛЮКС» производит, ввозит на территорию Российской Федерации и реализует товары 03-го и 05-го классов МКТУ, в том числе кремы, масла, мыла, пасты, шампуни, содержащие в своем составе лекарственное средство «сульфид селена» («сульсен») и маркированные принадлежащими ему товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации № 328829 и № 375705. Указанные обстоятельства установлены вступившим в законную силу решением Суда по интеллектуальным правам от 16.05.2014 по делу № СИП-81/2014, в котором участвовали те же лица.

ООО «МИРРОЛЛА» является производителем пасты, мыла и шампуней, содержащих в своем составе лекарственное средство «сульфид селена» и маркированных обозначениями «СУЛЬСЕН МИТЕ» и «СУЛЬСЕН ФОРТЕ». 

Вышеназванные обстоятельства лицами, участвующими в деле, не оспариваются. 

ООО «АМАЛЬГАМА ЛЮКС» 01.02.2008 обратилось к ООО «МИРРА» (правопредшественник ООО «МИРРОЛЛА») с претензией, в которой содержалось требование о прекращении незаконного использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 328829 путем изъятия из оборота и уничтожения контрафактных товаров, на упаковке которых использовано обозначение «СУЛЬСЕН». 

Кроме того, ответчик 03.04.2008 обратился в Выборгское РУВД города Санкт-Петербурга с заявлением о совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 180 Уголовного кодекса Российской Федерации. Постановлением от 12.05.2008 в возбуждении уголовного дела было отказано. 

Также 12.11.2013 ООО «АМАЛЬГАМА ЛЮКС» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО «МИРРОЛЛА» и ООО «Нео-Фарм» об обязании прекратить использование обозначений, содержащих словесный элемент «СУЛЬСЕН», являющийся сходным до степени смешения с товарными знаками № 328829 и № 375705; обязании изъять из оборота и уничтожить товары, на которых размещено словесное обозначение «СУЛЬСЕН». Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 20.03.2014 по делу № А40-160628/2013 ООО «МИРРОЛЛА» было обязано прекратить использование обозначения «СУЛЬСЕН», являющегося сходным до степени смешения с товарными знаками № 328829 и № 375705, в том числе его размещение на упаковках косметических средств (товаров, продукции). 

ООО «МИРРОЛЛА», полагая, что действия ООО «АМАЛЬГАМА ЛЮКС» по приобретению исключительных прав на товарные знаки № 328829 и № 375705 в совокупности с последующими действиями по воспрепятствованию деятельности истца по введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации продукции, маркированной словесным обозначением «СУЛЬСЕН», содержат признаки недобросовестной конкуренции, обратилась в арбитражный суд с настоящим иском. 

Изучив материалы дела, выслушав доводы представителей сторон, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска в силу следующего. 

Пунктом 2 статьи 10bis Конвенции по охране промышленной собственности, заключенной в Париже 20.03.1883, предусмотрено, что актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. 

В частности, подлежат запрету: 1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента; 2) ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента; 3) указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров (пункт 3 той же статьи). 

Согласно части 2 статьи 14 Закона о защите конкуренции, не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг. 

В соответствии с пунктом 9 статьи 4 названного Закона под недобросовестной конкуренцией понимаются любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации. 

Признание действий по приобретению и использованию исключительного права актом недобросовестной конкуренции отнесено Законом о защите конкуренции к компетенции антимонопольных органов. 

Вместе с тем, согласно правовой позиции, изложенной в пункте 20 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.06.2008 № 30 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства», право выбора судебного или административного порядка защиты своего нарушенного или оспариваемого права принадлежит субъекту спорных правоотношений. Закон не содержит указаний на то, что защита гражданских прав в административном порядке (путем рассмотрения антимонопольным органом дел о нарушениях антимонопольного законодательства) исключается при наличии возможности обратиться в арбитражный суд или, наоборот, является обязательным условием обращения лиц, чьи права нарушены, в суд. Следовательно, если лицо за защитой своих прав обратится в арбитражный суд, не подавая до этого соответствующего заявления в антимонопольный орган, суд не может со ссылкой на пункт 2 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оставить такое заявление без рассмотрения. 

Таким образом, лицо, считающее, что его права или законные интересы нарушены в результате совершения иным лицом недобросовестных действий по приобретению и использованию исключительных прав на средство индивидуализации, направленных на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности и причиняющих или несущих вероятность причинения убытков, имеет право обратиться в арбитражный суд с иском о признании таких действий актом недобросовестной конкуренции, минуя административный порядок. 

Для признания действий по приобретению исключительного права на средство индивидуализации актом недобросовестной конкуренции прежде всего должна быть установлена цель совершения соответствующих действий. 

Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что иные лица (конкуренты) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей. 

Однако, установление осведомленности правообладателя об использовании другими лицами тождественного или сходного до степени смешения обозначения до даты приоритета товарного знака само по себе недостаточно для вывода о том, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, действовало недобросовестно. Должно быть также установлено, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, имело намерение воспользоваться чужой репутацией и узнаваемостью такого обозначения. 

С точки зрения определения намерений при установлении вопроса о добросовестности приобретения исключительных прав на товарный знак исследованию подлежат как обстоятельства, связанные с самим приобретением исключительного права, так и последующее поведение правообладателя, свидетельствующее о цели такого приобретения. При этом недобросовестность правообладателя должна быть прежде всего установлена на стадии обращения с заявкой на регистрацию обозначения в качестве товарного знака, поскольку именно в этот момент реализуется намерение (умысел) на недобросовестное конкурирование с иными участниками рынка посредством использования исключительного права на товарный знак, предусматривающего запрет иным лицам применять для индивидуализации товаров и услуг тождественные или сходные обозначения. Последующее же поведение правообладателя может лишь подтверждать либо опровергать тот факт, что при приобретении исключительного права на товарный знак он действовал недобросовестно. 

Вместе с тем установление недобросовестности только на стадии использования товарного знака не является самостоятельным основанием для признания приобретения исключительных прав на товарный знак недобросовестной. 

Критериями недобросовестности действий лица, приобретающего исключительное право на товарный знак, могут быть широкое использование другими лицами тождественного или сходного до степени смешения обозначения для индивидуализации однородных товаров и услуг, получение обозначением известности среди потребителей в результате его использования иными лицами без регистрации в качестве товарного знака. 

С учетом вышеизложенного для выяснения действительных намерений лица, приобретающего исключительное право на товарный знак, установлению подлежит наличие конкурентных отношений (наличие конкурентов) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака. 

Принимая во внимание, что ООО «МИРРОЛЛА» избран судебный порядок защиты своих нарушенных прав, в настоящем деле установлению подлежит именно наличие конкурентных отношений между лицом, обращающимся в иском в защиту своих прав, и лицом, к которому обращен иск. В связи с этим наличие иных лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность на том же товарном рынке и не заявивших самостоятельных требований относительно предмета спора (в частности, ООО «Аромат» (Украина), правового значения применительно к настоящему спору не имеет.

При этом, вопреки доводу истца о том, что наличие конкурентных отношений подлежит установлению на момент регистрации товарных знаков № 328829 и № 375705, данные обстоятельства должны устанавливаться на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака. Регистрация же товарного знака представляет собой совершение уполномоченным государственным органом действий по признанию исключительных прав обратившегося с заявкой лица на использование определенного обозначения. Поскольку одним из критериев недобросовестности действий приобретателя исключительного права на товарный знак является использование другими лицами тождественного или сходного до степени смешения обозначения для индивидуализации однородных товаров и услуг без регистрации в качестве товарного знака, то такое обстоятельство должно носить объективный характер еще до обращения с заявкой на регистрацию товарного знака, следовательно, конкурентные отношения должны существовать уже на момент подачи заявки, так как недобросовестность поведения проявляется прежде всего в умысле на получение преимуществ над конкурентами. Отсутствие же конкурентов делает бессмысленным совершение таких действий. 

Из материалов дела не усматривается и самим истцом не отрицается, что на дату приоритета товарного знака № 328829 (02.12.2004) истец как юридическое лицо еще не существовал, так как ООО «МИРРА», являющееся правопредшественником ООО «МИРРОЛЛА», было зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц только 21.12.2004. Таким образом, является очевидным, что на момент обращения в Роспатент с заявкой на регистрацию обозначения «СУЛЬСЕНА SULSENA SYLSENA» в качестве товарного знака у ответчика не могло быть умысла на получение конкурентных преимуществ над истцом. 

Не имеется в материалах дела и доказательств того, что на момент обращения с заявкой на регистрацию словесного обозначения «СУЛЬСЕНА» в качестве товарного знака (22.08.2007) истцом осуществлялось введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации продукции, маркированной обозначением «СУЛЬСЕН». 

Сертификат соответствия, выданный ООО «Научно-технический центр сертификации и экспертизы» на продукцию ООО «МИРРА» - гель-мыло твердое, сроком действия с 18.07.2007 по 15.07.2010, не может быть отнесен к числу таких доказательств, поскольку не подтверждает факт введения соответствующей продукции в гражданский оборот. 

Договор подряда № 010-020 от 11.01.2007 на изготовление полиграфической продукции, заключенный между ООО «Артиос» (Исполнитель) и ООО «МИРРА» (Заказчик), и приложенные к нему оригинал-макеты упаковки шампуня и пасты также не свидетельствует о том, что продукция, маркированная обозначением «СУЛЬСЕН», предлагалась к продаже, продавалась либо иным способом вводилась в гражданский оборот на территории Российской Федерации, поскольку дата утверждения оригинал-макетов и товарно-распорядительные документы, подтверждающие передачу полиграфической продукции ООО «МИРРА» отсутствуют. 

Само по себе заключение ООО «МИРРА» договоров поставки (№ 4 от 02.03.2005, № 15 от 21.04.2005, от 01.01.2006, № 56 от 02.02.2007, № 04/07 от 01.10.2007) в отсутствие доказательств их исполнения до 22.08.2007 также не подтверждает факт введения сульсеносодержащей продукции в гражданский оборот. Доказательствами исполнения указанных договоров являются товарные накладные № 331 от 29.12.2007, № 323 от 24.12.2007, № 249 от 04.10.2007, № 276 от 07.11.2007, № 318 от 17.12.2007, № 291 от 21.11.2007, № 274 от 02.11.2007№ 287 от 16.11.2007, № 322 от 21.12.2007, которые свидетельствуют о передаче истцом своим контрагентам сульсеновой пасты против перхоти (1% и 2%-ной), однако ими подтверждается лишь факт того, что продукция, маркированная обозначением «СУЛЬСЕН», начала вводиться в гражданский оборот на территории Российской Федерации не ранее 04.10.2007, то есть после даты приоритета товарных знаков № 328829 и № 375705.

Кроме того, коллегия судей считает, что даже при условии введения истцом в гражданский оборот продукции, маркированной обозначением «СУЛЬСЕН», с июля 2007 года такое обозначение за столь короткий срок (до 22.08.20007) не могло приобрести известность и репутацию среди потребителей применительно к производителю продукции. 

Также судом учитывается то обстоятельство, что товарный знак № 375705, представляющий собой словесное обозначение «СУЛЬСЕНА», фактически входит в серию товарных знаков ответчика, начало которой было положено товарным знаком № 328829, содержащим словесные элементы «СУЛЬСЕНА SULSENA SYLSENA», и совершение ответчиком первых действий по защите исключительного права было обосновано именно наличием товарного знака № 328829. В связи с этим обращение с заявкой на регистрацию словесного обозначения «СУЛЬСЕНА» не могло преследовать цель получения преимуществ в предпринимательской деятельности, поскольку на момент такого обращения ответчику уже принадлежало исключительное право на товарный знак № 328829, препятствующее иным лицам без разрешения правообладателя использовать при маркировке однородных товаров обозначения, тождественные либо сходные до степени смешения со словесным обозначением «СУЛЬСЕНА». 

При этом суд считает необходимым обратить внимание на наличие в материалах дела многочисленных доказательств, свидетельствующих о совершении ответчиком начиная с 2004 года по настоящее время действий по продвижению своей продукции, маркированной обозначением «СУЛЬСЕНА», на российском рынке, ее ввозу и реализации в значительных объемах на территории Российской Федерации, что может свидетельствовать об известности потребителям обозначения «СУЛЬСЕНА» как индивидуализирующего продукцию ответчика. В этой ситуации судом не может быть сделан вывод о том, что, направляя в Роспатент заявки на регистрацию спорных обозначений, ответчик имел цель воспользоваться чужой репутацией, которая возникла в результате использования тождественного или сходного до степени обозначения иными лицами-конкурентами. В отношении производителя сульсеносодержащей продукции ООО «Аромат» (Украина) доказательства широкого и длительного использования им обозначения «СУЛЬСЕНА», достаточного для возникновения его известности среди потребителей, в материалах дела отсутствуют (в дело представлено только несколько грузовых таможенных деклараций). Кроме того, учитывая определение Хозяйственного суда Харьковской области от 22.06.2005 по делу № 16/107-05 об утверждении мирового соглашения от 17.06.2005, ООО «Аромат» фактически признало недобросовестность своего поведения и обязалось не выпускать и не продавать продукцию, содержащую обозначение «СУЛЬСЕНА». 

Представленные истцом иные доказательства (отчет по теме «Анализ производства туалетного мыла, в том числе мыла сульсенового в России», подготовленный ГНУ ВНИИЖ Россельхозакадемии»; журналы «Здоровье» № 5 за 1981 год, № 4 и № 5 за 1984 год; журнал «Наука и жизнь» № 7 за 1968 год; описание изобретения «Препарат для лечения себореи» (приоритет 31.12.1960); письмо ОАО «Косметическое объединение «СВОБОДА» № 406-924 от 18.12.2013; образцы упаковки мыла сульсенового) свидетельствуют о том, что в период с 1961 по 1985 годы различными предприятиями СССР (в том числе расположенными на территории Белоруссии, России, Узбекистана и Украины) по единому стандарту производилось сульсеновое мыло. Вместе с тем каких-либо данных, указывающих на производство сульсеносодержащей продукции этими производителями (либо их правопреемниками) в период с 1986 по 2004 годы в материалах дела не имеется. При этом, по мнению коллегии судей, известность обозначения «Сульсен» потребителям применительно к продукции (туалетное мыло) при отсутствии сведений о производстве и реализации этой продукции на момент обращения с заявками на регистрацию спорных товарных знаков не может свидетельствовать о недобросовестной конкуренции со стороны ответчика. 

Наличие конкурентных отношений, которые являются объектом правонарушения, выражающегося в недобросовестной конкуренции, служит необходимым элементом состава данного правонарушения. Отсутствие же конкурентных отношений на момент совершения действий субъектом свидетельствует об отсутствии состава правонарушения, что в свою очередь не позволяет признать сам факт совершения правонарушения. При отсутствии конкурентных отношений между сторонами спора нельзя признать установленной и субъективную сторону правонарушения, поскольку цель (мотив) совершаемых субъектом действий не могут быть направлены на создание преимуществ над конкурентами. 

Отсутствие состава правонарушения свидетельствует об отсутствии в действиях ответчика недобросовестной конкуренции, связанной с приобретением исключительных прав на товарные знаки. Исходя из этого, последующее поведение ответчика, выразившееся в предъявлении истцу претензии, обращении с заявлением в правоохранительные органы и с иском в арбитражный суд, также нельзя считать недобросовестным, поскольку эти действия были совершены в рамках защиты исключительных прав на товарные знаки, приобретенных без нарушения антимонопольного законодательства. 

Кроме того, суд считает обоснованным заявление ответчика о применении к предъявленным исковым требованиям исковой давности. При этом суд исходит из следующего. 

В силу пункта 1 статьи 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 этого Кодекса. 

Согласно частям 1 и 2 статьи 199 названного Кодекса, исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске. 

Довод ООО «МИРРОЛЛА» о том, что в рассматриваемом случае должен применяться специальный срок исковой давности, установленный пунктом 2 статьи 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации, подлежит отклонению по следующим основаниям. 

Пунктом 1 статьи 197 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что для отдельных видов требований законом могут устанавливаться специальные сроки исковой давности, сокращенные или более длительные по сравнению с общим сроком. 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 того же Кодекса (в редакции, действовавшей на момент обращения с настоящим иском) предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией. 

Вместе с тем из положений статьи 197 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что срок исковой давности является специальным, если он специально предусмотрен законом. 

Однако в пункте 2 статьи 1512 названного Кодекса отсутствует указание на то, что данный срок (в течение всего срока действия правовой охраны) по своей правовой природе является сроком исковой давности. 

Из содержания пункта 2 статьи 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации усматривается, что законодатель преследовал в данном случае цель - дать возможность любому лицу, независимо от того, есть ли у такого лица собственный интерес в признании предоставления правовой охраны недействительным, оспорить его в течение всего срока его действия правовой охраны, следовательно, ограничение срока оспаривания предоставления правовой охраны товарного знака, в том числе через применение сроков исковой давности, не согласуется с позицией законодателя. 

В рассматриваемом случае закон (статья 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации) предусматривает срок, в течение которого лицо вправе обратиться в суд с определенным требованием, который по сути не является сроком исковой давности, в том числе специальным. 

Между тем данный срок предназначен для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку, то есть оспаривания соответствующего решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. 

В силу же пункта 1 статьи 1513 Гражданского кодекса Российской Федерации предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено по основаниям и в сроки, которые предусмотрены статьей 1512 этого Кодекса, путем подачи возражения против такого предоставления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. 

Следовательно, срок, установленный пунктом 2 статьи 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации, является сроком, в течение которого решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака может быть оспорено в административном порядке.

Принимая во внимание, что рассматриваемое требование заявлено в порядке искового производства и не является требованием о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, указанный срок применению в настоящем споре не подлежит. 

Таким образом, к рассматриваемым правоотношениям применяется общий срок исковой давности, установленный статьей 196 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно пункту 1 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. 

О приобретении ответчиком исключительного права на товарный знак № 328829 истец должен был узнать с момента получения им письма-претензии ООО «АМАЛЬГАМА ЛЮКС» № 140 от 31.01.2008 и вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 12.05.2008, то есть не позднее 2008 года. О наличии таких сведений у истца свидетельствует факт его обращения 15.05.2008 в палату по патентным спорам Роспатента с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку № 328829. Учитывая, что не позднее 2008 года ответчиком были совершены как действия по приобретению исключительного права на товарный знак № 328829, так и действия по воспрепятствованию использования истцом обозначения, сходного до степени смешения с указанным товарным знаком, для маркировки однородных товаров, а истец узнал о совершении таких действий не позднее 15.05.2008, срок исковой давности для требования о признании перечисленных действий актом недобросовестной конкуренции истек не позднее 15.05.2011, тогда как настоящий иск предъявлен в арбитражный суд 24.12.2013, то есть по истечении срока исковой давности. 

Ссылка ООО «МИРРОЛЛА» на длящийся характер правонарушения, выразившегося в недобросовестной конкуренции, связанной с приобретением и использованием исключительного права на спорные товарные знаки, поскольку в дальнейшем (12.11.2013) ООО «АМАЛЬГАМА ЛЮКС» обратилось в арбитражный суд с иском к ООО «МИРРОЛЛА» о защите исключительных прав на товарные знаки, не может быть признана обоснованной в силу того, что данное правонарушение носит оконченный характер с момента приобретения исключительных прав и совершения первых действий по воспрепятствованию деятельности конкурентов. 

Также судом не принимается довод истца о том, что он не мог знать о наличии в действиях ответчика по приобретению исключительного права на товарный знак № 328829 недобросовестной конкуренции, поскольку в решении Роспатента от 24.03.2009 об отказе в удовлетворении возражения ООО «МИРРА» от 15.05.2008 и оставлении в силе правовой охраны товарного знака № 328829 был сделан вывод об отсутствии сходства до степени смешения между обозначением «сульсен» и товарным знаком № 328829. Из содержания указанного решения Роспатента такой вывод напрямую не следует. При этом Роспатент, исследуя соответствующий довод заявителя, мотивировал лишь отсутствие оснований для признания заявленного обозначения относящимся к обозначениям, вошедшим во всеобщее употребление как обозначения товара определенного вида (лекарственного средства). Следовательно, у ООО «МИРРОЛЛА» имелась возможность обратиться в антимонопольный орган либо в арбитражный суд с требованием о признании соответствующих действий ООО «АМАЛЬГАМА ЛЮКС» недобросовестной конкуренцией. 

О приобретении ответчиком исключительного права на товарный знак № 375705, являющийся продолжением серии товарных знаков со словесным элементом «СУЛЬСЕНА», истец, учитывая факт предъявления к нему претензии о прекращении использования товарного знака № 328829, и при той степени разумности и осмотрительности, какая от него требовалась, мог в разумный срок с момента государственной регистрации товарного знака № 375705 (27.03.2009) узнать о такой регистрации (не позднее 31.12.2009) и предъявить в арбитражный суд соответствующее требование в течение трех лет (не позднее 31.12.2012), однако обратился с настоящим иском 24.12.2013, то есть с пропуском срока исковой давности.

Принимая во внимание, что в соответствии с пунктом 2 статьи 199 Гражданского кодекса Российской Федерации истечение срока исковой давности является самостоятельным и достаточным основанием для отказа в иске, в удовлетворении исковых требований ООО «МИРРОЛЛА» о признании актом недобросовестной конкуренции действий ООО «АМАЛЬГАМА ЛЮКС», связанных с приобретением и использованием исключительных прав на товарные знаки № 328829 и № 375705, следует отказать. 

Доводы истца о том, что название «сульсен» вошло в России во всеобщее употребление для обозначения лекарственного препарата «Селена сульфид» и само по себе слово «сульсен» является видовым наименованием лекарственного средства известного назначения, обладающего известными свойствами; спорные товарные знаки указывают на вид, свойство и назначение товаров, для которых они зарегистрированы, не подлежат оценке при рассмотрении настоящего дела, поскольку, во-первых, установление данных обстоятельств является необходимым при рассмотрении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по этим основаниям, но не является таковым при обращении с иском о признании действий приобретателя исключительного права недобросовестной конкуренцией, во-вторых, отсутствует состав правонарушения (недобросовестной конкуренции) ввиду отсутствия между сторонами спора конкурентных отношений на момент обращения с заявками на регистрацию спорных товарных знаков, в-третьих, имеется самостоятельное основание для отказа в удовлетворении иска (пропуск срока исковой давности). 

С учетом изложенного исковые требования ООО «МИРРОЛЛА» следует оставить без удовлетворения. 

Государственная пошлина, уплаченная при обращении с исковым заявлением, в силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит отнесению на истца.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

судьи

Е.Ю. Пашкова

С.П. Рогожин