Резолютивная часть постановления объявлена 15 декабря 2014 года.

В полном объеме постановление изготовлено 22 декабря 2014 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам Корнеева В.А.,

членов президиума: Данилова Г.Ю., Уколова С.М., Химичева В.А.,

при участии судьи-докладчика Тарасова Н.Н.,

рассмотрел в судебном заседании кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом Вермонт» (ул. Погодинская, д. 20, корп. 5, Москва, 119435, ОГРН 5087746368683) и Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) на решение Суда по интеллектуальным правам от 20.08.2014 по делу № СИП-14/2014 (судьи Рассомагина Н.Л., Рогожин С.П., Силаев Р.В.)

по заявлению компании Вермонт Флауэрс ЭПЗ Лимитед / VERMONT FLOVERS EPZ LTD (Saamer Industrial Park, P.O. box 27719-00506, Nairobi, Kenya) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 01.10.2013 по заявке № 2009713033 об отказе в удовлетворении возражения и оставлении в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 407110.

В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечены общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Вермонт», общество с ограниченной ответственностью «Лагуна» (ул. Гладкова, д. 6, этаж 7, г. Красноярск, Красноярский край, 660012, ОГРН 1112468000545), общество с ограниченной ответственностью «АСМАП логистик» (ул. Зеленоградская, д. 25, корп. 4, Москва, 125475, ОГРН 5087746401001).

В судебном заседании приняли участие представители:

от компании Вермонт Флауэрс ЭПЗ Лимитед / VERMONT FLOVERS EPZ LTD) (заявителя) - Марканов Д.Ю. (по доверенности от 04.12.2012);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ответчика) - Медведев Н.Ю. (по доверенности от 28.08.2014 № 02/32-566/41);

от общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом Вермонт» (третьего лица) - Токарева Е.Ю. (по доверенности от 01.10.2013).

Общество с ограниченной ответственностью «Лагуна» и общество с ограниченной ответственностью «АСМАП логистик» (третьи лица) извещены надлежащим образом, своих представителей в судебное заседание не направили.

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

компания Вермонт Флауэрс ЭПЗ Лимитед / VERMONT FLOVERS EPZ LTD (далее - компания Вермонт Флауэрс) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 01.10.2013 по заявке № 2009713033 об отказе в удовлетворении возражения и оставлении в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 407110. Кроме того, компания Вермонт Флауэрс просила признать недействительной в полном объеме правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 407110.

Определением от 19.02.2014 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Вермонт» (далее - общество «Торговый дом Вермонт»), являвшееся правообладателем оспариваемого товарного знака на дату рассмотрения возражения в Роспатенте, а также на дату обращения компании Вермонт Флауэрс за судебной защитой.

Определением от 10.07.2014 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью «Лагуна» (как правопреемник первоначального правообладателя оспариваемого товарного знака - общества с ограниченной ответственностью «Вермонт М»; далее - общество «Вермонт М») и общество с ограниченной ответственностью «АСМАП логистик» (как приобретатель спорного товарного знака во время рассмотрения настоящего спора в суде).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 20.08.2014 требования компании Вермонт Флауэрс удовлетворены в полном объеме.

В кассационных жалобах, поданных в президиум Суда по интеллектуальным правам, общество «Торговый дом Вермонт» и Роспатент, ссылаясь на нарушение судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также указывая на то, что выводы суда не соответствуют установленным им по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, просят решение от 20.08.2014 отменить.

Кроме того, Роспатент в кассационной жалобе приводит доводы о необоснованности взыскания с него в пользу компании Вермонт Флауэрс судебных расходов по оплате государственной пошлины при подаче заявления.

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам представитель компании Вермонт Флауэрс просил в удовлетворении кассационных жалоб отказать, представители Роспатента и общества «Торговый дом Вермонт» доводы, изложенные в своих кассационных жалобах, поддержали.

Остальные третьи лица, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, своих представителей в суд не направили, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в отсутствие этих лиц.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, доводы, содержащиеся в кассационных жалобах и возражениях на них, выслушав мнения явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке статей 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения арбитражным судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к следующим выводам.

В соответствии с частью 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность судебных актов исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом первой инстанции, 09.06.2009 обществом «Вермонт М» была подана в Роспатент заявка на регистрацию в качестве товарного знака изображения, представляющего собой стилизованное изображение усадьбы (виллы) в виде двухэтажного дома с мансардой на крыше, левую часть которого закрывает раскидистое дерево, а правую - стилизованная решетка.

Правовая охрана испрашивалась в отношении товаров 20-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) «изделия, не относящиеся к другим классам, из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости, китового уса, панциря черепах, раковин, янтаря, перламутра, морской пенки, из заменителей этих материалов или пластмасс; изделия бамбуковые; изделия из копыт животных; изделия из кораллов; изделия из частично обработанного китового уса; изделия из ротанговой пальмы; изделия из слоновой кости, необработанной или частично обработанной; изделия из соломы плетеные (за исключением циновок); изделия плетеные; изделия художественные из дерева, воска, гипса или пластмасс; изделия художественные резные деревянные; канапе; корзины; корзины большого размера с ручками; полоски из дерева; полоски из соломы; пробки; резервуары (за исключением металлических и каменных); створки раковин устриц; тесьма, плетеная из соломы; украшения настенные в виде тарелок; ящики деревянные или пластмассовые», товаров 31-го класса МКТУ «живые растения и цветы; венки из живых цветов; деревья; дерн натуральный; древесина необработанная; растения; растения засушенные для декоративных целей; злаковые растения; семена; сено; травы пряно-вкусовые; кукуруза; кустарники; кусты розовые; лимоны; листья растений; листья пальмовые; лозы виноградные; цветы, засушенные для декоративных целей; шишки деревьев; ягоды», услуг 35-го класса МКТУ «реклама, менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; демонстрация товаров; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; продвижение товаров (для третьих лиц); публикация рекламных текстов; распространение образцов; реклама почтой; реклама телевизионная; систематизация информация в компьютерных базах данных; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)», а также услуг 42-го класса МКТУ «дизайн художественный; оформление интерьера».

Роспатентом принято решение от 25.03.2010 по заявке № 2009713033 (407110) о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 20-го, 31-го и услуг 35-го, 42-го классов МКТУ, о чем выдано свидетельство Российской Федерации № 407110.

Роспатентом 12.09.2011 зарегистрирован договор об отчуждении правообладателем исключительного права на указанный товарный знак, новым правообладателем стало общество «Торговый дом Вермонт».

Не согласившись с решением Роспатента от 25.03.2010, компания Вермонт Флауэрс направила в Палату по патентным спорам 15.04.2013 возражение против предоставления правовой охраны названному товарному знаку, мотивированное тем, что при его регистрации была нарушена статья 6-septies Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883; далее - Парижская конвенция) (регистрация товарного знака произведена на имя агента), а также пункт 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) (способность зарегистрированного обозначения ввести потребителей в заблуждение относительно производителя товаров и услуг).

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом вынесено решение от 01.10.2013 по заявке № 2009713033 (407110), которым в удовлетворении возражения отказано, правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 407110 оставлена в силе.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения компании Вермонт Флауэрс в суд с настоящим заявлением.

В обоснование своих возражений компания Вермонт Флауэрс ссылалась на то, что учредителями компании Вермонт Флауэрс и компаний БВБА Вермонт, САРЛ КОМПАНИ ДЮ НОРД, Росавие ЭПЗ ЛТД, ВЕРМОНТ С.А. (далее - группа компаний Вермонт) являются Пол Ламберт и Джаннет Вильямс, которые через принадлежащие им компании более 30 лет осуществляли деятельность по производству консервированных (стабилизированных) растений и цветов, которые реализовывались по всему миру. При этом цветы консервировались по уникальной технологии с сохранением гибкости, цвета, формы и даже запаха. Группа компаний Вермонт на протяжении своей деятельности сотрудничала с известными дизайнерами, создавала уникальные букеты для всемирно известных показов мод и эксклюзивных приемов.

Кроме того, за время своей деятельности группа компаний Вермонт создала обширную дистрибьюторскую сеть по продвижению стабилизированных растений и цветов, имеет агентов, дистрибьюторов и партнеров в таких странах, как Бельгия, Германия, Канада, Великобритания, США, Чешская Республика, Румыния, Италия, Словакия, Финляндия, Норвегия, Эстония, Венгрия, Турция, Кипр, Израиль, Япония, Австралия, Оман и других.

На имя компании БВБА Вермонт в Бельгии в 1982 году был зарегистрирован комбинированный товарный знак, состоящий из словесного обозначения «VERMONT» и изобразительного элемента, представляющего собой стилизованное изображение виллы (усадьбы) и кленового листа.

При этом изображение виллы - это изображение фасада семейной усадьбы одного из основателей компании БВБА Вермонт, находящейся в Бельгии и признанной историческим памятником.

Названный товарный знак был зарегистрирован в отношении товаров 21-го («изделия из стекла, керамики, фарфора и фаянса для флористов»), 26-го («искусственные цветы»), 31-го («натуральные растения и цветы») классов МКТУ.

Кроме того, 01.07.1990 за № 0469562 в отношении тех же товаров 21, 26 и 31-го классов МКТУ на имя компании САРЛ КОМПАНИ ДЮ НОРД ведомством стран Бенилюкс по интеллектуальной собственности был зарегистрирован собственный комбинированный товарный знак, также содержащий как словесное обозначение «VERMONT», так и изображение виллы и кленового листка в отношении тех же товаров 21-го, 26-го и 31-го классов МКТУ.

В то же время 25.04.1990 за № 1799/1605652 на территории Франции на имя компании ВЕРМОНТ С.А. в отношении товаров 31-го («цветы и листья засушенные, окрашенные, отбеленные, законсервированные, увековеченные; букеты и композиции из различных засушенных цветов и листьев»), услуг 35-го («услуги по украшению витрин»), 42-го (услуги по украшению интерьеров») классов МКТУ был зарегистрирован комбинированный товарный знак № 1799/1605652, также включающий словесное обозначение «VERMONT» и стилизованное изображение виллы и кленового листа.

На имя Джанет Вильямс (одного из учредителей всех компаний, входящих в группу компаний Вермонт) в Кении был зарегистрирован 30.11.2011 за № 73350 в отношении товаров 31-го («консервированные цветы, листва, букеты и композиции») собственный комбинированный товарный знак, также представляющий собой словесное обозначение «VERMONT» и стилизованное изображение виллы.

Компанией Росавие ЭПЗ ЛТД 04.01.2007 было заключено эксклюзивное дистрибьюторское соглашение с обществом «Вермонт М», по которому последнему поставлялись стабилизированные цветы и растения, а также их композиции для введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Поскольку в 2008 году компания Росавие ЭПЗ ЛТД фактически прекратила свою деятельность, 03.09.2008 названное дистрибьюторское соглашение было перезаключено, поставщиком стала непосредственно компания Вермонт Флауэрс.

В связи с тем, что 13.01.2011 общество «Вермонт М» также фактически прекратило свою деятельность, новое дистрибьюторское соглашение было заключено между компанией Вермонт Флауэрс и обществом «Торговый дом Вермонт».

В соответствии со всеми дистрибьюторскими соглашениями компании-дистрибьюторы не имели права регистрировать на себя товарные знаки, используемые группой компаний Вермонт.

В то же время в нарушение названных условий дистрибьюторского соглашения общество «Вермонт М» зарегистрировало на себя изобразительный товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 407110 (дата приоритета - 09.06.2009, дата регистрации - 22.04.2010), представляющий собой стилизованное изображение виллы, тождественное изобразительному элементу товарных знаков, используемых группой компаний Вермонт.

Товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 407110 зарегистрирован в отношении товаров 20-го, 31-го, услуг 35-го и 42-го классов МКТУ, которые однородны товарам и услугам, вводимым в гражданский оборот компаниями группы Вермонт.

Полагая, что решение Роспатента, которым было отказано в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 407110, вынесено с нарушением статьи 6-septies Парижской конвенции, пункта 3 статьи 1483, подпункта 5 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ, компания Вермонт Флауэрс обратилась за судебной защитой нарушенного права.

В судебном заседании суда первой инстанции в дополнение к основаниям, изложенным при представлении в Роспатент возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку, представитель компании Вермонт Флауэрс заявил, что, по его мнению, общество «Вермонт М» при регистрации на себя названного средства индивидуализации действовало недобросовестно с нарушением статьи 10-bis Парижской конвенции, статьи 10 ГК РФ, пытаясь извлечь необоснованные преимущества из регистрации на себя товарного знака, сходного до степени смешения с обозначениями, используемыми группой компаний Вермонт для индивидуализации производимых ею стабилизированных цветов и растений, а также их композиций. Компания Вермонт Флауэрс указала, что общество «Вермонт М», имея дистрибьюторские отношения с компаниями Росавие ЭПЗ ЛТД и Вермонт Флауэрс, не могло не знать об используемом этими компаниями для индивидуализации своей продукции комбинированном обозначении, однако зарегистрировало на себя изобразительный товарный знак, сходный до степени смешения с используемым компаниями обозначением. При этом товарный знак использовался с целью индивидуализации вводимой в гражданский оборот продукции, производимой компаниями. По мнению заявителя, такие действия не могут быть признаны добросовестными и запрещены статьей 10-bis Парижской конвенции.

В свою очередь, общество «Торговый дом Вермонт» при приобретении исключительных прав на товарный знак также действовало недобросовестно, поскольку на основании дистрибьюторского договора реализовывало на территории Российской Федерации товары, произведенные компанией Вермонт Флауэрс.

Кроме того, уже после расторжения дистрибьюторского договора, используя исключительное право на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 407110, внеся его в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, общество «Торговый дом Вермонт» препятствовало ввозу иными лицами на территорию Российской Федерации продукции, произведенной компанией Вермонт Флауэрс, фактически поставив производителя перед выбором: сотрудничать только с обществом «Торговый дом Вермонт» или не вводить свою продукцию в гражданский оборот на территории Российской Федерации. При этом вплоть до предъявления настоящего заявления в суд общество «Торговый дом Вермонт» в сети Интернет указывало на наличие у него собственного производства в Кении и ссылалось на сертификаты, выданные компании Вермонт Флауэрс.

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие законам и иным нормативным правовым актам судом первой инстанции установлено следующее.

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 218 «О Федеральной службе по интеллектуальной собственности», рассмотрение возражения компании Вермонт Флауэрс против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 407110 и принятие решения по результатам рассмотрения таких возражений относятся к полномочиям Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в рамках своей компетенции.

Срок обращения в суд заявителем не пропущен.

При этом Роспатент правильно указал, что с учетом даты приоритета (09.06.2009) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 407110 включает в себя ГК РФ, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 № 32 (далее - Правила № 32).

При этом в соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена на имя агента или представителя лица, которое является обладателем этого исключительного права в одном из государств - участников Парижской конвенции, с нарушением требований данной Конвенции.

Согласно статье 6-septies Парижской конвенции, если агент или представитель того, кто является владельцем знака в одной из стран Союза, подает без разрешения владельца заявку на регистрацию этого знака от своего собственного имени в одной или нескольких таких странах, владелец имеет право воспрепятствовать регистрации или потребовать ее аннулирования либо, если закон страны это разрешает, переоформления регистрации в свою пользу, если только агент или представитель не представит доказательств, оправдывающих его действие. Владелец знака имеет право при наличии названных условий воспрепятствовать использованию товарного знака агентом или его представителем, если только он не давал согласия на такое использование.

В силу пункта 3 статьи 1513 ГК РФ возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию, предусмотренному подпунктом 5 пункта 2 статьи 1512 названного Кодекса, может быть подано в Палату по патентным спорам заинтересованным обладателем исключительного права на товарный знак в одном из государств - участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Таким образом, исходя из приведенных правовых норм, возражение против регистрации товарного знака на агента может быть подано только заинтересованным лицом - лицом, которое обладает исключительным правом на товарный знак в одном из государств - участников Парижской конвенции. При этом названное лицо должно подтвердить факт наличия агентских отношений между ним и лицом, зарегистрировавшим на себя оспариваемый знак, а также тождественность или сходство до степени смешения товарных знаков - зарегистрированного агентом и имеющегося у подателя возражения.

Отказывая в удовлетворении возражения по этому основанию, Роспатент обоснованно исходил из отсутствия доказательств наличия у подателя возражения исключительного права на товарный знак в одном из государств - участников Парижской конвенции.

Суд первой инстанции правомерно согласился с этим выводом Роспатента, поскольку из содержания пункта 3 статьи 1513 ГК РФ следует, что правом на подачу возражений по указанному основанию наделено только лицо, обладающее исключительным правом.

При этом ссылка компании Вермонт Флауэрс на наличие зарегистрированных товарных знаков у иных компаний, образующих, по мнению представителя заявителя, группу компаний, учрежденных одними и теми же учредителями, судом первой инстанции признана необоснованной, поскольку обращаться с возражениями по этому основанию имеет право только лицо, обладающее исключительным правом, в то время как в настоящем споре с возражением обратилось лицо, таким правом не обладающее.

Судом первой инстанции признана несостоятельной ссылка компании Вермонт Флауэрс на обладание этой компанией незарегистрированным исключительным правом на товарный знак в Кении с учетом того, что Кения является страной общего права, в которой в гражданском обороте участвуют как зарегистрированные, так и незарегистрированные товарные знаки, причем правовая защита незарегистрированному товарному знаку предоставляется при условии его общеизвестности в Кении, которая может устанавливаться посредством опроса потребителей, пользующихся соответствующими товарами.

По мнению суда первой инстанции, необходимые доказательства общеизвестности в Кении используемого компанией Вермонт Флауэрс обозначения в материалы дела представлены не были.

При изложенных обстоятельствах суд первой инстанции правомерно согласился с выводом Роспатента о том, что компания Вермонт Флауэрс не является заинтересованным лицом по смыслу пункта 3 статьи 1513 ГК РФ для подачи возражения по основанию, предусмотренному подпунктом 5 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ.

При проверке в судебном порядке законности отказа Роспатента в удовлетворении возражений по основанию, предусмотренному подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, суд первой инстанции, обоснованно приняв во внимание как те обстоятельства, что правообладатель спорного товарного знака и лицо, подавшее возражение, осуществляют хозяйственную деятельность в одном сегменте рынка, то есть о наличии заинтересованности компании Вермонт Флауэрс в оспаривании предоставления правовой охраны спорному товарному знаку, так и то, что этот товарный знак сам по себе не содержит ложной или вводящей в заблуждение информации, пришел к обоснованному выводу об отсутствии оснований для вывода о возникновении у потребителей сублимированных цветов стойкой ассоциативной связи с их конкретным производителем, а также о правомерности отказа Роспатента в удовлетворении возражения по основаниям, предусмотренным подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Вместе с тем суд первой инстанции принял во внимание, что при обращении в суд с настоящим заявлением компания Вермонт Флауэрс указала на злоупотребление правом со стороны первого правообладателя спорного товарного знака - общества «Вермонт М» при регистрации товарного знака, нарушение им статьи 10-bis Парижской конвенции, а также на продолжающееся злоупотребление со стороны общества «Торговый дом Вермонт», выражающееся в препятствовании введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации производимых компанией Вермонт Флауэрс товаров иными лицами, за исключением самого общества «Торговый дома Вермонт».

Согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ (в редакции, действовавшей на момент регистрации товарного знака на общество «Вермонт М», приобретения исключительных прав на товарный знак обществом «Торговый дом Вермонт», а также в период осуществления действий по защите своего исключительного права на товарный знак путем предъявления соответствующих требований в суд) не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

В силу статьи 10-bis Парижской конвенции Страны Союза обязаны обеспечить гражданам стран, участвующих в Союзе, эффективную защиту от недобросовестной конкуренции.

Актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

В частности, подлежат запрету:

1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента;

2) ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента;

3) указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

Как следует из материалов административного дела, а также дополнительно представленных при рассмотрении настоящего дела в суде доказательств (т. 2, л.д. 80 - 131, т. 8, л.д. 50 - 103) и установлено судом первой инстанции, Пол Ламберт и Джаннетт Вильямс являются учредителями ряда компаний, в том числе БВБА Вермотн (Бельгия; 1983 год), САРЛ КОМПАНИ ДЮ НОРД (Франция; 1986 год), Вермонт С.А. (Франция; 1990 год), Росавие ЭПЗ ЛТД (Кения; 1997 год), Вермонт Флауэрс (Кения; 2008 год).

Названными компаниями в разные страны мира (Россия, Япония, США, Франция, Германия, Англия, Португалия, Бельгия, Канада, Турция) с 2001 года производились поставки производимой ими цветочной продукции.

В материалы административного дела представлены заключенные компанией Росавие ЭПЗ ЛТД с компаниями, находящимися в разных странах, дистрибьюторские договоры, датированные 2006, 2007 годами, а компанией Вермонт Флауэрс, соответственно, 2008, 2009 годами (до даты приоритета спорного товарного знака), а также относящиеся к периоду времени после даты приоритета спорного товарного знака (т. 4, л.д. 19 - 105).

На компании Росавие ЭПЗ ЛТД и Вермонт Флауэрс были оформлены сертификаты на консервированную цветочную продукцию (2008 и 2011 годы соответственно) (т. 4, л.д. 118 - 120).

Представленными компанией Вермонт Флауэрс доказательствами (т. 8, л.д. 140 - 148), в том числе каталогом новой коллекции на 2009 год (стр. 20), рекламной брошюрой (имеющей отсылки не позднее 2007 года), коллекцией лепестков (зима 2003/2004), письмом компании Росавие ЭПЗ ЛТД, датированным 16.05.2005, упаковкой (январь 2009 года), открытками за 2002, 2005, 2006 годы подтверждается использование компаниями Росавие ЭПЗ ЛТД, Вермонт Флауэрс комбинированного обозначения, включающего стилизованное изображение виллы и словесный элемент «VERMONT».

Аналогичное изображение использовалось и дистрибьюторами этих компаний в разных странах, что подтверждается представленными в материалы дела журналами за 2004 - 2007 годы (до даты приоритета оспариваемого товарного знака).

Между компанией Росавие ОПЗ ЛТД и обществом «Вермонт М» было заключено дистрибьюторское соглашение от 04.01.2007 (до даты приоритета спорного товарного знака) на поставку продукции (т. 5, л.д. 133 - 141).

Между компанией Вермонт Флауэрз и обществом «Вермонт М» было заключено дистрибьюторское соглашение от 16.04.2009 (до даты приоритета спорного товарного знака) на поставку продукции (т. 6, л.д. 20 - 29).

В апреле 2007 года в Москве проходила Международная весенняя выставка флористических салонов, товаров и оборудования для цветочных магазинов и садовых центров, на которой были представлены композиции, букеты и предметы интерьера из живых и стабилизированных цветов от франко-бельгийского флористического дома VERMONT (т. 5, л.д. 8, 15). 

Из пресс-релиза выставки усматривается, что компания VERMONT, единственный представитель в России франко-бельгийского флористического дома VERMONT продемонстрировала авторские композиции из натуральных цветов и листьев для украшения помещений, букеты из живых цветов, мха и фруктов, которые благодаря уникальной обработке могут храниться годами.

Согласно рекламе в сети Интернет, датированной 02.07.2008, «франко-бельгийская марка VERMONT берет на себя все заботы о вашем физическом и психологическом состоянии: человек в окружении живых цветов чувствует себя намного уютнее и счастливее». В рекламе указаны телефон ООО «VERMONT» в Москве, имеется изображение стилизованной виллы со словесным элементом VERMONT (т. 5, л.д. 30).

В материалах административного дела имеются распечатки с интернет-сайта, находящегося по адресу htpp://www.vermont-m.ru (администратором которого являлись общество «Вермонт М», общество «Торговый дом Вермонт»).

Согласно информации, размещенной на этом сайте, первый розничный магазин по продаже стабилизированных цветов был открыт в 2006 году, к продаже предлагаются уникальные стабилизированные цветы, имеется ссылка на эксклюзивное представительство компании Вермонт Флауэрс, на страницах сайта размещены сертификаты компании Вермонт Флауэрс, а также справка ГОССТАНДАРТА России о том, что в Российской Федерации указанная продукция сертификации не подлежит.

Как следует из составленного нотариусом протокола от 17.04.2012 (том 5, л.д. 55) осмотра сайта htpp://www.vermont-m.ru, на этом информационном ресурсе приведены примеры уникальных композиций из стабилизированных цветов, указано на то, что работа на рынке стабилизированных цветов и растений начата в 2002 году, первый магазин открыт в 2006 году, имеется ссылка на эксклюзивное представительство от компании Вермонт Флауэрс, расположены сертификаты компании Вермонт Флауэрс, указано на нахождение производства в Кении, перечислены известные дизайнеры, работающие со стабилизированными цветами.

Материалы административного дела содержат доказательства предъявления обществом «Торговый дом Вермонт» требований к обществу с ограниченной ответственностью «Торговый дом РусСтанко» о признании незаконным использования последним товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 407110, о взыскании двукратной стоимости товаров, ввезенных из Кении на основании таможенной декларации по международному контракту с компанией Вермонт Флауэрс (дело № А53-14330/2011), исковое заявление, предъявленное обществом «Торговый дом Вермонт» к обществу с ограниченной ответственностью «Альфа Сервис Комплект Поставка» о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака (дело № А40-162917/12).

Из решения Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-43295/2013 усматривается, что на основании заявления правообладателя - общества «Торговый дом Вермонт» оспариваемый товарный знак внесен последним в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности.

Суд первой инстанции, проведя сравнительный анализ зарегистрированного обществом «Вермонт М» товарного знака и используемого компаниями Росавие ЭПЗ ЛТД и Вермонт Флауэрс обозначения, пришел к обоснованному выводу об их сходстве до степени смешения за счет использования тождественного изобразительного элемента. Тот факт, что используемое обозначение, помимо изобразительного, содержит еще и словесный элемент, такого сходства не умаляет, поскольку в используемом компаниями Росавие ЭПЗ ЛТД и Вермонт Флауэрс обозначении изобразительный элемент занимает доминирующее положение.

Кроме того, суд первой инстанции, вопреки доводам заявителей кассационных жалоб об обратном, установил однородность товаров, производимых компаниями Росавие ЭПЗ ЛТД и Вермонт Флауэрс, и товаров, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак (включая товары 20-го класса МКТУ, используемые для создания различных декоративных композиций, в том числе и флористических), а также услуг 35-го и 42-го классов МКТУ.

При этом суд первой инстанции обоснованно принял во внимание то обстоятельство, что в отношении услуг 35-го класса МКТУ товарный знак зарегистрирован достаточно широко, безотносительно определенных товаров, к которым эти услуги могут относиться, однако могущих относиться к товарам, производимым компанией Вермонт Флауэрс, а также к осуществляемой ею иной деятельности (выставки и проч.).

В силу изложенного суд первой инстанции, оценив доказательства, представленные компанией Вермонт Флауэрс в материалы административного дела при подаче возражения, а также при рассмотрении настоящего дела в суде, пришел к правильному выводу о том, что действия общества «Вермонт М» по регистрации на себя оспариваемого товарного знака нельзя признать добросовестными. Напротив, указанные доказательства подтверждают, что общество «Вермонт М», регистрируя на себя оспариваемый товарный знак, пыталось получить необоснованные преимущества за счет известного в мировом масштабе бренда.

Такие действия запрещены статьей 10-bis Парижской конвенции и имеют признаки злоупотребления правом (статья 10 ГК РФ).

В свою очередь, общество «Торговый дом Вермонт», получив право на оспариваемый товарный знак, также действовало недобросовестно, в том числе и осуществляя действия по воспрепятствованию введения иными лицами в гражданский оборот на территории Российской Федерации продукции, произведенной компанией Вермонт Флауэрс.

С учетом названных обстоятельств, отсутствия сколь-нибудь убедительных объяснений правообладателей спорного товарного знака относительно выбора в качестве индивидуализации своих товаров и услуг оригинального изобразительного обозначения, широко используемого контрагентом российской компании на мировом рынке стабилизированных цветов задолго до даты приоритета спорного товарного знака, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что в действиях обеих российских компаний содержатся признаки паразитирования на чужой репутации (репутации чужого коммерческого обозначения). Соответствующие противоправные с точки зрения статьи 10-bis Парижской конвенции действия не могут осуществляться безотносительно к конкретному перечню товаров и услуг, для которых был зарегистрирован спорный товарный знак.

Как разъяснено в пункте 63 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - постановление Пленума № 5/29), согласно подпункту 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

В силу части 2 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции) не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.

При этом суд на основании положений статьи 10 ГК РФ вправе по собственной инициативе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать в рамках рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку действия лица по регистрации товарного знака злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией. В этом случае суд принимает решение о признании недействительным решения Роспатента и об обязании его аннулировать регистрацию соответствующего товарного знака.

Аналогичная правовая позиция высказана и в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.2008 № 3565/08. В рамках данного дела также оспаривалось решение, вынесенное по результатам рассмотрения возражения, поданного в том числе в связи с тем, что товарный знак вводит потребителя в заблуждение относительно производителя товара. В названном постановлении признано допустимым в судебном порядке при рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента об отказе в признании недействительным по этому основанию предоставления правовой охраны товарному знаку квалифицировать действия лица по регистрации товарного знака исходя из положений статьи 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности и на этом основании аннулировать регистрацию товарного знака.

При указанных обстоятельствах оспариваемое решение Роспатента обоснованно признано судом первой инстанции недействительным, а правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 407110 аннулирована в полном объеме.

Доводы Роспатента о том, что данная правовая позиция не может быть применена в случае, если на момент рассмотрения судебного спора антимонопольным органом действия правообладателя по государственной регистрации товарного знака уже признаны актом недобросовестной конкуренции, не основаны на положениях пункта 63 постановления Пленума № 5/29.

На основании изложенного и исходя из положений части 3 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения кассационных жалоб общества «Торговый дом Вермонт» и Роспатента в части признания недействительным оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку доводы названных жалоб направлены на переоценку доказательств, что не входит в компетенцию суда кассационной инстанции в силу положений главы 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Вместе с тем президиум Суда по интеллектуальным правам признает обоснованным довод Роспатента о необоснованности взыскания с него в пользу заявителя судебных расходов по оплате государственной пошлины в размере 2000 рублей.

Данный довод дополнительно мотивирован ссылкой на правовую позицию, отраженную в пункте 33 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 № 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе». В этом пункте отмечено, что судебные расходы по делу применительно к части 1 статьи 111 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на лицо, получившее согласие после принятия оспариваемого решения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

По мнению Роспатента, в случае несоблюдения внесудебного порядка разрешения вопроса о правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку правовая позиция, изложенная в этом пункте, может быть по аналогии применена и к иным случаям, когда решение Роспатента подлежит отмене не в связи с его неправомерными действиями.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы (к числу которых в силу положений статьи 101 этого Кодекса относится и уплаченная сумма государственной пошлины), понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Решение суда первой инстанции об отмене оспариваемого решения Роспатента обусловлено исключительно тем обстоятельством, что действия правообладателя товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 407110, связанные с его регистрацией, являются актом недобросовестной конкуренции, а также содержат признаки злоупотребления правом.

Как отмечено в пункте 19 постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 11.07.2014 № 46 «О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах», законодательством о судопроизводстве в арбитражных судах не предусмотрено освобождение надлежащего ответчика от обязанности по возмещению судебных расходов по уплате государственной пошлины в связи с тем, что он не наделен полномочиями самостоятельно (в отсутствие правового акта иного лица, органа власти, в том числе суда) совершить действия, позволяющие истцу реализовать свои права, законные интересы, о защите которых он обратился в суд (например, при обращении в суд с требованием к федеральному органу исполнительной власти по интеллектуальной собственности об оспаривании решения этого органа об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку ввиду злоупотребления правом правообладателем).

Указанная правовая позиция применяется в случае, если заявителем на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ (действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией) в Роспатент подано возражение, мотивированное наличием признаков злоупотребления правом в действиях правообладателя, связанных с предоставлением правовой охраны товарному знаку, которое отклоняется этим органом в связи с тем, что он не наделен полномочиями самостоятельно установить злоупотребление правом. При этом законом не установлен специальный порядок признания действий по предоставлению правовой охраны товарному знаку злоупотреблением правом.

В данном случае эта правовая позиция применению не подлежит ввиду следующего.

Исходя из части 3 статьи 14 Закона о защите конкуренции, применяемой с учетом абзаца второго пункта 3 статьи 1513 ГК РФ, заинтересованным лицом (то есть лицом, чьи права нарушены актом недобросовестной конкуренции) может быть подано возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку в связи с тем, что действия по его государственной регистрации в установленном порядке признаны недобросовестной конкуренцией (при этом признание недобросовестной конкуренцией только действий по использованию товарного знака, но не по его государственной регистрации не является основанием оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку).

Такое возражение подается с приложением к нему решения федерального антимонопольного органа о нарушении правообладателем положений части 2 статьи 14 Закона о защите конкуренции.

Роспатент, получив соответствующее возражение с приложенным к нему решением, признает недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку.

Решение Роспатента о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку в связи с тем, что действия, связанные с регистрацией товарного знака, федеральным антимонопольным органом признаны недобросовестной конкуренцией, не может быть признано недействительным по причине отсутствия в действиях лица нарушений антимонопольного законодательства до оспаривания и отмены решения федерального антимонопольного органа. При этом не исключается возможность соединения в заявлении требований об оспаривании решений федерального антимонопольного органа и Роспатента и их совместного рассмотрения.

Системный анализ статей 1248, 1512, 1513 ГК РФ позволяет сделать вывод о том, что законодателем предусмотрен специальный порядок оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку в случае, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке недобросовестной конкуренцией.

Применительно к обстоятельствам настоящего судебного дела Федеральной антимонопольной службой вынесено решение от 26.03.2014 по делу № 1-14-258/00-08-13, которым действия общества «Торговый дом Вермонт», связанные с приобретением и использованием исключительного права на комбинированный товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 407110, признаны актом недобросовестной конкуренции в соответствии с частью 2 статьи 14 Закона о защите конкуренции.

Указанные основания в возражении, поданном компанией Вермонт Флауэрс, по результатам которого принят оспариваемый ненормативный правовой акт Роспатента, своего отражения не нашли и государственным органом не рассматривались, а были предметом исследования судом первой инстанции исходя из пункта 63 постановления Пленума № 5/29, поскольку доводы, относящиеся к введению потребителей в заблуждение, исходя из конкретных обстоятельств рассматриваемого судом дела могут быть именно судом квалифицированы как свидетельствующие о наличии злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции.

Надлежащий внесудебный порядок подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку исходя из признания действий общества «Торговый дом Вермонт», связанных с приобретением и использованием исключительного права на комбинированный товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 407110, актом недобросовестной конкуренции решением Федеральной антимонопольной службы от 26.03.2014 по делу № 1-14-258/00-08-13, заявителем не соблюден.

При названных обстоятельствах судебные расходы применительно к положениям части 1 статьи 111 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежали отнесению на компанию Вермонт Флауэрс, поскольку ею не был соблюден внесудебный порядок признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленный федеральным законом.

Учитывая изложенное, президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что решение суда первой инстанции подлежит отмене в части взыскания судебных расходов с Федеральной службы по интеллектуальной собственности, как принятое без учета части 1 статьи 111 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы обществом «Торговый дом Вермонт» в соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на само общество.

Руководствуясь статьями 284, 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Вермонт» оставить без удовлетворения.

Кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности удовлетворить частично.

Решение Суда по интеллектуальным правам от 20.08.2014 по делу № СИП-14/2014 в части взыскания судебных расходов с Федеральной службы по интеллектуальной собственности отменить.

В остальной части решение Суда по интеллектуальным правам от 20.08.2014 по делу № СИП-14/2014 оставить без изменения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий

В.А. Корнеев

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

С.М. Уколов

В.А. Химичев

Н.Н. Тарасов