Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 декабря 2014 г. N С01-1225/2014 по делу № А40-11111/2014 Суд отменил принятое по делу решения и направил дело о защите патентных прав на новое рассмотрение, поскольку в принятых по делу судебных решениях отсутствуют мотивы, на основании которых суд принял или отклонил доводы общества относительно использования им в своей хозяйственной деятельности спорного патента

Резолютивная часть постановления объявлена 23 декабря 2014 года.

Полный текст постановления изготовлен 25 декабря 2014 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Рогожин С.П.,

судьи - Химичев В.А., Рассомагина Н.Л.,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Стропува Байкал Сервис» (улица Первого мая, Красное село, г. Санкт-Петербург, 198320, ОГРН 1117847479584) на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.08.2014 (судьи Трубицын А.И., Валиев В.Р., Лаптева О.Н.) принятого в рамках дела № А40 - 11111/2014, по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Стропува Байкал Сервис» (улица Первого мая, Красное село, г. Санкт-Петербург, 198320, ОГРН 1117847479584) к обществу с ограниченной ответственностью «Евромаш-М» (ул. Мариупольская, д.6, оф. 28, Москва, 109382, ОГРН 1137746034007) и к обществу с ограниченной ответственностью «Концерн Медведь Производственный Участок № 7» (ул. Зеленая, д. 9, г. Кострома, 156603, ОГРН 1024400525786) о защите патентных прав, при участии в судебном заседании представителей:

от истца - Куликов Д.А. (по доверенности от 19.03.2014 № 1/2014), Сапельников Д.А. (по доверенности № 6 от 01.10.2014);

от ответчиков - Кочеткова Е.С. (по доверенностям от 11.08.2014), установил:

общество с ограниченной ответственностью «Стропува Байкал Сервис» (далее - общество «Стропува Байкал Сервис») обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Евромаш-М» (далее - общество «Евромаш-М») и обществу с ограниченной ответственностью «Концерн Медведь Производственный участок № 7» (далее - общество «Концерн Медведь Производственный участок № 7») о запрете изготовления и продажи котлов отопительных водогрейных на твердом топливе с использованием изобретения, защищенного Евразийским патентом № 005303, а также размещения коммерческих предложений указанного товара посредством интернет-сайта и иных средств связи и коммуникации. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 29.05.2014 исковые требования удовлетворены в полном объеме. 

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.08.2014 указанное решение отменено, в удовлетворении требований отказано. 

Общество «Стропува Байкал Сервис» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит отменить постановление суда апелляционной инстанции, ссылаясь на неправильное применение судом норм материального и процессуального права. 

В судебном заседании представители общества «Стропува Байкал Сервис» доводы кассационной жалобы поддержали, просили отменить обжалуемый судебный акт. 

В свою очередь представитель ответчиков против удовлетворения кассационной жалобы возражал по доводам, изложенным в отзыве, считает, что принимая оспариваемый судебный акт, суд апелляционной инстанции, вопреки доводам кассационной жалобы, полно и всесторонне исследовал все имеющие значение для правильного рассмотрения дела доказательства, в том числе правильно применил и истолковал нормы материального права. 

Законность обжалуемого судебного акта проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в обжалуемой части. 

Как следует из материалов дела и установлено судами, Эдмундас Штрупайтис является правообладателем Евразийского патента № 005303 на изобретение «Способ подачи и распределения воздуха в камере сгорания и котел отопления» с приоритетом от 19.04.2001, который в свою очередь на основании лицензионного договора от 21.11.2011 № 01, предоставил истцу право его использования, без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам на территории Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан; лицензией предоставляется право лицензиату производить, предлагать к продаже, продавать, импортировать и экспортировать изделия, в которых использовано изобретение по Евразийскому патенту № 005303. 

Общество «Концерн Медведь Производственный участок № 7» является правообладателем патента Российской Федерации № 104290 на полезную модель «Водонагревательный котел на твердом топливе» с приоритетом от 15.07.2010. 

Ссылаясь на неправомерное использование ответчиками указанного патента в своей хозяйственной деятельности, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском. 

Суд первой инстанции, оценив приведенные сторонами доводы и представленные в материалы дела доказательства, со ссылками на статьи 1252, 1349, 1354 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), пришел к выводу о том, что требования истца являются обоснованными, в связи с чем удовлетворил их.

При этом суд первой инстанции исходил из того, что материалами дела подтверждается, и не опровергнуто ответчиками, что общество «Концерн Медведь Производственный участок № 7» осуществляет производство и реализацию, а общество «ЕВРОМАШ-М» - предложение к продаже продукции, при производстве которой используются признаки изобретения, право на которое принадлежит истцу на основании лицензионного договора. 

Суд апелляционной инстанции, руководствуясь положениями статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, повторно рассмотрел дело по имеющимся в деле доказательствам отказал в удовлетворении заявленных требований. При этом пришел к выводу о том, что истцом не представлено каких-либо доказательств того, что изобретателем Э. Штрупайтисом либо иным правообладателем Евразийского патента № 005303 когда-либо подавалась заявка на изобретение в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности Российской Федерации в соответствии с положениями статьи 1382 ГК РФ либо статьи 19 Патентного закона, что свидетельствует об отсутствии на территории Российской Федерации приоритета изобретения, охраняемого Евразийским патентом № 005303. Наличие государственной регистрации лицензионного договора не может подтверждать право приоритета изобретения. 

Изучив материалы дела, содержание обжалуемого судебного акта, обсудив доводы кассационной жалобы, заслушав явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения нижестоящими судами норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов о применении норм права, содержащихся в судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Суд по интеллектуальным правам, исходя из обоснования иска и доводов кассационной жалобы, находит основания как для отмены обжалуемого постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.08.2014, так и решения Арбитражного суда города Москвы от 29.05.2014 ввиду следующего. 

Федеральным законом № 85-ФЗ от 01.06.1995 ратифицирована Евразийская патентная конвенция, подписанная 09.09.1994. 

В силу статьи 9 Евразийской патентной конвенции владелец евразийского патента обладает исключительным правом использовать, а также разрешать или запрещать другим использование запатентованного изобретения. 

Согласно пункту 16 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции исключительное право на изобретение, предоставляемое евразийским патентом согласно статье 9 Конвенции, принадлежит его владельцу и действует на территории Договаривающихся государств в соответствии с их национальными законодательствами с учетом статей 13 и 14 Конвенции с даты, указанной в статье 15 (11) Конвенции. 

Анализ означенного пункта позволяет сделать вывод о том, что Евразийская патентная система предоставляет возможность физическим и юридическим лицам защитить права на свои изобретения на основе единого евразийского патента, действующего на территории 9 государств-участников Евразийской патентной конвенции (ЕАПК), в том числе и Российской Федерации. 

В свою очередь сущность Евразийской патентной системы заключается в том, что на основании одной заявки, поданной в Евразийскую патентную организацию, выдается один патент в отношении всех стран-участниц. 

При этом объем исключительных прав, предоставляемый евразийским патентом, в каждой из указанных стран будет такой же, как если бы в этих странах были получены национальные патенты. 

Одновременно необходимо отметить, что Евразийский патент действует в течение 20 лет с даты подачи заявки и в некоторых случаях срок действия евразийского патента может быть продлен, но не более, чем на 5 лет. 

Никто не может использовать изобретение, на которое выдан евразийский патент, без согласия его владельца, кроме случаев, установленных Конвенцией и Инструкцией. 

В соответствии со статьей 1346 ГК РФ на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации. 

Согласно пункту 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец). Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец. 

В силу пункта 2 статьи 1358 ГК РФ использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец; осуществление способа, в котором используется изобретение, в частности, путем применения этого способа. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 1358 ГК РФ изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи. 

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12, 1406 ГК РФ, а также статьи 13(2) Евразийской патентной конвенции патентообладатель, чье исключительное право на изобретение нарушено или оспаривается, вправе обратиться за судебной защитой этого права, в том числе с требованием о пресечении действий, нарушающих его право. 

Таким образом, вывод суда апелляционной инстанции о том, что у истца отсутствовало право на подачу настоящего иска, поскольку правовая охрана Евразийского патента № 005303 не распространяется на территории Российской Федерации, является ошибочным и сделан при не правильном применение норм материального права, а именно применены нормы, распространяющиеся на заявку на получение патента Российской Федерации для установления иной даты приоритета (статья 1382 ГК РФ), в то же время как в настоящем деле требования основаны на Евразийском патенте. 

Одновременно Суд по интеллектуальным правам отмечает, что в пункте 9 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» разъяснено, что если имеется несколько охранных документов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, вопрос о признании какого-либо из этих патентов недействительным отнесен к компетенции Палаты по патентным спорам и должен решаться в порядке, установленном статьей 29 Патентного закона (после принятия части четвертой ГК РФ статьей 1398 ГК РФ).

В случае признания недействительным одного из патентов обладатель прав на иной патент вправе вновь обратиться в суд за защитой своих прав, в том числе путем возмещения убытков за весь период использования его патента, учитывая, что признание патента недействительным означает отсутствие правовой охраны такого патента с момента подачи в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам заявки на выдачу патента. 

При наличии двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета. 

Таким образом, при наличии двух патентов на полезные модели с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимых пунктах формул, действия ответчика по использованию своего патента не могут быть расценены в качестве нарушения патента истца, имеющего более раннюю дату приоритета. 

Такая правовая позиция может быть применена и в случае если у одного лица имеется патента на изобретение, а у другого лица патент на полезную модель, который не аннулирован в установленном законом порядке. 

Положениями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Результаты оценки доказательств суд отражает в судебном акте, содержащем мотивы принятия или отказа в принятии доказательств, представленных лицами, участвующими в деле в обоснование своих требований и возражений. 

В силу статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в мотивировочной части решения должны быть указаны фактические и иные обстоятельства дела, установленные арбитражным судом, а также доказательства, на которых были основаны выводы суда об обстоятельствах дела, и доводы в пользу принятого решения, в том числе мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле, включая законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии решения, и мотивы, по которым суд не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле. 

Между тем в оспариваемом постановлении, а равно как в решение Арбитражного суда города Москвы от 29.05.2014 отсутствуют мотивы, по которым суд принял или отклонил доводы общества «Концерн Медведь Производственный участок № 7» относительно использования им в своей хозяйственной деятельности патента Российской Федерации № 104290. 

В то же время данное обстоятельство, является существенным для разрешения настоящего спора, ввиду чего суд кассационной инстанции приходит к выводу о том, что указанные обстоятельства являются основанием для отмены постановления суда апелляционной инстанции и решения суда первой инстанции, как принятых при неправильном применении норм материального права, и содержащих выводы, не соответствующие фактическим обстоятельствам дела и имеющимся доказательствам. 

Принимая во внимание, что для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка необходимых доказательств, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции в силу его ограниченных полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции. 

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, дать надлежащую правовую оценку доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам, а также фактическим обстоятельств дела, изложив соответствующие выводы в решении с указанием мотивов отклонения тех или иных доводов или доказательств. 

Вопрос о распределении расходов по оплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы судом кассационной инстанции не рассматривается. В силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается судом, вновь рассматривающим дело. 

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

постановление Девятого арбитражного апелляционного от 28.08.2014 по делу № А40-11111/2014 отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.