Постановление Суда по интеллектуальным правам от 12 ноября 2014 г. № С01-1068/2014 по делу № А40-139596/2013 Суд оставил без изменения постановление апелляционного суда, которым запрещено использование обозначений в качестве наименования торгового центра и отказано во взыскании расходов на оплату услуг представителя и взыскании в части судебных расходов, а приостановление исполнения отменено, поскольку фактические обстоятельства установлены на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц

Резолютивная часть постановления объявлена 5 ноября 2014 года.

Полный текст постановления изготовлен 12 ноября 2014 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Пашкова Е.Ю.,

судьи - Данилов Г.Ю., Химичев В.А.,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Турсиб-Б» (пл. Карла Маркса, д. 2, г. Новосибирск, 630078, ОГРН 1125476114796) на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.08.2014 (судьи Лаптева О.Н., Валиев В.Р., Трубицын А.И.) по делу № А40-139596/2013

по иску закрытого акционерного общества «ГМГ-БИН» (пр-т Мичуринский, Олимпийская деревня, д. 3, корп. 1, Москва, 119602, ОГРН 1037731025243)

к обществу с ограниченной ответственностью «Турсиб-Б»; обществу с ограниченной ответственностью «Компания Афиша» (Варшавское ш., д. 9, стр. 1, Москва, 117105, ОГРН 1107746038410); Ларину Льву Юрьевичу (Москва); Арутюняну Самвелу Владимировичу (Москва)

о защите исключительных прав на товарные знаки;

при участии в судебном заседании представителей:

от истца - Великоборцева Н.В., Ермакова Е.А., Вербицкая Л.В. по доверенности от 30.10.2014, Нехорошева Л.А. по доверенности от 20.11.2013,

от ответчика (общества с ограниченной ответственностью «Турсиб-Б») - Горемыкина Е.Г. по доверенности от 10.01.2014 № 22-2014, Кузнецова С.А. по доверенности от 10.01.2014 № 21-2014,

ответчики (общество с ограниченной ответственностью «Компания Афиша», Ларин Л.Ю., Арутюнян С.В.) извещены надлежащим образом, своих представителей в судебное заседание не направили, установил:

закрытое акционерное общество «ГМГ-БИН» (далее - общество «ГМГ-БИН») обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к открытому акционерному обществу «Турсиб-Б»; обществу с ограниченной ответственностью «Компания Афиша» (далее - общество «Компания Афиша»); Ларину Льву Юрьевичу; Арутюняну Самвелу Владимировичу с требованиями о защите исключительных прав на товарные знаки.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 13.01.2014 ответчик открытое акционерное общество «Турсиб-Б» в порядке статьи 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заменен на правопреемника - общество с ограниченной ответственностью «Турсиб-Б» (далее - общество «Турсиб-Б»).

Истец в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заявил ходатайство об уточнении исковых требований, в соответствии с которым просил:

- запретить обществу «Турсиб-Б» использование обозначений «ФЕСТИВАЛЬ», «FESTIVAL», в том числе со словами «галерея», «gallery», сходных до степени смешения с товарными знаками общества «ГМГ-БИН» по свидетельствам Российской Федерации № 280018, № 302486, № 301570, № 301569, № 295359, в качестве наименования торгового центра для услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), а именно: продвижения товаров для третьих лиц, в том числе услуг оптовой и розничной торговли, и для услуг 36-го класса МКТУ, а именно: сдачи в аренду нежилых помещений;

- запретить обществу «Компания Афиша» использование обозначений «FESTIVAL gallery» и «Галерея ФЕСТИВАЛЬ», сходных до степени смешения с товарными знаками общества «ГМГ-БИН» по свидетельствам Российской Федерации № 280018, № 302486, № 301570, № 301569, № 295359, на сайте http://www.afisha.ru при продвижении услуг торгового центра «FESTIVAL gallery» и/или «Галерея ФЕСТИВАЛЬ», находящегося по адресу: г. Новосибирск, пл. Карла Маркса, д. 2;

- запретить Ларину Л.Ю. использование обозначений «FESTIVAL gallery» и «Галерея ФЕСТИВАЛЬ», сходных до степени смешения с товарными знаками общества «ГМГ-БИН» по свидетельствам Российской Федерации № 280018, № 302486, № 301570, № 301569, № 295359 на сайте http://www.adensya.ru при продвижении услуг торгового центра «FESTIVAL gallery» и/или «Галерея ФЕСТИВАЛЬ», находящегося по адресу: г. Новосибирск, пл. Карла Маркса, д. 2;

- запретить Арутюняну С.В. использование обозначений «FESTIVAL gallery» и «Галерея ФЕСТИВАЛЬ», сходных до степени смешения с товарными знаками общества «ГМГ-БИН» по свидетельствам Российской Федерации № 280018, № 302486, № 301570, № 301569, № 295359, на сайте http://www.shopandmall.ru при продвижении услуг торгового центра «FESTIVAL gallery» и/или «Галерея ФЕСТИВАЛЬ», находящегося по адресу: г. Новосибирск, пл. Карла Маркса, д. 2;

- взыскать компенсацию с общества «Турсиб-Б» в размере 85 000 рублей, с общества «Компания Афиша» в размере 5 000 рублей, с Ларина Л.Ю. в размере 5 000 рублей, с Арутюняна С.В. в размере 5 000 рублей.

Уточнения заявленных требований приняты судом первой инстанции.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 26.05.2014 в удовлетворении исковых требований отказано. С общества «ГМГ-БИН» в пользу общества «Турсиб-Б» взысканы расходы на оплату услуг представителя в размере 100 000 рублей, во взыскании остальной части судебных расходов отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.08.2014 решение суда первой инстанции изменено. Обществу «Турсиб-Б» запрещено использование обозначений «ФЕСТИВАЛЬ», «FESTIVAL», в том числе со словами «галерея», «gallery», сходных до степени смешения с товарными знаками общества «ГМГ-БИН» по свидетельствам Российской Федерации № 280018, № 302486, № 301570, № 301569, № 295359, в качестве наименования торгового центра для услуг 35-го класса МКТУ, а именно: продвижения товаров для третьих лиц, в том числе, услуг оптовой и розничной торговли, и для услуг 36-го класса МКТУ, а именно: сдачи в аренду нежилых помещений; с общества «Турсиб-Б» взыскана в пользу общества «ГМГ-БИН» компенсация за нарушение исключительных прав в размере 85 000 рублей, а также расходы по уплате государственной пошлины по иску и по апелляционной жалобе в размере 9 400 рублей. В удовлетворении остальной части исковых требований общества «ГМГ-БИН» к обществу «Компания Афиша», Ларину Л.Ю., Арутюняну С.В. и взыскании расходов на оплату услуг представителя по заявлениям общества «Турсиб-Б», Ларина Л.Ю. отказано.

Не согласившись с постановлением суда апелляционной инстанции, общество «Турсиб-Б» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит его отменить и оставить в силе решение суда первой инстанции, ссылаясь на неправильное применение норм материального и процессуального права, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.

В обоснование кассационной жалобы заявитель ссылается на то, что вывод суда апелляционной инстанции о сходстве до степени смешения спорного обозначения с противопоставленными товарными знаками истца сделан при неправильном применении норм материального права, а именно пункта 6 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), судом не учтены положения Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 05.03.2003 № 32 (далее - Правила), и Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197 (далее - Методические рекомендации).

По мнению заявителя кассационной жалобы, коммерческое обозначение ответчика является комбинированным, используется в качестве вывески, в связи с чем воспринимается потребителем, прежде всего, зрительно, охраняется в целом и должно сравниваться при определении тождества и сходства в том виде, в котором оно используется.

Заявитель кассационной жалобы полагает, что суд апелляционной инстанции неправомерно провел сравнение спорного обозначения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 280019, который не был заявлен истцом, а с иными товарными знаками спорное обозначение не сходно по фонетическому, семантическому и графическому признакам.

Кроме того, суд апелляционной инстанции, по мнению ответчика, не применил подлежащие применению нормы Правил и Методических рекомендаций, содержащих правила сравнения обозначений по графическому признаку.

Заявитель кассационной жалобы отмечает, что письменное заключение патентного поверенного Белокопытова А.В., который не был привлечен к участию в деле в качестве специалиста, не может быть принято судом как заключение специалиста, а социологический опрос потребителей городов Новосибирск и Москва не может являться достоверным доказательством, однако мотивы, по которым судом апелляционной инстанции были отклонены соответствующие доводы ответчика, в нарушение статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отсутствуют в тексте обжалуемого судебного акта.

По мнению заявителя кассационной жалобы, суд апелляционной инстанции в нарушение статей 68, 71 и 78 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации необоснованно отверг представленные ответчиком доказательства, свидетельствующие об использовании ответчиком коммерческого «FESTIVAL gallery» обозначения с 2003 года и его известности на территории города Новосибирска, как недостоверные и недопустимые.

Заявитель полагает, что суд апелляционной инстанции не применил подлежащие применению статью 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, статью 1538 ГК РФ, норму пункта 2.3.1 Правил об оценке различительной способности обозначений, а также разъяснения, содержащиеся в пункте 64 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 5/29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - постановление 5/29).

По мнению заявителя кассационной жалобы, вывод суда апелляционной инстанции об отсутствии преюдициального значения для рассматриваемого спора судебных актов по делу № А45-220/2008 не обоснован, поскольку ссылка суда первой инстанции на указанные судебные акты имела информационные цели относительно того, что судами были рассмотрены те же фактические обстоятельства, что и по настоящему делу. Полагает недобросовестным использование истцом принадлежащих ему прав, поскольку смена правообладателя товарных знаков была осуществлена с целью исключения преюдициального значения судебных актов по делу № А45-220/2008.

Также заявитель кассационной жалобы отмечает, что суд апелляционной инстанции не указал по каким основаниям пришел к выводу о необходимости взыскания компенсации в определенном им размере.

Кроме того, в судебном заседании суда кассационной инстанции представители общества «Турсиб-Б» заявили дополнительный довод, который не был изложен в кассационной жалобе, заключающийся в том, что объявленная в судебном заседании суда апелляционной инстанции резолютивная часть обжалуемого постановления не соответствует содержанию резолютивной части, имеющейся в материалах дела в части указания лица, с которого взыскана компенсация.

Представители общества «Турсиб-Б» в судебном заседании поддержали доводы, изложенные в кассационной жалобе, просили ее удовлетворить.

Представители истца в судебном заседании просили оставить обжалуемое постановление суда апелляционной инстанции без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения.

Общество «Компания Афиша», Ларин Л.Ю., Арутюнян С.В. надлежащим образом извещены о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru/, своего представителя в суд кассационной инстанции не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

Рассмотрев доводы кассационной жалобы, изучив материалы дела, заслушав представителей истца и ответчика, явившихся в судебное заседание, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным судами обстоятельствам, суд кассационной инстанции приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела и установлено судами общество «ГМГ-БИН» является правообладателем следующих товарных знаков:

- словесного «Фестиваль» по свидетельству Российской Федерации № 302486 с приоритетом от 21.06.2005, зарегистрированного Роспатентом 10.03.2006 в отношении услуг 35-го класса МКТУ (помимо прочего продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе услуги оптовой и розничной торговли);

- словесного «ФЕСТИВАЛЬ FESTIVAL» по свидетельству Российской Федерации № 280018 с приоритетом от 15.06.2004, зарегистрированного Роспатентом 10.12.2004 в отношении услуг 36-го класса МКТУ (в том числе операции с недвижимостью, посреднические услуги, сдача в аренду нежилых помещений);

- словесного «ФЕСТИВАЛЬ ПРОДАЖ» по свидетельству Российской Федерации № 301570 с приоритетом от 16.11.2005, зарегистрированного Роспатентом 22.02.2006 в отношении услуг 35-го класса МКТУ (реклама; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе услуги оптовой и розничной торговли), 36-го класса МКТУ (сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; операции с недвижимостью), 37-го класса МКТУ (ремонт; установка оборудования, уборка внутри зданий);

- словесного «ФЕСТИВАЛЬ ПОКУПОК» по свидетельству Российской Федерации № 301569 с приоритетом от 16.11.2005, зарегистрированного Роспатентом 22.02.2006 в отношении услуг 35-го класса МКТУ (реклама; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе услуги оптовой и розничной торговли), 36-го класса МКТУ (в том числе сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; операции с недвижимостью), 37-го класса МКТУ (в том числе ремонт; установка оборудования, уборка внутри зданий);

- словесного «ФЕСТИВАЛЬНЫЙ» по свидетельству Российской Федерации № 295359 с приоритетом от 30.03.2005, зарегистрированного Роспатентом 13.09.2005 в отношении услуг 35-го класса МКТУ (продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе услуги оптовой и розничной торговли), 36-го класса МКТУ (операции с недвижимостью, сдача в аренду нежилых помещений), 37-го класса МКТУ (ремонт; установка оборудования);

- словесного, содержащего стилизованную букву «Ф», по свидетельству Российской Федерации № 366744 с приоритетом от 03.10.2007, зарегистрированного Роспатентом 08.12.2008 в отношении услуг 35-го класса МКТУ (реклама, продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе услуги оптовой и розничной торговли), 36-го класса МКТУ (операции с недвижимостью; сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; управление нежилым фондом).

Общество «Турсиб-Б» использует для индивидуализации услуг по продвижению товаров третьих лиц обозначение «FESTIVAL gallery»/ «Галерея Фестиваль» при входе в торговый центр, расположенный по адресу: г. Новосибирск, пл. Карла Маркса, д. 2, и принадлежащий названному ответчику, на служебных вывесках названного торгового центра (на фасаде здания размещена вывеска - «FESTIVAL gallery»), а также указывает на деловой документации название торгового центра на русском языке - «Галерея ФЕСТИВАЛЬ».

Ответчики общество «Компания Афиша», Ларин Л.Ю., Арутюнян С.В. осуществляют предложение к продаже (рекламу) услуг, принадлежащего ответчику торгового центра «ФЕСТИВАЛЬ» на своих сайтах www.afisha.ru, www.adensya.ru, www.shopandmall.ru.

Полагая, что ответчики незаконно используют обозначение «FESTIVAL gallery» / «Галерея Фестиваль» для индивидуализации услуг, для которых зарегистрированы товарные знаки, названные выше, и с которыми спорное обозначение, по мнению истца, сходно до степени смешения, чем нарушают исключительные права истца, последний обратился с иском в арбитражный суд.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции исходил из того, что коммерческое обозначение «FESTIVAL gallery» обладает достаточными различительными признаками, известно на определенной территории - территории города Новосибирска. Ответчик непрерывно использует данное коммерческое обозначение с 2003 года до настоящего времени, в связи с чем право ответчика на названное обозначение возникло ранее прав истца на товарные знаки.

Суд первой инстанции не усмотрел и сходства до степени смешения товарных знаков истца и коммерческого обозначения ответчика, а также однородности товаров и услуг, для индивидуализации которых используются названные обозначения.

Установив данные обстоятельства, суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии в действиях ответчика нарушения исключительных прав общества «ГМГ-БИН» на товарные знаки.

Суд апелляционной инстанции не согласился с указанными выводами суда первой инстанции и, частично удовлетворяя заявленные требования, исходил из следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1539 ГК РФ правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети «Интернет», если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее (пункт 2 статьи 1539 ГК РФ).

Лицо, нарушившее правила пункта 2 настоящей статьи, обязано по требованию правообладателя прекратить использование коммерческого обозначения и возместить правообладателю причиненные убытки (пункт 3 статьи 1539 ГК РФ).

Исследовав и оценив в совокупности и взаимосвязи представленные в материалы дела доказательства, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что общество «Турсиб-Б» не представило каких-либо доказательств возникновения у него права на коммерческое обозначение и его непрерывного использования с 2003 года, вне зависимости от даты ввода торгового центра в эксплуатацию и регистрации на него права собственности, а также того, что с 22.01.2004 его употребление стало известно на территории города Новосибирска.

Установив данное обстоятельство, суд провел сопоставление спорного обозначения и товарных знаков истца, в результате чего признал наличие фонетического и смыслового сходства, а также не счел необходимым сравнивать словесные обозначения по графическому признаку. При этом сравнение услуг, для которых зарегистрированы товарные знаки истца и для индивидуализации которых ответчик использует спорное обозначение, с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые услуги однородны и имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта.

Судом апелляционной инстанции установлено, что общество «Турсиб-Б» не имело законных оснований, позволяющих ему использовать спорное обозначение для индивидуализации своих услуг.

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что обществом «Турсиб-Б» нарушены исключительные права общества «ГМГ-БИН» на противопоставленные товарные знаки.

Однако суд апелляционной инстанции не усмотрел нарушения исключительных прав истца со стороны иных ответчиков, поскольку спорное обозначение было размещено на соответствующих интернет-сайтах в информационных целях для указания контактных данных.

Согласно пункту 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В пункте 43.2 постановления № 5/29 от 26.03.2009 разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Согласно пункту 43.3 постановления № 5/29, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности и взаимосвязи все приведенные сторонами доводы и представленные в материалы дела доказательства, суд пришел к правильному выводу о том, что требования истца о выплате компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак обоснованы, в связи с чем удовлетворил заявленные требования частично.

Суд кассационной инстанции соглашается с выводами суда апелляционной инстанций, в связи со следующим.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1252 ГК РФ если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

Пунктом 1 статьи 1538 ГК РФ предусмотрено, что юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

Вместе с тем право на коммерческое обозначение как средство индивидуализации предприятия не охранялось законодательством до введения в действие части четвертой ГК РФ с 01.01.2008 согласно статье 1 Федерального закона от 18.12.2006 № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

В пункте 64 постановления 5/29 разъяснено, что исключительное право использования коммерческого обозначения на основании пункта 1 статьи 1539 ГК РФ принадлежит правообладателю, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории. В связи с этим судам следует учитывать, что право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия.

Таким образом, законодательно установлен принцип «старшинства прав», в соответствии с которым преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. При этом для каждого из средств индивидуализации применяется установленный для них порядок признания приоритета исключительного права. В частности, для товарных знаков это первенство при государственной регистрации, а для коммерческого обозначения - момент начала фактического использования такого обозначения.

При этом суд кассационной инстанции отмечает следующее.

Исключительное право на коммерческое обозначение, равно как и на иные средства индивидуализации, состоит в возможности использования его правообладателем в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках.

Вместе с тем размещение вывески с указанием соответствующего обозначения, внутренние документы организации об утверждении обозначения в качестве коммерческого, договоры, которые не свидетельствуют о непосредственном широком использовании обозначения на определенной территории, нельзя признать достаточными для возникновения права на коммерческое обозначение. Необходимо, чтобы употребление коммерческого обозначения правообладателем для индивидуализации своего предприятия было достаточно известным в пределах определенной территории. В этом проявляется связь правообладателя с потребителями: только известное обозначение может претендовать на признание его коммерческим обозначением и соответственно только на такое обозначение возникает исключительное право.

Однако в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации общество «Турсиб-Б» не представило неоспоримых доказательств начала фактического использования коммерческого обозначения «FESTIVAL gallery» на территории города Новосибирска и его известности с 2003 года, то есть до даты приоритета противопоставленных ему товарных знаков истца.

В пункте 13 «Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122, разъяснено, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Суд апелляционной инстанции изложил в тексте обжалуемого судебного акта мотивы, по которым признал противопоставляемые обозначения сходными до степени смешения, отметив также однородность услуг, для индивидуализации которых они используются.

Сравнение судом с коммерческим обозначением ответчика товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 280019, который был исключен истцом при уточнении заявленных требований из основания иска, не может свидетельствовать об ошибочности данного вывода, поскольку наряду с названным товарным знаком, судом на предмет сходства были исследованы и другие товарные знаки, противопоставленные истцом.

Доводы кассационной жалобы о неприменении судом Правил и Методических рекомендаций, в связи с чем суд пришел к ошибочному выводу о наличии сходства до степени смешения сравниваемых обозначений, по сути направлены на переоценку имеющихся в деле доказательств и фактических обстоятельств, что в силу главы 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не входит в компетенцию суда кассационной инстанции.

При этом суд кассационной инстанции полагает необоснованным довод заявителя кассационной жалобы о том, что спорное используемое им обозначение является комбинированным, размещено на вывеске, поэтому воспринимается потребителем, прежде всего, зрительно, поскольку соответствующих доказательств в материалы дела не представлено.

Суд кассационной инстанции не усматривает процессуальных нарушений со стороны суда апелляционной инстанции при оценке доказательств, представленных ответчиком в подтверждение возникновения у него исключительных прав на коммерческое обозначение ранее возникновения исключительных прав истца на товарные знаки, а также полагает необоснованным довод общества «Турсиб-Б» о неправильном применении либо неприменении подлежащих применению норм материального права.

Указанные выводы сделаны судом апелляционной инстанции в рамках своих полномочий на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов участвующих в деле лиц, на основании правильного применения норм материального и процессуального права.

Довод заявителя кассационной жалобы о том, что патентный поверенный Белокопытов А.В. не был привлечен к участию в деле в качестве специалиста, в связи с чем его заключение не могло быть принято судом в качестве заключения специалиста, а также о недостоверности социологического опроса потребителей городов Новосибирск и Москва отклоняются судом кассационной инстанции, поскольку в силу статей 71, 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указанные документы являются письменными доказательствами, не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы и оцениваются наряду с другими доказательствами в их взаимной связи и совокупности.

Также судебная коллегия не может признать обоснованным и довод заявителя кассационной жалобы о нарушении судом апелляционной инстанции статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с неизложением в тексте обжалуемого судебного акта возражений ответчика относительно названных заключения и социологического опроса.

Согласно части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

В соответствии с частью 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации нарушение или неправильное применение норм процессуального права является основанием для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда, если это нарушение привело или могло привести к принятию неправильного решения, постановления.

Суд кассационной инстанции полагает, что отсутствие в тексте обжалуемого судебного акта указания на возражения ответчика относительно названных доказательств с учетом их оценки в совокупности и взаимной связи с иными доказательствами, не привело к принятию неправильного постановления.

Довод кассационной жалобы о том, что в рамках дела № А45-220/2008 были исследованы те же фактические обстоятельства, что и по настоящему спору, не обоснован, поскольку в настоящем деле спорному обозначению было противопоставлено несколько товарных знаков истца, в отличие от дела № А45-220/2008, в котором сравнению подлежал только один товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 280019, который был исключен истцом при уточнении исковых требований по настоящему спору.

Также не может быть принят во внимание и довод заявителя кассационной жалобы о недобросовестном использовании истцом принадлежащих ему прав, поскольку смена правообладателя товарных знаков была осуществлена с целью исключения преюдициального значения судебных актов по делу № А45-220/2008. Как указано выше, помимо иного состава лиц, участвующих в настоящем споре, в деле № А45-220/2008 был заявлен также иной товарный знак.

Суд кассационной инстанции также отклоняет довод заявителя кассационной жалобы о необоснованности размера компенсации, взысканной с общества «Турсиб-Б», поскольку из текста обжалуемого постановления суда апелляционной инстанции следует, что суд при определении размера компенсации исходил из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, а также принял во внимание характер допущенного ответчиком нарушения и степень вины нарушителя.

Довод общества «Турсиб-Б», не изложенный в кассационной жалобе и заявленный его представителями в судебном заседании суда кассационной инстанции, относительно несоответствия объявленной резолютивной части постановления суда апелляционной инстанции тексту резолютивной части, имеющейся в материалах дела, проверен судом кассационной инстанции.

Из аудиозаписи судебного заседания суда апелляционной инстанции следует, что суд объявил о взыскании компенсации именно с общества «Турсиб-Б», а не с общества «Компания Афиша», как заявлено представителем общества «Турсиб-Б». При этом на официальном сайте http://kad.arbitr.ru/ был размещен текст резолютивной части обжалуемого судебного акта после ее подписания, содержащий указание на взыскание компенсации с общества «Турсиб-Б», идентичный текст резолютивной части постановления суда апелляционной инстанции содержится в матер иалах дела.

При таких обстоятельствах судебная коллегия отклоняет изложенный выше довод заявителя кассационной жалобы, как не нашедший подтверждения в материалах дела и не соответствующий фактическим обстоятельствам.

Несогласие заявителя кассационной жалобы с выводами суда апелляционной инстанции связано с неверным толкованием им норм материального и процессуального права, что не свидетельствует о судебной ошибке.

Судебная коллегия полагает, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом апелляционной инстанции на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, выводы суда соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

Нарушений норм материального и процессуального права, которые в силу статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации могут являться основанием для отмены судебного акта, не установлено.

Таким образом, обжалуемый судебный акт является законным, обоснованным и отмене не подлежит. Оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 02.10.2014 по ходатайству общества «Турсиб-Б» было приостановлено исполнение постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.08.2014 по делу № А40-139596/2013 до рассмотрения кассационной жалобы по существу.

В связи с принятием постановления суда кассационной инстанции об оставлении без изменения постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.08.2014 по делу № А40-139596/2013, судебная коллегия полагает необходимым отменить приостановление исполнения названного судебного акта.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины по кассационной жалобе относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.08.2014 по делу № А40-139596/2013 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Приостановление исполнения постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.08.2014 по делу № А40-139596/2013 отменить.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

Г.Ю. Данилов

Судья

В.А. Химичев