Постановление Суда по интеллектуальным правам от 1 октября 2014 г. № С01-850/2014 по делу № А40-146738/2013 Суд оставил в силе судебные акты, принятые по делу о запрете использовать фирменное наименование и коммерческое обозначение, поскольку не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица и сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица

Резолютивная часть постановления объявлена 24 сентября 2014 года.

Полный текст постановления изготовлен 1 октября 2014 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Кручининой Н.А.,

судей Погадаева Н.Н., Тарасова Н.Н.,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Мостелефонстрой» (ул. Кольская, д. 12, стр. 3, Москва, 129329, ОГРН 1107746842158) на решение Арбитражного суда города Москвы от 10.02.2014 по делу № А40-146738/2013 (судья Фатеева Н.В.) и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.05.2014 по тому же делу (судьи Расторгуев Е.Б., Валиев В.Р., Лаптева О.Н.)

по иску закрытого акционерного общества «Инжиниринговая компания «Мостелефонстрой» (ул. Южнопортовая, д. 7а, Москва, 109088, ОГРН 1027700066811) к обществу с ограниченной ответственностью «Мостелефонстрой» о запрете использовать фирменное наименование и коммерческое обозначение «Мостелефонстрой»,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца - Дрямова О.В., представитель по доверенности от 01.07.2014 б/н,

от ответчика - Васильевский М.К., представитель по доверенности от 04.02.2014, Яхин Ю.А., Орлова В.В., представители по доверенности от 25.04.2014,

установил:

закрытое акционерное общество «Инжиниринговая компания «Мостелефонстрой» (далее - ЗАО «Инжиниринговая компания «Мостелефонстрой») обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью «Мостелефонстрой» (далее - ООО «Мостелефонстрой») со следующими требованиями:

- запретить использовать фирменное наименование «Мостелефонстрой» в отношении следующих видов деятельности: в области радио и электросвязи; производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи; производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы; проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая гидротехнические сооружения, проектирование движения транспортных потоков; производство электромонтажных работ; инженерные изыскания для строительства; производство земляных работ; разборка и снос зданий; строительство фундаментов и бурение водяных скважин; деятельность в области метрологии; подготовка строительного участка; проектирование производственных помещений, включая размещение машин и оборудования, промышленный дизайн;

- обязать внести изменения в учредительные документы, исключив из фирменного наименования обозначение «Мостелефонстрой», с последующей государственной регистрацией изменений;

- запретить использование коммерческого обозначения «Мостелефонстрой» в отношении указанных видов деятельности.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 10.02.2014 исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.05.2014 решение суда первой инстанции от 10.02.2014 отменено в части удовлетворения требований об обязании ответчика внести изменения в учредительные документы, исключив из фирменного наименования обозначение «Мостелефонстрой», с последующей государственной регистрацией изменений, в удовлетворении указанной части иска отказано. В остальной части решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Не согласившись с решением суда первой инстанции и постановлением суда апелляционной инстанции, ООО «Мостелефонстрой» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просило оспариваемые судебные акты отменить и направить дело на новое рассмотрение.

В канцелярию Суда по интеллектуальным правам 17.09.2014 от ЗАО «Инжиниринговая компания «Мостелефонстрой» поступило ходатайство о приобщении к материалам дела отзыва на кассационную жалобу.

Суд удовлетворил заявленное ходатайство.

В судебном заседании представитель ООО «Мостелефонстрой» поддержал доводы кассационной жалобы в полном объеме, приобщил к материалам дела письменные возражения на отзыв истца.

Представитель ЗАО «Инжиниринговая компания «Мостелефонстрой» в судебном заседании суда кассационной инстанции против удовлетворения кассационной жалобы возражал, в том числе по доводам, изложенным отзыве на кассационную жалобу, поддержал решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции, считает их законными и обоснованными.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемых судебных актов и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Рассмотрев кассационную жалобу, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой инстанции и судом апелляционной инстанции норм материального права и соблюдения норм процессуального права при принятии обжалуемых судебных актов, а также соответствие выводов судов установленным фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, исходя из доводов кассационной жалобы, суд кассационной инстанции пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции и судом апелляционной инстанции, ЗАО «Инжиниринговая компания «Мостелефонстрой» обладает исключительным правом на фирменное наименование с момента его государственной регистрации - 03.05.2001.

Межрайонной ИФНС России № 46 по городу Москве 15.10.2010 зарегистрировано ООО «Мостелефонстрой», видами деятельности которого в том числе являются: деятельность в области электросвязи, производство электромонтажных работ, производство общестроительных работ по прокладке магистрального трубопровода, линий связи и электропередач, услуги автотранспортом и грузоподъемными механизмами, тождественные видам деятельности, осуществляемые истцом.

В обоснование заявленного иска истец ссылался на незаконное использование ответчиком фирменного наименования и коммерческого обозначения «Мостелефонстрой» при оказании услуг, однородных деятельности истца.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения ЗАО «Инжиниринговая компания «Мостелефонстрой» в суд с настоящими требованиями.

Удовлетворяя заявленные требования в полном объеме, суд первой инстанции исходил из доказанности факта нарушения ООО «Мостелефонстрой» исключительных прав истца на фирменное наименование и коммерческое обозначение.

Принимая решение о частичной отмене решение суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции исходил из того, что требование об обязании ответчика внести изменения в учредительные документы, исключив из фирменного наименования обозначение «Мостелефонстрой», с последующей государственной регистрацией изменений, могло быть предъявлено только органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, и только в том случае, если фирменное наименование юридического лица не соответствует требованиям пунктов 3 или 4 статьи 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), в связи с чем, в удовлетворении указанного требования отказал.

Между тем судами не учтено следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 54 ГК РФ юридическое лицо имеет свое наименование, содержащее указание на организационно-правовую форму.

Согласно пункту 1 статьи 1473 ГК РФ юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица.

В силу пункта 2 статьи 1475 ГК РФ исключительное право на фирменное наименование возникает со дня государственной регистрации юридического лица и прекращается в момент исключения фирменного наименования из единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением юридического лица либо изменением его фирменного наименования.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1252 ГК РФ если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном Кодексом, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Согласно пункту 3 статьи 1474 ГК РФ не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», при применении данной нормы судам необходимо учитывать: защите подлежит исключительное право на фирменное наименование юридического лица, раньше другого включенного в Реестр, вне зависимости от того, какое из юридических лиц раньше приступило к соответствующей деятельности.

Юридическое лицо, нарушившее правила пункта 3 статьи 1474 ГК РФ, обязано по требованию правообладателя прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, и возместить правообладателю причиненные убытки.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции и судом апелляционной инстанции, фирменное наименование ответчика - ООО «Мостелефонстрой», сходно до степени смешения с фирменным наименованием истца, выполнено в том же шрифте, в том же алфавите, аналогичными буквами.

Исходя из представленных в материалы дела доказательств, суд кассационной инстанции признает данный вывод обоснованным, в том числе с учетом положений пункта 14.4.2.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32 (далее - Правила).

При этом, как указано выше, фирменное наименование истца зарегистрировано 03.05.2001, а государственная регистрация ответчика произведена 15.10.2010, из чего следует, что право на фирменное наименование у истца возникло ранее, чем у ответчика.

На основании изложенного, суд кассационной инстанции поддерживает вывод суда апелляционной инстанции о том, что истец вправе требовать от ответчика прекращения использования фирменного наименования, сходного до степени смешения с фирменным наименованием ЗАО «Инжиниринговая компания «Мостелефонстрой», в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым истцом.

Иные доводы кассационной жалобы основаны на иной оценке исследованных судом доказательств и установленных обстоятельств, поэтому они не могут служить основанием для отмены обжалуемых судебных актов. Переоценка установленных судом первой и судом апелляционной инстанции обстоятельств и доказательств по делу находится за пределами компетенции и полномочий арбитражного суда кассационной инстанции, определенных положениями статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В отношении заявленных требований о защите прав на коммерческое обозначение, суд кассационной инстанции приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1539 ГК РФ правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Согласно пункту 2 статьи 1539 ГК РФ не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее.

В пункте 64 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что в силу пункта 1 статьи 1538 ГК РФ юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132 ГК РФ) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и Реестр.

Исключительное право использования коммерческого обозначения на основании пункта 1 статьи 1539 ГК РФ принадлежит правообладателю, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Коммерческое обозначение представляет собой средство индивидуализации не субъекта, а объекта гражданских прав - торгового, промышленного или иного предприятия.

Такое право возникает в силу самого использования обозначения и не подлежит обязательной государственной регистрации и обязательному включению в учредительные документы.

В связи с этим право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Применительно к настоящему спору указанное правило означает, что в предмет доказывания по настоящему делу входит выяснение следующих обстоятельств: факт существования исключительного права истца на коммерческое обозначение (наличие достаточных различительных признаков коммерческого обозначения и известности употребления истцом данного коммерческого обозначения на определенной территории), факт использования истцом и ответчиком для индивидуализации принадлежащих им предприятий (в смысле статьи 132 ГК РФ) тождественных (либо сходных до степени смешения) коммерческих обозначений, факт возникновения у истца исключительного права на спорное коммерческое обозначение ранее возникновения права у ответчика на фирменное наименование, факт нарушения ответчиком названного исключительного права истца.

Между тем, удовлетворяя заявленные требования в части защиты прав истца на коммерческое обозначение «Мостелефонстрой», ни судом первой инстанции, ни судом апелляционной инстанции при рассмотрении дела по существу спора, не установлена дата начала фактического использования истцом спорного обозначения как коммерческого обозначения предприятия, осуществляющего определенный вид деятельности. Соответствующих доказательств материалы дела не содержат.

Представленные в материалы дела рекламные вывески, счета, бланки, распечатка страницы сети Интернет не удостоверяют тот факт, что ответчиком использовалось коммерческое обозначение истца, поскольку из указанных документов не следует, что при изготовлении рекламной и полиграфической продукции, использовалось именно коммерческое обозначение «Мостелефонстрой», а не фирменное наименование, являющиеся самостоятельным объектом интеллектуальной собственности.

При таких обстоятельствах, суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что при принятии решения судом первой инстанции и постановления апелляционного суда установлены не все обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного разрешения спора по существу, также судом кассационной инстанции установлено несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, а также допущено нарушение норм материального права, что в силу части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отмены судебного акта.

На основании вышеизложенного, принимая во внимание, что допущенные нарушения могут быть устранены только при повторном рассмотрении дела в суде первой инстанции, Суд по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований, как для отмены решения суда первой инстанции, так и постановления суда апелляционной инстанции в части запрета ООО «Мостелефонстрой» использовать коммерческое наименование «Мостелефонстрой» с направлением дела на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

При новом рассмотрении суду первой инстанции предлагается учесть вышеизложенное, а именно: установить факт использования истцом обозначения «Мостелефонстрой» как коммерческого обозначения предприятия, дату возникновения у истца права на коммерческое обозначение и факт использования ответчиком указанного коммерческое обозначение в отношении однородных видов деятельности.

Вопрос о распределении расходов по оплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы судом кассационной инстанции не рассматривается. В силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 10.02.2014 по делу № А40-146738/2013 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.05.2014 по тому же делу отменить в части запрета обществу с ограниченной ответственностью «Мостелефонстрой» использовать коммерческое наименование «Мостелефонстрой». Направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

В остальной части решение Арбитражного суда города Москвы от 10.02.2014 по делу № А40-146738/2013 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.05.2014 по тому же делу оставить без изменения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.