Решение Суда по интеллектуальным правам от 2 сентября 2014 г. по делу N СИП-155/2014 Суд признал незаконными действия Федеральной службы по интеллектуальной собственности по продлению патента и обязал аннулировать запись о продлении патента как не соответствующие требованиям гражданского законодательства о сроках действия исключительных прав на изобретение, полезную модель и промышленный образец

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 27 августа 2014 года.

Полный текст решения изготовлен 2 сентября 2014 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий - судья Голофаев В.В.,

судьи - Булгаков Д.А., Васильева Т.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Гызыевой К.Р.

рассмотрел заявление открытого акционерного общества "Верофарм" (Барабанный пер., д. 3, Москва, 107023, ОГРН 1027739146820)

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200)

о признании незаконными действий по продлению патента Российской Федерации N 2481827.

В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечены федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный институт промышленной собственности" (Бережковская наб д30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) и компания Авентис Фарма С.А. (Гоголевский б-р, д. 11, Москва, 119019).

В судебном заседании приняли участие представители:

от заявителя: Залесов А.В., по доверенности от 07.02.2014; Озолина И.Г., по доверенности от 07.02.2014;

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности: Конюхова В.А., по доверенности от 31.07.2014;

от третьего лица - компании Авентис Фарма С.А.: Христофоров А.А., по доверенности от 22.03.2014, Угрюмов В.М., по доверенности от 22.03.2014.

Суд по интеллектуальным правам

установил:

открытое акционерное общество "Верофарм" (далее - ОАО "Верофарм", заявитель) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании незаконными действий Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) по продлению срока действия патента Российской Федерации N 2481827.

Определением суда от 18.03.2014 на основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный институт промышленной собственности" (далее - ФГБУ "ФИПС") и компания Авентис Фарма С.А. (далее - компания Авентис Фарма).

В судебном заседании представители заявителя требования поддержали, просили признать незаконными действия Роспатента по продлению срока действия патента Российской Федерации N 2481827 и обязать Роспатент аннулировать запись в Государственном реестре изобретений о продлении этого патента. В обоснование заявленных требований ссылались на то, что продление названного патента осуществлено в нарушение требований пункта 2 статьи 1363 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс), поскольку представленное компанией Авентис Фарма в Роспатент при подаче заявления на продление патента регистрационное удостоверение на лекарственное средство "Джевтана" от 13.02.2012 не являлось первым разрешением на применение лекарственного средства. Данное обстоятельство заявитель обосновывает тем, что первое разрешение было выдано ранее - 01.04.1996, в связи с чем правовых оснований для продления срока действия патента не было.

В судебном заседании представитель Роспатента возражал против удовлетворения заявления, по основаниям, изложенным в отзыве. Указал на то, что при рассмотрении заявления компании Авентис Фарма о продлении срока действия патента Российской Федерации N 2481827 Роспатент установил, что представленное регистрационное удостоверение лекарственного средства "Джевтана" является первым разрешением на применение лекарственного средства, к которому относится изобретение по этому патенту, поэтому имелись основания для продления патента в порядке статьи 1363 ГК РФ.

Также представитель Роспатента сослался на то, что Роспатент не наделен полномочиями при рассмотрении заявления о продлении срока действия патента осуществлять проверку того, является ли представленное разрешение первым на применение изобретения, в связи с чем ответственность за достоверность сведений, содержащихся в заявлении о продлении срока действия патента, в том числе о получении первого разрешения на применение изобретения, несет патентообладатель.

Кроме того, представитель Роспатента указал на пропуск заявителем установленного статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации трехмесячного срока подачи заявления в суд, отметив, что информация о продлении патента была опубликована 20.06.2013 в информационном издании ФГБУ "ФИПС" "Изобретения, полезные модели", 2013, N 17, являющемся общедоступным источником информации.

Представитель компании Авентис Фарма возражал против удовлетворения заявления. Согласился с Роспатентом в том, что заявителем пропущен срок подачи заявления в суд. Указал на то, что выданное 01.04.1996 регистрационное удостоверение на применение лекарственного средства "Таксотер" не относится к изобретению по патенту Российской Федерации N 2481827. Отмечает, что препараты "Таксотер" и "Джевтана" имеют различный химический состав.

Кроме того, представитель компании Авентис Фарма отметил, что правовая норма, впервые в законодательстве предусмотревшая возможность продления срока действия патента по рассматриваемому основанию, вступила в силу 11.03.2003 - с даты введения в действие Федерального закона от 07.02.2003 N 22-ФЗ, поэтому выданное 01.04.1996 разрешение на применение лекарственного средства "Таксотер" в любом случае не создает права на продление срока действия патента и не может признаваться первым разрешением на применение.

Рассмотрев материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, и оценив все доказательства в совокупности и взаимосвязи, суд считает требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, патент Российской Федерации N 2481827 на изобретение "Фармацевтический состав для инъекций, способ его получения и перфузионный раствор на основе фармацевтического состава" был выдан на имя компании Авентис Фарма по заявке N 94016875, датой подачи которой является 03.07.1992 - дата подачи международной заявки N РСТ/FR92/00624. Выдача данного патента была осуществлена в соответствии с положениями статьи 1398 ГК РФ на основании решения Роспатента от 26.12.2012, которым было удовлетворено возражение заявителя против выдачи патента Российской Федерации N 2134123, этот патент признан недействительным частично и принято решение о выдаче нового патента с уточненной патентообладателем формулой изобретения.

Компания Авентис Фарма 28.06.2012 на основании пункта 2 статьи 1363 ГК РФ обратилась в Роспатент с заявлением о продлении срока действия патента Российской Федерации N 2134123, представив в обоснование своего заявления регистрационное удостоверение N ЛП-001500 от 13.02.2012 на лекарственный препарат "Джевтана".

В период рассмотрения этого заявления решением Роспатента от 26.12.2012 патент Российской Федерации N 2134123 был признан недействительным частично.

В этой связи письмом ФГБУ "ФИПС" N 2134123 от 23.01.2013 компания Авентис Фарма была уведомлена о том, что в данный момент ее заявление не может быть удовлетворено, поскольку патент Российской Федерации N 2134123 признан недействительным частично, а новый патент с уточненной формулой изобретения еще не выдан. В письме ФГБУ "ФИПС" от 23.01.2013 также сообщалось, что после выдачи нового патента и поступлении ходатайства о продлении срока его действия данное ходатайство будет рассмотрено.

После выдачи нового патента Российской Федерации N 2481827 взамен патента Российской Федерации N 2134123 компания Авентис Фарма 15.04.2013 обратилась в Роспатент с заявлением о продлении срока действия патента Российской Федерации N 2481827, указав в заявлении на то, что просит рассматривать его как продолжение заявления о продлении срока действия патента Российской Федерации N 2134123.

По результатам рассмотрения представленных компанией Авентис Фарма документов заявление о продлении патента Российской Федерации N 2481827 было удовлетворено, о чем компания Авентис Фарма была уведомлена письмом ФГБУ "ФИПС" от 24.05.2013. Соответствующие сведения были опубликованы 20.06.2013 в бюллетене "Изобретения. Полезные модели", 2013, N 17.

Не согласившись с действиями Роспатента по продлению патента Российской Федерации N 2481827, ОАО "Верофарм" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании этих действий незаконными.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента по продлению патентов Российской Федерации установлены пунктом 2 статьи 1363 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

При проверке оспариваемых действий Роспатента на соответствие законам и иным нормативно-правовым актам судом установлено следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1363 ГК РФ срок действия исключительного права на изобретение и удостоверяющего это право патента исчисляется со дня подачи первоначальной заявки на выдачу патента в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности и при условии соблюдения требований, установленных Кодексом, составляет двадцать лет.

Согласно пункту 2 статьи 1363 ГК РФ если со дня подачи заявки на выдачу патента на изобретение, относящееся к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, для применения которых требуется получение в установленном законом порядке разрешения, до дня получения первого разрешения на его применение прошло более пяти лет, срок действия исключительного права на соответствующее изобретение и удостоверяющего это право патента продлевается по заявлению патентообладателя федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Указанный срок продлевается на время, прошедшее со дня подачи заявки на выдачу патента на изобретение до дня получения первого разрешения на применение изобретения, за вычетом пяти лет. При этом срок действия патента на изобретение не может быть продлен более чем на пять лет.

Заявление о продлении срока действия патента подается патентообладателем в период действия патента до истечения шести месяцев с даты получения разрешения на применение изобретения или даты выдачи патента в зависимости от того, какой из этих сроков истекает позднее.

Продляя патент Российской Федерации N 2481827, Роспатент исходил из того, что представленное компанией Авентис Фарма регистрационное удостоверение N ЛП-001500 от 13.02.2012 на лекарственный препарат "Джевтана" является первым разрешением на применение лекарственного средства, к которому относится изобретение.

Между тем Роспатентом не учтено, что данное регистрационное удостоверение не является первым разрешением, поскольку 01.04.1996 Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации было выдано регистрационное удостоверение П-8-242 N 007384 на лекарственное средство "Таксотер". Также в материалах дела имеются регистрационные удостоверения на данное лекарственное средство от 07.06.2001 (том 2, л.д.104) и от 20.03.2007 (том 2, л.д. 64).

Суд полагает, что изобретение по патенту Российской Федерации N 2481827 относится к лекарственному средству "Таксотер", на применение которого выданы указанные регистрационные удостоверения.

Данный вывод обусловлен нижеследующими обстоятельствами.

Патент Российской Федерации N 2481827 был выдан с формулой, включающей независимый пункт 1 в следующей редакции:

"1. Фармацевтический раствор противоопухолевого действия, содержащий в качестве активного начала производные таксанов и фармацевтически приемлемый растворитель, отличающийся тем, что в качестве растворителя он содержит поверхностно-активный агент, выбранный из полисорбатов и сложных эфиров полиэтиленгликоля."

Из приведенной формулы следует, что она включает в себя следующие признаки:

- фармацевтический раствор противоопухолевого действия;

- содержащий в качестве активного начала производные таксанов;

- фармацевтически приемлемый растворитель, отличающийся тем, что в качестве растворителя он содержит поверхностно-активный агент, выбранный из полисорбатов и сложных эфиров полиэтиленгликоля.

Заявителем представлено в материалы дела заключение патентного поверенного Российской Федерации, кандидата биологических наук Самсоновой Н.Н., по вопросу о том, относится ли изобретение по патенту Российской Федерации N 2481827 (пункт 1) к лекарственному средству "Таксотер".

В своем заключении Самсонова Н.Н., руководствуясь пунктом 10.13 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по осуществлению в установленном порядке продления срока действия патента на изобретение, относящееся к средствам, для применения которых требуется получение разрешения уполномоченного на это органа в соответствии с законодательством Российской Федерации, срока действия патента на промышленный образец, свидетельства (патента) на полезную модель, свидетельства о регистрации товарного знака, знака обслуживания, свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара, а также восстановления действия патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, прекращенного в связи с неуплатой в установленный срок пошлины за поддержание его в силе, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 N 322 (далее - Административный регламент), осуществила сравнение характеристики запатентованной композиции и характеристики композиции лекарственного средства.

В числе материалов, которые были использованы Самсоновой Н.Н. при подготовке заключения - инструкция по медицинскому применению препарата "Таксотер", представленная в материалы дела заявителем (том 3, л.д. 16-24). Как установлено судом, данная инструкция относится к лекарственному средству "Таксотер" с регистрационным номером П N 013044/01, под которым выдано регистрационное удостоверение на данный препарат 20.03.2007. С учетом того, что в материалах дела не имеется инструкции по медицинскому применению лекарственного средства "Таксотер", разрешение на применение которого выдано 01.04.1996, а относимость имеющейся инструкции к препарату "Таксотер" с регистрационным удостоверением от 01.04.1996 лицами, участвующими в деле, не опровергнута, суд считает возможным учитывать сведения, содержащиеся в имеющейся инструкции.

В результате сопоставительного анализа признаков независимого пункта формулы по патенту Российской Федерации N 2481827 и признаков лекарственного средства "Таксотер" Самсоновой Н.Н. сделан вывод о том, что состав и назначение лекарственного средства "Таксотер" является одним из частных случаев изобретения, охарактеризованного в независимом пункте 1 приведенной в патенте Российской Федерации N 2481827 формулы, то есть изобретение по независимому пункту 1 относится к лекарственному средству "Таксотер".

Компания Авентис Фарма в своих дополнительных пояснениях (том 2, л.д. 98-101) обращает внимание на то, что в препарате "Джевтана" в качестве фармацевтической субстанции присутствует вещество Кабазитаксел, в то время как в препарате "Таксотер" фармацевтической субстанцией является вещество Доцетаксел, имеющие различные химические формулы.

При этом в данных пояснениях компания Авентис Фарма не утверждает, что лекарственное средство "Таксотер" не может быть отнесено к производному таксанов, указывая лишь на различия химических формул веществ Кабазитаксел и Доцетаксел.

Между тем в заключении патентного поверенного Самсоновой Н.Н. исследуются соединения класса таксанов по патенту Российской Федерации N 2481827 с фармацевтически активным соединением Доцетаксел в препарате "Таксотер", исходя из чего сделан вывод о том, что Доцетаксел является производным таксанов.

Обоснованность данного вывода лицами, участвующими в деле, не опровергнута. Напротив, в тексте искового заявления от 30.10.2010 (том 1, л.д. 34), поданного в Арбитражный суд города Москвы компанией Авентис Фарма против ОАО "Верофарм", указывается на то, что компания Авентис Фарма осуществляет с 1996 года поставку на российский рынок лекарственного средства "Таксотер", ссылаясь при этом на обладание исключительным правом на данный продукт по патенту Российской Федерации N 2134123. Также из письма представителя компании Авентис Фарма Угрюмова В.М. (являющегося представителем компании Авентис Фарма в настоящем споре) от 27.09.2011, направленном в адрес ряда федеральных органов исполнительной власти (том 3, л.д.87-88), усматривается, что данная компания рассматривает обладание исключительным правом на лекарственное средство "Таксотер" именно в связи с наличием патента Российской Федерации N 2134123.

Соответственно, продление срока действия патента Российской Федерации N 2481827 было осуществлено с нарушением условий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1363 ГК РФ, выразившимся в том, что регистрационное удостоверение N ЛП-001500 от 13.02.2012 на лекарственный препарат "Джевтана", получение которого явилось основанием для продления срока действия этого патента, не было первым разрешением на применение лекарственного средства, к которому относится изобретение по данному патенту.

Довод Роспатента о том, что он не наделен полномочиями по проверке того, является ли представленное компанией Авентис Фарма регистрационное удостоверение N ЛП-001500 от 13.02.2012 действительно первым разрешением на применение лекарственного средства, к которому относится изобретение по патенту Российской Федерации N 2481827, Судом по интеллектуальным правам не принимается во внимание, поскольку реализация Роспатентом публично-правовой функции по продлению срока действия патента предполагает совершение необходимых действий лишь при наличии установленных законом (пункт 2 статьи 1363 ГК РФ) оснований. При отсутствии таких оснований Роспатент лишен возможности обосновывать законность своих действий их формальным соответствием закрепленной в подзаконном акте (Административном регламенте) процедуре, если в результате ее прохождения не обеспечивается соблюдение установленных законом требований.

Кроме того, при рассмотрении настоящего спора Роспатент не возражал против довода ОАО "Верофарм" о том, что изобретение по патенту Российской Федерации N 2481827 относится к лекарственному средству "Таксотер".

Судом отклоняется довод Роспатента и третьего лица о пропуске заявителем трехмесячного срока на подачу заявления в суд, в связи со следующими обстоятельствами.

В соответствии с частью 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом.

В своих письменных пояснениях и устно в судебном заседании представители ОАО "Верофарм" ссылались на то, что узнали о продлении срока действия патента Российской Федерации N 2481827 в январе 2014 года при подготовке к судебному разбирательству по другому делу с участием компании Авентис Фарма. Также в материалы дела заявителем представлена копия письма ОАО "Верофарм" в адрес Роспатента и ФГБУ "ФИПС" от 16.10.12 (том 1, л.д. 19-20), в котором сообщается о том, что заявителю стало известно о подаче компанией Авентис Фарма заявления о продлении патента. В данном письме заявитель обращал внимание Роспатента и ФГБУ "ФИПС" на то, что первое разрешение на применение лекарственного средства, относящегося к патенту Российской Федерации N 2134123, было получено не позднее 20.03.2007 (дата выдачи одного из регистрационных удостоверений на лекарственное средство "Таксотер"), в связи с чем, как указывалось в письме, патентообладателем нарушены условия подачи заявления о продлении патента, предусмотренные статьей 1363 ГК РФ и пунктом 10.7 Административного регламента.

В ответном письме ФГБУ "ФИПС" в адрес заявителя от 06.11.2012 (том 1, л.д. 43) сообщалось о том, что представленные сведения относительно регистрационного удостоверения на лекарство "Таксотер" приняты к сведению; в случае поступления соответствующего заявления от патентообладателя доводы ОАО "Верофарм" будут учтены.

Между тем заявление о продлении срока действия патента было подано компанией Авентис Фарма в Роспатент 28.06.2012, то есть до направления указанного письма заявителем в Роспатент и ФГБУ "ФИПС" и получения ответа на него. Таким образом, ФГБУ "ФИПС" сообщил заявителю недостоверную информацию, из которой следовало, что на дату направления ответного письма ФГБУ "ФИПС" заявителю (06.11.2012) заявления на продление срока действие патента Российской Федерации N 2481827 от компании Авентис Фарма не поступало.

С учета ответного письма ФГБУ "ФИПС" от 06.11.2012 заявитель имел основания разумно полагать, что заявление о продлении срока действия патента от компании Авентис Фарма еще не поступило, а при поступлении такого заявления Роспатент, приняв во внимание информацию, сообщенную ему ОАО "Верофарм", откажет в продлении срока действия патента ввиду отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 2 статьи 1363 ГК РФ.

В такой ситуации ссылки Роспатента и компании Авентис Фарма на то, что заявитель должен был проявить разумную осмотрительность, своевременно отслеживать публикации сообщений о продлении срока действия патента и допустил пропуск трехмесячного срока на обращение в суд, признаются судом не обоснованными. При этом судом принимается довод заявителя о получении сведений, связанных с продлением срока действия патента Российской Федерации N 2481827, в январе 2014 года, в связи с чем установленный частью 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации срок подачи заявления в суд не считается истекшим, поскольку заявитель обратился в суд 11.03.2014.

Довод компании Авентис Фарма о неправомерности учета регистрационных удостоверений, выданных до введения в действие Федерального закона от 07.02.2003 N 22-ФЗ, впервые предусмотревшего возможность продления срока действия патента по рассматриваемому основанию, Судом по интеллектуальным правам отклоняется как основанный на ошибочном толковании нормы пункта 2 статьи 1363 ГК РФ.

Данная норма ГК РФ (как и ранее - пункт 3 статьи 3 Патентного закона Российской Федерации в редакции Федерального закона от 07.02.2003 N 22-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации”) устанавливает административный порядок продления срока действия патента, при наличии ряда условий, в числе которых - наличие первого разрешения, соответствующего по времени выдачи указанной норме Кодекса. В ситуации, когда представленное патентообладателем регистрационное удостоверение не является первым разрешением, основания для продления срока действия патента отсутствуют.

На основании изложенного, требование ОАО "Верофарм" о признании незаконными действий Роспатента по продлению патента Российской Федерации N 2481827 подлежит удовлетворению.

Понесенные расходы по уплате государственной пошлины за подачу настоящего заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат взысканию с Роспатента.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

признать незаконными действия Федеральной службы по интеллектуальной собственности по продлению патента Российской Федерации N 2481827 как не соответствующие статье 1363 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности аннулировать запись в Государственном реестре изобретений Российской Федерации о продлении патента Российской Федерации N 2481827.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу открытого акционерного общества "Верофарм" 2000 (две тысячи) рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

В.В. Голофаев

Судьи

Д.А. Булгаков

Т.В. Васильева