Постановление Суда по интеллектуальным правам от 29 июля 2014 г. N С01-617/2014 по делу N А71-9014/2013 Суд отменил судебные акты, принятые по делу о запрете использовать полезную модель, поскольку судами нижестоящих инстанций не были установлены в полной мере обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора

Резолютивная часть постановления объявлена 22 июля 2014 года.

Полный текст постановления изготовлен 29 июля 2014 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий - Погадаев Н.Н.,

судьи - Кручинина Н.А., Уколов С.М.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Булановой А.И.,

рассмотрев в судебном заседании, проводимом в порядке части 1 статьи 153.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Удмуртской Республики (судья Коковихина Т.С.)

кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Кулигина Егора Владимировича

на решение Арбитражного суда Удмуртской Республики (судья Ветошкина М.А.) от 09.12.2013 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда (судьи Балдин Р.А., Виноградова Л.Ф., Богданова Р.А.) от 17.03.2014, принятые по делу N А71-9014/2013

по иску индивидуального предпринимателя Кулигина Егора Владимировича (ОГРНИП 30418323560087)

к обществу с ограниченной ответственностью "Энергетическая сетевая компания" (ул. Новосмирновская, 39, г. Ижевск, 426039, ОГРН 1041803705855)

о запрете использовать результат интеллектуальной деятельности;

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Туданов Д.В. по доверенности от 18.09.2013,

от ответчика: Тимошенко Д.Э. по доверенности от 05.08.2013, установил:

индивидуальный предприниматель Кулигин Егор Владимирович (далее - ИП Кулигин Е.В.) обратился в Арбитражный суд Удмуртской Республики с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Энергетическая сетевая компания" (далее - ООО "Энергетическая сетевая компания") о запрете ответчику производить, продавать, размещать на сайтах в сети Интернет и иным способом использовать результат интеллектуальной деятельности, защищенный патентом Российской Федерации N 116808 на полезную модель, исключительное право на который принадлежит Кулигину Е.В.

Решением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 09.12.2013, оставленным без изменения постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.03.2014, в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятыми судебными актами, ИП Кулигин Е.В. обратился с кассационной жалобой в Суд по интеллектуальным правам, в которой просит оспариваемые судебные акты отменить, ссылаясь на несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, а также неправильное применение норм материального права (статья 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации, далее - ГК РФ).

По мнению заявителя кассационной жалобы, судами первой и апелляционной инстанций ошибочно сделан вывод о том, что постановление правоохранительных органов об отказе в возбуждении уголовного дела от 12.12.2012 является основанием для признания права преждепользования за ответчиком.

Заявитель также полагает, что судами двух инстанций неверно применены положения статьи 1361 ГК РФ, поскольку суды признав за ответчиком право преждепользования, в силу прямого указания закона не определили объем такого использования, не установили объем изготавливаемой продукции и не исследовали вопрос о сделанных ответчиком приготовлениях к выпуску такой продукции.

Кроме того, заявитель указывает на то, что судом первой и судом апелляционной инстанций не дана надлежащая оценка, представленному в качестве доказательства - протоколу осмотра страниц сайта ответчика, составленному нотариусом Соболевой С.М.

В отзыве на кассационную жалобу ООО "Энергетическая сетевая компания" просит оставить оспариваемые судебные акты без изменения, ссылаясь на то, что истцом не доказан факт нарушения ответчиком его исключительных прав на полезную модель по патенту Российской Федерации N 116808.

Представители истца и ответчика принимали участие в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи посредством организации видеоконференц-связи с Арбитражным судом Удмуртской Республики.

Представитель заявителя поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, представитель ответчика возражал против ее удовлетворения по доводам отзыва.

Кассационная жалоба рассматривается в порядке, предусмотренном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Проверив соответствие выводов, изложенных в решении суда первой инстанции и постановлении суда апелляционной инстанции и применении норм права установленным ими по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, правильность применения судами норм материального и процессуального права при рассмотрении дела и принятии судебных актов и, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о наличии правовых оснований как для отмены решения суда первой инстанции, так и постановления суда апелляционной инстанции с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции, в связи со следующим.

Как следует из материалов дела и установлено судами, ИП Кулигин Е.В. является обладателем исключительного права на полезную модель по патенту Российской Федерации N 116808 "Линия по производству изделий из композитного материала и устройство для подготовки формовочной смеси", зарегистрированного в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 10.06.2012, заявка N 2011130506, дата приоритета 22.07.2011, срок действия патента истекает 22.07.2021.

Формула полезной модели включает два независимых пункта 1, 5 и зависимые пункты 2, 3, 4, 6 и 7:

"1. Линия по производству изделий из композитного материала, включающая размещенные последовательно и технологически связанные между собой устройство для подготовки формовочной смеси, осуществляющее продвижение смеси по двум сформированным в его корпусе разнотемпературным зонам при одновременном перемешивании, и устройство формования, представляющее собой гидравлический пресс, отличающаяся тем, что разнотемпературные зоны устройства для подготовки формовочной смеси выполнены с возможностью обеспечения последовательно-постепенного нагрева смеси и дальнейшего поддержание температуры, соответствующей температуре плавления вязкого связующего, при этом протяженность зон находится в зависимости от интенсивности перемешивания и скорости прохождения смеси, а устройство формования выполнено с верхней подвижной плитой пресс-формы и нижней неподвижной плитой.

2. Линия по производству изделий из композитного материала по п. 1, отличающаяся тем, что перед устройством для подготовки формовочной смеси включено технологически связанное с ним устройство для измельчения.

3. Линия по производству изделий из композитного материала по п. 1, отличающаяся тем, что корпус устройства для подготовки формовочной смеси расположен горизонтально.

4. Линия по производству изделий из композитного материала по п. 1, отличающаяся тем, что корпус устройства для подготовки формовочной смеси расположен наклонно к выходной зоне формовочной смеси.

5. Устройство для подготовки формовочной смеси, включающее установленный на станине и снабженный терморегулирующим устройством, содержащим электронагреватели, датчики температуры и устройство управления, корпус, в котором с возможностью вращения установлен вал с расположенными на нем лопастями с образованием трех зон механической обработки, подразделяемых по расположению лопастей на валу, отличающееся тем, что лопасти расположены по линии, охватывающей вал спирали, витки которой уплотняются в выходной зоне, при этом, плотность расположения лопастей в ряду уменьшается к выходной зоне, а электронагреватели установлены снаружи корпуса и содержат защищенные кожухом как минимум два нагревательных элемента, каждый из которых имеет отдельное электропитание.

6. Устройство для подготовки формовочной смеси по п. 5, отличающееся тем, что нагревательные элементы выполнены в виде уложенного на корпус поверх изолирующей прокладки нагревостойкого кабеля.

7. Устройство для подготовки формовочной смеси по п. 5, отличающееся тем, что нагревательные элементы выполнены в виде индукционных катушек".

Обращаясь с иском ИП Кулигин Е.В. сослался на то, что ответчик без соответствующего на то разрешения, организовал производство, предложение и реализацию оборудования (экструдер, пресс гидравлический, пресс-форма "Плитка тротуарная") с использованием полезной модели по патенту Российской Федерации N 116808, исключительные права на который принадлежат истцу.

Данный факт, по мнению истца, подтверждается заключением эксперта N 054-04-050 Удмуртской торгово-промышленной палаты от 11.12.2012, согласно которому, в оборудовании ответчика - экструдере, используется пункт 5 независимой формулы полезной модели по патенту Российской Федерации N 116808.

В обоснование факта продажи данного оборудования ответчиком представлена товарная накладная N 2 от 10.07.2012. В подтверждение факта публичного предложения к продаже ответчиком экструдера, входящего в область патента истца, последний также представил протокол обеспечения доказательств осмотра Интернет страниц сайта ООО "Энергетическая сетевая компания" - http://escl8.ru/, составленный нотариусом г. Ижевска Удмуртской Республики Соболевой С.М.

Истцом в адрес ответчика направлялись уведомления о прекращении использования патента, исключительные права на который принадлежат ему. Уведомления оставлены ответчиком без внимания.

Ссылаясь на то, что ответчиком по настоящее время не прекращено использование результата интеллектуальной собственности, защищенного патентом Российской Федерации N 116808, право на который принадлежит истцу, последний обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Отказывая в удовлетворении требований, суд первой инстанции исходил из того, что экструдер-004Э, в отношении которого истцом представлено заключение Удмуртской торгово-промышленной палаты, изготовлен согласно техническому паспорту от 2010 года, то есть до даты приоритета (22.07.2011) на полезную модель по патенту Российской Федерации N 116808. Суд основывал указанный вывод на материалах проверки N КУСП 19428 от 25.07.2012, представленных отделом полиции N 4. Также суд пришел к выводу о том, что в материалах дела не имеется доказательств, подтверждающих факт изготовления ответчиком оборудования, идентичного по техническим параметрам патенту истца, после даты приоритета на полезную модель.

Оставляя решение суда первой инстанции в силе, суд апелляционной согласился с его выводами, а также указал, что факт использования ответчиком спорного оборудования до даты приоритета полезной модели истца подтверждается: договором поставки от 15.12.2009 N 19, договором поставки от 02.06.2010 N 6, соответствующими спецификациями на товар, актами приема-передачи оборудования, товарной накладной. Истцом в свою очередь доказательств, опровергающих данные документы, а также сведения, содержащиеся в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела от 12.12.2012, не представлено.

Суд кассационной инстанции приходит к выводу о том, что вышеуказанный вывод судов первой и апелляционной инстанций основан на неправильном применении норм материального права, без установления всех обстоятельств, имеющих существенное значение для правильного разрешения спора по существу в силу нижеследующего.

В силу положений пункта 3 статьи 1358 ГК РФ изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1358 ГК РФ.

Таким образом, при разрешении спора по существу о нарушении исключительных прав патентообладателя в предмет доказывания по настоящему делу входит установление обстоятельств использования в оборудовании - экструдер-004Э, пресс гидравлический, пресс-форма "Плитка тротуарная", производимого и предлагаемого к продаже ООО "Энергетическая сетевая компания", каждого признака полезной модели "Линия по производству изделий из композитного материала и устройство для подготовки формовочной смеси" по патенту Российской Федерации N 116808, приведенного в независимых пунктах формулы полезной модели, либо признака, эквивалентного им и ставшего известным в качестве такового в данной области техники до совершения действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1358 ГК РФ.

Кроме того, учитывая, что полезная модель зарегистрирована в отношении двух отдельных устройств - "линия по производству изделий из композитного материала", "устройство для подготовки формовочной смеси" и содержит соответственно два независимых пункта формулы полезной модели (1 и 5), суды не установили в какой части нарушены ответчиком исключительные права истца, за защитой которых он обратился в суд: на каждое из устройств в отдельности, которым предоставлена правовая охрана патентом, либо на одно из устройств приведенных в независимых пунктах патента.

Согласно пункта 1 статьи 1361 ГК РФ лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

Из содержания пункта 2 статьи 1361 ГК РФ следует, что для оценки объема права преждепользования необходимо принимать во внимание не только фактическое использование объекта исключительных прав, но и сделанные к этому приготовления.

По смыслу приведенной нормы следует, что преждепользование - это право безвозмездно использовать тождественное решение в определенном объеме и без расширения такого использования. Права преждепользователя ограничены тем объемом применения тождественного решения, который был им достигнут на дату приоритета, либо, если использование не было начато до этой даты, объемом, соответствующим сделанным приготовлениям.

Таким образом, для рассмотрения настоящего дела также имеет существенное значение вопрос об объеме использования ответчиком тождественных решений в полном объеме (пункт 1 и пункт 5 формулы), либо тождественных решений в отдельности (либо пункт 1, либо пункт 5 формулы). Преждепользователь не вправе использовать тождественное решение в большем объеме по сравнению с тем, как решение использовалось или намеревалось к использованию до даты приоритета заявки. При этом устанавливаемый объем использования тождественного решения должен быть документально подтвержден.

Однако ни суд первой, ни суд апелляционной инстанции не установили объем преждепользования.

В материалах дела имеется представленное истцом в качестве письменного доказательства - экспертное заключение Удмуртской торгово-промышленной палаты от 11.12.2012, согласно которому в представленной технической документации используется патент Российской Федерации N 116808 на полезную модель (вопрос N 3), при этом на вопрос N 2 эксперт ответил, что в представленной технической документации используется только пункт 5 формулы патента (не указано в заключении об использовании независимого пункта 1 формулы патента).

Вместе с тем, исходя из смысла статьи 1361 ГК РФ право преждепользования ограничено тем, что допускает использование изобретения, полезной модели, промышленного образца в период действия выданного на него патента лишь в объеме, не превышающем достигнутый до даты приоритета, либо, если использование не было начато до этой даты, в объеме, не превосходящем уровень, соответствующий сделанным приготовлениям, что и следовало установить судам первой и апелляционной инстанций с учетом представленных в материалы дела доказательств.

Кроме того суд кассационной инстанции обращает внимание судов на следующее.

Частью 3 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что принимаемые арбитражным судом решения, постановления, определения должны быть законными, обоснованными и мотивированными.

Для этого арбитражный суд в силу статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств; оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

Достаточность доказательств - это качество совокупности имеющихся доказательств, необходимых для разрешения дела. Доказательства, имеющиеся в деле, признаются арбитражным судом достаточными, если содержащиеся в них сведения позволяют с достоверностью установить наличие или отсутствие обстоятельств, положенных в основание требований и возражений сторон.

Вместе с тем вопрос об использовании или не использовании полезной модели в оборудовании ответчика и представленной технической документации не может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя.

Учитывая, что вопрос об использовании патента на полезную модель и установлении объема преждепользования требует специальных познаний, при вынесении решения и постановления судам следовало рассмотреть вопрос о назначении и проведении экспертизы.

Отказывая в требованиях, суды первой и апелляционной инстанций ссылались на то, что материалами проверки отдела полиции N 4, в частности постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела от 12.12.2012 установлен факт изготовления и использования оборудования до даты приоритета патента на полезную модель (фактически указывается судами на установленный органами полиции факт преждепользования со стороны ответчика).

Судам следует учесть, что согласно части 5 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

В силу части 4 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу является одним из оснований освобождения от доказывания.

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела не является основанием для освобождения от доказывания в силу вышеуказанной нормы процессуального закона. Кроме того, право преждепользования в силу статьи 12 ГК РФ служит одним из способов защиты гражданских прав и его установление является прерогативой суда.

В силу вышеуказанных норм права, а также при изложенных выше обстоятельствах, поскольку судами первой инстанции и апелляционной инстанции не установлены в полной мере обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора, а рассмотрение доказательств и установление обстоятельств по делу выходит за пределы полномочий суда кассационной инстанции, суд приходит к выводу о необходимости отмены решения суда первой инстанции и постановления апелляционного суда с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции на основании части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить допущенные нарушения и, обеспечив полноту исследования представленных доказательств рассмотреть вопрос о назначении экспертизы на предмет установления преждепользования и его объема, установить все обстоятельства, подлежащие доказыванию при рассмотрении заявленных требований истца, а именно: установить в какой части нарушены ответчиком исключительные права истца, за защитой которых он обратился в суд, на какое-либо из устройств в отдельности ("линия по производству изделий из композитного материала", "устройство для подготовки формовочной смеси"), либо на патент в целом (оба устройства), а также установить в каком оборудовании - экструдер-004Э, пресс гидравлический, пресс-форма "Плитка тротуарная", производимом ООО "Энергетическая сетевая компания" использован патент истца.

Вопрос о распределении расходов по оплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы судом кассационной инстанции не рассматривается. В силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 09.12.2013 по делу N А71-9014/2013 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.03.2014 по тому же делу отменить, направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Удмуртской Республики.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.