ПОСТАНОВЛЕНИЕ Суда по интеллектуальным правам от 16 июля 2014 г. №А41-45977/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 9 июля 2014 года.

Полный текст постановления изготовлен 16 июля 2014 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Кручининой Н.А.,

судей Погадаева Н.Н., Уколова С.М.,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Раскиной Маргариты Борисовны (Московская область, ОГРНИП 304501327500024) на решение Арбитражного суда Московской области (судья Гарькушова Г.А.) от 25.12.2013 и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 03.04.2014 по делу № А41-45977/2013 (судьи Быков В.П., Мальцев С.В., Мизяк В.П.),

по иску Некоммерческого партнерства по содействию защите прав на интеллектуальную собственность «Эдельвейс» (Токмаков пер., д. 16 корп. 2, Москва, 105066, ОГРН 1087799004633) к индивидуальному предпринимателю Раскиной Маргарите Борисовне о взыскании компенсации в размере 40 000 рублей за нарушение исключительных прав на использование персонажей мультипликационного сериала «Маша и Медведь»,

при участии в судебном заседании:

от истца: Головин А.В., представитель по доверенности от 23.06.2014 б/н,

от ответчика: Вайнбранд О.Г., представитель по доверенности от 01.06.2013 № 50АА4038581, установил:

некоммерческое партнерство по содействию защите прав на интеллектуальную собственность «Эдельвейс» (далее - НП «Эдельвейс») обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к индивидуальному предпринимателю Раскиной Маргарите Борисовне (далее - ИП Раскина М.Б.) о взыскании компенсации в размере 40 000 руб. за нарушение исключительных авторских прав на персонажи мультипликационного сериала «Маша и Медведь».

Решением Арбитражного суда Московской области от 25.12.2013, оставленным без изменения постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 03.04.2014, заявленные требования удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись с решением суда первой инстанции и постановлением суда апелляционной инстанции, ИП Раскина М.Б. обратилась в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просила оспариваемые судебные акты отменить и принять новый судебный акт.

В судебном заседании представитель ИП Раскиной М.Б. доводы кассационной жалобы поддержал в полном объеме.

Представитель НП «Эдельвейс» против удовлетворения кассационной жалобы возражал по доводам, изложенным в отзыве на кассационную жалобу, поддержал решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции, считает их законными и обоснованными.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Рассмотрев кассационную жалобу, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой инстанции и судом апелляционной инстанции норм материального права и соблюдения норм процессуального права при принятии обжалуемых судебных актов, а также соответствие выводов судов установленным фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований для ее удовлетворения в силу нижеследующего.

В обоснование заявленного иска НП «Эдельвейс» ссылалось на тот факт, что ему на основании договора доверительного управления исключительными правами от 23.03.2012 № Э1-МиМ от ООО «Маша и Медведь» переданы исключительные права на персонажи аудиовизуального произведения мультипликационного сериала «Маша и Медведь», принадлежащие последнему на основании договоров об отчуждении исключительного права от 08.06.2010 № 010601 и от 12.11.2010 № 1007/19, заключенных между ООО «Маша и Медведь» и ООО «Студия «АНИМАККОРД».

В обоснование заявленных требований истец ссылался на тот факт, что ИП Раскиной М.Б. без разрешения правообладателя в магазине, расположенном по адресу: ул. Гагарина, д. 4, г. Жуковский, Московская область, осуществляла реализацию детских товаров - наклеек «Маша и Медведь», с изображениями сходными до степени смешения с персонажами аудиовизуального произведения мультипликационного сериала «Маша и Медведь», правообладателем которых является ООО «Маша и Медведь».

Удовлетворяя заявленные требования в полном объеме, суды пришли к выводу о доказанности факта распространения ответчиком детских товаров - наклеек «Маша и Медведь», при этом суды указали на то, что персонажи, изображенные на указанном товаре, сходны до степени смешения с принадлежащими истцу персонажами; доказательств правомерности такого использования ответчиком суду представлено не было.

Между тем судами не учтено следующего.

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 1012 ГК РФ по договору доверительного управления имуществом одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя). Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности на него к доверительному управляющему. Осуществляя доверительное управление имуществом, доверительный управляющий вправе совершать в отношении этого имущества в соответствии с договором доверительного управления любые юридические и фактические действия в интересах выгодоприобретателя. Законом или договором могут быть предусмотрены ограничения в отношении отдельных действий по доверительному управлению имуществом.

Как установлено судами и следует из материалов дела, Партнерство является некоммерческой организацией, не преследующей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1015 ГК РФ доверительным управляющим может быть индивидуальный предприниматель или коммерческая организация, за исключением унитарного предприятия. В случаях, когда доверительное управление имуществом осуществляется по основаниям, предусмотренным законом, доверительным управляющим может быть гражданин, не являющийся предпринимателем, или некоммерческая организация, за исключением учреждения.

Партнерство, являясь некоммерческой организацией, в силу указанной нормы права не может быть доверительным управляющим и субъектом отношений по договору доверительного управления исключительными правами.

Согласно статье 168 ГК РФ в редакции, действующей на момент совершения договора доверительного управления, сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения.

В силу пункта 1 статьи 166 ГК РФ, с учетом разъяснений, содержащихся в пункте 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 6 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 8 от 01.07.1996 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», ничтожная сделка является недействительной независимо от признания ее таковой судом.

Таким образом, договор от 23.03.2012 № Э1-МиМ, при условии его квалификации в качестве договора доверительного управления исключительными правами, в силу пункта 1 статьи 167 ГК РФ не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с его недействительностью, и недействителен с момента его совершения.

Вместе с тем, договор доверительного управления имуществом и договор о передаче полномочий по управлению правами - это два разных вида гражданско-правовых договора, регулируемых различными нормами ГК РФ: соответственно, нормами главы 53 и нормами статей 1242 и 1243 ГК РФ, и порождающих разные права и обязанности сторон договора.

В соответствии с пунктом 3 статьи 421 ГК РФ к отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора.

Между тем судами обеих инстанций не определена правовая природа договора от 23.03.2012 № Э1-МиМ, названного сторонами договором доверительного управления исключительными правами, вывод о его действительности сделан без анализа его условий.

Кроме того, согласно разъяснениям, данным в пункте 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление от 26.03.2009 № 5/29), в соответствии с пунктом 1 статьи 1259 ГК РФ объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения.

При исследовании вопроса о том, является ли конкретный результат объектом авторского права, судам следует учитывать, что по смыслу статей 1228, 1257 и 1259 ГК РФ в их взаимосвязи таковым является только тот результат, который создан творческим трудом. При этом надлежит иметь в виду, что пока не доказано иное, результаты интеллектуальной деятельности предполагаются созданными творческим трудом.

Необходимо также иметь в виду, что само по себе отсутствие новизны, уникальности и (или) оригинальности результата интеллектуальной деятельности не может свидетельствовать о том, что такой результат создан не творческим трудом и, следовательно, не является объектом авторского права.

В силу пункта 7 статьи 1259 ГК РФ, как отмечается в Постановлении от 26.03.2009 № 5/29, авторские права распространяются на часть произведения, на его название, на персонаж произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечают требованиям, установленным пунктом 3 этой статьи.

Поскольку согласно пункту 3 названной статьи охране подлежат произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, то под персонажем следует понимать часть произведения, содержащую описание или изображение того или иного действующего лица в форме (формах), присущей (присущих) произведению: в письменной, устной форме, в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме и др.

Охрана авторским правом персонажа произведения предполагает, в частности, что только автору или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать персонаж любым способом, в том числе путем переработки (подпункт 9 пункта 2 статьи 1270 Кодекса).

Суды обеих инстанций исходили из того, что исключительное право на персонажи произведения принадлежит ООО «Маша и Медведь» на основании договоров об отчуждении исключительного права № 010601 от 08.06.2010 и № 1007/19 от 12.11.2010, заключенных между ООО «Маша и Медведь» и ООО «Студией «АНИМАККОРД».

Между тем согласно статье 1257 ГК РФ автором произведения науки, литературы или искусства признается гражданин, творческим трудом которого оно создано. Лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения, считается его автором, если не доказано иное.

В материалах дела отсутствуют доказательства возникновения исключительного права на объекты авторского права у ООО «Студия «АНИМАККОРД», которое не может являться автором произведения науки, литературы или искусства. Обстоятельства возникновения исключительного права у ООО «Студия «АНИМАККОРД» на персонажи произведения судами не устанавливались.

Вместе с тем вопрос о наличии у лица исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации является обязательным при рассмотрении спора о привлечении лица, нарушившего такое право к гражданско-правовой ответственности.

Кроме того, указывая на наличие сходства до степени смешения изображения на товаре ответчика с персонажами мультсериала мультипликационного сериала «Маша и Медведь», ни судом первой инстанции, ни судом апелляционной инстанции не учтен тот факт, что согласно пункту 5.2 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197, сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов. Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Как разъяснено в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Между тем из представленных в материалы дела документов не представляется возможным определить внешнюю форму конкретных персонажей мультсериала мультипликационного сериала «Маша и Медведь», и их идентифицировать, поскольку: экземпляр материального носителя с мультипликационным сериалом «Маша и Медведь» суду представлен не был, и не просматривался в судебных заседаниях нижестоящих судов; руководство по дизайну оспариваемых персонажей в материалах дела отсутствует; а представленные в материалы дела договоры № 010601 от 08.06.2010 и № 1007/19 от 12.11.2010, № Э1-МиМ от 23.03.2012 и приложения к ним не содержат изобразительных обозначений оспариваемых персонажей либо их описания.

При указанных обстоятельствах, суды не обосновали каким образом ими произведено сравнение персонажей мультипликационного сериала «Маша и Медведь» (девочки и медведя) с изображениями на представленном в материалы дела товаре.

Статьей 1301 ГК РФ установлено, что в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных названным Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда; в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных названным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 43.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

По смыслу указанных норм права, если незаконное использование произведения совершаются в рамках одного правонарушения, они представляют собой единичный случай неправомерного использования произведения.

Таким образом, право на взыскание компенсации за каждый случай неправомерного использования может быть реализовано один раз.

Многократное взыскание компенсации за один и тот же случай неправомерного использования произведения не соответствует положениям статьи 1252 ГК РФ и не согласуется с правовосстановительной природой компенсации за нарушение исключительных прав.

При указанных обстоятельствах, выводы суда первой инстанции и суда апелляционной инстанции о многократном нарушении прав истца путем размещение на двух экземплярах товара (наклейки) двух персонажей сериала «Маша и Медведь» являются необоснованными.

При таких обстоятельствах, суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что при принятии решения судом первой инстанции и постановления апелляционного суда установлены не все обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного разрешения спора по существу, также судом кассационной инстанции установлено несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, а также допущено нарушение норм материального права, что в силу части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отмены судебного акта.

На основании вышеизложенного, принимая во внимание, что допущенные нарушения могут быть устранены только при повторном рассмотрении дела в суде первой инстанции, Суд по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований, как для отмены решения суда первой инстанции, так постановления суда апелляционной инстанции с направлением дела на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

При новом рассмотрении суду первой инстанции предлагается учесть вышеизложенное, а именно: установить обстоятельства возникновения исключительного права у ООО «Студия «АНИМАККОРД» на персонажи произведения, определить правовую природу договора доверительного управления исключительными правами от 23.03.2012 № Э1-МиМ, произвести сравнение персонажей мультипликационного сериала «Маша и Медведь» (девочки и медведя) с изображениями на представленном в материалы дела товаре ответчика, а также определить и обосновать размер подлежащей взысканию компенсации.

Вопрос о распределении расходов по оплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы судом кассационной инстанции не рассматривается. В силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Московской области от 25.12.2013 по делу № А41-45977/2013 и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 03.04.2014 по тому же делу отменить, направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.