Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 3 июня 2014 г. № С01-373/2014 по делу № СИП-253/2013 Суд отменил решение, принятое по делу о признании патентов на полезные модели недействительными, и направил дело на новое рассмотрение, поскольку судом первой инстанции не была дана оценка представленным истцом доказательствам создания спорных полезных моделей ответчиком в связи с выполнением трудовых обязанностей, а само по себе наличие автора, не являющегося работником, не делает полезные модели неслужебными в части взаимоотношений автора-работника и его работодателя

Резолютивная часть постановления объявлена 29 мая 2014 года.

Полный текст постановления изготовлен 3 июня 2014 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Уколова С.М., Химичева В.А.,

при участии судьи-докладчика Голофаева В.В.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу открытого акционерного общества «Специальное конструкторское бюро «Турбина»

на решение Суда по интеллектуальным правам от 05.02.2014 (судьи Кручинина Н.А., Погадаев Н.Н., Силаев Р.В.), принятое в рамках дела № СИП-253/2013

по иску открытого акционерного общества «Специальное конструкторское бюро «Турбина» (пр-т Ленина, д. 2, к. Б, г. Челябинск, ОГРН 1037403769413)

к Березиной Тамаре Ивановне (г. Челябинск, 454000)

о признании патентов на полезные модели № 89632, № 96187, № 19397 недействительными. 

В качестве третьих лиц к участию в деле привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) и Березин Игорь Викторович (г. Челябинск, 454000). 

В судебном заседании приняли участие:

от истца - Озолина И.Г. по доверенности от 21.11.2013;

от ответчика - Березина Т.И. (паспорт), Пономарев А.В. по доверенности от 22.11.2013;

от Березина И.В. - Пономарев А.В. по доверенности от 22.11.2013. 

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

открытое акционерное общество «Специальное конструкторское бюро «Турбина» (далее - истец, общество, ОАО «СКБ «Турбина») обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением, уточненным в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к Березиной Тамаре Ивановне (далее - ответчик, Березина Т.И.) со следующими требованиями:

признать недействительным патент Российской Федерации № 89632 на полезную модель «Воздухоочиститель», зарегистрированный в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 10.12.2009, в части указания патентообладателя Березиной Т.И.;

признать ОАО «СКБ «Турбина» патентообладателем полезной модели «Воздухоочиститель» по патенту Российской Федерации № 89632, зарегистрированному в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 10.12.2009;

признать недействительным патент Российской Федерации № 96187 на полезную модель «Воздухоочиститель», зарегистрированный в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 20.07.2010, в части указания патентообладателя Березиной Т.И.;

признать ОАО «СКБ «Турбина» патентообладателем полезной модели «Воздухоочиститель» по патенту Российской Федерации № 96187, зарегистрированному в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 20.07.2010;

признать недействительным патент Российской Федерации № 119397 на полезную модель «Воздухоочиститель», зарегистрированный в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 20.08.2012, в части указания патентообладателя Березиной Т.И.;

признать ОАО «СКБ «Турбина» патентообладателем полезной модели «Воздухоочиститель» по патенту Российской Федерации № 119397, зарегистрированному в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 20.08.2012. 

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) и Березин И.В. 

Решением Суда по интеллектуальным правам от 05.02.2014 в удовлетворении заявленных требований отказано в связи с недоказанностью истцом факта создания ответчиком полезных моделей по спорным патентам в порядке исполнения трудовых обязанностей либо конкретного задания работодателя - ОАО «СКБ «Турбина». 

Не согласившись с отказом в удовлетворении иска, истец обратился в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить и направить дело на новое рассмотрение. 

Указывая на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, общество ссылается на наличие в материалах дела доказательств того, что усовершенствование конструкции воздухоочистителей различных модификаций, используемых обществом, входит в трудовые обязанности ответчика. Истец также выражает несогласие с выводом суда о том, что для признания полезной модели служебной обязательно наличие письменного поручения от работодателя на разработку воздухоочистителя с определенными (конкретными) признаками. По мнению истца, суд необоснованно переложил на работодателя негативные последствия неуведомления его работником о том, что созданное техническое решение может являться охраноспособным. То обстоятельство, что третье лицо Березин И.В. не является сотрудником истца, по мнению общества, не может служить основанием для отказа в защите права на включение ОАО «СКБ «Турбина» в состав патентообладателей по полезным моделям, созданным с участием одного из работников при исполнении трудовых обязанностей. 

В отзыве на кассационную жалобу ответчик просит в удовлетворении жалобы отказать, сославшись на несостоятельность ее доводов. 

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам представитель истца доводы кассационной жалобы поддержал. 

Ответчик и его представитель в удовлетворении жалобы просили отказать, указав на то, что суд обоснованно не признал технические решения по оспариваемым патентам служебными. Представитель ответчика обратил внимание суда на недопустимость переоценки судом кассационной инстанции фактических обстоятельств, установленных судом первой инстанции, сослался на недоказанность факта разработки Березиной Т.И. спорных решений не по месту работы. Как полагает ответчик, участие Березина И.В. в разработке спорных полезных моделей исключает возможность признания их служебными. Также представитель ответчика пояснил, что разработки, созданные Березиной Т.И. и Березиным И.В., являются усовершенствованием созданных ими ранее, начиная с 1993 года, запатентованных разработок воздухоочистителей. 

Рассмотрев кассационную жалобу, возражения на нее, выслушав представителей участвующих в деле лиц, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой инстанции норм материального права и соблюдение норм процессуального права при принятии решения, а также соответствие выводов суда установленным фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу, что решение от 05.02.2014 подлежит отмене в связи со следующим.

Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела, 10.12.2009, 20.07.2010 и 20.08.2012 Федеральной службой по интеллектуальной собственности выданы патенты Российской Федерации на полезные модели «Воздухоочиститель» № 89632, № 96187 и № 119397 соответственно. В качестве патентообладателя поименованных полезных моделей указана Березина Т.И., в качестве авторов - Березина Т.И. и Березин И.В. 

Полагая, что указанные полезные модели «Воздухоочиститель» являются служебными, поскольку созданы его работником Березиной Т.И. в связи с выполнением трудовых обязанностей, общество обратилось в суд с требованиями о признании патентов № 89632, № 96187 и № 119397 недействительными, а также о признании ОАО «СКБ «Турбина» патентообладателем. 

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из того, что представленные истцом трудовой договор и должностная инструкция инженера-конструктора 1-й категории не подтверждают тот факт, что в трудовые обязанности ответчика входит разработка полезных моделей воздухоочистителей либо осуществление работ по усовершенствованию конструкции воздухоочистителей различных модификаций, используемых ОАО «СКБ «Турбина». 

Представленные истцом чертежи, технические задания (в том числе с дополнениями), а также технические условия не приняты судом в качестве доказательств, подтверждающих создание ответчиком служебных полезных моделей, поскольку в этих чертежах не имеется каких-либо ссылок на их разработку в рамках конкретного поручения работодателя по созданию полезных моделей, которые впоследствии получили правовую охрану по оспариваемым патентам. 

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что вышеуказанные выводы суда сделаны при неверном толковании им положений статьи 1370 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1370 ГК РФ изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, признаются соответственно служебным изобретением, служебной полезной моделью или служебным промышленным образцом. 

По смыслу этой статьи для признания технического решения служебным не требуется, чтобы в документе, определяющем трудовые обязанности работника (трудовой договор, должностная инструкция), содержалось конкретное указание на выполнение соответствующих работ по созданию конкретных патентоспособных объектов либо усовершенствованию известных конструкций. 

Определяющим для признания технического решения служебным является факт его создания в рамках трудовых обязанностей, содержание которых может быть выражено в виде относительно общего круга осуществляемых работником трудовых функций, или конкретного задания. 

При этом во внимание могут быть приняты в частности: соотношение деятельности, осуществляемой работодателем, со сферой, в которой создан патентоспособный объект, пределы трудовых обязанностей работника (применительно к пункту 39.1 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 5/29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»), место выполнения работ по созданию патентоспособных объектов, источник оборудования и средств, использованных для их создания, возможность осуществления работодателем контроля за работой, в рамках которой создан патентоспособный объект, цель создания патентоспособного объекта, последующее поведение работника и работодателя, составляемые ими в процессе трудовой деятельности работника документы, которые в совокупности могли бы свидетельствовать о разработке технических решений в порядке исполнения трудовых обязанностей, иные обстоятельства. 

Неправильное толкование судом первой инстанции статьи 1370 ГК РФ привело к неверному определению предмета доказывания и, соответственно, к неверному установлению судом обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения спора.

В подтверждение довода о создании Березиной Т.И. полезных моделей, защищенных патентами Российской Федерации № 89632, № 96187 и № 119397, в период ее работы на предприятии истца и в связи с исполнением своих непосредственных трудовых обязанностей в должности инженера-конструктора истцом представлены планы работ Березиной Т.И. и отдела № 68, а также чертежи и технические задания с техническими условиями. 

Однако в связи с неправильным определением судом предмета доказывания представленные истцом документы оставлены без надлежащего исследования и оценки. 

Не получили необходимой оценки доводы истца о том, что содержащийся в материалах дела сравнительный анализ технических решений по оспариваемым патентам и технических решений, отраженных в чертежах, позволяет сделать вывод, что оспариваемыми патентами на полезные модели защищены решения, тождественные представленным на чертежах ОАО СКБ «Турбина». Кроме того, как усматривается из обжалуемого решения, одним из оснований для отказа в удовлетворении требований общества является непредставление истцом каких-либо доказательств того, что Березина Т.И. уведомила ОАО «СКБ «Турбина» как работодателя о создании полезной модели, изобретения как служебного, то есть в рамках исполнения трудовых обязанностей. 

Данный вывод суда первой инстанции противоречит содержанию положений гражданского законодательства о служебных изобретениях. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 1370 ГК РФ при отсутствии в договоре между работодателем и работником соглашения об ином (пункт 3 статьи 1370) работник должен письменно уведомить работодателя о создании в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя такого результата, в отношении которого возможна правовая охрана. 

Если работодатель в течение четырех месяцев со дня уведомления его работником не подаст заявку на выдачу патента на соответствующие служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, не передаст право на получение патента на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец другому лицу или не сообщит работнику о сохранении информации о соответствующем результате интеллектуальной деятельности в тайне, право на получение патента на такие изобретение, полезную модель или промышленный образец принадлежит работнику. В этом случае работодатель в течение срока действия патента имеет право использования служебного изобретения, служебной полезной модели или служебного промышленного образца в собственном производстве на условиях простой (неисключительной) лицензии с выплатой патентообладателю компенсации, размер, условия и порядок выплаты которой определяются договором между работником и работодателем, а в случае спора - судом (абзац второй пункта 4 статьи 1370 ГК РФ).

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что назначение нормы пункта 4 статьи 1370 ГК РФ состоит в установлении порядка возникновения и перехода права на получение патента. Уклонение работника от извещения работодателя о созданном техническом решении не имеет правового значения для признания решения служебным либо не являющимся таковым, поскольку для установления служебного характера технического решения необходимы иные условия, не содержащиеся в нормах примененного судом первой инстанции пункта 4 статьи 1370 ГК РФ. 

С учетом этого суд первой инстанции необоснованно возложил на работодателя негативные последствия неуведомления его работником о том, что созданное техническое решение может являться охраноспособным. 

Кроме того, президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что само по себе наличие автора, не являющегося работником, не делает полезные модели неслужебными в части взаимоотношений автора-работника и его работодателя. 

В связи с тем, что судом первой инстанции неправильно применена норма материального права и не исследованы входящие в предмет доказывания обстоятельства, имеющие значение для дела, принятое по делу решение не может быть признано законным и подлежит отмене. 

Учитывая, что для принятия обоснованного и законного решения требуются исследование и оценка доказательств, а также иные процессуальные действия, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции. 

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции следует учесть изложенное, и, исходя из подлежащих применению норм материального права, на основании полного, всестороннего и объективного исследования и оценки имеющихся в материалах дела доказательств, доводов и возражений сторон установить обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного рассмотрения дела. 

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело. 

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 05.02.2014 по делу № СИП-253/2013 отменить, дело направить на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.