Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23 января 2014 г. N С01-405/2013 по делу N А40-155530/2012 Суд отменил ранее состоявшиеся судебные акты по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, указав о необходимости суду установить обстоятельства заинтересованности истца и использования ответчиком товарного знака, поскольку само по себе заключение правообладателем гражданско-правовых сделок с товарным знаком и отсутствие его действий по фактическому введению товаров (услуг) в гражданский оборот не может быть признано использованием товарного знака

Резолютивная часть постановления объявлена 21.01.2014 г.

Полный текст постановления изготовлен 23.01.2014 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Рогожин С.П.,

судьи - Рассомагина Н.Л., Химичев В.А.,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью Торговый Дом "Нурлы"

на решение Арбитражного суда города Москвы (судья Карева Н.Ю.) от 21.06.2013 по делу N А40-155530/2012 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда (судьи Солопова А.А., Лаптева О.Н., Трубицын А.И.) от 23.09.2013 по тому же делу

по делу по иску общества с ограниченной ответственностью Торговый Дом "Нурлы" (ул. Кавказская, 8, г. Уфа, Республика Башкортостан, ОГРН 1050204004025)

к обществу с ограниченной ответственностью "Флортекс.ру" (ул. Шоссейная, 4А, г. Москва, ОГРН 1077759535754)

третьи лица: Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200), общество с ограниченной ответственностью "Дёлер Нэйчрэл Фуд энд Бевэридж ингредиентс" (Краснополянское шоссе, 4, г. Лобня, Московская область, ОГРН 1027739375212)

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Сиваченко А.Н., по доверенности от 11.12.2013,

от ответчика: не явился, извещён,

от третьих лиц: не явились, извещены,

установил:

общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "Нурлы" (далее - ООО Торговый Дом "Нурлы") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Флортекс.ру" (далее - ООО "Флортекс.ру") о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "КОЛОКОЛЬЧИК" по свидетельству N 121460, в связи с неиспользованием.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "Дёлер Нэйярэл Фуд энд Бевэридж ингридиентс" и Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Решением суда Арбитражного суд города Москвы от 21.06.2013 исковое заявление оставлено без удовлетворения.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.09.2013 решение суда оставлено без изменения.

В кассационной жалобе ООО Торговый Дом "Нурлы" просит указанные судебные акты отменить, поскольку судом при рассмотрении спора по существу неправильно применены нормы материального права.

ООО Торговый ДОМ "Нурлы" также сослалось на неполное установление судом всех обстоятельств по делу, имеющих существенное значение для правильного разрешения спора по существу, поскольку, по его мнению, истец представил надлежащие доказательства того, что он является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству N 121460: производит товары, однородные тем, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и имеет реальное намерение использовать в гражданском обороте спорное словесное обозначение в отношении производства товаров 32 класса МКТУ. Судами неправильно применена норма статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) в части признания использования ответчиком товарного знака лишь фактом заключения лицензионных договоров без их реального исполнения.

В судебном заседании кассационной инстанции представитель истца поддержал кассационную жалобу по изложенным в ней доводам.

Ответчик и третье лицо, надлежащим образом извещённые о месте и времени рассмотрения жалобы, в суд кассационной инстанции не явились, что согласно части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

Рассмотрев кассационную жалобу, выслушав представителя истца, изучив материалы дела, проверив правильность применения судами первой и апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, Суд по интеллектуальным правам пришёл к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения жалобы в силу нижеследующего.

Как следует из материалов дела, регистрация товарного знака "КОЛОКОЛЬЧИК" по свидетельству N 121460 произведена Роспатентом 28.10.1994 на имя ООО "Флортекс.ру" в отношении товаров 32 класса МКТУ (безалкогольные напитки).

27 февраля 2013 года в Роспатент истцом подана заявка N 2012740433 на регистрацию словесного обозначения "КОЛОКОЛЬЧИК" в отношении товаров 32 класса МКТУ.

В обоснование заявленных требований истец указал: его заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству N 121460 подтверждается тем, что он занимается производством кваса и вод, то есть производит товары, однородные товарам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству N 121460. В подтверждение указанного факта истцом в материалы дела представлены следующие доказательства: сертификат соответствия N 1025842 на квас; декларация о соответствии на квас; свидетельство о государственной регистрации от 04.03.2011 на "Вода питьевая первой категории из подземных источников "Столичная"; санитарно-эпидемиологическое заключение от 19.04.2010 "Вода питьевая первой категории из подземных источников "Столичная"; договоры поставки воды от 06.06.2012, 12.07.2012, 18.07.2012; договоры кули-продажи кваса от 20.04.2012, 30.03.2012, 15.05.2012; товарные накладные от 04.06.2012, 06.06.2012, 07.06.2012, платёжные поручения от 05.06.2012, 09.06.2012, 13.06.2012, 03.07.2012; распечатка с сайта www.nuril.ru; а также копия заявки на регистрацию товарного знака со словесным обозначением "КОЛОКОЛЬЧИК" в отношении товаров 32 (пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков) класса МКТУ.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, исходя из требований статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции признал ООО Торговый Дом "Нурлы" лицом, не заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству N 121460.

Суд первой инстанции, отказывая истцу в заявленных требованиям указал, что ответчик использует спорный товарный знак по свидетельству N 121460 для товаров 32 класса МКТУ, что подтверждено лицензионными договорами N 26908 от 15.02.2002 с ООО "Пола", N РД0032723 от 14.02.2008 с ОАО "Комбинат пиво-безалкогольных напитков Шихан", договором от 03.08.2009 о намерении отчуждения третьему лицу - ООО "Дёлер Нэйчрэл Фуд энд Бевэридж ингредиентс", исключительного права на комбинированный товарный знак "КОЛОКОЛЬЧИК", платёжным поручением N 633 от 07.08.2009, лицензионным договором от 15.07.2011 с ООО "Делер Нэйчрэл Фуд энд Бевэридж ингредиентс".

Суд кассационной инстанции полагает, что указанные выводы судов первой и апелляционной инстанции противоречат представленным в материалы дела доказательствам; судами нижестоящих инстанций допущены нарушения норм материального права.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трёх лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трёх лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Применительно к приведённой норме Кодекса заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 01.03.2011 N 14503/10, к таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности, а также осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Таким образом, лицом, заинтересованным в прекращении правовой охраны товарного знака, является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются существующим правом на конкретный товарный знак.

При разрешении вопроса о том, является ли лицо, подавшее заявление, заинтересованным, в каждом конкретном случае следует исходить из совокупности всех доказательств по делу и конкретных обстоятельств спора.

В материалах дела имеется предоставленная истцом заявка на регистрацию товарного знака, которая может служить одним из доказательств, подтверждающих намерение использовать спорное обозначение, а также представлены: сертификаты, декларация, договоры, товарные накладные, платёжные поручения, свидетельствующие об осуществлении истцом подготовительных действий к такому использованию и производство товаров, классифицированных по 32 классу МКТУ.

В силу части 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе, то доказательства использования спорных товарных знаков должны быть представлены именно ответчиком.

Исходя из даты подачи искового заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны спорного товарного знака (27.11.2012), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, включает промежуток времени с 27.11.2009 по 27.11.2012 включительно.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Применительно к рассматриваемой категории споров о досрочном прекращении товарного знака в предмет доказывания со стороны ответчика входит совершение фактических действий по использованию товарного знака способами, предусмотренными частью 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 N 14503/10, вытекающей из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ, правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него.

Само по себе заключение правообладателем гражданско-правовых сделок с товарным знаком и отсутствие его действий по фактическому введению товаров (услуг) в гражданский оборот, не может быть признано использованием товарного знака в целях статьи 1486 ГК РФ.

Таким образом, выводы суда первой и апелляционной инстанции о фактическом использовании спорного товарного знака со стороны ответчика не соответствуют действующему законодательству и установленным по делу фактическим обстоятельствам.

Кроме того, суд кассационной инстанции отмечает, что суды необоснованно сослались на доказательства, которые в материалы дела не представлены. Ответчиком в качестве доказательств представлены копии: договора от 03.08.2009 о намерении отчуждения третьему лицу - ООО "Дёлер Нэйчрэл Фуд энд Бевэридж ингредиентс", исключительного права на комбинированный товарный знак "КОЛОКОЛЬЧИК", платёжного поручения N 633 от 07.08.2009, заявления в Роспатент о регистрации договора об отчуждении исключительного права. Иных документов, на которые ссылаются суды нижестоящих судов, материалы дела не содержат.

При указанных обстоятельствах суд кассационной инстанции пришёл к выводу, что при принятии оспариваемых судебных актов установлены не все обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного разрешения спора по существу, выводы суда первой и апелляционной инстанции, положенные в основу оспариваемых судебных актов не соответствуют представленным в материалы дела доказательствам, что в силу части 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отмены судебного акта.

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неправильным применением норм материального права является, в том числе неправильное истолкование закона.

Решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции подлежат отмене, как основанные на неправильном истолковании статьи 1486 ГК РФ при определении заинтересованности лица в досрочном прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака и подтверждения фактического использования товарного знака.

На основании вышеизложенного, суд кассационной инстанции пришёл к выводу о наличии правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции с направлением дела на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

При новом рассмотрении суду первой инстанции при разрешении спора следует учесть вышеизложенное, установить обстоятельства заинтересованности истца и использования ответчиком товарного знака, и установить иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения спора, определить надлежащий субъектный состав лиц, участвующих в деле, и вынести законное и обоснованное решение.

Вопрос о распределении расходов по оплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы судом кассационной инстанции не рассматривается.

В силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 21.06.2013 по делу N А40-155530/2012 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.09.2013 по тому же делу отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.