Постановление Суда по интеллектуальным правам от 21 января 2014 г. № С01-409/2013 по делу № А40-155357/2012 Суд отменил ранее принятые судебные акты по делу о пресечении нарушения исключительных прав на товарный знак и направил дело на новое рассмотрение, поскольку суду необходимо установить лицо, которое нарушило исключительные права истца на спорный товарный знак и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства

Резолютивная часть постановления объявлена 20 января 2014 г.

Полный текст постановления изготовлен 21 января 2014 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Пашковой Е.Ю., Химичева В.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационные жалобы

общества с ограниченной ответственностью «Магнола Трейд» (Сигнальный проезд, д. 39, Москва, 127273, ОГРН 1117746004661), Хрисанфова Игоря Игоревича (Москва)

на решение Арбитражного суда города Москвы от 20.06.2013 по делу № А40-155357/2012 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.09.2013 по тому же делу,

по иску компании ЧИЛЕК Мобилья Санайи Ве Пазарлама Тиджарет Аноним Ширкети (Куршунлу Санайи Белгаси Ингегель, Бурса, Турция)

к обществу с ограниченной ответственностью «Магнола Трейд» (Сигнальный проезд, д. 39, Москва, 127273, ОГРН 1117746004661),

с участием третьих лиц - закрытого акционерного общества «Региональный Сетевой Информационный Центр» (3-я Хорошевская, д. 2, стр. 1, Москва, 123308), Хрисанфова Игоря Игоревича (Москва),

о пресечении нарушения исключительных прав на товарный знак

при участии в судебном заседании представителей:

от истца - Дмитренко Е.Г., по доверенности от 03.01.2013, Рыбина В.Н., по доверенности в порядке передоверия 78 АА № 4013891 от 25.02.2013;

от ответчика - Гринкевич А.П., по доверенности от 29.11.2013, Брусенцевой Г.В., по доверенности от 15.02.2013;

от третьих лиц:

закрытого акционерного общества «Региональный Сетевой Информационный Центр» - представитель не явился, надлежащим образом извещено;

Хрисанфова Игоря Игоревича - Хрисанфов И.И., паспорт, представитель Кривошеев А.Ф., по доверенности № 77АА 9401404 от 04.06.2013,

лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы извещены надлежащим образом путем направления в их адрес копий определения о принятии кассационной жалобы к производству заказным письмом с уведомлением, а также размещения данной информации на официальном сайте картотеки арбитражных дел http://kad.arbitr.ru,

установил:

компания ЧИЛЕК Мобилья Санайи Ве Пазарлама Тиджарет Аноним Ширкети (далее - компания ЧИЛЕК, истец) обратилась с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Магнола Трейд» (далее - ООО «Магнола Трейд», ответчик) о пресечении нарушений исключительных прав истца на товарный знак «CILEK» по свидетельству Российской Федерации № 377598 путем запрета ответчику использовать (администрировать) доменные имена cilek.ru, cilek.msk.ru, chilek.ru и cilek.su. 

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, в порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации были привлечены закрытое акционерное общество «Региональный Сетевой Информационный Центр» (далее - ЗАО «РСИЦ») и Хрисанфов Игорь Игоревич (далее - Хрисанфов И.И.). 

Решением от 20.06.2013 Арбитражный суд города Москвы пресек нарушение исключительных истца на товарный знак № 377598 путем запрета использования (администрирования) доменных имен cilek.ru, cilek.msk.ru, chilek.ru и cilek.su. 

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.09.2013 решение Арбитражного суда города Москвы от 20.06.2013 было оставлено без изменения. 

Не согласившись с принятыми судебными актами, ООО «Магнола Трейд» и Хрисанфов И.И. обжаловали их в кассационном порядке в Суд по интеллектуальным правам. 

ООО «Магнола Трейд», ссылаясь на нарушение судами норм материального и процессуального права, просит принятые по делу судебные акты отменить, дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

В обоснование жалобы указывает, что суд первой инстанции фактически не рассмотрел заявленные требования и, выйдя за пределы исковых требований, принял решение о пресечении нарушений прав истца на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 377598. 

ООО «Магнола Трейд» считает, что такой способ защиты как пресечение нарушений прав на товарный знак путем запрета использовать (администрировать) доменные имена не предусмотрен действующим законодательством. 

Указывает на нарушение судом первой инстанции норм процессуального права при отказе в удовлетворении заявлений и ходатайств, поскольку при отказе в их удовлетворении судом определения не выносились в виде отдельного судебного акта.

По мнению ответчика, суд неправомерно отказал в назначении по делу судебных экспертиз, поскольку с учетом обстоятельств дела вопрос схожести противопоставляемых обозначений до степени смешения требует специальных познаний. 

Также, как полагает ООО «Магнола Трейд, истец правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 377598 не является, поскольку в свидетельстве правообладателем указано иное лицо. 

В судебном заседании ответчиком представлены письменные объяснения к кассационной жалобе, согласно которым, при принятии обжалуемых судебных актов судами не учтено, что ответчик администратором спорных доменных имен не является, что подтверждается вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 01.11.2013 по делу № А40-105851/2013. 

Хрисанфов И.И. в своей кассационной жалобе ссылается на существенное нарушение судами норм процессуального права и просит обжалуемые судебные акты отменить и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

В обоснование жалобы указывает, что выводы суда первой инстанции не соответствуют имеющимся в деле доказательствам, поскольку суд принял в качестве доказательства нарушения прав истца протокол осмотра письменного доказательства от 26.07.2012, который не является надлежащим доказательством, так как получен с нарушением норм Основ законодательства Российской Федерации о нотариате. 

Также отмечает, что суд вышел за пределы заявленных исковых требований и нарушил права Хрисанфова И.И., так как, указывая на пресечение нарушения прав истца на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 377598, суд тем самым распространил запрет на всех лиц, в том числе и на Хрисанфова И.И. 

Кроме того, третье лицо полагает, что в силу недействительности договора № 27 от 15.02.2011 право собственности на домены осталось у него. 

Истец с доводами кассационных жалоб не согласился, представил отзывы на кассационные жалобы, в которых просит обжалуемые судебные акты оставить без изменения, а кассационные жалобы без удовлетворения. 

Третье лицо - ЗАО «РСИЦ» письменные отзывы на кассационные жалобы не представило, явку своего представителя в судебное заседание не обеспечило, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие. 

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Как следует из материалов дела и установлено судами, компания ЧИЛЕК обратилась с исковым заявлением к ООО «Магнола Трейд» о пресечении нарушений исключительных прав истца на товарный знак «CILEK» по свидетельству Российской Федерации № 377598 путем запрета ответчику использовать (администрировать) доменные имена cilek.ru, cilek.msk.ru, chilek.ru и cilek.su. 

В обоснование заявленного требования истец ссылается на то, что ему принадлежат исключительные права на товарный знак «CILEK» по свидетельству Российской Федерации № 377598, который неправомерно используется ответчиком при администрировании в доменных именах cilek.ru, cilek.msk.ru, chilek.ru и cilek.su. 

Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции исходил из принадлежности истцу исключительных прав на товарный знак «CILEK» по свидетельству Российской Федерации № 377598 и незаконности его использования ответчиком в доменных именах cilek.ru, cilek.msk.ru, chilek.ru и cilek.su. 

Суд апелляционной инстанции, оставляя в силе решение суда первой инстанции, подтвердил правильность содержащихся в нем выводов.

Рассмотрев доводы кассационных жалоб, изучив материалы дела, проверив в соответствии со статьями 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если этим кодексом не предусмотрено иное. 

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). 

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными этим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. 

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 данной статьи). 

Пунктом 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования: 1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя; 2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; 3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб; 4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю; 5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права. 

В рамках настоящего дела судами первой и апелляционной инстанций обоснованно установлено, что используемые в доменных именах cilek.ru, cilek.msk.ru, chilek.ru и cilek.su. словесные обозначения являются сходными до степени смешения с комбинированным товарным знаком «CILEK». 

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного Информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. 

Согласно пункту 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 05.03.2003 № 32 (далее - Правила), обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах; в случае если одно обозначение ассоциируется с другим обозначением в целом, несмотря на их отдельные отличия, они считаются сходными до степени смешения. 

В силу подпункта 14.4.2.2 названных Правил словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание. Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей. Данные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. 

В соответствии с разделом 3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 № 197 (далее - Методические рекомендации), оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др. 

Как следует из пункта 6.3.1 указанных Методических рекомендаций, при исследовании положения словесного и изобразительного элемента в комбинированном обозначении учитывается фактор визуального доминирования одного из элементов. Такое доминирование может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения). 

При восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный. Если при сравнении комбинированных обозначений будет установлено, что их словесные элементы тождественны или сходны до степени смешения, то такие комбинированные обозначения могут быть отнесены к сходным до степени смешения (пункт 6.3.2 Методических рекомендаций). 

Учитывая очевидное сходство словесного обозначения «CILEK», содержащегося в спорных доменных именах и в комбинированном товарном знаке истца, которое носит доминирующий характер, суд первой инстанции правомерно отказал в удовлетворении ходатайств о назначении судебных патентоведческой и лингвистической экспертиз. 

Судом кассационной инстанции отклоняется довод кассационной жалобы ответчика о том, что суд первой инстанции фактически не рассмотрел заявленные требования истца и вышел за пределы рассмотрения дела, приняв решение о пресечении нарушений прав истца на принадлежащий ему товарный знак. 

Согласно подпункту 5 пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети «Интернет», в том числе в доменном имени. 

По смыслу приведенной нормы, уже само включение в доменное имя сходного до степени смешения с товарным знаком обозначения является нарушением исключительного права правообладателя. 

Действия по регистрации и администрированию доменных имен cilek.ru, cilek.msk.ru, chilek.ru и cilek.su противоречат требованиям статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, согласно которой актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

При этом следует учитывать специфику правовой природы доменного имени, которое фактически превратилось в универсальное средство индивидуализации как самого участника гражданского оборота, так и производимых (оказываемых) им товаров (услуг), в силу чего регистрация и администрирование доменного имени, содержащего тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком другого лица обозначение, нарушает исключительное право правообладателя такого товарного знака на его использование в сети Интернет, в том числе в доменном имени. 

Исходя из того, что спорное обозначение составляет индивидуализирующую часть спорных доменных имен, запрет на дальнейшее администрирование таких доменных имен является правомерным и не противоречит действующему законодательству. 

Также не принимается и довод кассационной жалобы ответчика о ненадлежащем способе защиты, избранном истцом, поскольку возможность пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, предусмотрена пунктом 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Относительно ссылки ответчика на то, что истец правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 377598 не является из-за несовпадения в наименовании правообладателя, указанном в свидетельстве, и наименования, указанного в учредительных документах истца, суд кассационной инстанции отмечает, что особенности перевода наименования того или иного лица с иностранного языка на русский язык не могут служить основанием для вывода об отсутствии у истца исключительных прав на спорный товарный знак. Доказательства же того, что существует иное юридическое лицо, созданное по законодательству Турецкой Республики, которое на самом деле является правообладателем спорного товарного знака, ответчиком не представлены. 

Довод кассационной жалобы третьего лица о том, что протокол осмотра письменного доказательств от 26.07.2012 является ненадлежащим доказательством, поскольку такой осмотр произведен по заявлению незаинтересованного лица (Дмитренко Е.Г.), которое на тот момент не было уполномочено истцом в установленном порядке действовать от его имени, не может быть признан обоснованным в силу того, что соответствующие действия Дмитренко Е.Г. были впоследствии одобрены истцом (пункт 1 статьи 183 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Довод кассационной жалобы третьего лица относительно нарушения судом первой инстанции норм процессуального права при рассмотрении ходатайства Хрисанфова И.И. о привлечении его к участию в деле в качестве третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, следует признать частично обоснованным, поскольку в нарушение требований части 4 статьи 50 и части 3 статьи 184 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указанный вопрос судом первой инстанции не был разрешен посредством вынесения отдельного судебного акта. 

Однако, при этом, следует отметить, что суд первой инстанции пришел в обжалуемом решении к правильному выводу о том, что правовые основания, предусмотренные статьей 50 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для привлечения Хрисанфова И.И. к участию в деле в качестве третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, отсутствуют. 

Вместе с тем, аналогичные доводы кассационной жалобы ответчика применительно к вынесению судом иных определений подлежат отклонению, так как Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации не установлена возможность обжалования определений об отказе в оставлении иска без рассмотрения, об отказе в прекращении производства по делу, об отказе в назначении судебной экспертизы, а, следовательно, указанные определения могут не выноситься в виде отдельных судебных актов.

Кроме того, судом кассационной инстанции признается обоснованным довод кассационной жалобы третьего лица о том, что, исходя из резолютивной части обжалуемого решения, запрет использования (администрирования) доменных имен cilek.ru, cilek.msk.ru, chilek.ru и cilek.su фактически устанавливает обязанность неопределенного круга лиц воздерживаться от совершения соответствующих действий, в связи с чем суд вышел за пределы исковых требований, согласно которым запрет был адресован только ООО «Магнола Трейд» (ответчику по настоящему делу). 

В соответствии с частью 3 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимаемые арбитражным судом решения, постановления, определения должны быть законными, обоснованными и мотивированными. 

Согласно части 1 статьи 174 названного Кодекса, при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные со взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения указывает лицо, обязанное совершить эти действия, а также место и срок их совершения. 

Аналогичным образом, предусматривающим персонификацию обязанного лица, судом разрешается и вопрос об обязании воздерживаться от совершения определенных действий. 

По смыслу норм статей 16 и 182 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное решение должно отвечать требованиям исполнимости и правовой определенности. 

Однако резолютивная часть обжалуемого решения суда первой инстанции таким требованиям не удовлетворяет, мотивировочная часть судебного акта не содержит выводов, объясняющих, почему суд пришел именно к такому решению. Доказательства, представленные лицами, участвующими в деле, и касающиеся установления администратора спорных доменов, судами не исследованы, должная оценка им в судебных актах не дана. 

Принимая во внимание вышеизложенное, суд кассационной инстанции полагает, что обжалуемые судебные акты приняты с нарушением норм процессуального права, что привело к принятию неправильного судебного акта, в связи с чем и на основании части 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обжалуемые судебные акты подлежат отмене. 

Исходя из того, что для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка имеющихся в деле доказательств, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции в силу ограничения его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, установить лицо, которое нарушило исключительные права истца на спорный товарный знак, в том числе с учетом принятых Арбитражным судом города Москвы решений по делу № А40-105851/2013, дать надлежащую правовую оценку доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам и принять решение в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также распределить судебные расходы в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 286 - 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 20.06.2013 по делу № А40-155357/2012 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.09.2013 по тому же делу отменить. 

Дело № А40-155357/2012 направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. 

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судьи

Е.Ю. Пашкова

В.А. Химичев