Постановление Суда по интеллектуальным правам от 11 октября 2023 г. № С01-1820/2023 по делу N А42-7299/2022 Суд отменил судебные решения и направил дело о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку установление запрета в отношении всех товаров соответствующего класса МКТУ и круга действий, без учета товаров и услуг, реально используемых нарушителем в предпринимательской деятельности, ошибочно

Резолютивная часть постановления объявлена 4 октября 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 11 октября 2023 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Борзило Е.Ю.,

судей Корнеева В.А., Сидорской Ю.М.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Ивановым А.А. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Лученка Дениса Николаевича (г. Ростов-на-Дону, Ростовская обл., ОГРНИП 319619600057910) на решение Арбитражного суда Мурманской области от 16.03.2023 по делу N А42-7299/2022 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.06.2023 по тому же делу по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Постриганева Юрия Валерьевича (Москва, ОГРНИП 312231120100045) к индивидуальному предпринимателю Лученку Денису Николаевичу о защите исключительного права на товарный знак.

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя Лученка Д.Н. - Прохоров А.И. (по доверенности от 28.07.2023), Робинов А.А. (по доверенности от 28.07.2023);

от индивидуального предпринимателя Постриганева Ю.В. - Чакилев А.В. (по доверенности от 17.03.2023);

от финансового управляющего Лученка Д.Н. - Чернобровина Никиты Сергеевича - Волкова М.А. (по доверенности от 07.07.2023).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Постриганев Юрий Валерьевич обратился в Арбитражный суд Мурманской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Лученку Денису Николаевичу о запрете использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 703896, о взыскании компенсации за нарушение исключительного права в размере 50 000 000 рублей (с учетом принятого судом уточнения исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением Арбитражного суда Мурманской области от 16.03.2023, оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.06.2023, исковые требования удовлетворены:

Лученку Д.Н. запрещено использование комбинированного обозначения со словесным элементом "Кухни мечты", схожего до степени смешения с защищаемым товарным знаком в отношении следующих товаров: буфеты; витрины [мебель]; дверцы для мебели; диваны; жардиньерки [мебель]; изделия бамбуковые; изделия из ротанговой пальмы; картотеки [мебель]; колесики для мебели неметаллические; комоды; консоли [мебель]; конторки; корзины неметаллические; кресла; кресла раздвижные легкие; кромка пластмассовая для мебели; кронштейны для мебели неметаллические; крышки столов; мебель; мебель металлическая; мебель надувная; ножки для мебели; ножки короткие для мебели; перегородки для мебели деревянные; перегородки отдельно стоящие [мебель]; подголовники [мебель]; подносы неметаллические; подставки [мебель]; полки [мебель]; полки для мебели; полки для хранения; полоски из дерева; полотенцедержатели [мебель]; прилавки [столы]; раздатчики салфеток, полотенец стационарные неметаллические; ручки дверные неметаллические; ручки круглые неметаллические; сиденья металлические; скамьи [мебель]; софы; стеллажи; столы пильные [мебель]; столы сервировочные; столы сервировочные на колесиках [мебель]; столы; стулья [сиденья]; табуреты; табуреты для ног; тележки [мебель]; украшения из пластмасс для продуктов питания; фурнитура дверная неметаллическая; фурнитура мебельная неметаллическая; ширмы [мебель]; шкафы для посуды; шкафы для хранения пищевых продуктов; шкафы стенные; экраны каминные [мебель]; ящики выдвижные; ящики из дерева или пластика; ящики с перегородками для бутылок путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

с Лученка Д.Н. в пользу Постриганева Ю.В. взыскано 50 000 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, Лученок Д.Н. обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.

В адрес Суда по интеллектуальным правам поступил отзыв Постриганева Ю.В., в котором он просит оставить принятые по делу судебные акты без изменения.

Постриганев Ю.В. заявил ходатайство об оставлении кассационной жалобы без рассмотрения, мотивированное отсутствием у Лученка Д.Н. полномочий на подписание кассационной жалобы в связи с введением в его отношении процедуры банкротства - реализации имущества и назначения финансового управляющего Чернобровина Никиты Сергеевича. По мнению заявителя ходатайства, с учетом правовой позиции, изложенной в пункте 38 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2015 N 45 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан" (далее - Постановление Пленума N 45) гражданин, в отношении которого введены процедуры несостоятельности (банкротства) и назначен финансовый управляющий, не вправе действовать самостоятельно в отношении подлежащего реализации имущества.

В судебном заседании Суд по интеллектуальным правам отклонил ходатайство об оставлении кассационной жалобы без рассмотрения, указав, что положения пункта 38 Постановления Пленума N 45 не могут быть истолкованы таким образом, чтобы исключать возможность лица, в отношении которого введены процедуры банкротства, на обжалование принятых не в его пользу судебных актов по настоящему делу с учетом их существа. Суд по интеллектуальным правам также принял во внимание, что в данном деле Чернобровин Н.С., направивший своего представителя в судебное заседание суда кассационной инстанции, поддерживает доводы кассационной жалобы Лученка Д.Н.

Финансовый управляющий Лученка Д.Н. Чернобровин Н.С. направил отзыв в Суд по интеллектуальным правам, в котором просит отменить принятые по делу судебные акты и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Представитель Лученка Д.Н. Робинов А.А. и представитель Постриганева Ю.В. приняли участие в судебном заседании посредством системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" (онлайн-заседания).

В судебном заседании представитель Лученка Д.Н. выступил по доводам, изложенным в кассационной жалобе, просили ее удовлетворить.

Представитель Чернобровина Н.С. поддержал позицию заявителя кассационной жалобы.

Представитель Постриганева Ю.В. возражал против удовлетворения кассационной жалобы.

Суд по интеллектуальным правам проверил законность обжалуемых судебных актов в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела, Постриганев Ю.В. является правообладателем товарного знака (дата приоритета 15.06.2018), зарегистрированного в отношении товаров 20-го класса "буфеты; витрины [мебель]; дверцы для мебели; диваны; жардиньерки [мебель]; зеркала; изделия бамбуковые; изделия из ротанговой пальмы; изделия из соломы плетеные, за исключением циновок; изделия плетеные; изделия плетеные [короба, корзины] для транспортировки продуктов; изделия художественные из дерева, воска, гипса или пластмасс; изделия художественные резные деревянные; канапе; карнизы для занавесей; картотеки [мебель]; колесики для мебели неметаллические; комоды; консоли [мебель]; конторки; корзины для хлеба пекарские; корзины неметаллические; кресла; кресла раздвижные легкие; кромка пластмассовая для мебели; кронштейны для мебели неметаллические; крышки столов; мебель; мебель металлическая; мебель надувная; ножки для мебели; ножки короткие для мебели; перегородки для мебели деревянные; перегородки отдельно стоящие [мебель]; подголовники [мебель]; подносы неметаллические; подставки [мебель]; полки [мебель]; полки для мебели; полки для хранения; полоски из дерева; полоски из соломы; полотенцедержатели[мебель]; прилавки [столы]; раздатчики салфеток, полотенец стационарные неметаллические; ручки дверные неметаллические; ручки круглые неметаллические; сиденья металлические; скамьи [мебель]; софы; стекло посеребренное [зеркала]; стеллажи; столы пильные [мебель]; столы сервировочные; столы сервировочные на колесиках [мебель]; столы; стулья [сиденья]; табуреты; табуреты для ног; тележки [мебель]; украшения из пластмасс для продуктов питания; фурнитура дверная неметаллическая; фурнитура мебельная неметаллическая; ширмы [мебель]; шкафы для посуды; шкафы для хранения пищевых продуктов; шкафы стенные; шторы бамбуковые; шторы бумажные; шторы внутренние из планок; шторы деревянные плетеные [мебель]; шторы оконные внутренние [мебель]; шторы оконные текстильные; экраны каминные [мебель]; ящики выдвижные; ящики из дерева или пластика; ящики с перегородками для бутылок" и услуг 35-го класса "демонстрация товаров; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; обновление рекламных материалов; оформление витрин; оформление рекламных материалов; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров для третьих лиц; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш / реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; согласование деловых контрактов для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих 3 лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Постриганев Ю.В. обнаружил, что Лученок Д.Н. при производстве и реализации кухонной мебели использует обозначение, которое, по его мнению, сходно с защищаемым товарным знаком, правообладателем которого он является.

Полагая, что действиями Лученка Д.Н. нарушается исключительное право на защищаемый товарный знак, поскольку последний не получил согласия правообладателя на его использование, Постриганев Ю.В. направил Лученку Д.Н. претензию в порядке досудебного урегулирования спора, которая оставлена без ответа.

Данные обстоятельства стали основанием для обращения Постриганева Ю.В. в Арбитражный суд Мурманской области с исковым заявлением по настоящему делу.

Суд первой инстанции установил, что Постриганев Ю.В. является правообладателем защищаемого товарного знака.

Суд первой инстанции, изучив представленные доказательства, пришел к выводу, что используемое Лученком Д.Н. обозначение сходно до степени смешения с защищаемым товарным знаком. По мнению суда первой инстанции, Лученок Д.Н. использовал сходное обозначение при производстве и реализации товаров и оказании услуг, однородных с товарами и услугами, в отношении которых зарегистрирован защищаемый товарный знак.

Суд первой инстанции не установил наличие фактов, подтверждающих правомерность использования Лученком Д.Н. обозначения, сходного до степени смешения с защищаемым товарным знаком, в связи с чем признал действия Лученка Д.Н. нарушением исключительных прав истца.

Постриганев Ю.В. в качестве способа защиты своего исключительного права выбрал взыскание компенсации исходя из двукратной стоимости контрафактных товаров, при этом в обоснование своего расчета компенсации в размере 50 000 000 рублей он ссылался на данные налоговой декларации Лученка Д.Н. за 2021 год о полученном доходе, полагая, что в 2021 году Лученок Д.Н. не осуществлял иной вид деятельности, кроме изготовления кухонной мебели с использованием обозначения, сходного с защищаемым товарным знаком. Следовательно, по мнению истца, весь доход ответчика за данный период должен рассматриваться как база для расчета компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в двукратном размере стоимости товаров.

Суд первой инстанции счел заявленный в исковом заявлении расчет обоснованным и удовлетворил исковые требования в полном объеме.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело в порядке, предусмотренном статьей 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласился с выводами суда первой инстанции.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства Суд по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судами первой и апелляционной инстанций норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и их не установил.

Исследовав доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, Суд по интеллектуальным правам установил, что заявитель кассационной жалобы не оспаривает выводы судов в отношении применимого права, принадлежности исключительных прав на защищаемый товарный знак Постриганеву Ю.В., отсутствия правовых оснований, предоставляющих Лученку Д.Н. право на использование спорного товарного знака, однородности товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован защищаемый товарный знак, с товарами и услугами, для которых ответчик использовал сходное обозначение (а, следовательно, и вероятность смешения).

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции в отношении вышеназванных выводов не проверяются.

В кассационной жалобе Лученок Д.Н. ссылается на то, что суды первой и апелляционной инстанций неверно применили методологию расчета компенсации из двукратной стоимости товаров, определив в качестве базы ее исчисления указанный в налоговой декларации доход без его привязки к стоимости конкретных товаров, при производстве и реализации которых использовалось спорное обозначение.

В обоснование своих требований заявитель кассационной жалобы также указывает, что суды первой и апелляционной инстанций необоснованно установили запрет на использование сходного обозначения с защищаемым товарным знаком для ряда товаров, в то время как в материалах дела отсутствуют сведения о том, что ответчик осуществлял производство и реализацию указанных товаров. По мнению Лучнека Д.Н., данные обстоятельства свидетельствуют об общем характере запрета на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, что по смыслу пункта 57 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) не подлежит удовлетворению.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, содержащиеся в кассационной жалобе и в отзыве на нее, выслушав мнение представителей лиц, участвующих в деле, явившихся в судебное заседание, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к следующим выводам.

Суд кассационной инстанции полагает, что при определении размера компенсации в размере двукратной стоимости товаров суды первой и апелляционной инстанций неправильно применили методологию ее расчета.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.

Определяя в силу пункта 1 статьи 1515 ГК РФ товар, на котором размещено чужое средство индивидуализации как контрафактный, подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в качестве одного из способов определения размера компенсации, подлежащей взысканию, устанавливает двукратный размер стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

Как следует из пункта 61 Постановления N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, пункт 7 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц. Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам. Так, если контрафактные экземпляры (товары) проданы или предлагаются к продаже нарушителем на основании договоров оптовой купли-продажи, должна учитываться именно оптовая цена экземпляров (товаров).

С учетом данных разъяснений, при расчете компенсации по методологии, закрепленной в подпункте 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, суды должны установить стоимость реально существующего (произведенного) товара, на котором было размещено спорное обозначение, что суды первой и апелляционной инстанций не сделали при рассмотрении настоящего дела.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что сведения о доходе, указанные в налоговой декларации и используемые судами первой и апелляционной инстанций в качестве базы для определения размера компенсации, не содержат информацию о стоимости конкретных товаров, поскольку по смыслу пункта 1 статьи 41 Налогового кодекса Российской Федерации доход представляет собой только экономическую выгоду в денежной или натуральной форме, учитываемую в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить.

Форма декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, утвержденная приказом ФНС России от 25.12.2020 N ЕД-7-3/958@ "Об утверждении формы, порядка заполнения и формата представления налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в электронной форме и о признании утратившим силу приказа ФНС России от 26.02.2016 N ММВ-7-3/99@", не предусматривает раскрытие данных о количестве реализованного товара, его стоимости и объемах партий. В налоговой декларации отражаются денежные средства, которые по правилам налогового учета могут быть отнесены к доходам, поступившим в указанный отчетный период, а не только те денежные средства, которые поступили от производства товаров с использованием спорного обозначения и их реализации.

Следовательно, расчет компенсации принятый судом первой инстанции, с которым согласился суд апелляционной инстанции, является необоснованным и не соответствует методологии, заложенной в Постановлении N 10 и в подпункте 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

С учетом положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пункта 61 Постановления N 10 именно истец должен представить расчет компенсации и документы в его обоснование.

При отсутствии у истца соответствующих доказательств и невозможности их получения он не лишен возможности избрать иной способ расчета компенсации.

Кроме того, Суд по интеллектуальным правам отмечает, что запрет для Лученка Д.И. на осуществление действий в отношении товаров и услуг также установлен судами первой и апелляционной инстанции с нарушением положений действующего законодательства.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим кодексом, требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Однако с учетом, изложенного в пункте 57 Постановления N 10, такое требование может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права. Требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (например, о запрете размещения информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети "Интернет") также не подлежат удовлетворению. Такой запрет установлен непосредственно законом (абзац третий пункта 1 статьи 1229 ГК РФ).

Принимая во внимание данную правовую позицию, Суд по интеллектуальным правам полагает обоснованным довод заявителя кассационной жалобы о том, что соответствующий запрет может быть установлен только в отношении конкретных товаров и реальных либо доказано подготавливаемых способов использования чужого средства индивидуализации. Установление запрета в отношении всех товаров соответствующего класса МКТУ и круга действий, без учета товаров и услуг, реально используемых нарушителем в предпринимательской деятельности, ошибочно.

Учитывая указанные обстоятельства, суд кассационной инстанции полагает, что судебные акты приняты с нарушением норм материального и процессуального права, а выводы, содержащиеся в этих судебных актах, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем обжалуемые судебные акты не могут быть признаны законными и подлежат отмене на основании части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с установленными в статье 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации пределами рассмотрения дела в арбитражном суде кассационной инстанции Суд по интеллектуальным правам при рассмотрении кассационной жалобы не вправе анализировать вопрос доказанности фактических обстоятельств дела, в том числе о вопросах стоимости товаров и наличия или отсутствия оснований для установления запрета совершать определенные действия.

Учитывая, что для принятия законного и обоснованного судебного акта требуется надлежащее исследование и оценка доказательств и доводов участвующих в деле лиц, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в указанной части в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела с учетом требований подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ и пунктов 57 и 61 Постановления N 10 суду первой инстанции надлежит устранить указанные недостатки, определить стоимость реализованных Лученком Д.И. контрафактных товаров, маркированных обозначением, сходным с защищаемым знаком, на основании чего определить размер компенсации. Суду также необходимо определить круг способов использования Лученком Д.И. обозначения, сходного с защищаемым знаком, и при наличии на то правовых оснований применить соответствующую защитную меру. Судам первой и апелляционной инстанции надлежит дать оценку всем доводам и возражениям лиц, участвующих в деле, результаты оценки изложить в судебном акте и принять мотивированное и обоснованное решение в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В соответствии с частью 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Мурманской области от 16.03.2023 по делу N А42-7299/2022 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.06.2023 по тому же делу отменить.

Направить дело N А42-7299/2022 в Арбитражный суд Мурманской области на новое рассмотрение.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.