Решение Суда по интеллектуальным правам от 3 октября 2023 г. по делу N СИП-592/2023 Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку отсутствуют доказательства, которые с очевидностью бы свидетельствовали о направленности умысла общества на причинение вреда заявителю

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 26 сентября 2023 года.

Полный текст решения изготовлен 3 октября 2023 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Чесноковой Е.Н., Щербатых Е.Ю.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Захаркиной Е.Ф. рассмотрел в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "Клевер-Медиа-Групп" (пер. Монетчиковский., д. 16, стр. 1, эт. Мансарда, Москва, 115054, ОГРН 5067746491820) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 23.03.2023 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 826457.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Грейт Фрейм" (пр-д Коломенский, д. 21, кв. 300, Москва, 115446, ОГРН 1207700253639).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Клевер-Медиа-Групп" - Рыбина Н.А. (по доверенности от 20.09.2022), Рыбин В.Н. (по доверенности от 20.09.2022);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Халявин С.В. (по доверенности от 10.02.2023);

от общества с ограниченной ответственностью "Грейт Фрейм" - Волкова А.В. (по доверенности от 17.07.2023), Селезнев М.И., генеральный директор (по приказу от 23.07.2020 N 1).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Клевер-Медиа-Групп" (далее - заявитель, общество "Клевер-Медиа-Групп") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 23.03.2023 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 826457 в отношении товаров 3, 5, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32-го классов и услуг 41-го и 43-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Грейт Фрейм" (далее - третье лицо, общество "Грейт Фрейм").

В обоснование заявления общество "Клевер-Медиа-Групп" ссылается на то, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 826457 зарегистрирован с нарушением подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс).

Так, заявитель отмечает, что на основании лицензионного договора с иностранным лицом Harper Collins Children′s Books с 2014 года он получил право на перевод и издание детских книг под названием "Splat the Cat", главным героем которых является котёнок Splat.

Заявитель указывает, что перевод произведений и творческое создание имени главного персонажа был выполнен по его заказу переводчиком Покидаевой Т.Ю. На русский язык имя персонажа было переведено как котёнок Шмяк. При этом ни в одном словаре слово "Splat" до настоящего времени не указано в переводе как "шмяк" или "шмякнуться", оно известно как перевод с корнем "шлёп". В соответствии с пунктом 1 статьи 1260 ГК РФ Покидаевой Т.Ю. принадлежат авторские права на перевод произведений и оригинальное имя персонажа "Шмяк". Исключительные права на перевод были отчуждены заявителю задолго до даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака.

Как указывает податель заявления, "Шмяк" является именем собственным главного персонажа литературного произведения, который обладает совокупностью необходимых индивидуализирующих характеристик, для того, чтобы считаться самостоятельным объектом правовой охраны. В серии книг определен его внешний вид, показаны характер и отличительные черты, раскрыта его история. Общий тираж всей серии про котенка Шмяка с 2014 года по февраль 2020 года составил 1 996 030 экземпляров.

Оспаривая выводы административного органа, приведенные в решении от 23.03.2023, общество "Клевер-Медиа-Групп" указывает на то, что в нарушение подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ Роспатентом давалась оценка не оспариваемому словесному товарному знаку " ", а анимационному персонажу сериала "Волшебная лавка Есении", автором которого является писатель Олег Рой. Объект же авторского права, которым является имя персонажа "Шмяк", был подменен словосочетанием "Котенок Шмяк". По мнению заявителя, Роспатент неправильно применил указанную выше норму закона, сравнивая не товарный знак с персонажем серии детских книг, а двух персонажей между собой.

Заявитель считает, что имя для своего персонажа правообладатель товарного знака заимствовал, поскольку выпуск анимационного сериала и книги о мишке Шмяке был осуществлён значительно позднее выхода книг о котёнке Шмяке.

Общество "Клевер-Медиа-Групп" полагает ошибочной аргументацию Роспатента как о дополнительном требовании, связанном с установлением нарушения авторских прав в суде, так и о наличии в рассматриваемом случае столкновения товарного знака, воспроизводящего название одного объекта авторского права (персонаж "Мишка Шмяк"), с другим объектом авторского права (персонажем "Котенок Шмяк").

Кроме того, заявитель считает, что регистрация товарного знака противоречит положениям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, поскольку данное обозначение способно ввести потребителей в заблуждение относительно производителя товаров и услуг, маркированных таким обозначением.

Общество "Клевер-Медиа-Групп" считает, что Роспатентом при проверке указанного довода не была дана оценка представленной информации о распространении книжной продукции под названием "ШМЯК" или "котенок Шмяк". Между тем потребителем товаров правообладателя, в основу которых положена детская литература и детские мультфильмы, являются прежде всего семьи с детьми, их родственники и друзья, воспитатели и педагоги. По мнению заявителя, запомнив имя "Шмяк", покупатели такой продукции не смогут осознать, к какому типу сказочного животного имеется отсылка.

Наряду с изложенным заявитель также указывает на несоответствие оспариваемой регистрации положениям статьи 10 ГК РФ. Заявитель полагает, что писатель Резепкин О.Ю. (творческий псевдоним Олег Рой) был обязан проявить должную осмотрительность при выборе имени персонажа собственной книги. При этом Резепкин О.Ю. является одним из участников общества "Грейт Фрейм" - профессионального участника издательского рынка, что также налагает на него некоторые обязанности по соблюдению интересов других конкурирующих участников.

Роспатент представил отзыв на заявление, в котором указывает на законность и обоснованность принятого решения, а также на несостоятельность доводов заявителя.

Третье лицо также представило отзыв на заявление, в котором просит отказать в удовлетворении заявленных требований.

Общество "Грейт Фрейм" настаивает на том, что в оспариваемом товарном знаке нет воспроизведения персонажа "Котенок Шмяк", поскольку в нем не отображены его образ или характеристика, также отсутствует какое-либо упоминание о котенке. При этом третье лицо считает, что в отрыве от слова "котенок", слово "Шмяк" не может быть верифицировано в качестве клички персонажа конкретного цикла литературных произведений.

В отношении доводов о несоответствии регистрации товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ третье лицо указывает на то, что в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие возникновение у потребителей стойкой ассоциативной связи между товарами, маркированными обозначениями, включающими слово "Шмяк", и обществом "Клевер-Медиа-Групп".

Оспаривая ссылки заявителя на признаки недобросовестности в действиях общества "Грейт Фрейм", третье лицо отмечает, что регистрация товарного знака "Мишка Шмяк" по свидетельству Российской Федерации N 826457 не препятствовала регистрации словесного товарного знака "КОТЁНОК ШМЯК" по свидетельству Российской Федерации N 870986, правообладателем которого является заявитель, зарегистрированного с более поздним приоритетом в отношении товаров и услуг, однородных товарам и услугам оспариваемого товарного знака. Как указывает третье лицо, им не осуществлялись какие-либо действия, направленные на причинение заявителю имущественного вреда, вытеснение его с рынка детской литературы.

Общество "Грейт Фрейм" считает необоснованными доводы заявителя об отсутствии должной осмотрительности со стороны Резепкина О.Ю. при выборе имени персонажа, а также отмечает, что действия общества "Клевер-Медиа-Групп", направленные на монополизацию слова "Шмяк", являющегося словарным и не отличающимся оригинальностью, содержат признаки злоупотребления правом.

В судебном заседании 26.09.2023 представители общества "Клевер-Медиа-Групп" просили удовлетворить заявленные требования, представители Роспатента и общества "Грейт Фрейм" возражали против удовлетворения требований заявителя.

Выслушав явившихся в судебное заседание представителей участвующих в деле лиц, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для признания недействительным оспариваемого ненормативного правового акта ввиду следующего.

Из материалов дела следует, что государственная регистрация товарного знака " " по свидетельству Российской Федерации N 826457 с приоритетом от 12.03.2021 произведена Роспатентом 26.08.2021 на имя общества "Грейт Фрейм" в отношении товаров 3, 5, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32-го классов МКТУ и услуг 41-го и 43-го классов МКТУ.

В Роспатент 22.03.2022 поступило возражение общества "Клевер-Медиа-Групп" против предоставления правовой охраны этому товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям подпункта 1 пункта 3, подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, а также статье 10 Кодекса. При этом доводы подателя возражения сводились к следующему:

общество "Клевер-Медиа-Групп" является правообладателем перевода и соответственно имени персонажа "Котенок Шмяк" и просто "Шмяк", а также исключительным лицензиатом серии книг про данного персонажа. С 2014 года податель возражения издает и успешно реализует на территории Российской Федерации детские книги про котенка Шмяка. По состоянию на 29.12.2021 общий тираж детских книг про котенка Шмяка, выпущенных на русском языке, составил 1 929 354 книги;

податель возражения заключил лицензионный договор с иностранным лицом Harper Collins Children′s Books, в соответствии с которым он получил исключительную лицензию на перевод на русский язык, издание и продажу детских книг под названием "Splat the cat", главным героем которых является котенок Splat. В целях адаптации имени персонажа для российского читателя переводчик серии книг назвал его "Котенок Шмяк" и просто "Шмяк";

начиная с 2014 года в первом изданном на русском языке переводе серии книг персонаж "Splat the cat" назывался "Котенок Шмяк". Исключительные права на переводы были отчуждены обществу "Клевер-Медиа-Групп". При этом имя персонажа серии книг, придуманное силами автора перевода в результате его творческого труда, получило широкую известность;

ссылаясь на подпункт 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, податель возражения приводил сравнительный анализ обозначений "Котенок Шмяк" и "Мишка Шмяк" и указывал на их сходство до степени смешения на основании критериев звукового, смыслового и графического сходства;

в качестве доказательства известности персонажа "Котенок Шмяк" на дату приоритета оспариваемого товарного знака, в возражении были приведены ссылки на статистику запросов по слову "Котенок Шмяк" в сервисе "Яндекс. Подбор слов", а также представлены сведения о том, что популярный маркетплейс "Ozon" присвоил всем книгам про котенка Шмяка статус бестселлера среди произведений для детей, а персонажа - котенка Шмяка наряду с Незнайкой, Гарри Поттером, Чуком и Геком, Винни-Пухом и т.д. добавили в раздел наиболее популярных персонажей;

книги про котенка Шмяка стали известны на территории Российской задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака " ";

предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку противоречит подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, поскольку само слово "Шмяк", имеющее сильное индивидуализирующее свойство, в сознании потребителя ассоциируется именно с персонажем книг подателя возражения, в связи с чем в глазах рядового потребителя производители товаров, маркированных обозначениями "Котенок Шмяк" и "Мишка Шмяк", будут смешиваться;

регистрация оспариваемого товарного знака является недобросовестной конкуренцией и злоупотреблением правом со стороны правообладателя, поскольку она влечет риск получения быстрой популярности персонажа мишки Шмяка за счет сходства его названия с известным персонажем - котенком Шмяком. Кроме того, создание обществом "Грейт Фрейм" анимационных фильмов про Мишку Шмяка блокирует возможность создания мультсериалов про Котенка Шмяка, учитывая тот факт, что персонаж лица, подавшего возражение, получил свою известность задолго до появления персонажа общества "Грейт Фрейм".

К возражению общество "Клевер-Медиа-Групп" представило следующие материалы: сведения о товарном знаке по свидетельству Российской Федерации N 826457; лицензионный договор между обществом "Клевер-Медиа-Групп" и иностранным лицом Harper Collins Children′s Books с приложенным к нему переводом; договор авторского заказа и отчуждения исключительного права на созданные объекты авторского права, заключенный между обществом "Клевер-Медиа-Групп" и Покидаевой Т.Ю.; скриншоты статистики запросов в сервисе "Яндекс. Подбор слов"; заключение коллегии Палаты по патентным спорам от 05.12.2017 (приложение к решению Роспатента от 27.12.2017 по заявке N 2015722547) и заключение коллегии Палаты по патентным спорам от 20.03.2014 (приложение к решению Роспатента от 24.05.2014 по заявке N 2011736944); выходные данные первой книги "Котенок Шмяк"; уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения ("Шмяк") требованиям законодательства от 31.03.2022; статистический отчет о суммарном тираже книг про Котенка Шмяка, подготовленный и заверенный "Российской книжной палатой" филиалом ИТАР-ТАСС; отчеты о реализации от общества с ограниченной ответственностью "Интернет Решения" (маркетплейс Ozon); отчеты общества "Клевер-Медиа-Групп" о продажах книг для иностранного лица Harper Collins Children′s Books; лицензионный договор с иностранным лицом Harper Collins Children′s Books N АИ-2022/29; письмо Российской книжной палаты от 15.07.2022 о тиражах изданий общества "Клевер-Медиа-Групп" о Котенке Шмяке, зарегистрированных в Российской книжной палате в качестве обязательного экземпляра до 01.03.2021; письмо общества "Клевер-Медиа-Груп", подтверждающее право общества с ограниченной ответственностью "Комплексные Лицензионные Решения" на использование русских вариантов имен всех персонажей и других имен собственных, фигурирующих в данной серии книг, а также использование имени главного персонажа, а именно Котенка Шмяка, в качестве и/или в рамках названия сериала при создании звуковой версии данного сериала на русском языке; скриншоты страниц из сети Интернет с информацией о книгах серии "Котенок Шмяк".

На основании изложенного общество "Клевер-Медиа-Групп" просило признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 826457 недействительным полностью.

Решением от 23.03.2023 Роспатент отказал в удовлетворении возражения, установив соответствие регистрации оспариваемого товарного знака положениям подпункта 1 пункта 3 и подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ.

Не согласившись с решением административного органа от 15.03.2021, общество "Клевер-Медиа-Групп" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании этого решения недействительным.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента на вынесение оспариваемого решения заявителем не оспариваются, установлены статьей 1513 ГК РФ и пунктом 5 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

Согласно части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Оспариваемое решение относится к ненормативным правовым актам, поскольку вынесено уполномоченным лицом (Роспатентом), содержит вывод об отсутствии оснований для удовлетворения возражения, в связи с чем затрагивает права и законные интересы подателя этого возражения (заявителя).

В пункте 27 Постановления N 10 разъяснено, что при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент.

При проверке оспариваемого решения административного органа на соответствие законам и иным правовым актам суд установил следующее.

С учетом даты приоритета спорного товарного знака (12.03.2021), а также даты подачи возражения (22.03.2022), применимыми правовыми актами для оценки его охраноспособности являются ГК РФ, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака (статья 1492) произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В силу нормы абзаца пятого пункта 9 статьи 1483 ГК РФ положения данного пункта применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

Согласно пункту 2 статьи 1513 и подпункту 1 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ правом на подачу возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку по основанию, указанному в подпункте 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, обладает только заинтересованное лицо.

Как следует из анализа положений подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, ограничения в отношении регистрации товарных знаков, тождественных произведениям, установлены в пользу правообладателей и их правопреемников, поэтому лицами, наделенными правом на подачу возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку по этому основанию, являются только правообладатели произведений, а также их правопреемники.

Аналогичный подход отражен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.04.2017 по делу N СИП-414/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 22.09.2017 N 300-ЭС17-10477 отказано в передаче дела N СИП-414/2016 в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации для пересмотра в порядке кассационного производства).

При определении заинтересованности заявителя в подаче возражения, мотивированного несоответствием регистрации оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, Роспатент исходил из того, что обществу "Клевер-Медиа-Групп" на основании лицензионного договора с иностранным лицом Harper Collins Children′s Books в 2014 году было передано исключительное право на перевод и издание цикла литературных произведений "Splat the cat" Роба Скоттона: "Splat the Cat", "Love, Splat" и "Splat the Cat Says Thank You".

В соответствии с договором авторского заказа и отчуждения исключительных прав на созданные объекты авторских прав от 24.05.2014 N АП-2014/47, заключенным между обществом "Клевер-Медиа-Групп" и Покидаевой Т.Ю., заявитель стал правообладателем переводов литературных произведений из указанного цикла на русский язык, главным персонажем которых является "Котенок Шмяк". Принимая во внимание указанные обстоятельства, суд, поддерживая позицию Роспатента, полагает возможным признать заявителя заинтересованным лицом в подаче возражения.

Как установлено судом, товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 826457 представляет собой словесное обозначение " ", выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана указанному обозначению предоставлена в отношении широкого перечня товаров 3, 5, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32-го классов МКТУ и услуг 41-го и 43-го классов МКТУ.

Из доводов заявителя, озвученных им как на стадии административного разбирательства, так и в Суде по интеллектуальным правам (протокол предварительного судебного заседания от 21.08.2023), следует, что регистрация товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 826457 осуществлена с нарушением исключительного права общества "Клевер-Медиа-Групп" на литературный персонаж по имени "Котенок Шмяк".

Коллегия судей исходит из того, что при проверке соответствия регистрации товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ необходимо установить следующие обстоятельства:

охраноспособность произведения, существовавшего на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака;

его известность в Российской Федерации на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака;

тождественность или сходство обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака, с именем персонажа известного произведения;

восприятие потребителями товаров и услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, этого обозначения именно как персонажа конкретного литературного произведения.

Кроме того, следует учитывать, что вывод об использовании в товарном знаке персонажа конкретного охраняемого произведения может быть сделан при доказанности узнаваемости этого персонажа именно как действующего лица конкретного произведения.

Не любое действующее лицо каждого произведения является персонажем в смысле пункта 7 статьи 1259 ГК РФ. К таковым относятся такие действующие лица произведения, которые обладают достаточными индивидуализирующими их характеристиками. При этом учитывается, в частности, определены ли внешний вид действующего лица произведения, характер, отличительные черты (например: движения, голос, мимика, речевые особенности) или другие особенности, в силу которых действующее лицо произведения являются узнаваемым даже при его использовании в отрыве от всего произведения в целом.

Указанный подход отражен в пункте 9 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015.

При этом для того, чтобы признать использованным персонаж (при доказанности охраноспособности действующего лица в качестве персонажа) конкретного произведения, должны быть представлены доказательства его узнаваемости именно как действующего лица конкретного произведения.

Аналогичная правовая позиция отражена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.02.2018 по делу N СИП-544/2017.

При применении подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ также необходимо учитывать содержащиеся в пункте 81 Постановления N 10 разъяснения, согласно которым авторское право с учетом пункта 7 статьи 1259 Кодекса распространяется на любые части произведений при соблюдении следующих условий в совокупности:

такие части произведения сохраняют свою узнаваемость как часть конкретного произведения при их использовании отдельно от всего произведения в целом;

такие части произведений сами по себе, отдельно от всего произведения в целом, могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и выражены в объективной форме.

С учетом имеющихся в материалах дела доказательств коллегия судей исходит из того, что литературные произведения, персонажем которых является "Котенок Шмяк", являются объектом правовой охраны. Указанное обстоятельство установлено в том числе Роспатентом и никем из лиц, участвующих в деле, не оспаривается.

Оспариваемый словесный товарный знак " " и имя персонажа "Котенок Шмяк" являются в определенной степени сходными, поскольку имеют общий словесный элемент "Шмяк" в своем составе. При этом указание заявителя на то, что Роспатент при сравнении обозначений подменил имя персонажа "Шмяк" на словосочетание "Котенок Шмяк", отклоняется судом, поскольку в соответствии с пунктом 5 договора авторского заказа от 24.05.2014 сторонами было согласовано имя главного персонажа - "Котенок Шмяк", в связи с чем включение в наименование персонажа указание на его анималистическую природу в данном конкретном случае является обоснованным. Кроме того, из представленных в материалах административного дела документов следует, что подавляющее количество названий книг из цикла включают в себя указание на главного персонажа - котенка Шмяка.

В целях применения подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ известность произведения в случае использования части произведения устанавливается с учетом вероятности возникновения у потребителей ассоциативных связей в отношении спорного обозначения.

На основании анализа доказательств, представленных заявителем и правообладателем, Роспатент пришел к выводу о том, что оспариваемый товарный знак не вызывает у адресной группы потребителей ассоциаций с персонажем серии книг о котенке Шмяке, а кроме того, воспроизводит имя персонажа иных произведений.

При этом, вопреки мнению общества "Клевер-Медиа-Групп", административный орган обоснованно исходил из того, что в рассматриваемом споре имеет место столкновение товарного знака, воспроизводящего имя персонажа мультипликационного сериала и книги "Волшебная лавка Есении", с частью иного объекта авторских прав (персонажем "Котенок Шмяк" из посвященного ему цикла книг). Данное обстоятельство имеет правовое значение для определения характера ассоциативных связей, возникающих у потребителей при восприятии спорного обозначения.

Так, Роспатентом установлено и сторонами по делу не оспаривается, что писателем Резепкиным О.Ю. в 2020 году было создано литературное произведение "Большая лавка Есении", одним из персонажей которого является медвежонок Шмяк.

Из имеющегося в материалах дела лицензионного договора от 20.08.2020 следует, что Резепкин О.Ю. на условиях исключительной лицензии предоставил обществу "Грейт Фрейм" право использования книги "Волшебная лавка Есении", в том числе посредством переработки данного произведения. В связи с этим в 2020 году общество "Грейт Фрейм" начало производство по созданию мультипликационного сериала "Волшебная лавка Есении", персонажем которого является мишка Шмяк.

Правообладатель оспариваемого товарного знака заключил договор от 01.09.2020 N 09/20-ГФ-СКА-пр на продюсирование и производство детского анимационного фильма с обществом с ограниченной ответственностью "Студия компьютерной анимации "Петербург", в приложении к которому были представлены изображения персонажей книги, включая персонаж "Мишка", визуальный образ которого впоследствии был зарегистрирован в качестве изобразительного товарного знака " " по свидетельству N 822553 с датой приоритета от 12.03.2021 на имя общества "Грейт Фрейм".

На основании договора от 18.12.2020 N 13/20-ОП об отчуждении исключительного права Резепкин О.Ю. передал обществу "Грейт Фрейм" принадлежащее ему исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности (синопсисы историй "Волшебная лавка Есении" / "Принцесса Есения", Большая история 1 - "Волшебная лавка Есении: Исчезновение Есении" / "Принцесса Есения": Приключения игрушек", Большая история 2 - "Волшебная лавка Есении: Исчезновение Есении" / "Принцесса Есения: Приключения игрушек", Малые истории - "Волшебная лавка Есении: Исчезновение Есении" / "Принцесса Есения"), созданные в результате творческого труда автора, а также образы героев (рисунки).

С учетом совокупности публикаций и материалов рекламного характера, представленных обществом "Грейт Фрейм", административный орган пришел к выводу о том, что анимационный персонаж "Мишка Шмяк" на дату подачи возражения (22.03.2022) получил известность в Российской Федерации в качестве одного из действующих лиц мультипликационного сериала и книги, в связи с чем товарный знак, воспроизводящий его имя, вызывает ассоциации именно с ним, а не с персонажем "котенок Шмяк".

Коллегия судей полагает возможным согласиться с выводами, приведенными в решении Роспатента, поскольку заявителем не приведены доказательства приобретения циклом литературных произведений о котенке Шмяке того уровня известности, который бы обеспечивал для широкого круга потребителей товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, ассоциативное восприятие обозначения "Мишка Шмяк" в качестве противопоставленного персонажа (котенка Шмяка) из вселенной, созданной писателем Робом Скоттоном.

Так, информационные письма филиала Федерального государственного унитарного предприятия "Информационное телеграфное агентство России (ИТАР ТАСС) "Российской книжной палаты" от 15.07.3022 N 150/22, от 08.06.2022 N 119/22, содержащие сведения о суммарном тираже книг из цикла, не свидетельствуют о количестве фактически реализованных книг за период их издания. Отчеты о реализации товаров по договору оферты для продавцов на платформе OZON за периоды с 01.01.2021 по 31.01.2021, с 01.02.2021 по 28.02.2021, с 01.03.2021 по 31.03.2021 содержат сведения о результатах продаж всех представленных на маркетплейсе товаров заявителя, в том числе не связанных с циклом, в связи с чем проверить количество реализованных книг о котенке Шмяке представляется затруднительным. В любом случае, сведения о количестве проданных книг за три месяца до даты приоритета оспариваемого товарного знака не могут свидетельствовать о планомерном формировании среди российских потребителей широкой известности литературных произведений и их действующего лица - персонажа котенка Шмяка. Отчеты о количестве проданных экземпляров книг для иностранного лица Harper Collins Children′s Books также не могут быть приняты во внимание судом, поскольку достоверность содержащейся в них информации не подтверждена. Кроме того, указанные акты являются односторонними и не подписаны уполномоченными лицами общества "Клевер-Медиа-Групп" и иностранного лица.

Ссылки заявителя на присуждение маркетплейсом OZON книгам о котенке Шмяке статуса "бестселлер" не подтверждаются представленными в возражении скриншотами сайта, на которых зафиксирован лишь каталог предлагаемых к покупке книг со скидкой. Помещение маркетплейсом OZON персонажа "Котенок Шмяк" в раздел "Выберете любимого персонажа" также не свидетельствуют о его известности, поскольку механизм такой выборки и мотивы, положенные в ее основу, не известны, как и не ясна ее корреляция с формированием (усилением) у потребителей узнаваемости такого персонажа. Скриншоты постов из социальных сетей, приведенные в дополнениях к возражению, носят несистемный, единичный характер, а скриншоты сервиса "Яндекс. Подбор слов" со статистикой запросов по ключевым словам "Шмяк", "Котенок Шмяк" не могут является показателем широкой известности персонажа конкретного произведения.

Как указывалось ранее, применительно к требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ нарушение может быть установлено лишь в случае, если обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака, адресной группой потребителей (которая в рассматриваемом случае с учетом характера товаров и услуг, содержащихся в перечне, не может быть ограничена лишь лицами, имеющими и (или) воспитывающими детей), будет восприниматься в качестве конкретного персонажа детских книг о котенке Шмяке.

При изложенных обстоятельствах суд считает обоснованным вывод Роспатента о том, что в материалах дела отсутствуют доказательства, позволяющие установить возникновение у среднего российского потребителя ассоциативных связей между обозначением "Мишка Шмяк" и персонажем литературных произведений, права на перевод и издание которых имеются у заявителя - котенком Шмяком. Коллегия судей также полагает возможным отметить, что на отсутствие вероятности возникновения таких ассоциаций влияет словесный характер оспариваемого товарного знака, присутствие в нем указания на конкретный вид животного, носящего кличку "Шмяк", отличного от кота, доказательства приобретения на момент подачи возражения известности книг и мультипликационного сериала, персонажем которого является мишка Шмяк.

В связи с этим суд соглашается с выводом Роспатента о том, что в рассматриваемом случае с учетом установленных фактических обстоятельств основания для признания регистрации оспариваемого товарного знака выполненной с нарушением исключительного права заявителя на персонаж литературных произведений о котенке Шмяке, отсутствуют.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Коллегия судей отмечает, что само по себе оспариваемое обозначение не содержит в своем составе ложных или способных ввести потребителя в заблуждение элементов, порождающих в сознании потребителя неверное представление о товаре или его производителе.

Для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара в связи с тем, что тождественное или сходное обозначение ранее использовалось иным лицом, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром, маркированным обозначением, и его предшествующим производителем. Для вывода о возникновении у потребителей ассоциации определенного обозначения с конкретным изготовителем необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным изготовителем, но и подтверждение возникновения у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его изготовителем.

Проанализировав представленные заявителем доказательства, суд приходит к выводу о том, что они в совокупности и взаимосвязи не свидетельствуют о формировании и сохранении устойчивых ассоциативных связей между заявителем и оспариваемым обозначением у адресной группы потребителей товаров и услуг, для которых предоставлена правовая охрана товарному знаку. Сведения о введении в гражданский оборот книг о котенке Шмяке, вопреки мнению заявителя, сами по себе не свидетельствуют об осведомленности потребителей о производителе таких товаров и возникновении соответствующих ассоциаций. Кроме того, как указывалось ранее, оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении широкого круга товаров и услуг, не ограниченных изданием лишь детских книг, в связи с чем приводимые заявителем доказательства не покрывают большую часть адресной группы потребителей и не подтверждают довод о том, что использование третьим лицом обозначения "Мишка Шмяк" может вводить их в заблуждение относительно производителя товаров или услуг.

С учетом изложенного коллегия судей признает обоснованным вывод Роспатента о том, что в отсутствие доказательств, подтверждающих возникновение у потребителей стойкой ассоциативной связи между товарами и услугами, маркированными оспариваемым товарным знаком, и обществом "Клевер-Медиа-Групп" в качестве производителя товаров и услуг, отсутствуют основания для установления несоответствия спорного товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

В отношении доводов заявителя и третьего лица о наличии признаков злоупотребления правом в действиях по регистрации оспариваемого товарного знака и подаче возражения против предоставления ему правовой охраны соответственно, коллегия судей полагает необходимым указать следующее.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Пунктом 3 статьи 10 ГК РФ установлено, что в случае, если злоупотребление правом выражается в совершении действий в обход закона с противоправной целью, последствия, предусмотренные пунктом 2 этой же статьи, применяются, поскольку иные последствия таких действий не установлены Кодексом.

Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются (пункт 5 статьи 10 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" положения ГК РФ, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (статья 3 Кодекса), подлежат истолкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 ГК РФ.

Согласно пункту 3 статьи 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.

Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ).

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, суд исходит из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения.

По смыслу приведенных норм и их официальных разъяснений, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей).

При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. В этом случае выяснению подлежат действительные намерения лица, приобретающего исключительное право на товарный знак.

Оценив доводы заявителя о злоупотреблении правом со стороны третьего лица, суд приходит к выводу об их необоснованности, поскольку они с очевидностью не свидетельствуют о направленности умысла общества "Грейт Фрейм" на причинение вреда заявителю. Ссылки на неправомерное заимствование писателем Резепкиным О.Ю. имени персонажа, направленное на увеличение спроса потребителей собственного литературного произведения за счет известности цикла книг о котенке Шмяке, не подтверждаются представленными в материалах дела доказательствами, носят характер домыслов и предположений. Кроме того, как верно отметил Роспатент, в рассматриваемом деле отсутствуют сведения о наличии судебных актов, устанавливающих факт нарушения Резепкиным О.Ю. или третьим лицом исключительных прав заявителя при создании произведений, персонажем которых является мишка Шмяк.

Отсутствие признаков недобросовестности и злоупотребления правом со стороны третьего лица подтверждается также отсутствием у него каких-либо притязаний в отношении использования персонажа "Котенок Шмяк" как части литерного произведения. Из материалов дела также не следует, что посредством регистрации оспариваемого товарного знака общество "Грейт Фрейм" преследовало цель по вытеснению заявителя с рынка, причинению ему имущественного вреда, препятствованию в осуществлении принадлежащих ему исключительных прав. Так, существование товарного знака "Мишка Шмяк" по свидетельству Российской Федерации N 826457 не повлияло на возможность регистрации на имя заявителя словесного товарного знака " " по свидетельству Российской Федерации N 870986 с более поздним приоритетом в отношении товаров и услуг, однородных товарам и услугам оспариваемого товарного знака. При этом в судебном заседании 26.09.2023 представители третьего лица также настаивали на возможности сосуществования указанных средств индивидуализации в гражданском обороте и отсутствии у общества "Грейт Фрейм" каких-либо возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 870986.

Ссылки третьего лица на злоупотребление правом со стороны заявителя, выражающемся в желании монополизировать слово "Шмяк", также отклоняются коллегией судей как необоснованные. Действия общества "Клевер-Медиа-Групп" по подаче возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку укладываются в рамки действующего законодательства и направлены на защиту принадлежащих ему исключительных прав от предполагаемых нарушений со стороны третьего лица. Недобросовестность заявителя и наличие у него умысла на причинение вреда обществу "Грейт Фрейм" объективными доказательствами не подтверждаются.

Таким образом, доводы заявителя и третьего лица о наличии признаков злоупотребления правом и оснований для применения положений статьи 10 ГК РФ в отношении друг друга являются необоснованными и подлежат отклонению.

Исходя из изложенных обстоятельств суд в данном случае не находит оснований для признания решения Роспатента от 23.03.2023 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 826457 не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3, подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ.

Поскольку оспариваемое решение Роспатента соответствует требованиям закона и применимых при рассмотрении настоящего дела нормативных правовых актов, оно не может быть признано недействительным.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

в удовлетворении заявленных требований отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

В.В. Голофаев

Судьи

Е.Н. Чеснокова

Е.Ю. Щербатых