Решение Суда по интеллектуальным правам от 19 сентября 2023 г. по делу N СИП-518/2023 Суд признал недействительным решение Роспатента об отказе в государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака, поскольку отсутствие анализа однородности услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана по спорной заявке, свидетельствует о преждевременности вывода об их однородности

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 12 сентября 2023 года.

Полный текст решения изготовлен 19 сентября 2023 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Погадаева Н.Н.,

судей Борисовой Ю.В., Булгакова Д.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Инхереевым А.Б.,

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление индивидуального предпринимателя Павлова Александра Викторовича (Санкт-Петербург, ОГРНИП: 304781630700032) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская набережная, д. 30, к. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 06.03.2023, принятого по результатам рассмотрения возражения об отказе в государственной регистрации обозначения по заявке N 2021763598 в качестве знака обслуживания.

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя Павлова Александра Викторовича - Исаченко П.А. (по доверенности от 25.05.2023),

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Близнякова В.А. (по доверенности от 29.06.2023 N 01/4-32-1190/41и).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Павлов Александр Викторович обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 06.03.2023, принятого по результатам рассмотрения возражения об отказе в государственной регистрации обозначения " " по заявке N 2021763598 в качестве знака обслуживания.

Заявленные требования мотивированы тем, что оспариваемое решение является незаконным, препятствует получению заявителем правовой охраны обозначению в качестве знака обслуживания для использования в его предпринимательской деятельности.

В обоснование своей позиции, заявитель настаивает на том, что при рассмотрении возражения Роспатент не дал надлежащую оценку доводам заявителя и не принял во внимание правила оценки сходства комбинированных обозначений, к которым относятся заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки. В частности: не оценил значимость положения, которое занимают изобразительные элементы, а также степень оригинальности словесной части (доминирующее положение в сравниваемых обозначениях занимает изобразительный элемент, которые отличаются по всем критериям сравнения); словесные элементы "мир масел" / "мир автомасел" являются слабыми элементами по причине широкого использования словосочетаний, включающих слово "мир" с добавлением наименования товара или услуги, для которых испрашивается правовая охрана.

С позиции заявителя, словосочетание "мир масел" опосредованно указывает на область деятельности производителей, поэтому его совпадение в сравниваемых комбинированных обозначениях при наличии доминирующих изобразительных элементов само по себе не может обуславливать сходство обозначений до степени смешения.

Заявитель отмечает, что отсутствие сходства у спорного обозначения и товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 721607 установлено вступившими в законную силу судебными актами суда первой и апелляционной инстанции, принятые по делу N А56-107309/2021.

По утверждению заявителя, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными до степени смешения в отношении заявленных услуг 35-го и 37-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ) по причине отсутствия сходства у обозначений при доминирующем положении отличающихся изобразительных элементов, слабой различительной способности словесных элементов; в отношении заявленных услуг 37-го класса МКТУ также отсутствует однородность с товарами, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

На основании вышеуказанных доводов, заявитель настаивает на том, что регистрация заявленного обозначения не противоречит положениям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), в связи с этим, спорному обозначению может быть предоставлена правовая охрана в отношении испрашиваемых услуг 35-го и 37-го классов МКТУ.

Возражая против удовлетворения заявленных требований, Роспатент полагает, что доводы заявителя являются необоснованными и не соответствуют нормам действующего законодательства в области правовой охраны товарных знаков.

В частности, Роспатент отмечает, что:

сильными элементами обозначения по заявке N 2021763598 и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 597688, N 721607 являются их словесные элементы "МИР МАСЕЛ" / "МИР АВТОМАСЕЛ", поскольку несут в себе основную функцию индивидуализации;

оспариваемое обозначение по заявке N 2021763598 является тождественным по фонетическому и семантическому критериям с противопоставленным товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 721607, а также сходным с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 597688 по фонетическому и семантическому критериям за счет тождества их первого словесного элемента "МИР" и вхождения элемента "МАСЕЛ" в слово "АВТОМАСЕЛ";

изобразительные элементы, содержащиеся в сравниваемых обозначениях не являются сходными, однако наличие изображения автомобилей и капли в заявленном обозначении и изображение канистры и капли в противопоставленном товарном знаке по свидетельству Российской Федерации N 721607 свидетельствуют о наличии сходных идей, заложенных в данные элементы и обозначения в целом;

изобразительный элемент товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 597688, выполненный в виде шара (сферы), воспринимается в качестве планеты, а с учетом словесного элемента "мир" может быть воспринят в таком же значении, что свидетельствует о наличии одинаковых идей, заложенных в сравниваемые обозначения;

словесные элементы выполнены стандартными буквами русского алфавита, что также дополнительно свидетельствует о графическом сходстве сравниваемых обозначений.

С позиции Роспатента, услуги 35-го класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана обозначению и для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 597688 либо совпадают, либо являются однородными ввиду отношения к одним родовым группам услуг по продвижению продаж товаров, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия их реализации; услуги 37-го класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана обозначению в качестве товарного знака корреспондируют товарам 4-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 721607.

С учетом изложенного Роспатент настаивает на том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения с учетом установленной однородности товаров и услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана спорному обозначению и предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам, следовательно, регистрация обозначения по заявке N 2021763598 противоречит пункту 6 статьи 1483 ГК РФ.

Административный орган считает, что позиция заявителя о разном зрительном впечатлении, которые производят сравниваемые обозначения является несостоятельной учитывая, что внимание потребителя акцентируется на словесном элементе, которые в данном случае либо тождественны, либо сходны до степени смешения по фонетическому и семантическому критериям.

Роспатент отмечает, что услуги по ремонту и техническому обслуживанию существуют не сами по себе, а предназначены для определенного вида деятельности: в данном случае, испрашиваемая услуга "ремонт и техническое обслуживание автомобилей" предназначена для реализации конкретного товара ("масел и технических жидкостей"), следовательно, несмотря на позицию заявителя об обратном, товары 4-го класса МКТУ и услуги 37-го класса МКТУ являются взаимодополняемыми.

Ссылки заявителя на судебные акты в рамках дела N А56-107309/2021, Роспатент полагает несостоятельными, поскольку в них отсутствует: изображение, размещенное на сайте заявителя и подлежащее оценке судов в рамках указанного дела; оценка однородности конкретных товаров 4-го класса МКТУ и услуг 37-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак и испрашивается правовая охрана обозначению по заявке N 2021763598. В связи с изложенным, указанные судебные акты не могут свидетельствовать об отсутствии сходства до степени смешения обозначения и товарного знака по свидетельству Российской Федерации.

В судебном заседании, состоявшемся 12.09.2023, представители лиц, участвующих в деле пояснили и поддержали свои правовые позиции.

Как следует из материалов дела, заявитель 30.09.2021 обратился в Роспатент с заявкой, которой присвоен номер 2021763598, на регистрацию обозначения " " в качестве знака обслуживания в отношении услуг:

35-го класса МКТУ: "демонстрация товаров; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]";

37-го класса МКТУ: "ремонт и техническое обслуживание автомобилей".

По результатам экспертизы заявленного обозначения Роспатент решением от 19.08.2022 отказал в предоставлении правовой охраны данному обозначению на основании пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, ввиду его сходства до степени смешения с товарными знаками " ", " " по свидетельствам Российской Федерации N 597688 и N 721607.

При этом Роспатент принял во внимание оппозицию правообладателя товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 721607 в отношении регистрации обозначения по указанной заявке.

Выражая свое несогласие с указанным решением, заявитель 13.12.2022 подал в Роспатент возражение, в котором просил зарегистрировать обозначение по заявке N 2021763598 в отношении всех заявленных услуг 35-го и 37-го классов МКТУ.

Изучив материалы административного дела и представленные сторонами документы в обоснование правовых позиций, Роспатент установил, что сравниваемые обозначения являются сходными фонетически, так как словесный элемент "МИР МАСЕЛ" заявленного обозначения является тождественным фонетически и семантически словесному элементу товарного знака "МИР МАСЕЛ" (свидетельство Российской Федерации N 721607) и сходным по фонетическому и семантическому признакам сходства с товарным знаком "МИР АВТОМАСЕЛ" (свидетельство Российской Федерации N 597688); использование при выполнении словесных элементов сравниваемых обозначений стандартного шрифта и букв одного алфавита свидетельствует об их визуальном сходстве.

В отношении изобразительных элементов сравниваемых знаков Роспатент выразил согласие с заявителем о том, что они не являются сходными ни по внешней форме, ни по заложенной в них идее, ни по сочетанию цветов и тонов.

Вместе с тем принимая во внимание, что в сопоставляемых комбинированных обозначениях именно словесные элементы акцентируют на себе основное внимание потребителя в силу своего пространственного и смыслового доминирования, легче запоминаются, то Роспатент признал основными индивидуализирующими элементами товарных знаков - словесные элементы, которые, в свою очередь являются либо сходными либо тождественными.

С учетом изложенного административный орган пришел к выводу о том, что за счет сходства и тождества основных индивидуализирующих элементов, сравниваемые обозначения являются сходными в целом.

Отклоняя ссылки на судебные акты в рамках дела N А56-107309/2021 о нарушении исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 721607, Роспатент отметил, что вывод суда об отсутствии сходства до степени смешения указанного товарного знака и обозначения, используемого заявителем на интернет-сайте, не может иметь преюдициального значения в данном административном деле, поскольку он не относится к рассматриваемой заявке; вывод об отсутствии сходства обозначений был сделан только на основании отсутствия сходства их изобразительных элементов без учета тождества входящих в них словосочетаний, а также без анализа признаков однородности товаров и услуг.

С учетом изложенного Роспатент констатировал наличие фонетического и семантического тождества/сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками, а также графического сходства их словесных элементов, в связи с этим, признал, что сравниваемые обозначения могут ассоциироваться друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

Проведя анализ однородности товаров и услуг, в отношении которых испрашивается/предоставлена правовая охрана, Роспатент пришел к выводу о том, что:

услуги 35-го класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация спорному обозначению и для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 597688 являются однородными, поскольку они либо совпадают по виду, либо относятся к одним родовым группам услуг по продвижению продаж товаров, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия их реализации, что заявителем не оспаривалось в возражении;

услуги 37-го класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, а именно ремонт и техническое обслуживание автомобилей, корреспондируют товарам 4-го класса МКТУ - жидкости смазочно-охлаждающие; жиры технические; мазут; масла горючие; масла смазочные; масла технические; масло моторное; материалы смазочные, указанным в перечне противопоставленной регистрации по свидетельству Российской Федерации N 721607, поскольку указанные товары могут использоваться при оказании услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей, могут предлагаться к продаже на станциях техобслуживания, то есть они могут являться сопутствующими, иметь общий круг потребителей (владельцы автомобилей) и одинаковые условиях их реализации. Следовательно, сопоставляемые товары и услуги могут быть признаны однородными как происходящие из одного источника.

На основании вышеизложенного Роспатент признал сравниваемые обозначения сходными между собой, а также установил принципиальную возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных товаров и услуг одному лицу в случае их маркировки сравниваемыми обозначениями, следовательно, об опасности смешения знаков в гражданском обороте.

Таким образом, Роспатент посчитал, что регистрация спорного обозначения не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, в связи с этим, решением от 06.03.2023 отказал в удовлетворении возражения заявителя.

Принятие административным органом указанного решения послужило основанием для обращения заявителя в суд с рассматриваемым заявлением.

Изучив материалы дела, выслушав мнение представителей лиц, участвующих в деле, и оценив все доказательства в совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия приходит к следующим выводам.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

На основании части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным решения Роспатента не пропущен, что административный орган не оспаривает.

В силу части 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, рассмотрение возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения находится в рамках компетенции Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в рамках своих полномочий, что заявителем не оспаривается.

Согласно пункту 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), основанием для признания судом ненормативного акта государственного органа недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом прав и охраняемых законом интересов заявителя, а отсутствие данных условий в совокупности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований.

Из изложенного следует, что основанием для удовлетворения заявления о признании ненормативного правового акта недействительным является обязательное одновременное наличие в совокупности двух условий:

1) нарушение им прав и охраняемых законом интересов заявителя;

2) несоответствие ненормативного правового акта закону или иному правовому акту.

При этом в случае, если судом будет установлено отсутствие какого-либо из двух указанных условий, то оспариваемый ненормативный правовой акт не может быть признан недействительным.

Кроме этого, из пункта 136 Постановления N 10 следует, что при рассмотрении таких дел судам следует учитывать, что нарушения Роспатентом процедуры рассмотрения возражений, заявлений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара или исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным только при условии, если эти нарушения носят существенный характер и не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения, заявления.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 27 Постановления N 10, по возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Основания для признания недействительным патента на изобретение, выданного по международной заявке на изобретение или по преобразованной евразийской заявке, признания недействительным предоставления правовой охраны промышленному образцу или товарному знаку по международной регистрации определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной или преобразованной евразийской заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

Учитывая разъяснения, изложенные в пункте 27 Постановления N 10, суд полагает, что Роспатент обоснованно исходил из того, что с учетом даты (30.09.2021) подачи заявки N 2021763598 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя ГК РФ, а также Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

Согласно подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Методология определения сходства сравниваемых обозначений и вероятности их смешения в гражданском обороте определена Правилами N 482 и пунктом 162 Постановления N 10.

Согласно положениям пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 названных Правил.

В силу пункта 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в приведенном пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Если словесное обозначение состоит из двух и более слов, экспертиза проводится как отдельно по каждому слову, так и по всему обозначению в целом. Исключение составляют устойчивые словосочетания, при экспертизе которых анализируется сходство всего обозначения, а не его отдельных элементов.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Исследуя заявленное на регистрацию обозначение " " по заявке N 2021763598, судебная коллегия установила, что оно является комбинированным, состоит из словесных элементов "МИР", "МАСЕЛ", выполненных заглавными буквами русского алфавита черного цвета и расположенных на двух строках на фоне контуров легкового и грузового автомобилей, при этом на фоне контура грузового автомобиля справа от слова "МИР" расположено стилизованное изображение капли, правовая охрана обозначению испрашивается в белом, черном, голубом, оранжевом цветах.

В свою очередь противопоставленный товарный знак " " по свидетельству Российской Федерации N 597688 является комбинированным, состоит из словесных элементов "МИР" и "АВТОМАСЕЛ", выполненных буквами русского алфавита и расположенных на двух строках одно над другим, слева от которых расположен изобразительный элемент в виде стилизованного шара. Правовая охрана предоставлена в белом, красном, синем цветах.

Противопоставленный товарный знак " " по свидетельству Российской Федерации N 721607 является комбинированным и состоит из словесных элементов "МИР МАСЕЛ", выполненных буквами русского алфавита и расположенные справа от стилизованного изображения канистры с изображением капли в ее центре. Правовая охрана предоставлена в белом, черном, красном, оранжевом, желтом, темно-желтом, светло-красном цветах.

При сравнении комбинированных обозначений в первую очередь необходимо установить их сильные и слабые элементы.

Дальнейший анализ зависит от того, какие элементы сравниваемых обозначений являются сходными (тождественными) - сильные или слабые.

При исследовании значимости того или иного элемента комбинированного обозначения необходимо учитывать его визуальное доминирование, которое может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения).

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции, то есть отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

В комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом, как правило, является словесный элемент, так как он запоминается легче изобразительного и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, какова его роль в композиционном решении заявленного обозначения, а также какова степень связанности его с общей композицией всего обозначения (Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.06.2021 по делу N СИП-476/2020).

Анализ вышеуказанных обозначений показал, что изобразительные элементы сравниваемых обозначений в большинстве своем занимают равное по отношению к словесным элементам расположение, поскольку в спорном обозначении " " словесный элемент расположен в центре изобразительного элемента - контуров грузовой и легковой машин; в противопоставленном товарном знаке " " изобразительный элемент в виде стилизованного шара имеет равное по отношению к словесному элементу расположение; в противопоставленном обозначении " " изобразительный элемент - стилизованное изображение канистры с изображением капли в ее центре, является более объемным и занимает более значительное и центральное положение по отношению к словесному элементу, в связи с этим, занимает доминирующее положение по отношению к словесному элементу.

Вместе с тем значимость положения элемента в комбинированном обозначении зависит от того, в какой степени элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции - индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, при том что внимание на себе, как правило, акцентирует именно словесный элемент, а не изобразительный, так как он легче запоминается. Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.09.2021 по делу N СИП-263/2020.

Принимая во внимание, что изобразительные элементы обозначений занимают приблизительно равное по отношению к словесному элементу расположение, судебная коллегия полагает правомерным вывод административного органа о том, что индивидуализирующую функцию в спорном обозначении и противопоставленном ему товарном знаке по свидетельству Российской Федерации N 597688 занимают словесные элементы "Мир Масел" / "Мир автомасел".

Позиция заявителя об обратном не соответствует ранее указанной правовой позиции, изложенной в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.09.2021 по делу N СИП-263/2020, а также методологию сравнения обозначений, установленную Правилами N 482 и пунктом 162 Постановления N 10.

В то же время, судебная коллегия полагает, что в противопоставленном товарном знаке по свидетельству Российской Федерации N 721607 доминирующее положение занимает именно изобразительный элемент - стилизованное изображение канистры с изображением капли в ее центре, за счет его пространственного расположения, стилизованного и оригинального цветового исполнения канистры растворяющейся в нижней части исполнения изображения с каплями " ", на которое и акцентируется внимание потребителя, при этом словесные элементы занимают менее значительное положение, написаны малым шрифтом, в связи с этим является слабым элементом по отношению к изобразительному элементу.

С учетом изложенного позицию Роспатента о том, что в противопоставленном товарном знаке по свидетельству Российской Федерации N 721607 доминирующее положение занимает именно словесный элемент, суд полагает несостоятельной.

Судебная коллегия обращает внимание на то, что словесный элемент не во всех случаях может быть признан доминирующим в комбинированном обозначении. Значимость изобразительного и словесного элементов в комбинированном обозначении определяется исходя из конкретных фактических обстоятельств. Аналогичная правовая позиция изложена в Постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.07.2017 по делу N СИП-28/2017.

Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента. Перечисленные факторы могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности. Данная позиция согласуется с правовой позицией, изложенной в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.04.2018 по делу N СИП-344/2017, от 12.10.2018 по делу N СИП-57/2018, от 07.02.2019 по делу N СИП-440/2018, от 08.04.2021 по делу N СИП-971/2019.

При таких обстоятельствах, судебная коллегия приходит к выводу о том, что доминирующее положение в противопоставленном товарном знаке по свидетельству Российской Федерации N 721607 занимает именно изобразительный элемент, следовательно, именно он выполняет в нем индивидуализирующую функцию.

Следовательно, сравнение спорного обозначения и противопоставленного ему товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 721607 по элементам, выполняющим их основную индивидуализирующую функцию, свидетельствует о наличии в них определенных различий, поскольку в спорном обозначении данную роль выполняет словесный элемент, а в противопоставленном ему товарном знаке изобразительный элемент.

Таким образом, судебная коллегия полагает, что административный орган пришел к обоснованному выводу о том, что сравнение обозначений подлежит по их доминирующим, сильным элементам выполняющим функцию индивидуализации, а именно: в спорном обозначении - словесный элемент "МИР МАСЕЛ", в противопоставленном товарном знаке по свидетельству Российской Федерации N 597688 - словесный элемент "МИР АВТОМАСЕЛ", а в противопоставленном товарном знаке по свидетельству Российской Федерации N 721607 - изобразительный элемент " ".

В связи с изложенным, анализ индивидуализирующих словесных элементов спорного обозначения и противопоставленного ему товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 597688 показал, что сравниваемые обозначения обладают определенной степенью сходства по семантическому и фонетическому критериям за счет сходства словесных элементов "МИР МАСЕЛ" / "МИР АВТОМАСЕЛ".

Касаемо анализа спорного обозначения и противопоставленного ему обозначения по свидетельству Российской Федерации N 721607 с учетом ранее выявленных их основных доминирующих элементов, судебная коллегия приходит к выводу о том, что имеется наличие тождества словесных элементов, которые в спорном обозначении выполняют основную индивидуализирующую функцию, а в противопоставленном товарном знаке - выполняет роль слабого элемента.

Вместе с тем наличие тождественного слова "МИР", а также слова "МАСЕЛ" являющегося тождественным в одном случае и являющегося частью словесного элемента "АВТОМАСЕЛ" (сходным) в другом случае, исключает возможность констатировать полное отсутствие сходства у обозначений.

Как указано в правовой позиции, изложенной в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.01.2019 по делу N СИП-261/2018, от 11.07.2019 по делу N СИП-21/2019, от 25.12.2019 по делу N СИП-137/2018, от 31.03.2021 по делу N СИП-569/2020 не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего словесного элемента, являющегося единственным словесным элементом противопоставленного товарного знака и одним из двух словесных элементов спорного товарного знака. Наличие в сравниваемых товарных знаках тождественного словесного элемента свидетельствует о том, что определенная степень сходства сравниваемых обозначений имеется.

Аналогичный подход отражен в Постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 по делу N СИП-210/2017, от 26.11.2018 по делу N СИП-147/2018.

Вместе с тем как верно отмечено Роспатентом, а также заявителем - сравниваемые обозначения не являются сходными по графическому критерию за счет различных изобразительных элементов, которые различаются по внешней форме, заложенных в них идеях и сочетании цветов и тонов.

При этом судебная коллегия учитывает, что сходство обозначений по графическому критерию включает в себя оценку восприятия товарных знаков в целом, с учетом их общего зрительного впечатления.

Проведя сравнительный анализ обозначений " ", " ", " " в целом, производимое ими общее зрительное и визуальное впечатление с точки зрения среднего потребителя, судебная коллегия приходит к выводу о том, что они производят разное зрительное впечатление за счет их разного исполнения, расположения словесных и изобразительных элементов, цветового решения данных элементов, а также за счет пространственного положения данных элементов.

С учетом указанного вывода исполнение словесных элементов буквами одного алфавита является незначительным отличием, не влияющим на общее зрительное впечатление.

При таких обстоятельствах несмотря на то, что сравниваемые обозначения содержат тождественные или сходные элементы, Суд по интеллектуальным правам полагает, что сравниваемые обозначения не могут ассоциироваться друг с другом, поскольку производят разное общее зрительное впечатление, что свидетельствует об отсутствии возможности смешения данных обозначений в гражданском обороте.

При этом отсутствие сходства у спорного обозначения и противопоставленного ему товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 721607 также следует из вступивших в законную силу судебных актов, принятых в рамках дела N А56-107309/2021 по исковому заявлению правообладателя о защите исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 721607.

Вопреки позиции Роспатента об обратном, отсутствие в судебных актах графического изображения используемого заявителем обозначения не отменяет тот факт, что согласно представленным в материалы дела N А56-107309/2021 документам, приложенным к отзыву заявителя (ответчика по делу N А56-107309/2021) сравнению с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 721607 подлежало обозначение по спорной заявке.

В свою очередь, разрешая вопрос о наличии (отсутствии) сходства, суды первой и апелляционной инстанций, руководствовались положениями Правил, а также разъяснениями, изложенными в пункте 162 Постановления N 10 и указали на то, что сравниваемые обозначения отличаются по шрифту, стилю написания, цвету, а сходство между товарным знаком и спорным обозначением заключается только в использовании словосочетания "мир масел", которое в товарном знаке не является доминирующим элементом.

Также в постановлении от 31.10.2022 по делу N А56-107309/2021 Тринадцатый арбитражный апелляционный суд констатировал, что сравниваемые обозначения производят различное общее зрительное впечатление.

Судебная коллегия принимает во внимание, что указанные выводы согласуются с ранее проведенным анализом обозначений по выявлению элементов, выполняющих основную индивидуализирующую функцию в противопоставленном товарном знаке, а также анализом общего зрительного впечатления, производимого сравниваемыми обозначениями.

Таким образом, вступившими в законную силу судебными актами по делу N А56-107309/2021 установлено отсутствие сходства до степени смешения у спорного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 721607, что исключает его противопоставление обозначению по спорной заявке.

Таким образом, Роспатент в оспариваемом ненормативном правовом акте отклоняя ссылки заявителя на ранее принятые судебные акты по делу N А56-107309/2021, не учитывал положения статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как разъяснено в пункте 162 Постановления N 10, установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

В пункте 162 Постановления N 10 также указано на то, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Таким образом, с учетом разъяснений, изложенных в пункте 162 Постановления N 10, судебная коллегия признает, что сравниваемые обозначения обладают крайне низкой степенью сходства, при этом производят разное общее зрительное впечатление.

Как указывалось ранее, установление сходства осуществляется, в том числе, с учетом степени однородности товаров/услуг в отношении которых испрашивается правовая охрана обозначению и предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку.

Согласно материалам дела предоставление правовой охраны по спорной заявке испрашивается в отношении услуг 35-го класса МКТУ: "демонстрация товаров; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]", а также 37-го класса МКТУ: "ремонт и техническое обслуживание автомобилей".

В свою очередь правовая охрана противопоставленному товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 721607 предоставлена в отношении товаров 4-го класса МКТУ: "добавки нехимические для моторного топлива; жидкости смазочно-охлаждающие; жиры технические; мазут; масла горючие; масла для красок; масла для предохранения каменной или кирпичной кладки; масла смазочные; масла технические; масло моторное; материалы смазочные; смазки консистентные", а также услуг 35-го класса МКТУ: "агентства по коммерческой информации; подготовка платежных документов; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; услуги по сравнению цен; услуги субподрядные [коммерческая помощь]".

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 597688 в отношении услуг 35-го класса МКТУ: "демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]".

Проанализировав вышеуказанный перечень, Роспатент пришел к выводу о том, что услуги 35-го класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация спорному обозначению и для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 597688 являются однородными, поскольку они либо совпадают по виду, либо относятся к одним родовым группам услуг по продвижению продаж товаров, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия их реализации, что заявителем не оспаривалось в возражении.

В отношении услуг 37-го класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, а именно ремонт и техническое обслуживание автомобилей, Роспатент указал на то, что они корреспондируют товарам 4-го класса МКТУ - жидкости смазочно-охлаждающие; жиры технические; мазут; масла горючие; масла смазочные; масла технические; масло моторное; материалы смазочные, указанным в перечне противопоставленной регистрации по свидетельству Российской Федерации N 721607.

Между тем как указывалось ранее вступившим в законную силу судебными актами по делу N А56-107309/2021 признано отсутствие сходства до степени смешения у спорного обозначения и ему противопоставленного знака по свидетельству Российской Федерации N 721607.

В связи с этим проведенный административным органом анализ однородности услуг 37-го класса МКТУ в отношении которых испрашивается правовая охрана спорному обозначению во взаимосвязи с товарами 4-го класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 721607, противоречит проведенному судами первой и апелляционной инстанции анализу сходства обозначений в рамках дела N А56-107309/2021 и признается неправомерным с учетом выводов, изложенных в решении от 15.07.2022 и постановление от 31.10.2022 по делу N А56-107309/2021.

В свою очередь анализ однородности услуг 37-го класса МКТУ по отношению к услугам 35-го класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 597688, в оспариваемом ненормативном правовом акте отсутствует.

Таким образом, отсутствие анализа однородности услуг 37-го класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана по спорной заявке с учетом услуг 35-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 597688, свидетельствует о преждевременности вывода об их однородности.

Следовательно, является преждевременным вывод о сходстве сравниваемых спорного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 597688 до степени смешения и о несоответствии спорного обозначения положениям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Поскольку отсутствие анализа однородности услуг при рассмотрении возражения заявителя являются существенными, так как не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанное возражение и принять мотивированное и соответствующее закону решение, судебная коллегия полагает, что оспариваемое решение Роспатента от 06.03.2023 является незаконным и нарушает права и законные интересы заявителя возражения.

Согласно правовой позиции высшей судебной инстанции, изложенной в пункте 138 Постановления N 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

Поскольку Суд по интеллектуальным правам установил, что Роспатент при рассмотрении возражения заявителя не провел анализ однородности услуг 37-го класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана спорному обозначению и представлена правовая охрана противопоставленного товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 597688, с учетом отсутствия возможности устранения данного нарушения на стадии судебного контроля, Суд по интеллектуальным правам полагает возможным с целью восстановления нарушенных прав заявителя обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение заявителя от 13.12.2022 на решение административного органа об отказе в государственной регистрации обозначения по заявке N 2021763598 в качестве знака обслуживания с учетом настоящего решения.

В соответствии со статьей 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

Судебные расходы заявителя по уплате государственной пошлины за подачу заявления подлежат отнесению на Роспатент в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 176, 180, 197 - 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

заявление индивидуального предпринимателя Павлова Александра Викторовича (ОГРНИП 304781630700032) удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) от 06.03.2023, принятое по результатам рассмотрения возражения об отказе в государственной регистрации обозначения по заявке N 2021763598 в качестве товарного знака, как не соответствующее пункту 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение индивидуального предпринимателя Павлова Александра Викторовича от 13.12.2022.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу индивидуального предпринимателя Павлова Александра Викторовича 300 рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Ю.В. Борисова

Судья

Д.А. Булгаков