Решение Суда по интеллектуальным правам от 23 мая 2023 г. по делу N СИП-958/2022 Суд признал недействительным решение Роспатента, принятое по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку в спорном товарном знаке использован логотип, исключительные права на который принадлежат заявителю, что следует из представленных в материалы дела документов, в связи с чем предоставление правовой охраны товарному знаку не соответствует закону

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 16 мая 2023 года.

Полный текст решения изготовлен 23 мая 2023 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Погадаева Н.Н.,

судей - Борисовой Ю.В., Пашковой Е.Ю.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Цветковой П.А.,

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление индивидуального предпринимателя Флоренцева Семена Валерьевича (Киров, ОГРНИП 318435000027181) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская набережная, д. 30, к. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200) от 05.10.2022, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 836748,

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью "Феникс" (127018, Москва, Сущёвский вал ул., д. 9, стр. 4, эт. 2, оф. 2, ОГРН: 1197746338646).

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя Флоренцева Семена Валерьевича - Потапова К.Н. (по доверенности от 19.04.2022);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Кулакова К.В. (по доверенности от 10.02.2023 N 01/4-32-279/41и);

от общества с ограниченной ответственностью "Феникс" - Кисенков А.Г. (по доверенности от 18.05.2022).

Суд по интеллектуальным правам,

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Флоренцев Семен Валерьевич обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 05.10.2022 принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 836748.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общества с ограниченной ответственностью "Феникс" (далее - общество).

Выражая свое несогласие с решением от 05.10.2022, заявитель настаивает на том, что регистрация спорного товарного знака противоречит положениям пункта 8 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) поскольку, он приобрел право на коммерческое обозначение " " задолго до даты подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака.

В частности, заявитель указывает, что: по заданию Флоренцева С.В. 21.01.2020 на основании договора от 10.01.2020 дизайнером Андрейкиным К.А. разработан брендбук развлекательного одноименного клуба с логотипом " "; процесс создания развлекательного клуба подтверждается перепиской участников групп " " и " SERVICE", а работа по его продвижению следует из публикаций аккаунта @nahate_moscow в сети интернет; также с 2020 г; заявителем осуществлялась организация и проведение развлекательных мероприятий в клубе " ", что следует из договора аренды недвижимого имущества от 01.12.2019, договоров аренды звукового и светового оборудования от 07.02.2020, договор возмездного оказания услуг по организации банкета от 07.02.2020, а также из договоров на оказание услуг; при этом совокупность финансовых документов подтверждает закупку оборудования для организации работы клуба " ", а не приобретение товаров отдельными физическими лицами для личных нужд.

По мнению заявителя, позиция административного органа об отсутствии доказательств интенсивности использования коммерческого обозначения и об отсутствии у потребителей стойкой ассоциативной связи между коммерческим обозначением и Флоренцевым С.В. сделана без учета заявлений восьми популярных артистов, обладающих большим количеством подписчиков.

Более того, заявитель ссылается, что Роспатент вообще не выяснял интенсивность использования коммерческого обозначения и охват аудитории развлекательного клуба , поскольку на товарном рынке и рынке услуг Российской Федерации отсутствуют какие-либо иные товары и услуги, маркируемые сходным обозначением, то заявитель настаивает на том, что коммерческое обозначение использовалось только для брендирования развлекательного клуба, организованного Флоренцевым С.В.

По утверждению заявителя коммерческое обозначение " " является оригинальным, ярким, авторским обозначением, имеющим смысловую связь с организацией развлекательного клуба, не имеет аналогов на рынке и интенсивно используется Флоренцевым С.В.

Вопреки позиции административного органа об обратном, в материалы административного дела совместно с возражением заявителем представлен нотариальный протокол осмотра файла брендбука проекта в формате pdf, дата создания файла - 21.01.2020, содержащие различные варианты по форме, цвету и масштабу начертания логотипа , и различную цветовую палитру, подписанный акт приема-передачи от 21.01.2020 подтверждает согласие заказчика с результатом выполненной работы по договору от 10.01.2020; нотариальный протокол от 15.04.2022 осмотра переписки в приложении "WhatsApp" между участниками группы " " также подтверждает процесс создания логотипа; шрифт логотипа Флоренцева С.В. является авторским и не накладывается ни на один стандартный шрифт, а словесный элемент " ", содержащий французскую букву (с апострофом) добавляет названию богемную стилистику, а добавление апострофа ( ) демонстрирует творческий замысел, идею создания произведения дизайна, делает его оригинальным и не позволяет отождествлять с каким-либо одним словом или словосочетанием.

Более того, заявитель настаивает на том, что о известности литературно-художественного произведения " " свидетельствует нотариальный протокол осмотра публикаций аккаунта @nahate_moscow в сети интернет от 08.02.2020, 11.02.2020, 12.02.2020, 17.02.2020, 18.02.2020, 19.02.2020, 20.02.2020, 21.02.2020, 22.02.2020, 23.02.2020, 24.02.2020, 28.02.2020, 07.03.2020, 08.03.2020, на которых размещены развлекательные мероприятия, брендированные логотипом.

Исходя из вышеуказанных доводов, заявитель настаивает на том, что регистрация спорного товарного знака противоречит положениям пункта 8 и 9 статьи 1483 ГК РФ.

Согласно правовой позиции изложенной в письменном отзыве третьего лица, последний просит отказать в удовлетворении заявленных требований, поскольку право на коммерческое обозначение документально никак и нечем не подтверждено, а договор между заявителем и Андрейкиным К.А. является мнимым; переписка в приложении "WhatsApp" не подтверждает широкую известность спорного обозначения.

Третье лицо обращает внимание на то, что протокол осмотра вещественных доказательств от 15.04.2022, а именно публикации аккаунта @nahate_moscow в сети интернет, зафиксирован после того как данная социальная сеть была заблокирована Роскомнадзором (14.03.2022), в связи с этим просит исключить протокол из материалов дела, как не соответствующий действительности, более того, данные сведения не содержат адрес клуба, не представляется возможным установить наличие соответствующей вывески, свидетельствующей об известности данного заведения потребителям на определенной территории. Заявления известных лиц не свидетельствуют о том, что подписчики узнали о спорном обозначение, наличие расчетных документов от частных лиц никак не подтверждают того, что товары закупались для клуба.

Третье лицо также настаивает на том, что словесный элемент спорного товарного знака не является фантазийным, переводится с чешского языка как "голый", "обнаженный", более того обозначает стиль карате; не может быть ни литературным произведением ни предметом авторского права.

Роспатент, настаивая на правомерности спорного решения, обращает внимание на то, что из анализа документов, представленных заявителем установлено, что заявитель осуществляет деятельность по оказанию развлекательных услуг в клубах-кафе ночных и услуг по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, однако данная деятельность не является однородной всем товарам 9-го, всем услугам 35, 38, 45-го и части услуг 41, 43-го классов МКТУ спорного товарного знака, не относящихся к оказанию развлекательных услуг в клубах-кафе ночных и услуг по обеспечению пищевыми продуктами и напитками.

Указанное, по мнению административного органа, свидетельствует о том, что применительно к товарам 9-го, всем услугам 35, 38, 45-го и части услуг 41, 43-го классов МКТУ у потребителя не может возникнуть ассоциативная связь с заявителем, а следовательно, регистрация товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 836748 в отношении указанной части товаров и услуг соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, так как не способна ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего развлекательные услуги в клубах-кафе ночных и услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками.

В отношении иных услуг 41-го и 43-го классов МКТУ, которые являются однородными деятельности заявителя, Роспатент пришел к выводу об отсутствии возможности введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги 41, 43-го классов МКТУ, так как представленные с возражением документы не подтверждают возникновение и сохранение устойчивых ассоциативных связей между обозначением " " и заявителем.

Признавая несостоятельной позицию заявителя о том, что у него возникло исключительное право на тождественное коммерческое обозначение " ", административный орган признал, что деятельность по оказанию развлекательных услуг в клубах-кафе ночных и услуг по обеспечению пищевыми продуктами и напитками не является однородной всем товарам 9-го, всем услугам 35, 38, 45-го и части услуг 41, 43-го классов МКТУ спорного товарного знака, не относящихся к оказанию развлекательных услуг в клубах-кафе ночных и услуг по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, в связи с этим, регистрация спорного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 836748 в отношении указанной части товаров и услуг соответствует требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ.

При этом в отношении иных услуг 41-го и 43-го классов МКТУ, являющихся однородными деятельности заявителя, исходя из проведенного анализа представленных заявителем документов, административный орган указал на то, что они в совокупности не подтверждают наличие у заявителя исключительного права на коммерческое обозначение " ", а также его известность.

В частности, Роспатент отмечает, что данные документы не подтверждают фактическое длительное использование заявителем коммерческого обозначения " " в отношении какого-либо предприятия (имущественного комплекса) заявителя, в результате которого данное обозначение стало бы известно на определенной территории, не являются достаточными для подтверждения известности потребителям коммерческого обозначения заявителя, поскольку свидетельствуют лишь о единичных случаях оказания им развлекательных услуг для небольшого количества лиц незадолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Роспатент также полагает, что спорная регистрация соответствует требованиям пункта 9 статьи 1483 ГК РФ с учетом недоказанности наличия известности смешанного литературно-художественного произведения " " и отсутствия оригинальности произведения дизайна (логотипа " ").

При этом Роспатент также обращает внимание на то, что постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25 ноября 2022 года по делу N А40-82379/2022 было представлено заявителем непосредственно в суд, не был предметом оценки при рассмотрении возражения. Более того оспариваемое решение принято до принятия решения Арбитражного суда города Москвы от 16.09.2022 по делу N А40-82379/2022 и постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.11.2022 по тому же делу.

В рамках рассмотрения настоящего заявления от заявителя поступила заверенная надлежащим образом копия постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.11.2022 по делу N А40-82379/2022, а также письменные объяснения по доводам отзыва Роспатента, согласно которым просит признать заявленные требования недействительными в полном объеме.

В судебном заседании представитель заявителя просил удовлетворить заявленные требования в полном объеме, пояснил свою правовую позицию по существу спора.

Представители Роспатента и третьего лица против удовлетворения заявленных требования возражали, просили отказать в удовлетворении заявления.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении, и возражениях на него, выслушав мнение явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, товарный знак " " по свидетельству Российской Федерации N 836748 зарегистрирован 15.11.2021 по заявке N 2020736708 с приоритетом от 14.07.2020 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Феникс" (далее - правообладатель).

Правовая охрана указанному товарному знаку предоставлена в отношении следующих:

Товаров 09-го класса МКТУ: "бинокли; 3D-очки; биочипы; бирки для товаров электронные; браслеты идентификационные магнитные; брелоки электронные для дистанционного управления; весы; вывески механические; голограммы; джойстики для компьютеров, за исключением предназначенных для видеоигр; доски интерактивные электронные; доски объявлений электронные; звуковые интерфейсы; знаки механические; знаки светящиеся; значки настроения, загружаемые для мобильных телефонов; изделия оптические; интерфейсы для компьютеров; карточки идентификационные магнитные; картриджи для видеоигр; карты с магнитным кодом; клавиатуры компьютеров; ключ-карты закодированные; коврики для <мыши>; компакт-диски [аудио-видео]; компакт-диски [неперезаписываемые]; кошельки электронные загружаемые; ленты магнитные; линзы оптические; магниты декоративные; манипуляторы типа <мышь> [периферийное оборудование]; мониторы [компьютерное оборудование]; мониторы [программы для компьютеров]; наушники; носители звукозаписи; носители информации магнитные; носители информации оптические; ноты электронные, загружаемые; обеспечение программное для компьютеров; оборудование компьютерное; опоры для запястий при работе с компьютерами; очки [оптика]; очки солнцезащитные; очки спортивные; переводчики электронные карманные; перчатки для виртуальной реальности; платформы программные, записанные или загружаемые; плееры для компакт-дисков; пленка защитная для компьютерных экранов; пленка защитная для смартфонов; пленки для звукозаписи; пленки экспонированные; подставки для ноутбуков; помощники цифровые персональные [ПЦП]; приборы для обучения; приборы телекоммуникационные в виде ювелирных украшений; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; программы игровые для компьютеров, загружаемые; программы игровые для компьютеров, записанные; программы компьютерные, загружаемые; программы операционные для компьютеров; программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые; публикации электронные загружаемые; роботы человекоподобные с искусственным интеллектом; смарт-очки; смартфоны; смарт-часы; сумки для переносных компьютеров; терминалы для кредитных карт; терминалы интерактивные сенсорные; указатели; устройства для видеозаписи; устройства для обработки информации; устройства для проецирования виртуальных клавиатур; устройства для считывания знаков оптические; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; устройства звуковые сигнальные; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; устройства нательные, отслеживающие физическую активность; устройства периферийные компьютеров; файлы звуковые, загружаемые для звонков мобильных телефонов; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые; фильмы мультипликационные; флэш-накопители USB; фонари "волшебные"; футляры для очков; футляры для смартфонов; футляры специальные для фотоаппаратов и фотопринадлежностей; чехлы для переносных компьютеров; чехлы для персональных цифровых помощников [ПЦП]; чехлы для планшетных компьютеров; чехлы для смартфонов; чехлы защитные противопожарные; шлемы виртуальной реальности; шлемы защитные; шнурки для мобильных телефонов; элементы графические, загружаемые для мобильных телефонов; эмотиконы, загружаемые для мобильных телефонов";

услуг 35-го класса МКТУ: "агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; помощь в управлении бизнесом; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы; продажа аукционная; продажа оптовая; продажа розничная; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых стендов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы по связям с прессой; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; телемаркетинг; управление бизнесом временное; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по исследованию рынка; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по сравнению цен; услуги рекламные <оплата за клик>; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; экспертиза деловая";

услуг 38-го класса МКТУ: "агентства печати новостей; вещание беспроводное; вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; обеспечение доступа в Интернет; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете; обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги телемагазинов; передача видео по запросу; передача подкастов; передача поздравительных открыток онлайн; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача телеграмм; передача цифровых файлов; предоставление информации в области телекоммуникаций; предоставление онлайн форумов; предоставление услуг видеоконференцсвязи; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат времени доступа к Интернету; прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; прокат смартфонов; прокат телефонных аппаратов; прокат факсимильных аппаратов; радиовещание; радиосвязь; рассылка электронных писем; связь волоконно-оптическая; связь радиотелефонная; связь с использованием компьютерных терминалов; связь спутниковая; связь телеграфная; связь телефонная; связь факсимильная; служба пейджинговая [с использованием радио, телефона или других средств электронной связи]; телеконференции; услуги абонентской телеграфной службы; услуги голосовой почты; услуги по маршрутизации и соединению телекоммуникационные; услуги по передаче потока данных; услуги по предоставлению телеграфной связи; услуги по предоставлению телефонной связи";

услуг 41-го класса МКТУ: "агентства по предоставлению моделей для художников; академии [обучение]; аренда комнатных аквариумов; аренда произведений искусства; аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; воспитание физическое; выпуск музыкальной продукции; дискотеки; дрессировка животных; дублирование; игры азартные; издание книг; кинопрокат; киностудии; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; клубы-кафе ночные [развлечение]; макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; написание теле- и киносценариев; образование религиозное; обучение айкидо; обучение гимнастике; обучение дзюдо; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов невиртуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация костюмированных представлений для развлечений; организация лотерей; организация показов мод в развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; парки аттракционов; перевод с языка жестов; передача ноу-хау [обучение]; передачи развлекательные телевизионные; передвижные библиотеки; переподготовка профессиональная; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление информации по вопросам воспитания и образования; предоставление информации по вопросам отдыха; предоставление информации по вопросам развлечений; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы <видео по запросу>; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы <видео по запросу>; предоставление отзывов пользователей в развлекательных или культурных целях; предоставление полей для гольфа; предоставление рейтинга пользователей в развлекательных или культурных целях; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; представление цирковых спектаклей; представления варьете; представления мюзик-холлов; представления театрализованные; представления театральные; проведение туров с восхождением; проведение фитнес-классов; проведение экзаменов; производство фильмов, за исключением рекламных; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомагнитофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат звукозаписей; прокат игрушек; прокат кинематографического оборудования; прокат кинофильмов; прокат оборудования для игр; прокат оборудования стадионов; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; прокат театральных декораций; прокат тренажеров; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; развлечения; редактирование текстов; садо [обучение японской чайной церемонии]; сады зоологические; служба новостей; создание фильмов, за исключением рекламных; составление программ встреч [развлечение]; сочинение музыки; субтитрование; тьюторинг; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги видеомонтажа мероприятий; услуги гидов; услуги диск-жокеев; услуги звукорежиссеров для мероприятий; услуги игровые, предоставляемые онлайн через компьютерную сеть; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги казино [игры]; услуги каллиграфов; услуги караоке; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги композиторов; услуги культурные, образовательные или развлекательные, предоставляемые художественными галереями; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые помощниками по особым потребностям; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги оркестров; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных; услуги по оценке физического состояния для тренировок; услуги по раскрашиванию лица; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги проведения квалификационных экзаменов по пилотированию дронов; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги светотехников для мероприятий; услуги спортивных лагерей; услуги студий записи; услуги устных переводчиков; учреждения дошкольные [воспитание]; фотографирование; фоторепортажи; хронометраж спортивных состязаний; школы-интернаты; шоу-программы";

услуг 43-го класса МКТУ: "агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; мотели; пансионы; пансионы для животных; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; украшение еды; украшение тортов; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кальянных; услуги кемпингов; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; ясли детские";

услуг 45-го класса МКТУ: "аренда доменных имен в сети Интернет; аудит на соответствие законодательству; исследования юридические; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; контроль в области интеллектуальной собственности для юридических лиц; лицензирование [услуги юридические] в части публикации программного обеспечения; лицензирование программного обеспечения [услуги юридические]; сбор информации о физических лицах; составление гороскопов; услуги клубов по организации встреч или знакомств; услуги по разрешению споров; услуги социальных сетей онлайн; услуги юридического наблюдения".

Спорный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде квадрата, в центральной части которого расположен словесный элемент " ", заключенный в круг, выполненный заглавными буквами латинского алфавита; охраняется в белом, черном, сером цветовом сочетании.

Выражая свое несогласие с регистрацией данного товарного знака, заявитель 13.04.2022 подал в Роспатент возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку ввиду его несоответствия требованиям, установленным пунктами 3, 8, 9 статьи 1483, а также статьи 10 ГК РФ.

Позиция заявителя сводится к следующим доводам:

Флоренцев С.В. является правообладателем исключительного права на: товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 822874, зарегистрированного для товаров 09, 16, 25-го и услуг 35, 41, 43, 45-го классов МКТУ и используемого в качестве средства индивидуализации до даты приоритета спорного товарного знака; коммерческое обозначение, используемое до даты приоритета оспариваемого товарного знака; объект авторского права: логотип (произведение дизайна) " "; брендбук проекта " " (смешанное литературно-художественное произведение), созданные 21.01.2020;

обозначение " ", придуманное и используемое Флоренцевым С.В., и спорный товарный знак являются сходными до степени смешения по всем признакам сходства: словесные элементы тождественны, фонетически, сходны визуально (использован одинаковый шрифт) и семантически (подобие заложенных идей, выраженное в одинаковом написании словесного элемента);

проект " " образован от сленгового выражения "На Хате" и используется как развлекательная социально-активная площадка для организации и проведении стилистических ночных мероприятий с популярными личностями. Круг потребителей клуба составляют люди, состоявшиеся в профессиональном, финансовом, общественном плане, желающие общения в непринужденной обстановке "как дома" или как можно сказать на молодежном сленге "На Хате". Все они приглашались и приглашаются лично Флоренцевым С.В.;

период времени, в течение которого Флоренцев С.В. использовал обозначение до даты приоритета оспариваемого товарного знака, составляет 6 месяцев. При этом интенсивность использования была ограничена объективными причинами, так, с конца марта 2020 года был введен режим запрета на проведение массовых и развлекательных мероприятий в связи с пандемией (COVID-2019) и количество запланированных мероприятий клуба было сокращено;

до даты приоритета оспариваемого товарного знака 28.01.2020 было зарегистрировано доменное имя nahatemoscow.com, на котором размещен сайт проекта, с которым мог ознакомиться неограниченный круг лиц;

регистрация оспариваемого товарного знака на имя третьего лица в отношении услуг, связанных с рекламой, развлечениями, организацией мероприятий, встреч, обеспечением пищевыми продуктами и напитками, которые относятся к услугам 35, 41, 43-го классам МКТУ, способна ввести потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, а в отношении иных оспариваемых товаров и услуг не связанных с данным проектом оспариваемый товарный знак является ложным;

коммерческое обозначение " " используется Флоренцевым С.В. в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия - развлекательного клуба. C января 2020 года лицом, подавшим возражение, осуществлялись действия по подготовке, организации и проведению развлекательных мероприятий в клубе , расположенного по адресу: Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 21, стр.1, МФК "ОКО", апартаменты 8202, что подтверждается приложенными материалами;

несоответствие оспариваемого товарного знака пункт 9(1) статьи 1483 ГК РФ обусловлено тем, что Флоренцев Семен Валерьевич является создателем (автором) фантазийного слова . Так, согласно договору, заключенному 10.01.2020 между заявителем и Андрейкиным К.А. разработана концепция фирменного стиля логотипа, права на которые переданы заявителю 21.01.2020 в полном объеме авторские права на художественное произведение дизайна, включающее фрагменты, эскизы;

заявитель также настаивал на том, что регистрация спорного товарного знака и иные действия третьего лица могут быть квалифицированы как злоупотребление правом в порядке статьи 10 ГК РФ.

С учетом изложенного, заявитель просил Роспатент признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 836748 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие материалы:

1. Заявления потребителей услуг клуба " ";

2. Договор аренды звукового и светового оборудования для его использования в ночном клубе " " б/н от 07.02.2020;

3. Договор возмездного оказания услуг по организации банкета за N 141221 от 07.02.2020 и приложения к нему;

4. Нотариальный протокол осмотра доказательств - публикаций в сети Instagram в аккаунте "nahate_moscow" за период с февраля по март 2020 года;

5. Нотариальный протокол осмотра доказательств - переписки абонентов в виде электронных сообщений в групповом чате в мессенджере WhatsApp с 15.01.2020 по 29.02.2020;

6. Нотариальный протокол осмотра доказательств - переписки абонентов в виде электронных сообщений в групповом чате в мессенджере WhatsApp с 13.02.2020 по 19.03.2020;

7. Договор на оказание услуг дизайна б/н от 10.01.2020 и приложение к нему (Техническое задание на комплексные услуги по дизайну разработке брендбука " ");

8. Нотариальный протокол осмотра письменной информации, сохраненной в электронном виде в виде файла в формате PDF на съёмном носителе, о дате создания файла под названием - 21.01.2020;

9. Акт от 21.01.2020 приема-передачи к Договору [7] и приема-передачи (отчуждения) исключительных прав на результат интеллектуальной собственности;

10. Финансовые документы (счета на оплату, расходные и товарные накладные, товарные и кассовые чеки, заказы);

11. Заключение комиссии экспертов от 07.07.2022, утвержденное ректором ФГБОУ ВО РГАИС А.О. Аракеловой, по вопросу является ли "Логотипа " " охраняемым объектом авторского права;

12. Договор подряда за N 2384 от 03.02.2020 на изготовление стола с подсветкой по адресу: Москва, 1-й Красногвардейский пр., 21, стр.1, апартаменты и приложение к нему;

13. Договор N ТХУТ-000377 от 04.02.2020 на поставку оборудования по адресу Москва, 1-й Красногвардейский пр., 21, стр. 2 (Башня "ОКО");

14. Договор аренды нежилого помещения б/н от 01.12.2019;

15. Заявления Макеевой Е.Ю., Рахимова Р.А., Решетникова О.Н., Арсеньева И.И., Огнерубова Д.В.

По результатам рассмотрения возражения Роспатент принял 05.10.2022 решение об отказе в удовлетворении возражения, оставив в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 836748.

Принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, административный орган исходил из того, что представленные материалы не могут свидетельствовать о длительности и интенсивности использования сходного обозначения в отношении оспариваемых товаров и услуг, в связи с чем, у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что у российского потребителя до даты приоритета оспариваемого товарного знака сложилась устойчивая ассоциативная связь оспариваемого обозначения с лицом, подавшим возражение.

При этом, Роспатент обратил внимание на то, что доводы и материалы возражения в части несоответствия оспариваемого товарного знака по пункту 3(1) статьи 1483 ГК РФ касаются только услуг 41-го класса МКТУ, которые относятся к услугам "клубы-кафе ночные [развлечения]" и услугам 43-го класса МКТУ, которые относятся к услугам "услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками", однако отношении остальных товаров 09-го и услуг 35, 38, 41, 43, 45-го классов МКТУ, относящихся к другим видам деятельности и в отношении которых заявителем каких-либо материалов, свидетельствующих о производстве данных товаров и услуг, не представлено, отсутствуют основания для вывода о способности введения потребителей в заблуждение в отношении этой части товаров.

Проанализировав представленные заявителем документы в отношении довода о наличии у него права на коммерческое обозначение, Роспатент установил, что представленные документы не подтверждают возникновение исключительного право у заявителя на коммерческое обозначение с января 2020 года, при этом в материалах дела отсутствуют доказательства, свидетельствующие об известности коммерческого обозначения на определенной территории до даты приоритета оспариваемой регистрации. В связи с этим, административным органом признан недоказанным довод заявителя о наличии и принадлежности ему исключительного права на коммерческое обозначение " ".

Также по результатам анализа представленных в материалы дела документов, Роспатент указал на то, что в материалы дела не представлен цифровой файл в формате PDF - брендбук проекта " " переданный по акту, содержащий описание и название проекта, начертание и логотип в разных вариантах и разных цветах, цветовая палитра, мудборт; а из протокола осмотра письменных доказательств от 13.04.2022 не представляется возможным соотнести названный носитель с цифровым носителем, приложенным к акту приема-передачи, в связи с чем, не представляется возможным провести их анализ на сходство с оспариваемым товарным знаком.

Материалов, подтверждающих известность смешанного литературно-художественного произведения " " до даты (14.07.2020) приоритета оспариваемой регистрации, возражение не содержит.

Более того, Роспатент отметил, что произведение дизайна согласно акту приема-передачи представлено в виде словесного элемента " " не содержит никакого графического элемента, либо какого-либо оригинального шрифтового и цветового исполнения, в связи с чем, данный логотип не является оригинальным, созданным творческим трудом автора, при этом само по себе слово " " не является оригинальным и с учетом довода возражений является транслитерацией русского обозначения "На хате".

С учетом изложенного, Роспатент констатировал недоказанность наличия известности смешанного литературно-художественного произведения " " и отсутствия оригинальности произведения дизайна (логотипа " "), в связи с чем, признал, что предоставление правовой охраны спорному товарному знаку соответствует положениям пункта 9 (1) статьи 1483 ГК РФ.

Не согласившись с названным решением административного органа, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании его недействительным.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности обжалование решений и действий (бездействия) государственных органов в суд.

Частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок на оспаривание решения административного органа заявителем соблюден, что не оспаривается Роспатентом.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента по рассмотрению возражения на решение об отказе в предоставлении правовой охраны обозначению в качестве товарного знака и принятие по его результатам решения установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент.

С учетом даты подачи заявки на регистрацию спорного обозначения в качестве знака обслуживания (14.07.2020) законодательство, применимое для оценки его охраноспособности, включает в себя ГК РФ, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

К таким обозначениям согласно положениям пункта 37 Правил относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение в отношении товара или его изготовителя учитывается то, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, о его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Оценка обозначения на соответствие требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения рядовыми, средними потребителями - адресатами товаров, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначения, в отношении конкретных товаров. При этом данной нормой охватываются лишь обозначения, которые ложно указывают на свойства того товара, в отношении которого испрашивается правовая охрана. Обозначения, указывающие на не присущее товару свойство, которое рядовым, средним потребителем не может быть воспринято как правдоподобное, ложными в смысле подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не являются.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.01.2016 по делу N СИП-282/2015, от 16.07.2018 по делу N СИП-746/2017 и от 16.07.2018 по делу N СИП-747/2017.

В данном случае, как верно указано Роспатентом, сам по себе спорный товарный знак, включающий словесный элемент " ", не несет в себе какой-либо информации в отношении лица, изготовившего товары или оказавшего услуги.

Вопреки доводам заявителя об обратном, Роспатент пришел к обоснованному выводу о том, что представленные в материалы дела документы не подтверждают возникновение у потребителя устойчивой ассоциативной связи оспариваемого обозначения с заявителем, как лицом оказывающем услуги под данным обозначением.

Так, из представленного в материалы дела договора 07.02.2020 и приложений к нему следует, что заявителем были фактически оказаны услуги по организации 3-х банкетов, проведенных 22.02.2020 для небольшого количества участников (130 человек), следовательно, не могут подтверждать широкую известность заявителя как лица, оказывающего услуги в области развлечения.

Оценив представленные заявления от 8 участников развлекательных мероприятий, в которых содержится информация о посещении с января 2020 года по март 2020 года клуба " ", судебная коллегия соглашается с позицией Роспатента о том, что данные заявления носят декларативный характер и не подтверждаются фактическими доказательствами, свидетельствующими о том, что в этот период Флоренцев С.В. действительно оказывал услуги в области развлечения.

При этом суд обращает внимание на то, что довод заявителя о известности данных участников, аккаунты которых обладают определенным количеством подписчиков, подтверждающих посещение мероприятия клуба " " не свидетельствует о том, что у потребителей образовалась стойкая ассоциативная связь между данным обозначением и заявителем, как лицом оказывающим услуги развлекательного характера в данном клубе.

Из представленных в материалы дела протоколов осмотра доказательств следует, что в развлекательном ночном клубе " " оказывались соответствующие услуги, вместе с тем из них не представляется возможным установить кем именно оказывались данные услуги.

Исследовав и оценив счета на оплату, расходные и товарные накладные, товарные и кассовые чеки, заказы, судебная коллегия соглашается с выводом административного органа о том, что часть документов не свидетельствует о том, что именно заявитель закупал оборудование и продукты для осуществления своей деятельности.

Следовательно, данные документы не подтверждают фактическое использование именно обозначения " " и его известность потребителям в качестве средства индивидуализации заявителя.

Более того, из искового заявления следует, что перепиской в приложении "WhatsApp" в период с 15.01.2020 по 29.02.2020 подтверждается процесс создания развлекательного клуба, в свою очередь, фактическое оказание услуг по организации и проведению развлекательных мероприятий в клубе по адресу: г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 21, стр. 1, МФК "ОКО", апартаменты 8202, заявителем осуществлялось с января 2020 года.

Вместе с тем, согласно доводам изложенным в возражении, заявитель указал на то, что его деятельность была ограничена в силу введения с конца марта 2020 года режима запрета на проведение массовых и развлекательных мероприятий в связи с пандемией (COVID-2019).

Из изложенного следует, что заявитель фактически начал осуществлять оказание услуг по организации и проведению развлекательных мероприятий в клубе в период с января 2020 года - до конца марта 2020.

Представленные в материалы дела документы, на которые ссылается заявитель, включая публикации в сети Instagram попадают в период с февраля 2020 года по март 2020 года.

Принимая во внимание короткий период деятельности заявителя по оказанию услуг по организации и проведению развлекательных мероприятий, судебная коллегия приходит к выводу о том, что представленные в материалы дела документы не могут свидетельствовать о длительности и интенсивности использования сходного обозначения в отношении оспариваемых товаров и услуг.

При таких обстоятельствах, судебная коллегия соглашается с выводом Роспатента о недоказанности возникновения у потребителя до даты приоритета оспариваемого товарного знака устойчивых ассоциативных связей оспариваемого обозначения с лицом, подавшим возражение.

При этом административным органом верно указано на то, что доводы и материалы возражения в части несоответствия оспариваемого товарного знака по пункту 3 статьи 1483 Кодекса касаются только услуг 41-го класса МКТУ, которые относятся к услугам "клубы-кафе ночные [развлечения]" и услугам 43-го класса МКТУ, которые относятся к услугам "услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками", в то же время, в отношении товаров 09-го и услуг 35, 38, 41, 43, 45-го классов МКТУ, которые относятся к другим видам деятельности, заявителем каких-либо материалов, свидетельствующих о производстве данных товаров и услуг, не представлено.

Согласно пункту 8 статьи 1483 ГК РФ не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном ГК РФ, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Таким образом, закон запрещает в отношении однородных товаров и/или услуг регистрацию в качестве товарного знака обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации коммерческим обозначением, право на которое возникло ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Как следует из пункта 1 статьи 1538 ГК РФ, юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и в единый государственный реестр юридических лиц.

В рамках рассмотрения споров по пункту 8 статьи 1483 ГК РФ должно быть установлено, существует ли спорное обозначение, используется ли оно конкретным лицом для индивидуализации конкретного предприятия, с какого момента такое использование началось и продолжается ли его использование. Кроме того, следует установить, обладает ли коммерческое обозначение достаточными различительными признаками и имеются ли доказательства приобретения коммерческим обозначением известности на определенной территории.

При этом должна быть установлена вся совокупность вышеназванных условий. В случае недоказанности наличия хотя бы одного из этих условий исключительное право на коммерческое обозначение не может считаться возникшим.

Аналогичная правовая позиция изложена в Постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.03.2021 по делу N СИП-226/2020.

В материалы дела заявителем представлен договор аренды, из которого следует, что Флоренцев С.В. 01.12.2019 арендовал во временное владение помещение, расположенное по адресу Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, строение 2, апартаменты 8202 (Башня "ОКО") с целью проведения развлекательных мероприятий.

Данное обстоятельство лицами, участвующими в деле не оспаривается.

В тоже время, согласно пункту 1 статьи 1539 ГК РФ правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Как указано в абзаце четвертом пункта 177 Постановления N 10, исключительное право использования коммерческого обозначения на основании пункта 1 статьи 1539 ГК РФ принадлежит правообладателю, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Исходя из данных положений, судебная коллегия соглашается с выводом Роспатента о том, что материалы на изготовление вывески ночного клуба " " и разрешения на ее установку, которые могли бы свидетельствовать о дате использования коммерческого обозначения " ", в материалы административного дела не представлены, доводы возражения, как и заявления не содержат.

Более того материалы возражения не содержат доказательств, свидетельствующих об известности коммерческого обозначения до даты приоритета оспариваемой регистрации на определенной территории (Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, строение 2), учитывая, что договор подряда на осуществление монтажа стола с подсветкой осуществлен иному по адресу (Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, строение 1).

При этом из иных документов либо не представляется возможным установить, что ночной клуб " " принадлежит Флоренцеву С.В. (протоколы осмотра доказательств), либо из них следует оказание услуг по проведению трех банкетов в феврале 2020 года общей численностью 130 человек и с их общей стоимостью 265 000 рублей (договор об организации 3-х банкетов), либо осуществление установки оборудования (март 2020) незадолго до даты приоритета спорного товарного знака (14.07.2020) (акт оказанных услуг к договору аренды звукового и светового оборудования для использования его в ночном клубе " ").

Следовательно, из представленных в материалы дела документов не подтверждают фактическое использование заявителем коммерческого обозначения " " в отношении какого-либо предприятия (имущественного комплекса) заявителя, в результате которого данное обозначение стало бы известно на определенной территории.

В связи с этим, Роспатент пришел к обоснованному выводу о том, что не представляется возможным установить приобретение заявителем исключительного права на коммерческое обозначение " ", используемого для индивидуализации развлекательного клуба, и как следствие, что регистрация спорного товарного знака противоречит положениям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ.

Не могут быть приняты во внимание ссылки заявителя на договоры оказания услуг от 19.02.2020, от 28.02.2020, от 07.03.2020, от 08.03.2020 поскольку не подтверждают известность потребителям коммерческого обозначения заявителя и свидетельствуют лишь о единичных случаях оказания им развлекательных услуг для небольшого количества лиц незадолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Более того, заявитель оспаривает предоставление правовой охраны спорному товарному знаку в отношении всех товаров 09-го и услуг 35, 38, 41, 43, 45-го классов МКТУ, вместе с тем сам осуществляет деятельность по оказанию развлекательных услуг 41-го "клубы-кафе ночные [развлечения]" и услуг 43-го класса МКТУ "услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками".

В свою очередь доказательств, подтверждающих использование коммерческого обозначения, в отношении иных оспариваемых товаров 09-го и услуг 35, 38, 41, 43, 45-го классов МКТУ, которые относятся к другим видам деятельности, заявителем не представлено.

Вместе с тем, суд не может согласиться с выводами Роспатента о соответствии регистрации спорного товарного знака пункту 9 статьи 1483 ГК РФ, по следующим основаниям.

Согласно подпункту 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака (статья 1492) произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

На основании абзаца 5 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ положения настоящего пункта применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

При этом судебная коллегия отмечает, что норма пункта 9 статьи 1483 ГК РФ применяется с учетом пункта 1 статьи 1229 ГК РФ, согласно которому другие лица не могут использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации или средство индивидуализации без согласия правообладателя. В ином случае это является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ ограничения в отношении регистрации товарных знаков, тождественных произведениям, установлены в пользу правообладателей и их правопреемников, поэтому лицами, наделенными правом на подачу возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку по этому основанию, являются только правообладатели произведений, а также их правопреемники.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.04.2017 по делу N СИП-414/2016 (Определением Верховного Суда Российской Федерации от 22.09.2017 N 300-ЭС17-10477 отказано в передаче дела N СИП-414/2016 в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации для пересмотра в порядке кассационного производства), от 30.03.2021 по делу N СИП-447/2019.

В соответствии с абзацем седьмым пункта 1 статьи 1259 ГК РФ произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства относятся к объектам авторских прав.

При разрешении вопроса об отнесении конкретного результата интеллектуальной деятельности к объекту авторского права следует учитывать, что по смыслу статей 1228, 1257 и 1259 ГК РФ в их взаимосвязи таковым является только тот результат, который создан творческим трудом. При этом надлежит иметь в виду, что, пока не доказано иное, результаты интеллектуальной деятельности предполагаются созданными творческим трудом (абзац второй пункта 80 постановления N 10).

При этом при определении того, является ли конкретный результат объектом авторского права, учитывается творческий характер создания именно всего результата, а не каждой отдельно взятой части. Так, литературное произведение, написанное на русском языке, состоит из букв русского алфавита, на творчество в отношении которых не претендуют современные авторы, из слов, присущих русскому языку (за исключением придуманных конкретным автором). Это само по себе не имеет никакого отношения к вопросу о том, каким образом - творческим или нет - из известных средств получен результат.

Равным образом и произведение изобразительного искусства в целом может быть создано из нетворческих частей.

Отсутствие творчества у отдельных элементов произведения не имеет правового значения.

Аналогичный подход отражен в Постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.07.2019 по делу N СИП-818/2018 (Определением Верховного Суда Российской Федерации от 25.11.2019 отказано в передаче кассационной жалобы на судебные акты по указанному делу для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации).

В данном случае, административный орган пришел к выводу о том, что оспариваемый товарный знак соответствует требованиям, установленным положениями пункта 9(1) статьи 1483 ГК РФ, ввиду недоказанности наличия известности смешанного литературно-художественного произведения " " и отсутствия оригинальности произведения дизайна (логотипа " ").

В свою очередь, из материалов дела следует, и не оспаривается лицами, участвующими в деле, что на основании договора от 10.01.2020, заключенного между заявителем и дизайнером Андрейкиным К.А., последним разработан брендбук развлекательного клуба " ".

Факт исполнение данного договора подтверждается актом от 21.01.2020.

При этом в материалы дела представлен протокол осмотра нотариусом файла брендбука в формате "pdf", дата создания файла - 21.01.2020.

Оценив и исследовав данные доказательства, административный орган пришел к выводу о том, что произведение дизайна согласно акту приема-передачи представлено в виде словесного элемента " ", выполненного буквами латинского алфавита одного размера, высоты и толщины, стандартным шрифтом (Arial Rounded MT Bold), то есть не содержит никакого графического элемента, либо какого-либо оригинального шрифтового и цветового исполнения. С точки зрения произведения дизайна, не является оригинальным, созданным творческим трудом автора.

Судебная коллегия не может согласиться с указанным выводом административного органа исходя из обстоятельств, установленных вступившим в законную силу постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.11.2022 по делу N А40-82379/2022.

В частности, постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.11.2022 по делу N А40-82379/2022 установлено, что Флоренцеву С.В. принадлежит исключительное право на произведение дизайна - логотип " " (включая фрагменты, эскизы) основным видом деятельности которого является деятельность в области исполнительских искусств (90.01 ОКВЭД), а дополнительным - деятельность, связанная с проведением зрелищно-развлекательных мероприятий.

Исследовав и оценив суды в рамках дела N А40-82379/2022 пришли к выводу о том, что разработка обозначения " " является результатом творческого литературного труда Флоренцева С.В., достигнутого с использованием ассоциативного ряда слов, связанных с объектом нейминга: на хате, намастэ, что следует из нотариального протокола осмотра даты создания файла брендбука проекта - 21.01.2020.

В силу положений части 1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

Таким образом, обстоятельства установленные в рамках дела N А40-82379/2022 имеют значение для настоящего спора, так как устанавливают принадлежность заявителю исключительного права на произведение дизайна - логотип " ".

Более того в рамках дела N А40-82379/2022 суд первой инстанции пришел к выводу о том, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 836748, исключительное право на который принадлежит заявителю, создан на основе его логотипа находящегося в публичном доступе. При этом суд первой инстанции констатировал совпадение фантазийного словесного элемента произведения истца и товарного знака ответчика, обрамление словесного элемента рамкой в виде геометрических фигур, учёл, что изображения являются стилистически близкими.

Данные выводы суда первой инстанции были предметом исследования судов апелляционной и кассационной инстанций и признаны правомерными, постановлениями Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.11.2022 и Суда по интеллектуальным правам от 29.03.2023 по делу N А40-82379/2022.

Таким образом, исследовав и оценив материалы дела в соответствии с положениями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия приходит к выводу о том, что в спорном товарном знак использован произведение дизайна - логотип, исключительные права на который принадлежат заявителю, что следует из представленных в материалы дела документов (договор от 10.01.2020, акт от 21.01.2020) с учетом обстоятельств, установленных вступившим в законную силу постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.11.2022 по делу N А40-82379/2022.

При таких обстоятельствах коллегия судей полагает, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 836748 не соответствует подпункту 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ.

С учетом изложенного выше оспариваемое решение Роспатента противоречит закону и нарушает права и законные интересы заявителя, в связи с чем подлежит признанию недействительным как не соответствующее пункту 9 статьи 1483 ГК РФ.

В соответствии с частью 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.

В силу пункта 3 части 5 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд, признав недействительным оспариваемый ненормативный правовой акт, указывает на обязанность соответствующих органов образом устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 138 Постановления N 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

В рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия.

Учитывая, что в рассматриваемом случае существенные нарушения процедуры рассмотрения возражения отсутствуют, в то время как судом установлено несоответствие спорного обозначения положениям пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, суд полагает необходимым обязать Роспатент внести в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 836748.

Принимая во внимание, что выводы о том, что спорная регистрация противоречит положениям пункта 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации сделан с учетом вступившего в законную силу постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.11.2022 по делу N А40-82379/2022, отсутствовавшего на момент вынесения спорного решения Роспатента и представленного непосредственно в суд, расходы по уплате государственной пошлины по результатам рассмотрения настоящего заявления отнесению на Роспатент не подлежат применительно к правовой позиции, содержащейся в абзаце шестом пункта 33 Постановления N 50, при отмене решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности судебные расходы по делу применительно к части 1 статьи 111 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не подлежат отнесению на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

заявление индивидуального предпринимателя Флоренцева Семена Валерьевича (ОГРНИП 318435000027181) удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) от 05.10.2022, принятое по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 836748, как несоответствующее положениям пункта 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 836748.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности внести соответствующие сведения в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Ю.В. Борисова

Судья

Е.Ю. Пашкова