Решение Суда по интеллектуальным правам от 17 апреля 2023 г. по делу N СИП-1079/2022 Суд признал недействительным решение Роспатента в части отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака, поскольку заявленное обозначение в процессе длительного и интенсивного использования заявителем стало узнаваемым потребителями, приобрело дополнительную различительную способность, в связи с чем вывод Роспатента о том, что оспариваемый словесный элемент обозначения не может быть признан охраняемым является неправомерным

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 11 апреля 2023 года.

Полный текст решения изготовлен 17 апреля 2023 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Голофаева В.В., Лапшиной И.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Беляевой А.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "Онлайн патент" (Бережковская наб., д. 6, оф. 11, Москва, 121059, ОГРН 1137746351522) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 31.08.2022, принятого по результатам рассмотрения возражения от 25.02.2021 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.10.2020 и об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности зарегистрировать товарный знак по заявке N 2019727114.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Онлайн патент" - Полозова А.В. и Пелих А.Н. (по совместной доверенности от 17.11.2021);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Кулакова К.В. (по доверенности от 10.02.2023 N 01/4-32-279/41и).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Онлайн патент" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 31.08.2022, принятого по результатам рассмотрения возражения от 25.02.2021 на решение Роспатента от 31.10.2022 и об обязании Роспатента зарегистрировать товарный знак " " по заявке N 2019727114 в отношении всех товаров 9-го и услуг 35, 41, 42, 45-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

В обоснование заявленных требований общество ссылается на то, что оспариваемое решение Роспатента принято с нарушением норм действующего законодательства, в частности, пункта 1 и 1.1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Заявитель приводит доводы о том, что словесные элементы "ONLINE PATENT", входящие в комбинированное обозначение по заявке N 2019727114, обладают различительной способностью, поскольку не указывают на назначение и сферу деятельности в отношении части услуг 35, 42-го и всех услуг 45-го классов МКТУ.

Общество утверждает, что обозначение по заявке N 2019727114 в результате его длительного и интенсивного использования приобрело различительную способность

Заявитель обращает внимание на противоречивость решения Роспатента, которая заключается в том, что при повторном рассмотрении возражения Роспатент согласился с тем, что обозначение "ONLINE PATENT" носит фантазийный характер в отношении части заявленных товаров и услуг ввиду неправдоподобных ассоциаций, связанных с семантикой заявленного обозначения.

Вместе с тем заявитель отмечает, что термин "фантазийнось" применяется к основанию "описательности", но не к основанию "не обладает различительной способностью", тем самым, доводы, приведенные в решении Роспатента, которые строятся на семантическом значении заявленного обозначения (описательность), не соответствуют выводу - основанию для отказа в регистрации (не обладает различительной способностью).

Общество полагает, что Роспатент дал ненадлежащую оценку приобретенной различительной способности заявленным обозначением.

Заявитель ссылается на то, что ни из одного из имеющихся в деле словарно-справочных источников не следует, что обозначение по заявке N 2019727114 прямо указывает на сферу деятельности, связанную с интеллектуальной собственностью, защитой прав на патент и способ ее оказания.

По мнению общества, наличие словесного элемента "PATENT", который в переводе с английского может означать "патент", еще не свидетельствует о том, что потребители воспринимают заявленное обозначение как указание на сферу деятельности, связанную с интеллектуальной собственностью, поскольку данный элемент является многозначным.

Заявитель считает, что ввиду многозначности слов "ONLINE PATENT" заявленное обозначение не может вызывать однозначных ассоциаций с конкретным товаром/услугой, в связи с чем не может быть воспринято потребителем без дополнительных рассуждений и домысливаний, указанное свидетельствует о фантазийности заявленного обозначения.

Общество также отмечает, что словесные элементы "ONLINE PATENT" заявленного комбинированного обозначения представляют словосочетание, которое создает качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в данное обозначение элементов.

По мнению общества, тот факт, что экспертизой не приведены примеры использования заявленного обозначения третьими лицами в отношении заявленных товаров и услуг свидетельствует о том, что на сегодняшний день обозначение "ONLINE PATENT" используется только заявителем и не используется другими субъектами, ведущими аналогичную хозяйственную деятельность, то есть необходимости в его использовании в сфере деятельности заявителя другими лицами нет.

Заявитель акцентирует внимание на том, что Роспатент при принятии оспариваемого решения нарушил принцип законных ожиданий, поскольку сделал вывод об отсутствии различительной способности без учета того, что словесный элемент "ONLINE PATENT" уже является средством индивидуализации как юридического лица, предприятия, так и товаров, и услуг.

В частности, общество обращает внимание, что словесное обозначение "ONLINE PATENT" является транслитерацией словосочетания "Онлайн Патент", которое зарегистрировано в качестве товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 782953 в отношении идентичных товаров 9-го и услуг 35, 41, 42, 45-го классов МКТУ, на что также обратил внимание Суд по интеллектуальным правам в решении от 11.03.2022 по делу N СИП-998/2021.

Роспатент представил отзыв на заявление, в котором не согласился с заявленными требованиями, полагая, что оспариваемый ненормативный правовой акт является законным, принят уполномоченным органом в соответствии с нормами действующего законодательства и не нарушает права и законные интересы заявителя.

Возражая против довода заявителя о том, что словесным элементам "ONLINE PATENT" обозначения по заявке N 2019764042 может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана, поскольку они не указывают на назначение и сферу оказания части услуг 35, 42-го, всех услуг 45-го классов МКТУ в силу вариативности восприятия потребителями данных словесных элементов, административный орган отмечает, что с учетом семантического значения слов "online" и "patent", закрепленного в словарных источниках, словесный элемент "ONLINE PATENT" заявленного обозначения воспринимается российским потребителем в качестве указания на услугу в сфере деятельности, связанной с интеллектуальной собственностью, и способ ее оказания посредством сети Интернет.

Роспатент обращает внимание на то, что семантическое значение слов "online" и "patent" хорошо известно среднему российскому потребителю в силу частого применения данных слов в повседневной жизни, в связи с чем смысловое значение словесного элемента заявленного обозначения является очевидным для потребителя.

Административный орган ссылается на то, что при оценке смыслового значения входящих в обозначение элементов необходимо учитывать те варианты, которые в своей совокупности коррелируются с заявленным перечнем товаров и услуг, поскольку потребитель будет воспринимать обозначение применительно к товарам и услугам, для индивидуализации которых это обозначение используется.

В отношении довода заявителя о том, что словесным элементам "ONLINE PATENT" заявленного обозначения может быть предоставлена правовая охрана, поскольку данное обозначение не используется иными лицами и ассоциируется только с заявителем, Роспатент сообщает, что заявленным обозначениям, состоящим только из описательных элементов, не предоставляется правовая охрана, а производителям - исключительное право на их использование, так как у любого лица может возникнуть необходимость использовать в хозяйственном обороте обозначения, которые описывают товар.

По мнению Роспатента, предоставление одному лицу исключительного права на обозначение, являющееся описательным, создаст препятствие для его свободного использования иными лицами и для добросовестной деятельности других хозяйствующих субъектов, поскольку в любой момент у любого лица может возникнуть необходимость использовать такое обозначение для характеристики своих товаров или услуг.

В отношении документов, представленных заявителем в подтверждение приобретения заявленным обозначением различительной способности, административный орган указывает на то, что представленные в материалы дела договоры с пользователями системы "Онлайн Патент" свидетельствуют о том, что заявитель предоставляет права на использование программного обеспечения, оказывает юридические услуги под иным обозначением, а именно обозначением "ОНЛАЙН ПАТЕНТ", в связи с чем данные документы не могут подтверждать приобретение различительной способности заявленным обозначением.

Роспатент считает обоснованный изложенный в оспариваемом решении вывод о том, что представленные заявителем в материалы дела документы в совокупности не подтверждают, что в результате длительного и интенсивного использования заявителем именно обозначения "ONLINE PATENT" потребители юридических услуг в сфере интеллектуальной собственности воспринимают данное обозначение не в качестве характеристики назначения и сферы оказания услуг, а как средство индивидуализации товаров и услуг конкретного лица - общества, в связи с чем обозначение по заявке N 2019727114 не приобрело различительную способность на основании пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ.

В отношении довода заявителя о том, что Роспатент нарушил принцип защиты законных ожиданий, поскольку ранее им был зарегистрирован словесный товарный знак "Онлайн Патент" по свидетельству Российской Федерации N 782953 на имя заявителя в отношении аналогичных товаров и услуг с предоставлением самостоятельной правовой охраны словесному элементу "Онлайн патент", административный орган отмечает, что заявленное обозначение и словесный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 782953 имеют ряд отличий: размер, цветовое и шрифтовое исполнение, алфавит, наличие графического элемента.

Роспатент полагает, что предоставление правовой охраны товарному знаку "Онлайн Патент" по свидетельству Российской Федерации N 782953 на имя заявителя в отношении тех же самых товаров и услуг не может предопределять выводы Роспатента об охраноспособности словесных элементов заявленного обозначения.

В представленных письменных объяснениях общество отмечает, выводы Роспатента о том, что заявленное обозначение воспринимается в глазах российского потребителя в качестве указания на услугу в сфере деятельности, связанной с интеллектуальной собственностью, очевидно носят голословный характер и не подтверждаются материалами дела.

Общество считает, что административный орган не учел представленные обществом в обоснование приобретения различительной способности документы.

В отношении довода Роспатента о том, что в представленных договорах отсутствует заявленное обозначение заявитель обращает внимание, что подавляющее большинство представленных договоров с клиентами содержат указание на то, что заявитель оказывает услуги посредством веб-интерфейса программы для ЭВМ "Онлайн Патент" на вебсайте onlinepatent.ru, таким образом, начиная с заключения договора на оказания услуг, потребители сталкиваются со словесными элементами заявленного обозначения "ONLINE PATENT".

В судебном заседании, состоявшемся 11.04.2023, представители общества настаивали на удовлетворении заявленных требований.

Представитель Роспатента против удовлетворения заявленных требований возражал по мотивам, изложенным в отзыве на заявление.

Как следует из материалов дела, общество 06.06.2019 обратилось в Роспатент с заявкой N 2019727114 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения " " в отношении товаров 9-го и услуг 35, 38, 41, 42, 45-го классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

По результатам экспертизы заявленного обозначения 31.10.2020 Роспатентом было принято решение о государственной регистрации указанного обозначения в отношении всех товаров 9-го и услуг 35, 38, 41, 42, 45-го классов МКТУ с указанием словесного элемента "ONLINE PATENT" в качестве неохраняемого на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

В Роспатент 25.02.2021 поступило возражение общества на вышеуказанное решение о государственной регистрации обозначения по заявке N 2019727114.

При этом заявитель скорректировал перечень товаров и услуг, в связи с чем правовая охрана заявленному обозначению испрашивалась в отношении товаров 9-го класса МКТУ "обеспечение программное для компьютеров; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; программы компьютерные, загружаемые; публикации электронные загружаемые; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; публикации электронные [загружаемые]", услуг 35-го класса МКТУ "ведение автоматизированных баз данных; информация деловая; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; предоставление деловой информации через вебсайты; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; онлайн-сервис для управления патентами и товарными знаками", услуг 41-го класса МКТУ "ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; переподготовка профессиональная", услуг 42-го класса МКТУ "исследования научно-технические в области патентного картирования; консультации по вопросам программного обеспечения; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]", услуг 45-го класса МКТУ "исследования юридические; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; консультации юридические по вопросам патентного картирования; контроль в области интеллектуальной собственности для юридических лиц; лицензирование [услуги юридические] в части публикации программного обеспечения; лицензирование интеллектуальной собственности; лицензирование программного обеспечения [услуги юридические]; представление интересов в суде; управление делами по авторскому праву; управление юридическое лицензиями; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по подготовке юридических документов; услуги по разрешению споров; услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц; предоставление юридической информации через интерактивные базы данных онлайн; услуги юридические, в том числе юридические услуги в области патентования, регистрации и защиты интеллектуальной собственности".

По результатам рассмотрения указанного возражения Роспатентом 22.06.2021 было принято решение об отказе в его удовлетворении.

Не согласившись с данным решением административного органа, общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании его недействительным.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 11.03.2022 по делу N СИП-998/2021 данное решение Роспатента было признано недействительным.

При этом Суд по интеллектуальным правам указал на необходимость провести анализ перечня товаров 9-го и услуг 35, 38, 41, 42, 45-го классов МКТУ применительно к тому, для каких товаров и услуг словесные элементы заявленного обозначения являются описательными.

Суд по интеллектуальным правам обратил внимание, что Роспатенту необходимо дать оценку представленным заявителем документам в подтверждение приобретенной различительной способности, а также доводу о наличии ранее зарегистрированного на имя заявителя товарного знака "Онлайн патент" по свидетельству Российской Федерации N 782953.

По результатам повторного рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 31.08.2022, которым оставлено в силе решение Роспатента о государственной регистрации обозначения по заявке N 2019727114 с указанием словесных элементов "ONLINE PATENT" в качестве неохраняемых в отношении части услуг 35, 42-го и всех услуг 45-го классов МКТУ.

В свою очередь, в отношении другой части услуг 35, 42-го, всех товаров 9-го и всех услуг 38, 41-го классов МКТУ словесные элементы "ONLINE PATENT" заявленного обозначения были признаны охраняемыми.

Административный орган отметил, что словесный элемент "ONLINE PATENT" обозначения по заявке N 2019727114 с учетом семантического значения слов "online" и "patent", закрепленного в словарных источниках, воспринимается российским потребителем в качестве указания на услугу в сфере деятельности, связанной с интеллектуальной собственностью, и способ ее оказания посредством сети Интернет.

Роспатент исходил из того, что при оценке смыслового значения входящих в обозначение элементов необходимо учитывать те варианты, которые в своей совокупности коррелируются с заявленным перечнем товаров и услуг, поскольку потребитель будет воспринимать обозначение применительно к товарам и услугам, для индивидуализации которых это обозначение используется.

В этой связи при оценке заявленного обозначения по заявке N 2019764042 на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ административный орган учитывал, что вышеперечисленные услуги 35, 42, 45-го классов МКТУ напрямую относятся к юридическим услугам в сфере интеллектуальной собственности и могут оказываться онлайн посредством сети Интернет.

Проанализировав документы, представленные заявителем в подтверждение приобретения заявленным обозначением различительной способности, Роспатент обратил внимание, что договоры с пользователями системы "Онлайн Патент" свидетельствуют о том, что заявитель предоставляет права на использование программного обеспечения, оказывает юридические услуги под иным обозначением, а именно обозначением "ОНЛАЙН ПАТЕНТ", в связи с чем указанные документы не могут подтверждать приобретение различительной способности именно заявленным обозначением.

В отношении представленных свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ Роспатент отметил, что они подтверждают лишь наличие у общества исключительных прав на указанные в свидетельствах программы для ЭВМ, при том, что данные свидетельства не содержат заявленного обозначения со словесным элементом "ONLINE PATENT" и не подтверждают наличие ассоциативных связей у потребителей между заявителем и обозначением по заявке N 2019727114.

Административный орган в оспариваемом решении пришел к выводу о том, что договоры на оказание услуг, датированные различными годами, начиная с 2013 года, заключены между обществом и иными организациями на оказание юридических услуг, выполнение патентного поиска и других услуг, вместе с тем указанные договоры не содержат информации, подтверждающей их исполнение (например, акт приема-передачи, соглашение об исполнении договора), а также в них отсутствует заявленное обозначение со словесным элементом "ONLINE PATENT", следовательно, данные документы не могут свидетельствовать о том, что до даты приоритета заявленного обозначения по заявке N 2019727114 при оказании услуг заявителем использовалось именно данное обозначение, в связи с чем оно приобрело различительную способность.

Роспатент посчитал, что информация из сети Интернет представляет собой ряд неупорядоченных скриншотов сайтов, из которых часть не содержит даты, что не позволяет соотнести их с датой приоритета заявки N 2019727114.

В отношении сведений о статистике просмотров рекламных объявлений административный орган обратил внимание на то, что часть данных объявлений содержит иное обозначение (изображение щита со словесным элементом "ONLINE PATENT" на фоне другого большого щита), в связи с чем вызывает у потребителя ассоциации с иным обозначением.

По мнению административного органа, представленная заявителем информация об участии в выставках также не может свидетельствовать об известности заявленного обозначения, поскольку отсутствуют сведения о количестве посетителей данных выставок.

В отношении скриншотов с сайта web.archive.org, а также наличия сайта с доменным именем https://onlinepatent.ru Роспатент сослался на то, что указанная информация не подтверждает фактическое оказание услуг с использованием заявленного обозначения, а лишь свидетельствует о наличии предложения об оказании услуг.

Отклоняя довод заявителя о нарушении принципа защиты законных ожиданий в связи регистрацией словесного товарного знака "Онлайн Патент" по свидетельству Российской Федерации N 782953 на имя заявителя в отношении аналогичных товаров и услуг с предоставлением самостоятельной правовой охраны словесному элементу "Онлайн патент", Роспатент исходил из того, что заявленное обозначение и словесный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 782953 имеют ряд отличий: размер, цветовое и шрифтовое исполнение, алфавит, наличие графического элемента.

При этом административный орган утверждает, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 782953 была предоставлена на основании документов, подтверждающих приобретение данным обозначением различительной способности, при этом представленные в рамках указанного делопроизводства документы касались именно обозначения "Онлайн патент" в том виде, как оно было заявлено на регистрацию.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении, отзыве на него, письменных объяснениях, заслушав мнение явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

Согласно статье 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности обжалование решений и действий (бездействия) государственных органов в суд.

Частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок на оспаривание решения Роспатента от 31.08.2022 обществом соблюден, что не оспаривается Роспатентом.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента по рассмотрению возражения против отказа в представлении правовой охраны товарному знаку и принятие по его результатам решения установлены частью четвертой ГК РФ и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 N 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, и обществом не оспариваются.

В соответствии правовой позицией, содержащейся в пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент.

По возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Основания для признания недействительным патента на изобретение, выданного по международной заявке на изобретение или по преобразованной евразийской заявке, признания недействительным предоставления правовой охраны промышленному образцу или товарному знаку по международной регистрации определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной или преобразованной евразийской заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки N 2019727114 на регистрацию обозначения в качестве товарного знака (06.06.2019) применимым законодательством для оценки его охраноспособности являются ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482).

Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака предусмотрены статьей 1483 ГК РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В силу пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ положения пункта 1 не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Анализ указанных положений позволяет сделать вывод, что не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не выполняющих в глазах потребителей основную функцию товарного знака - индивидуализирующую.

В свою очередь, различительная способность обозначения имеет три источника: обозначение, с одной стороны, может быть различительным само по себе; с другой стороны, обозначение может приобрести различительную способность в результате его использования для маркировки конкретного товара; согласно подпункту 2 пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ могут быть зарегистрированы обозначения, которые состоят только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, являющихся общепринятыми символами и терминами, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров, если они образуют комбинацию, обладающую различительной способностью.

Для конкретного обозначения, которое может быть различительным само по себе, наличие различительной способности оценивается в том виде, в котором данное обозначение заявлено на государственную регистрацию. При этом следует рассматривать обозначение не само по себе (например, словесное обозначение - с точки зрения русского языка и абстрактного его смысла), а применительно к конкретным товарам, в отношении которых испрашивается правовая охрана.

Оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения рядовым, средним потребителем соответствующих товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак или испрашивается регистрация товарного знака. Соответствующая оценка производится исходя из восприятия.; этого обозначения на конкретную дату - дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в Роспатент.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, пункт 34 Правил N 482 относит:

простые геометрические фигуры, линии, числа;

отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово;

общепринятые наименования;

реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;

сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Для обозначений, изначально неохраноспособных, но приобретших различительную способность, оценке при регистрации товарного знака подлежит возможность в глазах адресатов товарных знаков - потребителей связывать конкретное обозначение с конкретным товаром конкретного производителя. При этом, как правило, о приобретенной различительной способности обозначения свидетельствует длительное использование его конкретным лицом до регистрации в качестве товарного знака для целей индивидуализации товаров.

Согласно пункту 35 Правил N 482 вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Роспатентом установлено и материалами дела подтверждается, что обозначение " " по заявке N 2019727114 является комбинированным, состоит из словесного элемента "ONLINE PATENT", выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета, и изобразительного элемента в виде двухцветного щита.

Отказ Роспатента в предоставлении правовой охраны указанному обозначению основан на том, что словесный элемент "ONLINE PATENT" обозначения по заявке N 2019764042 не обладает различительной способностью для части услуг 35, 42 и всех услуг 45 классов МКТУ, в связи с чем может быть включен в состав заявленного обозначения в качестве неохраняемого элемента в отношении данных услуг.

Административный орган делает вывод отсутствии различительной способности на основании словарно-справочных материалов, из которых, по его мнению, усматривается, что обозначение "ONLINE PATENT" способно восприниматься потребителями как указание на юридическую услугу в сфере деятельности, связанной с интеллектуальной собственностью, защитой прав на патент и способ ее оказания (посредством сети "Интернет").

Кроме того, Роспатент пришел к выводу о недоказанности обществом приобретения различительной способности в результате длительного и интенсивного использования этого обозначения.

Суд по интеллектуальным правам считает заслуживающим внимания довод общества о нарушении Роспатентом принципа правовой определенности в силу следующего.

Принцип правовой определенности является одним из основополагающих принципов российского права. Он направлен на недопущение противоречий в правоприменительной практике и обязателен как для судов, так и для всех государственных органов, уполномоченных определять правовой статус имущества и имущественных прав участников гражданского оборота.

Принцип правовой определенности следует понимать как предсказуемость решений правоприменительного органа в отношении одних и тех же фактических обстоятельств.

Делопроизводство в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатенте) по каждой заявке ведется отдельно с учетом фактических обстоятельств конкретного дела, что вытекает, в частности, из постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.11.2006 N 8215/06. Однако это не означает, что при рассмотрении заявок Роспатент может признавать один и тот же элемент в одном случае охраняемым, а в другом неохраняемым в отношении тех же товаров и услуг.

Решения Роспатента как административного органа должны быть предсказуемыми, иначе они не обеспечивают государственную защиту прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, гарантированную частью 1 статьи 45 Конституции Российской Федерации.

Принцип правовой определенности направлен на недопущение противоречий в правоприменительной практике. Предсказуемость поведения государственного органа, обладающего властными полномочиями, является одним из факторов, сдерживающих произвол власти, создающих условия для реализации принципа правовой определенности и способствующих формированию у участников правоотношений доверия к закону и к действиям государства (аналогичная правовая позиция выражена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.05.2021 по делу N СИП-422/2020, от 14.07.2022 по делу N СИП-1025/2021; от 25.12.2020 по делу N СИП-116/2020).

Принцип правовой определенности применяется судом при проверке решения административного органа в том числе на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

В ситуации, когда ранее Роспатент при рассмотрении возражения установил отсутствие либо наличие различительной способности конкретного обозначения или элемента внутри обозначения, в дальнейшем он связан своими выводами, если решение не было оспорено.

Элементы, единожды признанные Роспатентом обладающими (не обладающими) различительной способностью, должны и далее признаваться административным органом в качестве обладающих (не обладающих) такой способностью, если не имеется иных обстоятельств, подлежащих учету.

Государственный орган, рассматривающий вопрос о наличии различительной способности (первичной) у одного и того же обозначения либо рассматривая аналогичные по существу возражения, исходя из общеправового принципа правовой определенности не должен допускать ситуации, когда по результатам рассмотрения вопроса об охраноспособности одного обозначения он мог бы прийти к различным выводам.

Вместе с тем, не является нарушением принципа правовой определенности вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям к предоставлению правовой охраны при условии надлежащей мотивировки различий между спорным обозначением и ранее зарегистрированными обозначениями.

В основу иного вывода Роспатента, при условии надлежащей мотивировки, могут лечь различия между ранее зарегистрированным товарным знаком, или элементом обозначения, и спорным обозначением, различия в перечне заявленных товаров и услуг.

Обосновывая в оспариваемом решении различный подход к оценке различительной способности заявленного обозначения и словесного товарного знака "Онлайн Патент" по свидетельству Российской Федерации N 782953, административный орган указал на наличие между ними ряда отличий: размер, цветовое и шрифтовое исполнение, алфавит, наличие графического элемента.

Суд по интеллектуальным правам не может согласиться с данным подходом Роспатента исходя из следующего.

Словесный элемент "ONLINE PATENT" является транслитерацией словосочетания "Онлайн Патент", которое зарегистрировано в качестве товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 782953 (заявка N 2019727119, дата приоритета 06.06.2019) в отношении идентичных товаров 9-го и услуг 35, 41, 42, 45-го классов МКТУ. Словесный элемент заявленного обозначения также является транслитерацией произвольной части фирменного наименования заявителя, в уставе которого также приведено фирменное наименование в латинице.

При этом словесный элемент "ONLINE PATENT" заявленного обозначения и словесный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 782953 являются семантически и фонетически тождественными.

На данное обстоятельство также обратил внимание Суд по интеллектуальным правам в своем решении от 11.03.2022 по делу N СИП-998/2021.

Что касается изобразительного элемента, то он является второстепенным в заявленном обозначении, поскольку очевидно доминирует словесный элемент, несущий основную индивидуализирующую нагрузку.

Выполнение словесного элемента в заявленном обозначении в латинице не создает сложности в прочтении данных слов потребителем и их восприятии.

Как неоднократно высказывался президиум Суда по интеллектуальным правам, определяющим для установления семантического значения словесного обозначения является не точность отображения русскоязычного или иностранного текста буквами соответствующего алфавита по правилам транслитерации, а его восприятие российскими потребителями.

Таким образом, заявленное обозначение и товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 782953 очевидно будут вызывать одинаковое восприятие у рядового российского потребителя, в связи с чем принципиальных отличий в подходе к оценке различительной способности этих обозначений не имеется.

При этом Суд по интеллектуальным правам особо обращает внимание на то, что товары 9-го и услуги 35, 41, 42, 45-го классов МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению и для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 782953, являются полностью идентичными.

Оценив представленные заявителем при рассмотрении заявки N 2019727114 доказательства, Суд по интеллектуальным правам полагает необоснованным вывод Роспатента о недоказанности приобретения заявленным обозначением различительной способности в силу следующего.

В силу пунктом 35 Правил N 482 для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения. В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах. Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Из представленных доказательств следует, что общество зарегистрировано 18.04.2013 с фирменным наименованием "Онлайн Патент".

Словесное обозначение заявленного обозначения является слитным написанием словесного элемента в доменном имени onlinepatent.ru, которое зарегистрировано 12.02.2013. С момента своей регистрации в качестве юридического лица общество является администратором указанного доменного имени. Согласно правилам регистрации доменных имен в зоне .ru доменное имя не может содержать пробелов, и должно начинаться и заканчиваться либо буквой, либо цифрой. В этой связи заявитель использует в доменном имени слитное написание слов "online patent", которые включены в заявленное обозначение.

Общество является разработчиком специального сервиса по регистрации товарных знаков, патентов, программ для ЭВМ. Услуги оказываются посредством сайта через личный кабинет пользователя. На страницах сайта используется заявленное обозначение, что подтверждается представленными в материалы дела распечатками из веб-архива сайта. То есть, каждый пользователь сайта так или иначе сталкивается с обозначением "ONLINE PATENT" при использовании сервиса.

По информации, приведенной на сайте Роспатента https://rospatent.gov.ru/ru/about/stat, как до даты заявки, так и после общество по состоянию на 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 года уже входило в лидеры подачи заявок в электронном виде.

Таким образом, значительная часть заявителей по товарным знакам перед подачей заявки заходит на сайт заявителя, на котором для индивидуализации используется заявленное обозначение.

В подтверждение приобретения обозначением различительной способности в Роспатент обществом были представлены договоры на оказание услуг, доказательства участия в международных ассоциациях, в выставках, конференциях, участие в форумах. Также были представлены доказательства того, что с 2013 года по 2019 год на продвижение услуг заявителя в поисковых сетях было затрачено около 15 000 000 рублей.

По результатам анализа представленных заявителем документов в совокупности Роспатент пришел к выводу о том, что они не подтверждают приобретение заявленным обозначением различительной способности.

Коллегией судей не принимаются ссылки Роспатента на то, что в числе представленных обществом доказательств отсутствуют доказательства исполнения приобщенных к материалам дела договоров оказания услуг, а также в этих договорах отсутствует заявленное обозначение со словесным элементом "ONLINE PATENT".

Так, 27.04.2022 заявителем дополнительно в Роспатент выборочно были представлены документы, подтверждающие исполнение представленных договоров оказания услуг (акты оказания услуг). При этом каких-либо возражений, препятствующих принятию и учету данных документов, Роспатентом выражено не было.

Значительная часть представленных договоров оказания услуг содержит указание на то, что заявитель оказывает услуги посредством веб-интерфейса программы для ЭВМ "Онлайн Патент" на вебсайте onlinepatent.ru. Следовательно, с момента заключения договора оказания услуг потребители сталкиваются со словесными элементами заявленного обозначения "ONLINE PATENT".

Суд по интеллектуальным правам обращает внимание, что обществом в Роспатент также были представлены сведения, представляющие собой статистику посещения сайта onlinepatent.ru, просмотра рекламных объявлений с использованием заявленного обозначения и кликабельность рекламных объявлений.

Суд по интеллектуальным правам не может признать обоснованным вывод административного органа о том, что представленная заявителем информация об участии в выставках не может свидетельствовать об известности заявленного обозначения, поскольку отсутствуют сведения о количестве посетителей данных выставок.

Вместе с тем, данный вывод Роспатента также противоречит материалам дела, поскольку 27.04.2022 заявителем дополнительно были представлены сведения о количестве посетителей данных выставок.

Коллегия судей отмечает, что на имеющихся в деле фотографиях с выставок визуализируется заявленное комбинированное обозначение.

Тот факт, что общество уже длительное время до даты подачи заявки N 2019727114 использовало на сайте onlinepatent.ru заявленное обозначение подтверждается представленными в материалы дела распечатками из веб-архива этого сайта.

Суд по интеллектуальным правам также полагает, что вопреки соответствующему доводу Роспатента, статистика просмотров рекламных объявлений за период с 02.12.2016 по 31.05.2019 (кликабельность рекламных баннеров) является достаточной для вывода об осведомленности потребителей о заявленном обозначении.

Коллегия судей обращает внимание, что Роспатентом не отрицается факт того, что совокупность доказательств, подтверждающих приобретение различительной способности, представленных при рассмотрении заявок N 2019727114 и N 2019727119 (по результатам экспертизы которой предоставлена правовая охрана обозначению "Онлайн Патент), является одинаковой.

С учетом изложенного Суд по интеллектуальным правам на основании оценки имеющихся в деле доказательств пришел к выводу о том, что заявленное обозначение в процессе длительного и интенсивного использования заявителем стало узнаваемым потребителями, приобрело дополнительную различительную способность, в связи с чем вывод Роспатента о том, что словесный элемент "ONLINE PATENT" этого обозначения не может быть признан охраняемым в отношении части услуг 35, 42-го и всех услуг 45-го классов МКТУ является неправомерным.

При названных обстоятельствах оспариваемое решение Роспатента противоречит пункту 1 и пункту 1.1 статьи 1483 ГК РФ, а, следовательно, подлежит признанию недействительным.

Пунктом 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в резолютивной части решения по делу об оспаривании ненормативных правовых актов, решений органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц должно содержаться, в том числе, указание на признание оспариваемого акта недействительным или решения незаконным полностью или в части и обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя либо на отказ в удовлетворении требования заявителя полностью или в части.

Как разъяснено в пункте 138 Постановления N 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 названного Кодекса указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

При отмене решения Роспатента в связи с существенным нарушением процедуры его принятия или при наличии обстоятельств, которые не могут быть устранены на стадии судебного обжалования решения административного органа, суд вправе обязать Роспатент рассмотреть соответствующий вопрос повторно, с учетом решения суда.

Отменяя решение Роспатента, суд также вправе в случае признания установленными фактических обстоятельств, требующихся для вынесения соответствующего решения, обязать Роспатент выдать патент, предоставить правовую охрану товарному знаку, наименованию места происхождения товара или предоставить исключительное право на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара, восстановить или аннулировать патент, восстановить или прекратить правовую охрану товарного знака, наименования места происхождения товара, аннулировать запись в Государственном реестре наименований мест происхождения товаров Российской Федерации и все свидетельства об исключительном праве на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара.

Поскольку в рассматриваемом случае судом не установлено наличие существенных нарушений процедуры рассмотрения возражения, которые могут быть устранены только при их повторном рассмотрении, коллегия судей в качестве восстановительной меры считает возможным обязать Роспатент предоставить правовую охрану обозначению по заявке N 2019727114 в отношении всех товаров и услуг, указанных в этой заявке.

Судебные расходы распределены судом в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и отнесены на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 180, 198-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

заявление общества с ограниченной ответственностью "Онлайн патент" (ОГРН 1137746351522) удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.08.2022 в части отказа в регистрации обозначения по заявке N 2019727114 в качестве товарного знака в отношении части услуг 35, 42-го и всех услуг 45-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков в качестве товарного знака как не соответствующее пунктам 1 и 1.1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности зарегистрировать обозначение по заявке N 2019727114 в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг, указанных в этой заявке.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Онлайн патент" (ОГРН 1137746351522) 3 000 рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судья

В.В. Голофаев

Судья

И.В. Лапшина