Постановление Суда по интеллектуальным правам от 5 апреля 2023 г. № С01-342/2023 по делу N А61-2876/2022 Дело по иску о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку суды первой и апелляционной инстанций, в нарушение бремени доказывания и баланса интересов сторон, возложили на ответчика обязанность по предоставлению доказательств приобретения и хранения продукции без цели дальнейшего введения их в гражданский оборот

Резолютивная часть постановления объявлена 4 апреля 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 5 апреля 2023 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Сидорской Ю.М.,

судей Булгакова Д.А., Погадаева Н.Н.

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "СТ Меркурий" (ул. Алихана Гагкаева, д. 1, к. Б, г. Владикавказ, Республика Северная Осетия - Алания, 362000, ОГРН 1151513002596) на решение Арбитражного суда Республики Северная Осетия-Алания от 04.10.2022 по делу N А61-2876/2022 и постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.12.2022 по тому же делу

по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Галанова Андрея Александровича (Москва, ОГРНИП 306501013700020) к обществу с ограниченной ответственностью "СТ Меркурий" о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки.

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя Галанова Андрея Александровича - Грудина А.О. (по доверенности от 23.03.2022);

от общества с ограниченной ответственностью "СТ Меркурий" - Калицова Л.А. (по доверенности от 21.11.2022).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Галанов А.А. (далее - предприниматель) обратился в Арбитражный суд Республики Северная Осетия-Алания с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "СТ Меркурий" (далее - общество "СТ Меркурий") о защите исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 617287, N 617288, взыскании компенсации в размере 428 286 рублей.

Решением Арбитражного суда Республики Северная Осетия-Алания от 04.10.2022, оставленным без изменения постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.12.2022, исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись с судебными актами, принятыми по делу, общество "СТ Меркурий" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В обоснование кассационной жалобы общество "СТ Меркурий" указывает, что суды первой и апелляционной инстанции пришли к необоснованному выводу о доказанности факта нарушения ответчиком исключительных прав истца, равно как и факта использования ответчиком товарных знаков истца. По мнению заявителя кассационной жалобы, представленные в материалы дела доказательства свидетельствуют лишь о том, что товар был реализован обществом "Фрутовит" ответчику, никаких доказательств последующей перепродажи товара ответчиком истец в материалы дела не представил.

Как указывает заявитель кассационной жалобы, он является работодателем большого числа сотрудников, спорные товары приобретал для личных нужд по организации питания сотрудников.

Общество "СТ Меркурий" полагает, что предъявленная ко взысканию компенсация подлежит снижению с учетом правовой позиции, изложенной в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П.

Предприниматель представил отзыв на кассационную жалобу, в котором просит принятые по делу судебные акты оставить без изменения.

К кассационной жалобе общество "СТ Меркурий" в подтверждение изложенных в ней доводов представило новые доказательства (договор поставки от 07.03.2019 N Е38/03-2019, акт сверки расчетов к договору, штатное расписание общества "СТ Меркурий").

Предприниматель, в свою очередь, заявил ходатайство об истребовании доказательств (у Управления Федеральной налоговой службы России по Республике Северная Осетия-Алания - книг покупок и продаж ответчика за отчетные периоды 2019 - 2022 годы, у ответчика - договора поставки с приложениями, доказательств его исполнения, регистров бухгалтерского учета, оборотно-сальдовые ведомости и карточки счетов 41 (товары), 90.1 (реализация/продажи), документов, связанных с реализацией и оприходованием контрафактных товаров, начиная с 2019 года, содержащих в своих наименованиях слова "ФРУТОВИТ", "FRUTOVIT").

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что пределы рассмотрения дела в арбитражном суде кассационной инстанции установлены положениями статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с частью 3 указанной статьи при рассмотрении дела арбитражный суд кассационной инстанции проверяет, соответствуют ли выводы арбитражного суда первой и апелляционной инстанций о применении нормы права установленным ими по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

Арбитражный суд кассационной инстанции не наделен полномочиями по оценке и исследованию фактических обстоятельств дела, выявленных в ходе его рассмотрения по существу, а также по исследованию ранее не представлявшихся доказательств. В связи с этим представленные ответчиком дополнительные доказательства не могут быть приобщены Судом по интеллектуальным правам к материалам дела.

Как разъяснено в абзацах втором и третьем пункта 30 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде кассационной инстанции", новые и (или) дополнительные доказательства, имеющие отношение к установлению обстоятельств по делу, судом кассационной инстанции не принимаются. Если лицо, участвующее в деле, представило в суд кассационной инстанции дополнительные доказательства, не представленные им в суд первой, апелляционной инстанции, в том числе вместе с отзывом на кассационную жалобу, то такие доказательства судом кассационной инстанции к материалам дела не приобщаются и при необходимости возвращаются.

На основании изложенного Суд по интеллектуальным правам возвращает приложенные обществом "СТ Меркурий" к кассационной жалобе документы.

По этим же основаниям (в связи с отсутствием у суда кассационной инстанции полномочий по исследованию и оценке фактических обстоятельств дела) судебная коллегия отказывает в удовлетворении ходатайства предпринимателя об истребовании доказательств.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель заявителя кассационной жалобы поддержал доводы кассационной жалобы, просил отменить принятые по делу судебные акты.

Представитель истца просил оставить обжалуемые судебные акты без изменения.

Законность обжалуемых решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства Судом по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судами норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, предприниматель является правообладателем товарных знаков " ", " " по свидетельствам Российской Федерации N 617287 и N 617288, зарегистрированных 25.05.2017 с приоритетом от 18.12.2015 в отношении, в частности, товаров 29-го, 30-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

В обоснование исковых требований предприниматель указал, что в 2018 году предприниматель узнал о незаконном использовании обществом "Фрутовит" обозначений, сходных до степени смешения с принадлежащими ему товарными знаками в том числе по свидетельствам Российской Федерации N 617287, 617288, на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках, на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, а также в предложениях о продаже товара, в том числе в сети Интернет.

В процессе судебного разбирательства по делу N А40-208181/2020 по иску предпринимателя о взыскании с общества "Фрутовит" компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 617287, N 617288, истцу стало известно, что общество "СТ Меркурий" в период с 15.03.2019 по 31.05.2019 осуществило закупку контрафактного товара у общества "Фрутовит" на сумму 214 143 рубля.

Полагая, что действия общества "СТ Меркурий" по последующей реализации данного товара нарушают исключительные права на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 617287, N 617288, предприниматель направил в адрес ответчика претензию с требованием о выплате компенсации.

Оставление претензии без ответа стало основанием для обращения в арбитражный суд с исковым заявлением.

Суд первой инстанции, удовлетворяя заявленные исковые требования, исходил из того, что факт незаконного использования обозначения, сходного до степени смешения с принадлежащими истцу товарными знаками, подтверждается представленными в материалы дела доказательствами, в том числе счетами-фактурами и товарными накладными N 61, 62, 63, 64, 65 от 15.03.2019, N 151, 152, 153, 154 от 31.05.2019, которые подтверждают факт закупки ответчиком у общества "Фрутовит" контрафактного товара по договору поставки N E38/03-2019 от 07.03.2019 на сумму 214 143 руб.

Суд первой инстанции принял во внимание, что штрихкоды, указанные в товарных накладных напротив каждой позиции товара, свидетельствует, что каждая позиция была реализована под брендом "Фрутовит".

Определяя подлежащий взысканию размер компенсации, суд первой инстанции с учетом заявленного предпринимателем способа определения компенсации рассчитал двукратную стоимость контрафактного товара исходя из стоимости товара, приобретенного ответчиком у общества "Фрутовит".

Суд первой инстанции также счел, что поскольку материалами дела подтвержден факт незаконного использования обозначения, сходного с товарными знаками истца, то обоснованными являются и требования о запрете использования обозначения "ФРУТОВИТ" в отношении товаров, однородных тем, для которых зарегистрированы спорные товарные знаки.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассматривая дело на основании статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласился с выводами суда первой инстанции.

При этом суд апелляционной инстанции дополнительно указал, что ссылки ответчика на то, что приобретение им спорных товаров осуществлялось для нужд по организации питания своих сотрудников, то есть без цели их последующего введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации, не принимаются, поскольку общество "СТ Меркурий", заявляя об отсутствии цели введения товаров в гражданский оборот, в нарушение положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представило в материалы дела доказательств, что товары приобретались исключительно для нужд организации питания сотрудников.

Согласно части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено данным Кодексом.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ установлено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

По смыслу нормы указанной статьи нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Из содержания приведенных норм следует, что под незаконным использованием товарного знака признается любое действие, нарушающее исключительные права владельцев товарного знака: несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение о продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, при этом незаконность воспроизведения чужого товарного знака является признаком контрафактности.

В соответствии со статьей 1250 Кодекса интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Возможность взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак предусмотрена статьей 1515 ГК РФ.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 61 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц. Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам. Так, если контрафактные экземпляры (товары) проданы или предлагаются к продаже нарушителем на основании договоров оптовой купли-продажи, должна учитываться именно оптовая цена экземпляров (товаров).

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при предъявлении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права доказыванию подлежат: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем незаконного использования. При определении размера компенсации подлежат учету вышеназванные критерии.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора, при этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Как установлено судами и следует из материалов дела, истец является обладателем исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 617287 и 617288. Принадлежность истцу исключительных прав на указанные товарные знаки установлена судами на основании представленных в материалы дела доказательств и ответчиком не оспаривается.

При этом ответчик оспаривает факт нарушения исключительных прав истца, ссылаясь на отсутствие в материалах дела доказательств данного обстоятельства.

Действительно из разъяснений, содержащихся в пунктах 56, 71 Постановления N 10, следует, что использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации несколькими способами представляет собой, по общему правилу, соответствующее число случаев нарушений исключительного права. Требование о применении мер ответственности за нарушение исключительного права предъявляется к лицу, в результате противоправных действий которого было нарушено исключительное право. В случаях ряда последовательных нарушений исключительного права различными лицами каждое из этих лиц несет самостоятельную ответственность за допущенные нарушения.

Таким образом, в рассматриваемом деле при доказанности наличия в действиях ответчика состава нарушения исключительных прав на средства индивидуализации истца он должен быть привлечен к гражданско-правовой ответственности, предусмотренной действующим законодательством. То обстоятельство, что с общества "Фрутовит" уже взыскана компенсация за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 617287, N 617288, само по себе не является препятствием для привлечения ответчика к ответственности за совершение правонарушения, носящего самостоятельный характер.

Вместе с тем коллегия судей полагает заслуживающим внимания довод подателя кассационной жалобы о том, что судами первой и апелляционной инстанций сделан необоснованный вывод о нарушении ответчиком исключительных прав истца.

По смыслу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ перечень способов использования товарного знака не является исчерпывающим, и не ограничивается производством товаров с размещением на них этого товарного знака, предложением их к продаже, продажей, демонстрацией на выставках и ярмарках.

Из разъяснений, изложенных в пункте 156 Постановления N 10, следует, что исключительное право правообладателя охватывает в числе прочих распространение (в том числе предложение к продаже), а также ввоз на территорию Российской Федерации, хранение или перевозку с целью введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации товара, в котором (а равно на этикетках, упаковке, документации которого) выражен товарный знак.

Вместе с тем такие действия, как приобретение товара, в котором выражен товарный знак, независимо от цели приобретения, а равно хранение или перевозка такого товара без цели введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации, не нарушают исключительное право правообладателя.

Как следует из материалов дела, в обоснование нарушения ответчиком исключительных прав истца представлены товарные накладные и счета-фактуры, подтверждающие покупку обществом "СТ Меркурий" у общества "Фрутовит" товаров, маркированных обозначением, сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 617287 и N 617288.

Основываясь на указанных выше доказательствах, суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу о том, что приобретение ответчиком контрафактного товара осуществлено ответчиком с целью введения его в гражданский оборот, а не для собственных нужд, в связи с чем имеет место нарушение принадлежащих истцу исключительных прав.

Между тем указанный вывод сделан вопреки разъяснениям, изложенным в пункте 156 Постановления N 10. Так, приобретение контрафактных товаров, вне зависимости от целей такого приобретения, не является способом использования товарных знаков истца по смыслу статьи 1484 ГК РФ. С учетом изложенного документально подтвержденная закупка обществом "СТ Меркурий" товаров, маркированных обозначением, сходным до степени смешения с товарными знаками истца, не является нарушением ответчиком исключительных прав истца.

Кроме того, вывод суда апелляционной инстанции о том, что товары приобретались ответчиком для целей введения в гражданский оборот коллегия судей также находит безосновательным. По существу, указанный вывод носит предположительный характер и сделан в отсутствие каких-либо доказательств.

Учитывая специфику споров о защите исключительного права на объекты интеллектуальных прав и особенности доказывания обстоятельств, входящих в предмет доказывания по указанным спорам, именно на истца возлагается обязанность по доказыванию факта совершения ответчиком нарушения исключительных прав на товарные знаки.

Вопреки положениям части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Галанов А.А. соответствующие доказательства в материалы дела не представил, а суды первой и апелляционной инстанций, в нарушение бремени доказывания и баланса интересов сторон, возложили на ответчика обязанность по предоставлению доказательств приобретения и хранения продукции без цели дальнейшего введения их в гражданский оборот.

При указанных обстоятельствах решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции нельзя признать вынесенными с правильным применением норм материального права, а выводы судов - соответствующими фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам.

Учитывая, что допущенные судами существенные нарушения норм материального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам привели к принятию неверных решения и постановления, они не могут быть признаны законными и подлежат отмене в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Поскольку для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка доказательств, установление обстоятельств относительно того, в чем состояло нарушение ответчиком исключительных прав истца на спорные товарные знаки, а также иные процессуальные действия, предусмотренные для рассмотрения дела в суде первой инстанции, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции следует учесть изложенное в настоящем постановлении, устранить допущенные нарушения норм материального и процессуального права и по результатам оценки доводов сторон, установления значимых обстоятельств и исследования имеющихся в материалах дела доказательств принять законный и обоснованный судебный акт, а также распределить судебные расходы.

При этом Суд по интеллектуальным правам отмечает, что настоящее постановление суда кассационной инстанции не предопределяет выводы суда первой инстанции, которые будут сделаны при новом рассмотрении дела, а лишь указывает на необходимость полноценного рассмотрения доводов лиц, участвующих в деле, и имеющихся в материалах дела доказательств.

В силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов за подачу кассационной жалобы разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Республики Северная Осетия-Алания от 04.10.2022 по делу N А61-2876/2022 и постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.12.2022 по тому же делу отменить.

Дело N А61-2876/2022 направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Республики Северная Осетия-Алания.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Ю.М. Сидорская

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Н.Н. Погадаев