Постановление Суда по интеллектуальным правам от 31 марта 2023 г. N С01-101/2023 по делу N А50-3081/2022 Суд направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции дело о взыскании убытков, поскольку суд не учел, что по другому делу спорный контрафактный товар был передан на уничтожение согласно протоколу изъятия, что подтверждает отсутствие факта реализации спорного товара и вытеснения им с рынка оригинальной продукции

Резолютивная часть постановления объявлена 28 марта 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 31 марта 2023 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Сидорской Ю.М.,

судей Булгакова Д.А., Погадаева Н.Н.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Улубаевой И.С.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Сивковой Натальи Александровны (Пермский край, ОГРНИП 306594404400020) на решение Арбитражного суда Пермского края от 11.07.2022 делу N А50-3081/2022 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2022 по тому же делу

по иску иностранного лица Christian Dior Couture S.A. (30, Avenue Montaigne Paris VIII) к индивидуальному предпринимателю Сивковой Наталье Александровне о взыскании убытков.

В судебном заседании приняли участие:

индивидуальный предприниматель Сивкова Наталья Александровна - лично (по паспорту);

представитель иностранного лица Christian Dior Couture S.A. - Игнатьев Р.И. (по доверенности от 01.06.2022).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо Christian Dior Couture S.A. (далее - компания) обратилось в Арбитражный суд Пермского края с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Сивковой Наталье Александровне (далее - предприниматель) о взыскании убытков в размере 90 000 рублей, возникших в результате незаконного использования товарного знака.

Решением Арбитражного суда Пермского края от 11.07.2022, оставленным без изменения постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2022, исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, предприниматель обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судами норм материального и процессуального права, просит обжалуемые судебные акты отменить, принять по делу новый судебный акт.

В обоснование поданной кассационной жалобы предприниматель указывает, что компанией не доказана совокупность обстоятельств, подлежащих установлению для возмещения убытков. Некоторые обстоятельства, по мнению предпринимателя, потенциально могут признаваться злоупотреблением со стороны компании. Предприниматель ссылается на несоблюдение истцом досудебного порядка урегулирования спора.

Предприниматель также выражает свое несогласие с определенным судами первой и апелляционной инстанций размером убытков и отмечает, что в материалах дела отсутствуют неопровержимые, однозначные сведения, которые касаются размера возмещения. Предприниматель настаивает на отсутствии доказательств того, что допущенное им нарушение являлось единственным препятствием, свидетельствующим о невозможности получения компанией дохода, на который она могла рассчитывать.

Заявитель кассационной жалобы обращает внимание, что в представленной компанией справке о причиненном ущербе отсутствует информация о том, какая именно модель сумки оригинальной продукции является идентичной изъятой контрафактной женской сумочке и по каким критериям (размеру, цвету, функциональности, внешнему виду) она является аналогом изъятого контрафакта.

Компания представила отзыв на кассационную жалобу, в котором указала, что доводы, аналогичные доводам, содержащимся в кассационной жалобе ответчика, были предметом рассмотрения судов первой и апелляционной инстанций и не нашли своего подтверждения.

В судебном заседании предприниматель поддержал доводы кассационной жалобы, настаивал на ее удовлетворении.

Представитель компании возражал против удовлетворения кассационной жалобы по доводам, изложенным в отзыве.

Рассмотрев кассационную жалобу, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального права и соблюдение норм процессуального права при принятии обжалуемых решения, постановления, а также соответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и отзыве на нее, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для отмены обжалуемых судебных актов в силу следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 названной статьи).

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, в отношении однородных товаров и услуг, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Подпунктом 3 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном этим Кодексом, требования о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Таким образом, общие нормы о возмещении убытков с учетом конкретных обстоятельств подлежат применению в данном деле.

Пунктами 1 и 2 статьи 15 ГК РФ предусмотрено, что лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

По смыслу указанной нормы, лицо, требующее возмещения убытков, должно доказать наличие состава правонарушения: факт причинения убытков, противоправное поведение лица, действиями (бездействием) которого причинены убытки, причинную связь между указанными действиями (бездействием) и убытками, размер убытков, а также принятие мер по разумному уменьшению размера понесенных убытков.

Привлечение лица к гражданско-правовой ответственности в виде возмещения убытков возможно только при доказанности всей совокупности вышеперечисленных условий, отсутствие хотя бы одного из элементов состава гражданского правонарушения исключает возможность привлечения к имущественной ответственности.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора, при этом оценка представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность относится к компетенции суда, разрешающего спор.

Как установлено судами первой и апелляционной инстанций и усматривается из материалов дела, компания является правообладателем товарного знака " " по международной регистрации N 610601, зарегистрированного в том числе в отношении товаров 25-го класса "одежда" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Кроме того, истец является правообладателем товарного знака " " по международной регистрации N 587746, зарегистрированного в отношении товаров 18-го класса "сумки" МКТУ.

В соответствии с вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Пермского края от 30.10.2019 по делу N А50-29436/2019 предприниматель привлечена к административной ответственности по части 2 статьи 14.10 Кодекса об административных правонарушениях.

В рамках вышеуказанного дела было установлено, что 08.04.2019 должностными лицами административного органа в ходе проведения мероприятия в магазине "Натали", расположенном по адресу: Пермский край, с. Елово, ул. Ленина, д. 30, принадлежащем ответчику, выявлен факт реализации ответчиком промышленных товаров, маркированных в том числе обозначениями, сходными со спорными товарными знаками.

В ходе проверки сотрудниками полиции составлен протокол осмотра помещения, территории и находящихся там вещей и документов от 08.04.2019.

В качестве меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении спорная продукция изъята, о чем составлен протокол изъятия от 08.04.2019.

Неоригинальность реализуемой продукции подтверждается письмом общества с ограниченной ответственностью "ТКМ" от 27.07.2019 N 38, письмом Андрощука А.В. от 22.08.2019 исх. N 22082019/01.

Как указывает истец, в результате незаконного использования товарного знака ответчик причинил правообладателю убытки. Согласно представленной в материалы дела N А50-29436/2019 справке о причинении ущерба компании сумма ущерба, причиненного предпринимателем компании, составляет 90 000 рублей (размер убытков определен исходя из цен на оригинальную продукцию, актуальных на дату изъятия контрафактной продукции, на основе принципа, что одна единица контрафактной продукции вытесняет с рынка одну единицу оригинальной продукции, и зафиксирован в решении по делу N А50-29436/2019).

Ссылаясь на изложенные обстоятельства, а также на невыполнение ответчиком требования, содержащегося в претензии, истец обратился с иском о возмещении упущенной выгоды в арбитражный суд.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из доказанности наличия совокупности условий, являющихся основанием для взыскания убытков и доказанности размера упущенной выгоды.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассматривавший дело в порядке статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласился с выводами суда первой инстанции.

Согласно части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено данным Кодексом.

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.

Суды первой и апелляционной инстанций согласились с представленным истцом расчетом размера убытков, определенным исходя из цены на оригинальную продукцию, актуальной на дату изъятия контрафактной продукции, на основе принципа, что одна единица контрафактной продукции вытесняет с рынка одну единицу оригинальной продукции, признав, что данная цена является неполученным доходом, который правообладатели получили бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы их исключительные права не были нарушены.

При принятии обжалуемых судебных актов суды первой и апелляционной инстанций учли представленную истцом справку о причиненном ущербе компании от 27.07.2019, в соответствии с которой стоимость оригинальной сумки составляет 90 000 рублей за одну единицу. Наряду с этим суды установили, что доказательства, опровергающие обозначенную истцом сумму упущенной выгоды, ответчиком в материалы дела не представлены.

Таким образом, удовлетворяя исковые требования и взыскивая упущенную выгоду в заявленном размере, суды первой и апелляционной инстанций руководствовались тем, что в результате совершенных ответчиком неправомерных действий часть потребителей товаров правообладателя перешла к нарушителю, а репутации правообладателя был причинен ущерб от использования потребителями некачественных контрафактных товаров, введенных в оборот нарушителем.

Проанализировав приведенные выводы, суд кассационной инстанции не может признать их обоснованными и правомерными ввиду следующего.

Из разъяснений, изложенных в пункте 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 25), следует, что по смыслу статьи 15 ГК РФ упущенной выгодой является неполученный доход, на который увеличилась бы имущественная масса лица, право которого нарушено, если бы нарушения не было.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", при определении размера упущенной выгоды учитываются предпринятые кредитором для ее получения меры и сделанные с этой целью приготовления (пункт 4 статьи 393 ГК РФ).

В то же время в обоснование размера упущенной выгоды кредитор вправе представлять не только доказательства принятия мер и приготовлений для ее получения, но и любые другие доказательства возможности ее извлечения.

Должник не лишен права представить доказательства того, что упущенная выгода не была бы получена кредитором.

Как разъяснено в пункте 12 Постановления N 25, по делам о возмещении убытков истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (бездействия) которого возник ущерб, а также факты нарушения обязательства или причинения вреда, наличие убытков.

Размер подлежащих возмещению убытков должен быть установлен с разумной степенью достоверности, с учетом всех обстоятельств дела, исходя из принципов справедливости и соразмерности ответственности допущенному нарушению.

Поскольку упущенная выгода представляет собой неполученный доход, то, как указано в пункте 14 Постановления N 25, при разрешении споров, связанных с ее возмещением, следует принимать во внимание, что ее расчет, представленный истцом, как правило, является приблизительным и носит вероятностный характер. Это обстоятельство само по себе не может служить основанием для отказа в иске.

Из приведенных положений гражданского законодательства и разъяснений высшей судебной инстанции следует, что возмещение убытков как мера ответственности носит компенсационный характер и направлено на восстановление имущественного положения потерпевшего лица. Убытки в форме упущенной выгоды подлежат возмещению, если соответствующий доход мог быть извлечен в обычных условиях оборота, либо при совершении предпринятых мер и приготовлений, но возможность его получения была утрачена вследствие неправомерных действий ответчика.

При этом истец должен доказать, что допущенное ответчиком нарушение явилось единственным препятствием, не позволившим ему получить упущенную выгоду.

В рассматриваемом деле в обоснование своих требований компания указала на неполучение ею доходов, которые она могла бы получить при продаже оригинальной продукции, но не получила из-за неправомерных действий ответчика, направленных на реализацию контрафактных товаров.

Между тем судами первой и апелляционной инстанций не исследовался вопрос о сходстве и различии оригинальных и контрафактных товаров с целью определения того, мог ли обычный потребитель понимать, что покупает товар не у правообладателя, или мог ли он быть введен в заблуждение относительно свойств и качества товара. В результате не была дана оценка реальной возможности получения правообладателем доходов при продаже ответчиком контрафактного товара в размере стоимости, приравненной истцом к стоимости оригинала, и, соответственно, обоснованности требования о возмещении убытков в виде упущенной выгоды в заявленном размере. Подход судов не соответствует экономическим реалиям в ситуации, когда лицо покупает дешевый контрафактный товар, понимая, что он является контрафактным.

Суды не учли, что стороны не конкурируют на одном товарном рынке (нарушитель продает очевидно неоригинальные контрафактные товары престижных брендов совершенно иному классу потребителей, чем те, кто покупает подлинное изделие); не приняли во внимание отсутствие в материалах дела доказательств того, что правообладатель из-за контрафактных товаров напрямую теряет клиентов, готовых купить оригинальную продукцию.

Указанные выше обстоятельства подлежат учету для определения того, в действительности ли можно с разумной степенью достоверности предположить, что при отсутствии на рынке контрафакта потребители приобретут оригинальную продукцию в таком же количестве.

Оценивая упущенную выгоду правообладателя, суду необходимо установить его неполученный доход, и учесть, что такой доход не находится в прямой зависимости от стоимости реализованного контрафактного товара.

Потери правообладателя могут быть и не прямыми (например, при снижении репутации товарного знака), но реальность таких потерь должна быть доказана.

При этом наличие вступившего в законную силу судебного акта по делу о привлечении предпринимателя к административной ответственности само по себе не исключает обязанность истца доказать совокупность обстоятельств, с которыми закон связывает возможность взыскания убытков в виде упущенной выгоды.

Аналогичная правовая позиция изложена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 07.02.2023 N 308-ЭС22-17045.

Суд по интеллектуальным правам также отмечает, что в обоснование заявленных компанией требований положен только довод о том, что введение предпринимателем спорного товара в гражданский оборот вытеснило одну единицу оригинального товара (именно исходя из этого обстоятельства определен размер предъявленной к взысканию упущенной выгоды).

При этом суд первой инстанции оставил без внимания то обстоятельство, что вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Пермского края от 30.10.2019 по делу N А50-29436/2019 передан на уничтожение контрафактный товар согласно протоколу изъятия от 08.04.2019 - сумка "Cristian Dior" в количестве 1 штука.

Данное обстоятельство подтверждает отсутствие факта реализации контрафактного товара и вытеснения им с рынка оригинальной продукции; спорный товар не был введен в гражданский оборот. Поскольку не подтвержден факт вытеснения с рынка оригинальной продукции истца необходимо выяснить механизм возникновения у компании убытков в виде упущенной выгоды.

В силу изложенного выводы судов первой и апелляционной инстанций о размере упущенной выгоды истца, подлежащей возмещению за счет ответчика, являются преждевременными и необоснованными, поскольку сделаны с нарушением норм материального и процессуального права и без учета фактических обстоятельств, имеющих ключевое значение для правильного разрешения данного вопроса.

С учетом указанных обстоятельств суд кассационной инстанции приходит к выводу о том, что в настоящем деле судами первой и апелляционной инстанций не были установлены все юридические значимые обстоятельства, необходимые для определения размера убытков в виде упущенной выгоды, который может быть отнесен на ответчика.

При этом определение размера убытков относится к компетенции судов, рассматривающих спор по существу. Суд кассационной инстанции в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не наделен полномочиями по установлению, оценке и исследованию соответствующих фактических обстоятельств дела.

На основании изложенного решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанций приняты с нарушением норм материального и процессуального права, в связи с чем они не могут быть признаны законными и подлежат отмене в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции следует устранить указанные недостатки, проверить доводы истца и возражения ответчика относительно наличия оснований для взыскания упущенной выгоды в заявленном размере и, правильно применив нормы материального и процессуального права, принять законный и обоснованный судебный акт.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что настоящее постановление суда кассационной инстанции не предопределяет выводы суда первой инстанции, которые будут сделаны при новом рассмотрении дела, а лишь указывает на необходимость мотивировать выводы суда на основании полноценного рассмотрения доводов лиц, участвующих в деле, и имеющихся в материалах дела доказательств.

Доводы предпринимателя о несоблюдении истцом претензионного порядка урегулирования спора надлежащим образом рассмотрел суд апелляционной инстанции. Оснований для переоценки выводов судов о соблюдении компанией претензионного порядка урегулирования спора судебная коллегия не усматривает.

В силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов за подачу кассационной жалобы разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Пермского края от 11.07.2022 делу N А50-3081/2022 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2022 по тому же делу отменить.

Дело N А50-3081/2022 направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Ю.М. Сидорская

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Н.Н. Погадаев