Постановление Суда по интеллектуальным правам от 20 января 2023 г. N С01-2485/2022 по делу N А71-15/2022 Суд оставил без изменения судебные акты об отказе в иске о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, поскольку между сторонами подписано соглашение о предоставлении права использования спорного товарного знака, которое на момент обращения истца в суд с исковым заявлением является заключенным, в установленном порядке сторонами не расторгнуто

Резолютивная часть постановления объявлена 17 января 2023 г.

Полный текст постановления изготовлен 20 января 2023 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Сидорской Ю.М.,

судей Булгакова Д.А., Погадаева Н.Н.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Улубаевой И.С.

рассмотрел в судебном заседании с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Удмуртской Республики (судья Ветошкина М.А., при ведении протокола отдельного процессуального действия секретарем судебного заседания Вершининой Е.В.) кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью Торгово-Сервисный Центр "Лео Смарт" (ул. В. Шоссе, д. 146, оф. 100, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426039, ОГРН 1031801352186) на решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 24.06.2022 по делу N А71-15/2022 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.09.2022 по тому же делу

по иску общества с ограниченной ответственностью Торгово-Сервисный Центр "Лео Смарт" к обществу с ограниченной ответственностью "Лео Смарт Авто" (ул. Крылова, 34, г. Ижевск, Удмуртская Республика, ОГРН 1141832002003) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Мироненко Виктор Яковлевич (Удмуртская Республика), Левин Олег Сергеевич (Удмуртская Республика).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Лео Смарт Авто" - Ширяев В.И. (по доверенности от 12.12.2022);

от общества с ограниченной ответственностью Торгово-Сервисный Центр "Лео Смарт" - Рудин Р.А. (конкурсный управляющий), Сорокин А.Н. (по доверенности от 02.11.2022).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью Торгово-Сервисный Центр "Лео Смарт" (далее - общество "Лео Смарт") обратилось в Арбитражный суд Удмуртской Республики с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Лео Смарт Авто" (далее - общество "Лео Смарт Авто") о взыскании компенсации в размере 1 000 000 рублей за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 354118.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Мироненко Виктор Яковлевич, Левин Олег Сергеевич.

Решением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 24.06.2022, оставленным без изменения постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.09.2022, в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, общество "Лео Смарт" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, просит обжалуемые судебные акты отменить.

В обоснование поданной кассационной жалобы истец указывает, что в силу прямого указания пункта 6 статьи 1232 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) при отсутствии государственной регистрации предоставление права использования признается несостоявшимся. Соответственно, какое-либо бездействие правообладателя не порождает право контрагента на использование спорного товарного знака.

Заявитель кассационной жалобы полагает, что, делая вывод о злоупотреблении правом со стороны истца, суды первой и апелляционной инстанций не учитывали положения пункта 3 статьи 1232 ГК РФ, согласно которому заявление о государственной регистрации договора о предоставлении права использования товарного знака могло быть подано любой стороной договора.

Общество "Лео Смарт" считает, что пояснения Левина О.С. при отсутствии каких-либо первичных бухгалтерских документов не могут служить подтверждением совершенных в простой письменной форме сделок либо исполнения таких сделок. Заявитель кассационной жалобы отмечает, что ответчиком не представлено ни одного документа, подтверждающего исполнение соглашения от 21.08.2019 N 3.

Истец также обращает внимание суда кассационной инстанции на то обстоятельство, что на странице официального сайта ответчика, на которой был размещен спорный видеоролик, отсутствует какое-либо упоминание о том, что данный видеоролик рекламирует услуги истца, равно как не усматривается данной информации и из содержания видеоролика. По мнению заявителя кассационной жалобы, спорный видеоролик не вызывает никаких ассоциаций с деятельностью истца.

Ответчик представил отзыв на кассационную жалобу, в котором указал, что обжалуемые судебные акты являются законными и обоснованными, выводы судов о применении нормы права соответствуют установленным по делу обстоятельствам, доказательства по делу исследованы всесторонне и в полном объеме.

В судебном заседании представители общества "Лео Смарт" поддержали доводы кассационной жалобы, настаивали на ее удовлетворении.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения кассационной жалобы по доводам, изложенным в отзыве на нее.

Третьи лица, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд кассационной инстанции не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

Законность обжалуемых решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе.

Как установлено судами и следует из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака " " по свидетельству Российской Федерации N 354118, зарегистрированного 01.07.2008 (дата приоритета 09.03.2007, срок действия регистрации продлен до 09.03.2027) в отношении услуг 35, 37 и 39-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Решением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 16.06.2021 по делу N А71-10669/2020 общество "Лео Смарт" признано несостоятельным (банкротом). В отношении него открыта процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим утвержден Рудин Р.А.

В ходе конкурсного производства конкурсным управляющим истца выявлено, что указанный товарный знак использовался в своей деятельности ответчиком.

Конкурсный управляющий истца в адрес ответчика направил претензию N 56 с требованием прекратить использование товарного знака, а также возместить правообладателю компенсацию за неправомерное использование товарного знака.

Обществом "Лео Смарт Авто" в адрес общества "Лео Смарт" направлен ответ на претензию от 28.08.2021 N 2508/2, в котором ответчик сослался на пользование товарным знаком на законных основаниях в связи с заключением между обществом "Лео Смарт" и обществом "Лео Смарт Авто" соглашения.

Между тем, истец, полагая несоблюдении со стороны ответчика требования о государственной регистрации перехода исключительного права использования товарного знака в пользу ответчика, и, соответственно считая несостоявшимся указанный переход права пользования, обратился в суд с рассматриваемым иском о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из того, что между сторонами подписано соглашение от 21.08.2019, которое на момент обращения истца в суд с исковым заявлением является заключенным, в установленном порядке сторонами не расторгнуто.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассматривающий дело в порядке статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поддержал выводы суда первой инстанции.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, выслушав присутствовавших в судебном заседании представителей сторон, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и норм процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ установлено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

По смыслу нормы указанной статьи нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Из содержания приведенных норм следует, что под незаконным использованием товарного знака признается любое действие, нарушающее исключительные права владельцев товарного знака: несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение о продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, при этом незаконность воспроизведения чужого товарного знака является признаком контрафактности.

В соответствии со статьей 1250 Кодекса интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Возможность взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак предусмотрена статьей 1515 ГК РФ.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при предъявлении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права доказыванию подлежат: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем незаконного использования.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора, при этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Сторонами не оспариваются выводы судов относительно принадлежности истцу исключительного права на товарный знак. С учетом части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации выводы судов первой и апелляционной инстанций в указанной части судом кассационной инстанции не проверяются.

Доводы истца об отсутствии оснований для использования его товарного знака в деятельности ответчика были исследованы и опровергнуты судами первой и апелляционной инстанций с приведением мотивов и оснований принятия итоговых судебных актов, а также ссылок на имеющиеся в деле доказательства.

Согласно пункту 1 статьи 1232 ГК РФ в случаях, предусмотренных данным Кодексом, исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации признается и охраняется при условии государственной регистрации такого результата или такого средства.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1232 ГК РФ в случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с названным Кодексом государственной регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора, также подлежат государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством Российской Федерации.

В силу пункта 3 статьи 1232 ГК РФ государственная регистрация отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по договору, государственная регистрация залога этого права, а также государственная регистрация предоставления права использования такого результата или такого средства по договору осуществляется по заявлению сторон договора.

При несоблюдении требования о государственной регистрации перехода исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по договору об отчуждении исключительного права или без договора, залога исключительного права либо предоставления другому лицу права использования такого результата или такого средства по договору переход исключительного права, его залог или предоставление права использования считается несостоявшимся (пункт 6 статьи 1232 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор). Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату.

Согласно пункту 2 статьи 1233 ГК РФ к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419) и о договоре (статьи 420 - 453), поскольку иное не установлено правилами настоящего раздела и не вытекает из содержания или характера исключительного права.

Судами первой и апелляционной инстанций установлено, что сторонами заключено соглашение от 21.08.2019, по условиям которого истец предоставил ответчику право использования спорного товарного знака.

Государственная регистрация предоставления права использования товарного знака не осуществлена.

Ссылка заявителя кассационной жалобы на отсутствие государственной регистрации не может быть принята во внимание судом кассационной инстанции.

Как разъяснено в абзацах четвертом и седьмом пункта 37 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), несоблюдение требования о государственной регистрации не влечет недействительности самого договора; если же переход исключительного права по договору об отчуждении исключительного права подлежит государственной регистрации, то момент перехода исключительного права определяется в силу закона императивно - моментом государственной регистрации перехода такого права. Предоставление права по лицензионному договору считается состоявшимся также с момента государственной регистрации предоставления права. При этом обязательственные отношения из договоров, переход или предоставление права по которым подлежат государственной регистрации, возникают независимо от государственной регистрации (пункты 1 и 2 статьи 433 ГК РФ).

Как установлено судам первой и апелляционной инстанций, соглашение от 21.08.2019 является заключенным, при подписании соглашения воля сторон формировалась свободно, ответчиком представлены доказательства добросовестного исполнения со своей стороны условий данного соглашения, которые истцом в надлежащем порядке не оспорены.

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции пришел к основанному на материалах дела выводу о том, что использование спорного товарного знака осуществлено с согласия правообладателя и не является нарушением прав истца.

Кроме того, судами первой и апелляционной инстанций принято во внимание отсутствие заинтересованности ответчика в использовании спорного товарного знака для собственных нужд.

Так, судами установлено и из материалов дела следует, что ответчик является официальным дилером торгового бренда - марки Вольво в Удмуртской Республике и согласно дилерскому договору обладает исключительным правом использования товарного знака "VOLVO" на территории Удмуртской Республики, следовательно, заинтересован в продвижении названного товарного знака в Удмуртской Республике.

Более того, судами установлено, что ответчик рекламировал спорный товарный знак " " по поручению правообладателя, что подтверждается письменными пояснениями третьего лица, а также объяснениями, данными в судебном заседании 31.05.2022 руководителем истца и правообладателем спорного товарного знака (в период с июля 2019 года по июнь 2021 года) и до настоящего времени единственным учредителем истца - Левиным О.С.

На основании изложенного суды первой и апелляционной инстанций пришли к правомерному выводу о том, что ответчик использовал спорный товарный знак по поручению правообладателя, что согласно пункту 73 Постановления N 10 охватывается исключительным правом правообладателя.

Суд по интеллектуальным правам не усматривает правовых оснований для несогласия с указанными выводами судов первой и апелляционной инстанций, учитывая, что они достаточным образом мотивированы и основаны на фактических обстоятельствах дела.

При этом Суд по интеллектуальным правам исходит из того, что установление наличия либо отсутствия нарушения исключительного права, в защиту которого предъявлен иск, является вопросом факта, относится к компетенции судов, рассматривающих дело по существу (определение Верховного Суда Российской Федерации от 05.07.2018 N 300-ЭС18-3308), и выходит за пределы компетенции суда кассационной инстанции.

Как разъяснено в пункте 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции", с учетом того, что наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, устанавливается судом на основании доказательств по делу (часть 1 статьи 64 Кодекса), переоценка судом кассационной инстанции доказательств по делу, то есть иные по сравнению со сделанными судами первой и апелляционной инстанций выводы относительно того, какие обстоятельства по делу можно считать установленными исходя из иной оценки доказательств, в частности, относимости, допустимости, достоверности каждого доказательства в отдельности, а также достаточности и взаимной связи доказательств в их совокупности (часть 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), не допускается.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами первой и апелляционной инстанций на основании объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом доводов и возражений участвующих в деле лиц, выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм процессуального права.

Безусловных оснований для отмены решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции, предусмотренных частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Судом по интеллектуальным правам также не установлено.

С учетом изложенного обжалуемые судебные акты подлежит оставлению без изменения, кассационная жалоба - без удовлетворения.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины по кассационной жалобе относятся на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 24.06.2022 по делу N А71-15/2022 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.09.2022 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью Торгово-Сервисный Центр "Лео Смарт" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Ю.М. Сидорская

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Н.Н. Погадаев