Решение Суда по интеллектуальным правам от 15 декабря 2022 г. по делу N СИП-704/2022 Суд удовлетворил требование о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении услуг, для индивидуализации которых он зарегистрирован, а ответчик не доказал факт его использования

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 8 декабря 2022 года.

Полный текст решения изготовлен 15 декабря 2022 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Пашковой Е.Ю.,

судей Булгакова Д.А., Силаева Р.В.;

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Нестеровой А.С. -

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление иностранного лица Kyungdong Navien Co., Ltd. (95, Suworam-kil, Sothan-myeon, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea) к индивидуальному предпринимателю Филатову Игорю Владимировичу (Москва, ОГРНИП 320774600136751) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 491279 вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебное заседание явились представители:

от иностранного лица Kyungdong Navien Co., Ltd. - Дуплякина М.В., (по доверенности от 13.05.2022), Сорокопуд А.В. (по доверенности от 09.11.2022);

от индивидуального предпринимателя Филатова Игоря Владимировича - Прохоров А.И., Робинов А.А. (по совместной доверенности от 22.08.2022).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо Kyungdong Navien Co., Ltd. (далее - компания) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Филатову Игорю Владимировичу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака " " по свидетельству Российской Федерации N 491279 вследствие его неиспользования в отношении товаров 11-го класса "аппараты водонагревательные; баки расширительные для систем центрального отопления; бойлеры; водонагреватели; горелки газовые; горелки; дымоходы дымовых труб; газовые котлы; котлы отопительные; приборы отопительно-нагревательные, работающие на твердом, жидком, газообразном топливе; приборы отопительные электрические; теплообменники" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ; с учетом принятого судом уточнения предмета исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В обоснование заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака компания указывает на то, что она является ведущим в мире зарубежным производителем отопительных приборов и промышленных установок, в связи с чем реализуемая ею продукция является также широко известной для потребителей котлов и в Российской Федерации.

Отмечая длительное присутствие на российском рынке товаров собственного производства, истец обращает внимание на то, что в период с 2008 года по 2013 год он осуществлял свою деятельность посредством дистрибьютера - компании Лаборатория Отопления Ко. Лтд.

Кроме того, в 2014 году было открыто представительство компании на территории Российской Федерации - общество с ограниченной ответственностью "Навиен Рус", посредством которого осуществляется реализация товаров 11-го класса МКТУ и сервисное обслуживание российских потребителей.

Компания считает, что известность реализуемых ею товаров на территории России подтверждается присвоением ей ежегодной премии доверия потребителей - "Марка N 1 в России" в категории "Газовые котлы"/"Бытовые газовые котлы".

Истец сообщает, что для целей индивидуализации производимых и реализуемых им товаров 11-го класса МКТУ на территории России были зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 826147 " ", N 600685 " ", правовая охрана которых была прекращена по результатам рассмотрения возражения ответчика, мотивированного их сходством со спорным товарным знаком.

Кроме того, истец указывает на наличие функционирующего сайта (https://www.navien.ru/), который содержит сведения о производимой истцом продукции.

В представленном отзыве на исковое заявление Филатов И.В. указывает на недоказанность компанией своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении всех товаров 6, 11, 17 и 27-го класса МКТУ, а также товаров 11-го класса МКТУ, за исключением позиции "котлы газовые".

Так, ответчик указывает, что компанией не подана заявка в Роспатент на регистрацию обозначения, сходного до степени смешения со спорным товарным знаком в отношении идентичных или однородных товаров, кроме того компания не доказала свое намерение в дальнейшем использовать сходное до степени смешения обозначение в отношении всех заявленных товаров.

По мнению ответчика, указание истца на производство им товаров "газовые котлы" свидетельствует об отсутствии у него интереса в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении всех заявленных товаров 6, 17 и 27-го классов МКТУ и товаров 11-го класса МКТУ, за исключением названной товарной позиции, что также подтверждается присвоением истцу премии "Марка N 1 в России" только в отношении товаров "Газовые котлы"/"Бытовые газовые котлы".

Кроме того ответчик отмечает, что товарные знаки истца по свидетельствам Российской Федерации N 826147 и N 600685 были зарегистрированы только в отношении узкого перечня товаров 11-го класса МКТУ.

Ответчик считает необоснованным довод истца об осуществлении им деятельности на российском рынке в период с 2008 года по 2013 год посредством дистрибьютера компании Лаборатория Отопления Ко. Лтд, поскольку исполнение данного договора, по мнению ответчика, является мнимым в силу недоказанности истцом факта поставки на территорию России производимых им товаров "котлы газовые".

С точки зрения ответчика, товары 11-го класса МКТУ "котлы газовые" не являются однородными всем остальным товарам 6, 11, 17 и 27-го класса МКТУ.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв на исковое заявление, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования не относится к его компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований он представить не может. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие его представителя.

В суд 31.10.2022 от компании поступили письменные объяснения, в которых указывает на несостоятельность довода Филатова И.В. об отсутствии у компании заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака ввиду непредставлении компанией доказательств подачи заявки на государственную регистрацию сходного до степени смешения со спорным товарным знаком в отношении идентичных или однородных товаров, поскольку в законе и в сложившейся судебной практике отсутствует указание на названное требование в качестве обязательного для данной категории споров.

Истец дополнительно отмечает, что спорный товарный знак является препятствием для использования компанией товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 826147 и N 600685, правовая охрана которых была признана недействительной Роспатентом в силу удовлетворения возражения ответчика ввиду более ранней даты приоритета противопоставленного товарного знака.

Кроме того, по мнению истца, представленные ответчиком доказательства использования товарного знака свидетельствуют о мнимом использовании, поскольку объем представленных доказательств не является достаточным.

В судебном заседании, состоявшемся 08.12.2022, представители компании выступили по существу доводов, изложенных в исковом заявлении, просили его удовлетворить в части уточненных требований, пояснили, что считают представленные Филатовым И.В. доказательства подтверждающими использование спорного товарного знака только в отношении продукции "газовые котлы", однако полагают данное использование мнимым ввиду незначительного количества реализованных товаров.

Представители Филатова И.В. возражали против удовлетворения исковых требований по мотивам, изложенным в отзыве на исковое заявление, отметили, что Филатовым И.В. доказан факт использования спорного товарного знака в отношении товаров "газовые котлы" и иных товаров, являющихся составляющими газовых котлов и видовыми по отношению к газовым котлам.

Роспатент, надлежащим образом извещенный о начавшемся судебном процессе, в судебное заседание явку представителя не обеспечил, что в соответствии с частью 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.

Как следует из материалов дела, государственная регистрация спорного товарного знака " " по свидетельству Российской Федерации N 491279 была осуществлена 25.07.2013 в отношении широкого перечня товаров 6-го, 11-го и 17-го классов, а также товаров 27-го класса МКТУ "линолеум; покрытия виниловые напольные; покрытия для полов.".

Ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны названного товарного знака в отношении товаров 11-го класса МКТУ "аппараты водонагревательные; баки расширительные для систем центрального отопления; бойлеры; водонагреватели; горелки газовые; горелки; дымоходы дымовых труб; газовые котлы; котлы отопительные; приборы отопительно-нагревательные, работающие на твердом, жидком, газообразном топливе; приборы отопительные электрические; теплообменники", неиспользование правообладателем этого товарного знака, компания направила 20.05.2022 Филатову И.В. по адресу регистрации, указанному в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, предложение о добровольном отказе от исключительного права на спорный товарный знак или о заключении договора об отчуждении исключительного права на этот товарный знак.

Не получив ответ на досудебное предложение, компания по истечении двухмесячного срока, установленного частью 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), обратилась в Суд по интеллектуальным правам с настоящим исковым заявлением.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в исковом заявлении, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, суд пришел к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных исковых требований в связи со следующим.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован. Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Новое предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю товарного знака не ранее чем по истечении трехмесячного срока со дня направления предыдущего предложения заинтересованного лица.

Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.

Компания в подтверждение факта соблюдения досудебного порядка урегулирования настоящего спора в материалы дела представило: текст обращения заинтересованного лица, почтовые квитанции о направлении 20.05.2022 претензии, опись вложения и почтовое уведомление о вручении 25.05.2022 адресату почтовой корреспонденции (т. 1, л.д. 32-35).

Таким образом, учитывая направление искового заявления 07.08.2022, а также отсутствие со стороны ответчика возражений, обязательный досудебный порядок урегулирования настоящего спора, установленный статьей 1486 ГК РФ, следует считать соблюденным, в связи с чем Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что спор может быть рассмотрен по существу.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ, иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

В пункте 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) разъяснено, что для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

В подтверждение наличия заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака компания представила следующие документы: выписку из торгового реестра с указанием на один из основных видов деятельности компании - производство и продажа оборудования теплового сгорания, оборудования отопления и охлаждения; выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении общества с ограниченной ответственностью "Навиен Рус" (далее - общество "Навиен Рус") с информацией об основном виде деятельности данного лица - торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями; выписки из государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания в отношении товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 600685 и N 826147; решения Роспатента от 10.03.2022 о признании предоставления правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 600685 и N 826147 недействительной полностью; скриншоты с сайта "ru.kdnavien.com" с изображением продукции и описанием деятельности компании; дистрибьюторский договор от 23.07.2008 с приложениями, заключенный между компанией и обществом с ограниченной ответственностью "Лаборатория отопления"; сублицензионный договор от 15.08.2016 N 2016/08-1501-НМ с приложениями, заключенный между обществом "Навиен Рус" и обществом с ограниченной ответственностью "Народная Марка" (далее - общество "Народная Марка"); договоры от 01.10.2018 N 2018/10-0101-НМ и 03.10.2019 N 2019/10-0301-НМ с приложениями, заключенные между обществом "Навиен Рус" и обществом "Народная Марка"; сертификаты от 31.10.2018 N 18/317/21, 10.11.2016 N 16/257/2, 31.10.2020 N 16/369/39; договор от 15.12.2020 N KDNA20201215_RU, заключенный между компанией и обществом "Навиен Рус"; каталоги производимой компанией продукции; брендбук компании; коносаменты и свидетельства о происхождении, выданные в отношении продукции компании; сертификат соответствия продукции.

Оценив представленные доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в их совокупности и взаимной связи, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу об осуществлении компанией деятельности по производству и продаже отопительных товаров, поскольку указанным лицом открыто представительство на территории Российской Федерации, с которым компанией заключены договоры об осуществлении деятельности по купле-продаже газовых и электрических водонагревателей, газовых котлов, котлов на жидком топливе, электрических котлов, а также запасных частей и фурнитуры для данных изделий.

Кроме того, ранее компания использовала обозначение "NAVIEN ACE" для индивидуализации реализуемых ею на российском рынке товаров 11-го класса МКТУ.

В соответствии с разъяснением, содержащимся в пункте 162 Постановления N 10, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Сопоставив принадлежащий ответчику товарный знак " " по свидетельству Российской Федерации N 491279 и используемое истцом обозначение "NAVIEN ACE" в соответствии с критериями, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), суд приходит к выводу о том, что данные обозначения обладают высокой степенью сходства за счет тождественности словесного элемента "Ace" / "ACE" по фонетическому и семантическому признакам, несмотря на наличие дополнительных словесных элементов в знаках истца.

Данные обстоятельства сторонами не подвергались сомнению.

Как следует из пункта 45 Правил N 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 162 Постановления N 10, однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Как отмечено в пункте 42 Обзора, однородные товары - это товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции. Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Руководствуясь вышеизложенными правилами, рекомендациями и разъяснениями по определению однородности товаров и услуг, коллегия судей приходит к выводу о том, что указанные в перечне регистрации товарного знака " " по свидетельству Российской Федерации N 491279 товары 11-го класса МКТУ "аппараты водонагревательные; баки расширительные для систем центрального отопления; бойлеры; водонагреватели; горелки газовые; горелки; дымоходы дымовых труб; приборы отопительно-нагревательные, работающие на твердом, жидком топливе; приборы отопительные электрические; теплообменники" являются однородными товарам, в отношении которых компания осуществляет деятельность, поскольку имеют одинаковое назначение, общие условия реализации и круг потребителей, а также являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми.

Коллегия судей также учитывает, что истцом ранее использовалось обозначение "NAVIEN ACE" в отношении аналогичных товаров 11-го класса МКТУ.

Вопрос об однородности товаров сторонами сомнению не подвергался.

В связи с удовлетворением поданного ответчиком возражения, правовая охрана указанных товарных знаков была полностью прекращена на основании решений Роспатента от 10.03.2022 ввиду признания административным органом регистрации товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 826147 " ", N 600685 " " произведенной в нарушение требований, предъявляемых пунктом 10 статьи 1483 ГК РФ.

С учетом вышеизложенного истца следует признать лицом, заинтересованным в подаче иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака " " по свидетельству Российской Федерации N 491279 зарегистрированного в отношении указанных в иске товаров 11-го класса МКТУ.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Из пункта 166 Постановления N 10 следует, что для сохранения правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать фактическое (не мнимое) использование товарного знака в отношении каждого товара, для которого зарегистрирован товарный знак и по которому истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.

При установлении обстоятельств использования оспариваемого товарного знака однородность товаров и услуг не учитывается, если не доказана широкая известность этого знака. Если товарный знак используется для индивидуализации конкретных товаров и в отношении этих товаров он является широко известным, то правовая охрана подлежит оставлению в силе в отношении товаров, однородных тем, для индивидуализации которых товарный знак используется и широко известен.

В пункте 163 Постановления N 10 содержится разъяснение, согласно которому в силу статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет. Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дате направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

С учетом даты направления истцом ответчику предложения заинтересованного лица (20.05.2022) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 20.05.2019 по 19.05.2022 включительно.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В подтверждение фактического использования спорного товарного знака Филатовым И.В. представлены следующие документы: скриншот таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности в отношении товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 491279; договор поставки от 12.05.2021 N 33-Ф, заключенный между Филатовым И.В. и обществом с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая "Гефест ВПР"; счета-фактуры и платежные поручения, представленные за период 2021 года и 2022 года; спецификация от 19.10.2021 N 2 к договору поставки от 12.05.2021 N 33-Ф; составленная на основании договора поставки от 12.05.2021 N 33-Ф заявка от 11.10.2021 N 2; договор поставки от 01.10.2021 N 10, заключенный между Филатовым И.В. и обществом с ограниченной ответственностью "Лаборатория отопления"; товарные накладные от представленные за период 2021 года и 2022 года; договор поставки от 01.03.2022 N 4, заключенный между Филатовым И.В. и обществом с ограниченной ответственностью "Сервисгрупп"; скриншоты с изображением продукцией; выдержки из справочно-словарных источников, размещенных в сети "Интернет".

При этом коллегия судей констатирует, что платежные поручения от 19.07.2022 N 654, 25.08.2022 N 112 и 31.08.2022 N 59 не относятся к спорному трехлетнему периоду, так как имеют дату позднее 19.05.2022, а в отношении фотографии продукции не представляется возможным установить дату производства изображенной на ней продукции.

Суд по интеллектуальным правам, оценив представленные ответчиком доказательства в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, рассмотрев доводы, изложенные истцом и ответчиком применительно к использованию спорного товарного знака, приходит к выводу о недоказанности ответчиком использования спорного товарного знака в трехлетний период, предшествующий обращению с предложением заинтересованного лица, для индивидуализации товаров 11-го класса МКТУ "аппараты водонагревательные; баки расширительные для систем центрального отопления; бойлеры; водонагреватели; горелки газовые; горелки; дымоходы дымовых труб; приборы отопительно-нагревательные, работающие на твердом, жидком топливе; приборы отопительные электрические; теплообменники", поскольку все представленные ответчиком доказательства подтверждают использование спорного товарного знака только в отношении товаров "котлы газовые; котлы отопительные; приборы отопительно-нагревательные, работающие на газообразном топливе".

При этом суд отмечает, что статьей 1486 ГК РФ не установлено, что для сохранения правовой охраны товарного знака в отношении конкретных, непосредственно указанных в свидетельстве товаров или услуг, которые могут быть разделены на подвиды, требуется доказывать использование товарного знака в отношении абсолютно всех подвидов. Доказыванию подлежит использование товарного знака в отношении каждого товара или услуги в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.

Таким образом, в отношении каждой позиции услуг подлежит установлению факт использования знака обслуживания в отношении хотя бы одного подвида услуг, охватываемых соответствующей позицией.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.02.2018 по делу N СИП-421/2017, от 23.07.2021 по делу N СИП-1078/2020.

Согласно статье 1486 ГК РФ доказыванию подлежит использование товарного знака в отношении каждого товара или услуги в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак. Использование товарного знака в отношении одного из подвидов того товара, который указан в свидетельстве, означает использование в отношении самого указанного в свидетельстве товара (использование товарного знака в отношении подвида признается использованием в отношении вида товара в целом).

Аналогичная позиция отражена в Постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.12.2017 по делу N СИП-323/2017, от 19.04.2018 по делу N СИП-412/2017 и от 28.04.2018 по делу N СИП-186/2017 (Определением Верховного Суда Российской Федерации от 26.07.2018 N 300-ЭС18-10007 отказано в передаче дела для пересмотра в порядке кассационного производства). Такой же подход следует и из Определения Верховного Суда Российской Федерации от 05.07.2018 N 300-ЭС18-3308.

Коллегия судей отмечает, что из совокупности представленных ответчиком документов следует, что ответчик осуществляет заказ производства и дальнейшую реализацию газовых котлов.

Исходя из приведенных правовых позиций, учитывая, что газовые котлы относятся к котлам отопительным (видовое понятие) и являются приборами отопительно-нагревательными, работающими на газообразном топливе (родовое понятие), суд полагает возможным признать использование спорного товарного знака и в отношении рубрик 11-го класса МКТУ "котлы отопительные; приборы отопительно-нагревательные, работающие на газообразном топливе". Иные рубрики товаров 11-го класса МКТУ, указанные в исковом заявлении, не относятся к видовым по отношению к товару "котлы газовые", следовательно в отношении их на основании представленных документов не может быть установлен факт использования.

Довод ответчика, относительно доказанности использования спорного товарного знака в отношении иных товаров, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак и которые являются составляющими газовых котлов отклоняется судом, поскольку для целей статьи 1486 ГК РФ однородность товаров не учитывается (пункт 42 Обзора).

По смыслу закона доказанность использования ответчиком спорного товарного знака в отношении товаров "котлы газовые" не может подтверждать использование спорного товарного знака ответчиком в отношении иных товаров, входящих в состав в качестве комплектующих по отношению к товарам "котлы газовые".

Коллегия судей отмечает, что использование товарных знаков должно быть предано гласности, то есть товары должны выставляться на продажу через нормальные коммерческие каналы. При этом использование должно быть фактическим, номинального использования недостаточно.

Аналогичный подход отражен в Постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 16.01.2017 по делу N СИП-185/2016 (Определением Верховного Суда Российской Федерации от 15.05.2017 N 300-ЭС17-4136 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано).

Пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ установлено, что основной целью осуществления исключительного права на товарный знак является индивидуализация товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован. Данная индивидуализация, в свою очередь, преследует цель создания или сохранения рынка сбыта для таких товаров или услуг. Символическое использование товарного знака с единственной целью сохранить право на этот товарный знак не может являться основанием для признания использования такого средства индивидуализации для целей пункта 2 статьи 1486 ГК РФ.

Согласно правовой позиции, изложенной в абзаце первом пункта 166 Постановления N 10, для сохранения правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать фактическое (не мнимое) использование товарного знака в отношении каждого товара, для которого зарегистрирован товарный знак и по которому истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.

Таким образом, с одной стороны, законодательство не требует раскрытия правообладателем всех своих хозяйственных операций за исследуемый период, касающихся использования спорного обозначения, с другой - символическое использование товарного знака (только лишь с целью сохранения его правовой охраны) не может служить основанием для сохранения исключительного права на него.

Оценив представленные ответчиком доказательства в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, рассмотрев доводы, изложенные истцом и ответчиком применительно к использованию спорного товарного знака, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о необоснованности довода истца относительно мнимого использования ответчиком спорного товарного знака в отношении индивидуализации товаров 11-го класса МКТУ "котлы газовые".

Так, ответчиком представлены доказательства реального использования спорного товарного знака для индивидуализации товаров 11-го класса МКТУ "котлы газовые", в частности: товарные накладные платежные поручения и заявки, адресованные контрагенту, на выдачу данного товара в рамках заключенных ответчиком договоров поставки в спорный трехлетний период.

При этом количество реализованного товара (порядка 100 штук) суд признает достаточным, принимая во внимание стоимость единицы товара, сложность данного вида товара, а также то, что Филатов И.В. осуществляет деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, является субъектом малого предпринимательства (категория микропредприятие).

Таким образом, ответчиком не доказан факт использования товарного знака в отношении зарегистрированных товаров 11-го класса МКТУ "аппараты водонагревательные; баки расширительные для систем центрального отопления; бойлеры; водонагреватели; горелки газовые; горелки; дымоходы дымовых труб; приборы отопительно-нагревательные, работающие на твердом, жидком топливе; приборы отопительные электрические; теплообменники", а также не представлено суду доказательств того, что неиспользование этого товарного знака произошло по независящим от него обстоятельствам, что в соответствии со статьей 1486 ГК РФ является основанием для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования в отношении вышеназванных товаров и услуг.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

При указанных обстоятельствах, с учетом того, что ответчиком подтверждено фактическое использование спорного товарного знака в отношении товаров 11-го класса МКТУ "котлы газовые; котлы отопительные; приборы отопительно-нагревательные, работающие на газообразном топливе" в трехлетний период, предшествующий обращению с предложением заинтересованного лица, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны в отношении всех зарегистрированных товаров 11-го класса МКТУ, суд пришел к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения исковых требований в части.

В соответствии с подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со статьей 1486 ГК РФ решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Таким образом, судебные расходы, понесенные в связи с уплатой государственной пошлины за подачу искового заявления, подлежат взысканию с Филатова И.В. в пользу компании.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью требования иностранного лица Kyungdong Navien Co., Ltd. (95, Suworam-kil, Sothan-myeon, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea) к индивидуальному предпринимателю Филатову Игорю Владимировичу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 491279 в отношении товаров 11-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования удовлетворить частично.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 491279 в отношении следующих товаров 11-го класса "аппараты водонагревательные; баки расширительные для систем центрального отопления; бойлеры; водонагреватели; горелки газовые; горелки; дымоходы дымовых труб; приборы отопительно-нагревательные, работающие на твердом, жидком топливе; приборы отопительные электрические; теплообменники" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Филатова Игоря Владимировича (ОГРНИП 320774600136751) в пользу иностранного лица Kyungdong Navien Co., Ltd. (95, Suworam-kil, Sothan-myeon, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea) 6 000 (шесть) тысяч рублей в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Р.В. Силаев