Решение Суда по интеллектуальным правам от 11 ноября 2022 г. по делу N СИП-560/2022 Суд правомерно признал недействительным решение Роспатента, принятое по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку действия ответчика по регистрации спорного обозначения в качестве товарного знака были осуществлены исключительно с намерением причинить вред истцу

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 3 ноября 2022 года.

Полный текст решения изготовлен 11 ноября 2022 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Пашковой Е.Ю.,

судей Борисовой Ю.В., Погадаева Н.Н.;

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Нестеровой А.С. -

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "Нувихим" (ул. Оптиков, д. 34, корп. 1, лит. А, пом. 76-Н, комн. 1, Санкт-Петербург, 197345, ОГРН 1157847005414) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 28.03.2022 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 710847.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Сандрай" (ул. Говорова, д. 52, пом. 9, г. Одинцово, Московская обл., 143005, ОГРН 11650032051150).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Нувихим" - Касьянов А.О. (по доверенности от 26.05.2022);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Кулакова К.В. (по доверенности от 24.02.2022 N 04/32-393/41), Голева Л.И. (по доверенности от 21.04.2022 N 04/32-661/41).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Нувихим" (далее - общество "Нувихим") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 28.03.2022 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку " " по свидетельству Российской Федерации N 710847, обязать Роспатент внести в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации запись о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 710847.

В порядке, предусмотренном статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Сандрай" (далее - общество "Сандрай").

В обоснование заявленных требований общество "Нувихим" указывает на наличие оснований для признания регистрации спорного товарного знака несоответствующей положениям статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Общество "Нувихим" обращает внимание на то, что в решении Суда по интеллектуальным правам от 26.12.2019 по делу N СИП-475/2019 установлено обстоятельство о том, что общество "Сандрай" было зарегистрировано лишь 09.02.2016 и имело договорные отношения с обществом "Сандрай", с 10.02.2016, которое уже использовало обозначения "Clearan" и "Санорил" для продвижения своей продукции, в том числе через веб-сайты http://sanoreal.ru/ и http://clearan.ru/, а также вкладывало значительные материальные и интеллектуальные ресурсы в развитие производства.

Общество "Нувихим" утверждает, что действия общества "Сандрай" по регистрации спорного товарного знака являются злоупотреблением правом, что подтверждаются представленными вместе с возражением документами.

По мнению общества "Нувихим", одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении правообладателя, может быть то, что он знал или должен был знать о том, что иные лица (конкуренты) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

Общество "Нувихим" отмечает, что оно понесло значительные убытки в связи с производством и приготовлением к производству и реализации товаров, маркированных обозначением "Санорил", в крупных объемах.

В представленном отзыве на заявление Роспатент указывает, что признание действий общества "Сандрай" по регистрации спорного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 710847 злоупотреблением правом не относится к вопросам, входящим в компетенцию Роспатента.

При этом административный орган отмечает, что в материалы дела не были представлены документы, свидетельствующие о способности спорного товарного знака ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара 1, 3, 5-го классов МТКУ, что свидетельствует о правомерности предоставления правовой охраны спорному товарному знаку по смыслу пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Общество "Сандрай" не представило отзыв на заявление.

В судебном заседании, состоявшемся 03.11.2022, представитель общества "Нувихим" выступил по существу доводов, изложенных в заявлении, настаивал на его удовлетворении.

Представители Роспатента возражали против отмены оспариваемого ненормативного правового акта.

Общество "Сандрай", надлежащим образом извещенное о времени и месте судебного разбирательства по рассмотрению заявления, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, в судебное заседание суда первой инстанции своего представителя не направило, что в соответствии с частью 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.

При этом ходатайства об отложении судебного заседания, об участии в судебном заседании посредством видеоконференц-связи при содействии иного суда, об участии в судебном заседании посредством веб-конференции, размещенной в информационной системе "Картотека арбитражных дел" общество "Сандрай" не заявляло.

Как следует из материалов дела, товарный знак " " по заявке N 2018722577 с приоритетом от 31.05.2018 зарегистрирован 13.05.2019 по свидетельству Российской Федерации N 710847 на имя общества "Сандрай" в отношении товаров 1, 3, 5-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Общество "Нувихим" обратилось в Роспатент с возражением о том, что регистрация товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 710847 произведена в нарушение требований, установленных подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, а также статьи 10 ГК РФ.

В обоснование возражения общество "Нувихим" привело сведения о том, что является правообладателем товарного знака " " по свидетельству Российской Федерации N 664581 в отношении товаров 1, 3, 5-го классов МКТУ и осуществляет деятельность с использованием этого обозначения с 2015 года, то есть до даты приоритета спорного товарного знака.

Общество "Нувихим" поясняет, что под данным обозначением производились и вводились в оборот моющие и чистящие средства, средства для обработки.

По мнению общества "Нувихим", при регистрации спорного товарного знака общество "Сандрай" было осведомлено об использовании обозначения "Санорил" лицом, подавшим возражение, так как между сторонами спора имелись коммерческие взаимоотношения.

Общество "Нувихим" отмечает, что недобросовестность правообладателя спорного товарного знака была установлена Судом по интеллектуальным правам в решении Суда по интеллектуальным правам от 16.07.2019 по делу N СИП-475/2019.

Ссылаясь на использование обозначения "Санорил" в своей деятельности, общество "Нувихим" утверждает, что регистрация спорного товарного знака на имя общества "Сандрай" способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя. Так, в сети Интернет в результате поиска обозначения "Санорил моющие средства" появляются ссылки на продукцию общества "Нувихим". При этом, при совершении поискового запроса "Санорил Сандрай" в результатах поисковой выдачи не содержится ни одной ссылки на производимые товары.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы (копии):

- копия договора на поставку оборудования от 03.02.2015 N 01/02, заключенные между обществом "Нувихим" и обществом с ограниченной ответственностью "Простор-Нева" - [1];

- товарные накладные с различными приобретателями продукции "Санорил" - [2];

- копия договора поставки от 25.08.2015 N 013 с обществом с ограниченной ответственностью "ЭКОЗооНорма", а также товарная накладная от 01.09.2015 - [3];

- копия договора поставки от 07.09.2015 N НХ070915 между обществом "Нувихим" и обществом с ограниченной ответственностью "Трионис Вет", а также товарная накладная от 27.10.2015 - [4];

- копия договора поставки N 04/16, заключенного 12.02.2016 между обществом "Нувихим" и обществом с ограниченной ответственностью "Крафтовое оборудование", а также товарная накладная от 25.02.2016 - [5];

- копия товарных накладных на отгрузку товаров обществом "Нувихим" для общества с ограниченной ответственностью "АктивСантехПром" от 03.08.2015, 08.09.2015, 23.10.2015 - [6];

- документы, подтверждающие поставку товаров "Clearan" и "Санорил" в 2015 г. - [7];

- скриншот с результатами поисковой выдачи по запросу "Санорил моющие средства" - [8];

- скриншот с результатами поисковой выдачи по запросу "Санорил Сандрай" - [9];

- договор авторского заказа по разработке обозначения "Clearan" от 22.07.2015 - [10];

- распечатка деловой переписки лица, подавшего возражение, осуществляемой по электронной почте, касающейся разработки логотипов товарных знаков "Clearan" и "Санорил" - [11];

- копия договора поставки от 10.02.2015 N 001.04-15 между обществом "Нувихим" и обществом с ограниченной ответственностью "НПК "Русредмет" - [12];

- копия договора оказания услуг от 20.02.2015 N 20.02.2015-1 между обществом "Нувихим" и обществом с ограниченной ответственностью "Идеал Строй" - [13];

- копия договора с ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора - [14];

- декларации о соответствии продукции "Clearan" общества "Нувихим" - [15];

- копия договора N ОТ-1195 М "Оптиматест" - [16];

- копия договора с обществом с ограниченной ответственностью "Оптиматест" (далее - общество "Оптиматест") на оказание услуг по государственной регистрации продукции - [17];

- копия договора с обществом "Оптиматест" на получение свидетельств - [18];

- копия договора на оказание услуг N УГ-358М "Уралгост" на получение свидетельств - [19];

- копия договора N 42 с обществом с ограниченной ответственностью "Индиго" на печать полиграфии - [20];

- копия счета-фактуры от 17.04.2015 N 00000238 (продавец общество с ограниченной ответственностью "Индиго") - [21];

- копия договора на оказание услуг по созданию, администрированию и технической поддержке сайтов N 518, заключенного 10.09.2016 с обществом с ограниченной ответственностью "АСЗ" - [22];

- техническое задание на разработку сайтов от 10.09.2015 - [23];

- копия договора от 10.09.2015 N 525, заключенного между обществом "Нувихим" с обществом с ограниченной ответственностью "АСЗ" - [24];

- акты к договору от 10.09.2015 N 525 - [25];

- фотографии продукции лица, подавшего возражение, на которую нанесены наклейки, содержащие информацию о товарном знаке, производителе и дате изготовления ранее даты приоритета и каталог продукции "Санорил" - [26];

- информация о дате регистрации доменов CLEARAN.RU (01.08.2015) и SANOREAL.RU (03.06.2015 г.) - [27];

- договор оказания консультационных услуг от 10.02.2016 N 10-02-2016 - [28];

- договор об оказании услуг по поиску клиентов от 11.02.2016 N 11-02-2016 - [29];

- платежные поручения в счет оплаты услуг, исполнителем по которым являлось общество "Сандрай" - [30];

- копия протокола осмотра письменного доказательства - [31].

По результатам рассмотрения возражения Роспатент решением от 28.03.2022 отказал в удовлетворении возражения, по причине отсутствия оснований для признания спорного товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, а также отметив, что вопрос о недобросовестности сторон не входит в компетенцию Роспатента.

Роспатент указал, что сам по себе спорный товарный знак ложной информации относительно товаров, либо их изготовителя не несет.

По результатам анализа представленных вместе с возражением документов Роспатент установил отсутствие возможности сделать вывод о том, что деятельность лица, подавшего возражение, по производству и реализации на территории Российской Федерации моющих и чистящих средств, средств для обработки, маркируемых обозначением "Санорил", повлекло формирование у потребителей стойкой ассоциации в отношении изготовителя товаров 1, 3, 5-го классов МКТУ.

Общество "Нувихим", не согласившись с принятым Роспатентом решением от 28.03.2022 и полагая, что оно является недействительным, так как принято с нарушением действующего законодательства и нарушает его права и законные интересы, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении, дополнениях к нему и отзыве на него, выслушав мнение явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

Согласно статье 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности обжалование решений и действий (бездействия) государственных органов в суд.

Частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок на обращение с заявлением обществом "Нувихим" соблюден, что не оспаривается лицами, участвующими в деле.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента по рассмотрению возражения на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака и принятию по его результатам решения установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

Согласно пункту 2 статьи 1248 ГК РФ в случаях, предусмотренных этим Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11) соответственно федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям, а в случаях, предусмотренных статьями 1401 - 1405 настоящего Кодекса, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации (пункт 2 статьи 1401). Решения этих органов вступают в силу со дня принятия. Они могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке.

В соответствии правовой позицией, содержащейся в пункте 27 Постановления N 10, при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент.

По возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Основания для признания недействительным патента на изобретение, выданного по международной заявке на изобретение или по преобразованной евразийской заявке, признания недействительным предоставления правовой охраны промышленному образцу или товарному знаку по международной регистрации определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной или преобразованной евразийской заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки N 2018722577 на регистрацию заявленного обозначения (31.05.2018) законодательством, применимым для оценки его охраноспособности, являются ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482).

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие законам и иным нормативно-правовым актам в указанной части Судом по интеллектуальным правам установлено следующее.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

При рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Оценка обозначения на соответствие требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения рядовыми, средними потребителями - адресатами товаров, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначения, в отношении конкретных товаров. Соответствующая оценка производится исходя из восприятия этого обозначения на конкретную дату - дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в Роспатент.

Элементы обозначений, прямо указывающие на вид товара и/или его характеристики и/или содержащие сведения об изготовителе, не соответствующие действительности, называют ложными. Ложность элементов является очевидной. Элементы обозначений, указывающие на вид товара и/или его характеристики и/или содержащие сведения об изготовителе и т.д. через ассоциации, которые они вызывают у потребителя, относят к способным ввести в заблуждение.

Способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе; соответствующая способность носит вероятностный характер.

Под способностью товарного знака ввести в заблуждение потребителя подразумевается, в частности ситуация, когда информация, содержащаяся в товарном знаке, может создать искаженное представление о товаре и его производителе, способное повлиять на решение потребителя.

Для установления наличия возможности введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара необходимо установление факта осведомленности потребителя о ранее существовавшем обозначении и ассоциации его с иным лицом, не являющимся правообладателем товарного знака, в том числе и на основании предшествующего опыта потребителя об использовании тождественного или сходного обозначения в гражданском обороте лицом, отличным от правообладателя.

Для вывода о возникновении у потребителей ассоциации определенного обозначения с конкретным изготовителем товара/исполнителем услуг необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих введение в гражданский оборот товаров/услуг со сходным обозначением иным изготовителем/исполнителем, но и подтверждение возникновения у потребителей устойчивой ассоциативной связи между самим товаром/услугой и лицом, изготавливающим товар или оказывающим услуги.

Указанная ассоциативная связь может быть подтверждена, в том числе сведениями об объемах производства, рекламе, территории распространения товаров.

При этом при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых на основании подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, учитываются существующие или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи со спорным обозначением, исходя из имеющихся в материалах дела доказательств. Представленные доказательства относимы, если на их основании возможно установить имеющиеся или вероятные ассоциативные связи именно той группы потребителей, которым адресованы товары/услуги, для которых обозначение заявлено на регистрацию или зарегистрировано.

Таким образом, исходя из вышеизложенных норм ГК РФ, Правил N 482, статьи 65, части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о распределении бремени доказывания по данной категории дел, для обоснования правомерности отказа в сохранении правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) на основании подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ Роспатенту необходимо в рамках настоящего процесса доказать, что при восприятии спорного обозначения через ассоциации, вызванные этим знаком, в сознании потребителя не может возникнуть представление об изготовителе товара/исполнителе услуги, которое не соответствует действительности, и тем самым потребитель не может быть введен в заблуждение регистрацией спорного товарного знака.

Как следует из текста оспариваемого решения вывод Роспатента об отсутствии возможности введения потребителей в заблуждение в отношении товара или его производителя основан на анализе материалов возражения, из которых не следуют сведения о многочисленных объемах реализованных товаров, маркируемых обозначением "Санорил", сведений о мнении потребителей о восприятии оспариваемого товарного знака, включая результаты социологических опросов, документов о широкой рекламной компании (телевидение, радио, сеть Интернет и т.п.), документов об участии в выставках продукции лица, подавшего возражение, а также фактических сведений о длительном и интенсивном использовании обозначении "Санорил" лицом, подавшим возражение.

Проанализировав представленные обществом "Нувихим" доказательства судебная коллегия отмечает следующее.

Из представленных документов, действительно следует, что обществом "Нувихим" осуществлялось производство и реализация продукции (средства кислотные, гели, средства щелочные, средства до и после доения, ароматические средства, моющие и дезинфицирующие средства для ветеринарного применения), которая маркировалась, в том числе обозначением "Санорил".

Однако совокупность представленных доказательств, по мнению суда, не позволяет установить длительность и интенсивность использования обществом "Нувихим" спорного обозначения, которое бы повлекло за собой формирование у потребителей устойчивых ассоциаций относительно производителя товаров, маркированных данным обозначением. При этом в части представленных документов вовсе отсутствует упоминание спорного обозначения.

Таким образом, как верно отметил Роспатент, на основе анализа представленных с возражением документов не представляется возможным прийти к однозначному выводу о том, что деятельность лица, подавшего возражение, по производству и реализации на территории Российской Федерации моющих и чистящих средств, средств для обработки, маркируемых обозначением "Санорил", повлекло формирование у потребителей устойчивых ассоциаций в отношении изготовителя товаров 01, 03, 05 классов МКТУ.

Исходя из изложенного, у суда отсутствуют основания для признания решения Роспатента не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

В свою очередь, заслуживает внимания довод заявителя о том, что действия общества "Сандрай" по приобретению исключительного права на товарный знак по свидетельству N 710847 являются злоупотреблением правом.

В соответствии со статьей 10.bis Парижской конвенции актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. Так, подлежат запрету: 1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента; 2) ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента; 3) указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение в отношении характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Не допускаются использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются (пункт 5 статьи 10 ГК РФ).

Злоупотребление правом может быть установлено в определенных действиях одного лица по отношению к другому конкретному лицу.

Исходя из правовой позиции, изложенной в пункте 171 постановления N 10, при рассмотрении дела об оспаривании решения Роспатента о признании или об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, об оспаривании решения, вынесенного по результатам рассмотрения возражения на отказ в предоставлении правовой охраны товарному знаку, суд на основании положений статьи 10 ГК РФ, статьи 10.bis Парижской конвенции вправе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать действия лица по регистрации товарного знака, в том числе подаче заявки на регистрацию товарного знака, злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией и принять решение о признании недействительным решения Роспатента и об обязании его аннулировать регистрацию товарного знака, оставить в силе решение Роспатента об аннулировании правовой охраны товарного знака или об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку.

Признание действий лица по регистрации товарного знака, в том числе по подаче заявки на регистрацию товарного знака, злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией в случаях, предусмотренных пунктом 171 постановления N 10, осуществляется исходя из поданного в Роспатент возражения.

Разъяснено также, что если по делу об оспаривании решения Роспатента о признании или об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, об оспаривании решения, вынесенного по результатам рассмотрения возражения на отказ в предоставлении правовой охраны товарного знака, требование о признании действия лица по регистрации товарного знака актом недобросовестной конкуренции заявляется в качестве самостоятельного, на основании части 3 статьи 130 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации такое требование подлежит выделению в отдельное производство. По выделенному в отдельное производство требованию суд предлагает на основании части 1 статьи 47 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заменить ответчика правообладателем. В таком случае рассмотрение выделенного требования не ограничивается обстоятельствами поданного в Роспатент возражения.

Как усматривается из материалов настоящего дела, самостоятельное требование о признании действий по регистрации товарного знака злоупотреблением правом и недобросовестной конкуренцией компанией заявлено не было, как не указано и о намерении заявить такое требование.

В связи с этим суд рассмотрел ссылки компании на нарушение требований добросовестности при регистрации товарного знака в рамках спора о признании недействительным решения административного органа исходя из поданного в Роспатент возражения и в пределах имеющихся в деле доказательств.

Исходя из разъяснений, содержащихся в пункте 169 постановления N 10, квалификация действий правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак путем его государственной регистрации в качестве акта недобросовестной конкуренции зависит от цели, преследуемой лицом при приобретении такого права, от намерений этого лица на момент подачи соответствующей заявки. Цель лица, его намерения могут быть установлены с учетом в том числе предшествующего подаче заявки на товарный знак поведения правообладателя, а равно его последующего (после получения права) поведения. В случае если лицо подает заявку на государственную регистрацию в качестве товарного знака обозначения, использующегося иными лицами, оценке подлежат в числе прочего известность, репутация обозначения, вероятность случайности такого совпадения.

Общество "Нувихим" при подаче возражения в Роспатент указало, что между ним и обществом "Сандрай" до даты подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака имелись договорные отношения, т.е. правообладатель был осведомлен об использовании спорного обозначения обществом "Нувихим".

Кроме того, в решении Суда по интеллектуальным правам от 26.12.2019 по делу N СИП-475/2019, оставленном без изменения постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.06.2020, установлено следующее:

в период, когда была подана заявка на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного обществом "Сандрай" не осуществлялась какая либо финансовая деятельность по производству и введению в гражданский оборот товаров, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак в соответствии с положениями пункта 2 статьи 1484 ГК РФ, т.е. у общества "Сандрай" отсутствовало реальное намерение или цель использовать это обозначение для введения соответствующих товаров, в отношении которых была предоставлена правовая охрана;

между заявителем и третьим лицом ранее был заключен договор от 10.02.2016 N 10-02-2016 на оказание консультационных услуг, который был расторгнут соглашением от 10.02.2017, а также договор от 11.02.2016 N 11-02-2016 об оказании услуг по поиску клиентов и, согласно актам от 15.02.2016, от 24.08.2016, от 15.02.2017, обществом "Сандрай" были привлечены для заявителя следующие клиенты: ООО "Глобал Клин", ООО "ТД Биопром-Центр", ООО "АККОМ", ЗАО "Уралбиовет", ООО "Биозащита", ООО "ВитОМЭК", ООО "Роском Республика Беларусь";

из нотариального протокола осмотра доказательств от 17.04.2019 следует, что обществу "Сандрай" было известно о производстве обществом "Нувихим" товаров, маркированных спорным обозначением;

последующее поведение общества "Сандрай", выраженное в подаче возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку общества "Нувихим" свидетельствуют о намерении причинить вред данному лицу.

На основании изложенного Суд по интеллектуальным правам считает, что действия общества "Сандрай" по регистрации спорного обозначения в качестве товарного знака были осуществлены исключительно с намерением причинить вред обществу "Нувихим" в обход закона с противоправной целью, с целью заведомо недобросовестного осуществления гражданских прав являются злоупотреблением правом и оспариваемое решение Роспатента может быть признано не соответствующим статье 10 ГК РФ.

Частью 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.

Поскольку оспариваемым решением затрагиваются права и законные интересы заявителя и оно не соответствует статье 10 ГК РФ, с учетом положений статьи 13 ГК РФ, пункта 6 постановления Пленума от 01.07.1996 N 6/8 и пункта 138 постановления Пленума N 10, решение Роспатента от 28.03.2022 признается недействительным.

Пунктом 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в резолютивной части решения по делу об оспаривании ненормативных правовых актов, решений органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц должно содержаться, в том числе, указание на признание оспариваемого акта недействительным или решения незаконным полностью или в части и обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя либо на отказ в удовлетворении требования заявителя полностью или в части.

Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о необходимости признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 710847 и обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности внести соответствующую запись в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Такой подход суда полностью соответствует правовой позиции, изложенной в пункте 138 постановления Пленума N 10.

В соответствии со статьей 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

Поскольку правом проверки доводов заявителя о злоупотреблении правом со стороны третьего лица при регистрации спорного товарного знака законодателем к полномочиям Роспатента не отнесены, тогда как судебные расходы взыскиваются с лица, чьи действия признаны злоупотреблением правом (пункт 171 постановления Пленума N 10, часть 2 статьи 111 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), принимая во внимание, что действия общества "Сандрай" по регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 710847, признаны злоупотреблением правом, то расходы заявителя по уплате государственной пошлины относятся на общество "Сандрай".

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

заявление общества с ограниченной ответственностью "Нувихим" (ОГРН 1157847005414) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.03.2022 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 710847 удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.03.2022 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 710847 как несоответствующее статье 10 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 710847. Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности внести соответствующую запись в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Сандрай" (ОГРН 1165032051150) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Нувихим" (ОГРН 1157847005414) 3 000 (три тысячи) рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

Ю.В. Борисова

Судья

Н.Н. Погадаев