Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22 марта 2022 г. N С01-2349/2021 по делу N А40-1605/2021 Суд изменил вынесенные ранее судебные решения по делу о защите исключительного права на товарный знак, изложив резолютивную часть решения в новой редакции и удовлетворив исковые требования частично, поскольку судом первой инстанции при определении размера компенсации не учтено, что в результате добровольного удовлетворения третьим лицом требований истца и удовлетворения судом исковых требований к ответчику размер компенсации за ввод в гражданский оборот спорной партии товаров превысил их двукратную стоимость

Резолютивная часть постановления объявлена 17 марта 2022 года

Полный текст постановления изготовлен 22 марта 2022 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе: председательствующего судьи Силаева Р.В., судей Погадаева Н.Н., Химичева В.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Де Агостини" (ул. Александра Лукьянова, д. 3, стр. 1, Москва, 105066, ОГРН 1057748953074) и иностранного лица Premium and Collectibles Traiding Co. Ltd (Av. do Dr. Francisco Vieira Machado, 431487, Nam Fung Building, 4 E, Macao, SAR, China) на решение Арбитражного суда города Москвы от 16.09.2021 по делу N А40-1605/2021 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.12.2021 по тому же делу

по иску общества с ограниченной ответственностью "ЗИЛ-АйПи" (ул. Автозаводская, д. 23А, корп. 2, эт. 2, П 201 Ч, ком. 5, 115280, ОГРН 1157746433756) к обществу с ограниченной ответственностью "Де Агостини" о защите исключительного права на товарный знак

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, иностранного лица Premium and Collectibles Traiding Co. Ltd.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "ЗИЛ-АйПи" - Шияненко А.В. (по доверенности 01.02.22);

общества с ограниченной ответственностью "Де Агостини" - Пилюгина В.С. и Родионов В.И. (по доверенности от 26.02.2021);

от иностранного лица Premium and Collectibles Traiding Co. Ltd - Пилюгина В.С. (по доверенности от 22.02.2021), Родионов В.И. (по доверенности от 16.07.2021).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "ЗИЛ-АйПи" (далее - общество "ЗИЛ-АйПи") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Де Агостини" (далее - общество "Де Агостини") о взыскании 6 990 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 523746.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечено иностранное лицо Premium and Collectibles Traiding Co. Ltd (далее - компания).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 16.09.2021, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.12.2021, исковые требования удовлетворены в полном объеме. Кроме того, с ответчика в пользу истца взыскано 57 950 рублей возмещения расходов по уплате государственной пошлины.

Общество "Де Агостини" 16.12.2021 обратилось в Суд по интеллектуальным правам с ходатайством о приостановлении исполнения указанных судебных актов, и в качестве встречного обеспечения на депозитный счет арбитражного суда кассационной инстанции внесены денежные средств в размере 6 990 000 рублей по платежному поручению от 13.12.2021 N 4247.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 20.12.2021 приостановлено исполнение решения Арбитражного суда города Москвы от 16.09.2021 и постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.12.2021 до рассмотрения кассационной жалобы общества "Де Агостини" от 16.12.2021.

В Суд по интеллектуальным правам 28.12.2021 поступила совместная кассационная жалоба ответчика и третьего лица, в которой они просят отменить решение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда, принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований либо направить дело на новое рассмотрение, либо изменить судебные акты в части размера компенсации.

В кассационной жалобе заявители выражают несогласие с выводами судов о том, что обозначение "Уайт-АМО" использовано обществом "Де Агостини" с целью индивидуализации масштабных моделей, поскольку, по мнению заявителей кассационной жалобы, масштабная модель и ее упаковка являются приложением к журналу, т.е. выступают иллюстрацией к его содержанию, в связи с чем использование указанного обозначения осуществлено в определенном контексте и является информационным.

Заявители кассационной жалобы настаивают на информационном характере спорного обозначения, в обоснование чего отмечают, что название автомобиля на упаковке масштабной модели указывается исключительно для целей информирования покупателей о теме соответствующего выпуска журнала и приложения к нему (в данном случае - автомобиля "Уайт-АМО").

Как считают заявители кассационной жалобы, необходимость указания названия модели автомобиля, являющегося темой соответствующего выпуска журнала, и масштабная модель которого к нему приложена, предопределена целью (темой) журнала: сбор и предоставление потребителям имеющегося массива информации о моделях автомобилей советской эпохи.

Заявители кассационной жалобы считают, что в результате неправильного применения пункта 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) суды пришли к ошибочному выводу о вероятности смешения товаров общества "Де Агостини" и товарного знака общества "ЗИЛ-АйПи". В обоснование названного довода, ответчик и третье лицо указывают на то, что общество "Де Агостини" реализует на рынке журналы, в том числе посвященные автомобилям советской эпохи, к которым в качестве иллюстрации содержания прилагаются масштабные модели конкретных автомобилей, речь о которых идет в каждом отдельном выпуске, при этом производителем спорного товара является компания, в то время как истец самостоятельно не производит и не вводит в гражданский оборот масштабные модели автомобилей.

По мнению заявителей кассационной жалобы, наличие у общества "ЗИЛ-АйПи" лицензионного договора о предоставлении права использования спорного товарного знака обществу с ограниченной ответственностью "Скейл" не свидетельствует о риске смешения товаров ответчика с товарным знаком истца, поскольку последний не вводит в гражданский оборот товары, более того, этот договор был заключен после даты выхода журнала.

Кроме того, заявители кассационной жалобы обращают внимание на то, что спорная упаковка масштабной модели, приложенная к выпуску, индивидуализирована товарными знаками "Де Агостини" и фирменным наименованием ответчика.

С точки зрения заявителей кассационной жалобы, суды неправильно применили статью 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), ошибочно положив в основу расчета компенсации стоимость товара (журнала), в отношении которого товарный знак общества "ЗИЛ-АйПи" не зарегистрирован, а также проигнорировали очевидную несоразмерность заявленной суммы компенсации. Как отмечают заявители кассационной жалобы, суды признали, что в журнале спорное обозначение используется исключительно в описательных и информационных целях, следовательно, расчет компенсации должен был производиться не на основании стоимости журнала, а исходя из цены масштабных моделей, поскольку вывод о том, что в основу расчета компенсации может быть положена стоимость лишь того товара, на который незаконно нанесен соответствующий товарный знак. При этом заявители кассационной жалобы обращают внимание на то, что суды взыскали с ответчика компенсацию, стократно превышающую убытки истца, проигнорировали доводы о несоразмерности и необоснованности ее размера, не оценили представленный в материалы дела ответчиком контррасчет, не учли однократное нарушение исключительного права истца и отсутствие каких-либо убытков последнего, а также то, что ответчик приобрел спорные масштабные модели у лицензиата истца - компании.

Кроме того, заявители кассационной жалобы ссылаются на отсутствие в обжалуемых судебных актах оценки довода о злоупотреблении истцом правом, о выплате третьим лицом компенсации в отношении спорной партии товара.

В судебном заседании представители общества "Де Агостини" и компании поддержали изложенные в кассационной жалобе доводы.

Общество "ЗИЛ АйПи" в отзыве и его представитель в ходе судебного заседания оспорили изложенные в кассационной жалобе требования, считая обжалуемые судебные акты законными и обоснованными.

Законность обжалуемых судебных актов проверена судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, обществу "ЗИЛ-АйПи" принадлежит исключительное право на товарный знак "АМО" по свидетельству Российской Федерации N 523746 (дата приоритета - 18.10.2012, дата регистрации - 02.10.2014), который зарегистрирован, в том числе для товаров 28-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "модели транспортных средств масштабные".

Обществу "ЗИЛ-АйПи" стало известно, что общество "Де Агостини" осуществляет использование указанного товарного знака, размещенного на упаковке масштабной модели транспортного средства "Уайт-АМО", реализуемой через розничную сеть совместно с журналом "Автолегенды СССР. Специальный выпуск N 2" 2018 года выпуска. Кроме этого, спорное обозначение использовалось обществом "Де Агостини" при предложении к продаже упомянутого товара в сети "Интернет", а именно в составе контента Интернет-сайта, расположенного по адресу: deagoshop.ru.

Общество "ЗИЛ-АйПи" обратилось к обществу "Де Агостини" и производителю спорных полезных моделей - компании с претензиями и предлагал урегулировать спор мирным путем, в том числе посредством заключения лицензионного договора и/или выплаты лицензионного вознаграждения (компенсации) в размере 10% от стоимости спорного товара, реально введенного в гражданский оборот.

Компания предпочла добровольно урегулировать спор с обществом "ЗИЛ-АйПи" во внесудебном порядке, перечислив правообладателю 2016,99 евро компенсации.

Отказ общества "Де Агостини" от добровольного удовлетворения претензии общества "ЗИЛ-АйПи" послужило причиной обращения последнего в арбитражный суд с иском в рамках настоящего дела.

Оценив представленные в дело доказательства и удовлетворяя исковые требования в полном объеме, суд первой инстанции руководствовался статьями 1225, 1229, 1252, 1484, 1515 ГК РФ, разъяснениями, содержащимися в пунктах 59, 61 и 62 Постановления N 10, и исходил из доказанности факта наличия у общества "ЗИЛ-АйПи" исключительного права на товарный знак и нарушения этого права обществом "Де Агостини" при реализации спорного товара.

При определении подлежащего взысканию размера компенсации, рассчитанного истцом исходя из двукратной стоимости спорных товаров (699 рублей 5000 экземпляров 2) суд первой инстанции не усмотрел оснований для определения его в ином (меньшем) размере либо для его снижения.

Апелляционный суд с выводами суда первой инстанции согласился, отклонив изложенные в апелляционной жалобе доводы.

Изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе и в отзыве на нее, в возражении на отзыв, заслушав явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами первой и апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 3 названной статьи в случаях, предусмотренных указанным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Приведенные правовые нормы обуславливают право истца требовать в судебном порядке защиты исключительных прав на принадлежащее ему средство индивидуализации, исходя из гипотезы, что использование иными лицами такого обозначения без согласования с правообладателем умаляют права последнего.

Исходя из приведенных норм права, и положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при предъявлении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права доказыванию подлежат: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем незаконного использования. К бремени доказывания ответчика, в свою очередь, относится подтверждение правомерности использования спорного средства индивидуализации.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор по существу.

Суд по интеллектуальным правам также отмечает, что установление тождества, сходства обозначений, однородности товаров (услуг), вероятности сходства является вопросами факта, которые разрешаются судами первой и апелляционной инстанций самостоятельно с позиций рядового потребителя (пункт 162 Постановления N 10).

Вопреки доводам заявителей кассационной жалобы, Суд по интеллектуальным правам не усматривает оснований не согласиться с выводами судов первой и апелляционной инстанций о сходстве до степени смешения обозначения "Уайт-АМО", размещенного на спорном товаре ответчика - масштабной модели автомобиля, с вышеуказанным товарным знаком истца "АМО", в том числе об однородности спорного товара с вышеуказанной рубрикой 28-го класса МКТУ, в отношении которой зарегистрирован товарный знак истца. То обстоятельство, что спорная масштабная модель реализовывалась ответчиком в комплекте с журналом, относящимся к товарам 16-го класса МКТУ, не исключает нарушение исключительного права истца на товарный знак.

Переоценка доказательств и обстоятельств дела, установленных судами на основе таких доказательств, не входит в полномочия суда при кассационном производстве, поскольку в соответствии с частью 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, рассматривающий дело в кассационной инстанции, не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции, предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими, поскольку иное свидетельствует о выходе за пределы предусмотренных полномочий суда кассационной инстанции, существенном нарушении норм процессуального права и нарушении прав и законных интересов лиц, участвующих в деле.

Как разъяснено в пункте 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции", с учетом того, что наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, устанавливается судом на основании доказательств по делу (часть 1 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), переоценка судом кассационной инстанции доказательств по делу, т.е. иные по сравнению со сделанными судами первой и апелляционной инстанций выводы относительно того, какие обстоятельства по делу можно считать установленными исходя из иной оценки доказательств, в частности относимости, допустимости, достоверности каждого доказательства в отдельности, а также достаточности и взаимной связи доказательств в их совокупности (часть 2 статьи 71 указанного Кодекса), не допускается.

Изложенное является основанием для отклонения довода заявителей кассационной жалобы о том, что спорное обозначение на спорном товаре использовано не как средство индивидуализации товара, а в информационных целях - для целей информирования покупателей о теме соответствующего выпуска журнала и приложения к нему (пункт 157 Постановления N 10).

Как усматривается из содержания обжалуемых судебных актов, данному доводу общества "Де Агостини" дана исчерпывающая оценка судами первой и апелляционной инстанции (страница 6 решения, страница 5 постановления). Коллегия судей кассационной инстанции не усматривает оснований не согласиться с выводом судов первой и апелляционной инстанций о том, что на спорном товаре, в частности, упаковке масштабной модели автомобиля, спорное обозначение использовано (воспринимается) в качестве средства индивидуализации такого товара.

Вопреки доводам заявителей кассационной жалобы о нарушении судами методологии определения сходства, что, по их мнению, привело к неверному выводу о вероятности смешения сравниваемых обозначений, судом кассационной инстанции не усматривается отступлений от положений пунктов Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482) и пункта 162 Постановления N 10.

Заявители кассационной жалобы указывают, что судами не была дана оценка таким обстоятельствам, как: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

Вместе с тем заявители кассационной жалобы не учитывают того обстоятельства, что по смыслу пункта 162 Постановления N 10 указанные критерии вероятности смешения товарного знака и спорного обозначения, являются дополнительными и подлежат оценке судами лишь при наличии соответствующих доказательств. Отсутствие таких доказательств не исключает установление сходства, однородности и смешения в соответствии с основными критериями, предусмотренными пунктами 41-44 Правил N 482 и пункта 162 Постановления N 10. Для признания сходства и смешения товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя.

При таких обстоятельствах коллегия судей суда кассационной инстанции полагает, что суды всесторонне и полно оценили доказательства, представленные в материалы дела, и пришли к обоснованному выводу о доказанности факта нарушения ответчиком исключительного права истца на принадлежащий ему товарный знак.

Таким образом, несогласие заявителей кассационной жалобы с оспариваемыми выводами судов первой и апелляционной инстанции о факте, обстоятельствах правонарушения и лицах, его совершивших, не свидетельствует о неправильном применении судами норм материального и процессуального права и не может служить достаточным основанием для отмены судебных актов, вступивших в законную силу.

Вместе с тем коллегия судей суда кассационной инстанции считает заслуживающим внимание довод заявителей кассационной жалобы относительно размера компенсации, в обоснование которого ответчик и третье лицо указали, что компания (третье лицо) ранее в добровольном порядке выплатила компенсацию истцу за допущенное нарушение исключительного права на товарный знак в результате введения в гражданский оборот спорной партии товара.

В силу пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Оценивая соответствующие доводы ответчика и третьего лица, суд первой инстанции отметил, что компания и общество "Де Агостини" несут самостоятельную ответственность за допущенные нарушения: а именно третье лицо - за выпуск и ввоз оптовой партии контрафактного товара на территорию Российской Федерации, а ответчик - за предложение к продаже и розничную продажу контрафактного товара на территории Российской Федерации, в связи с чем суд первой инстанции не усмотрел в предъявлении истцом самостоятельного иска к ответчику - обществу "Де Агостини" признаков злоупотребления правом (статья 10 ГК РФ).

Суд по интеллектуальным правам не усматривает оснований не согласиться с указанным выводом суда первой инстанции. Вместе с тем, делая вывод о наличии оснований для удовлетворения исковых требований в полном объеме, суд первой инстанции не учел следующее.

Согласно правовой позиции высшей судебной инстанции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.11.2012 N 8953/12 по делу N А40-82533/2011, на которую ответчик и третье лицо ссылались в отзывах на иск и в апелляционной жалобе, размер компенсации за неправомерное использование произведения должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в то имущественное положение, в котором он находился бы, если бы произведение использовалось правомерно. Поэтому при определении размера компенсации следует учитывать возможность привлечения к ответственности правообладателем всех известных нарушителей его права.

Указанный подход применяется к любым объектам интеллектуальной собственности и при любом способе расчета компенсации.

Вопреки приведенной правовой позиции судом первой инстанции инстанций при определении размера компенсации не было учтено, что в результате добровольного удовлетворения третьим лицом требований истца и удовлетворения судом исковых требований к ответчику в рамках настоящего дела размер компенсации за ввод в гражданский оборот спорной партии товаров в количестве 5000 экземпляров превысил двукратную стоимость этих товаров (подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ).

То обстоятельство, что компания добровольно выплатила обществу "ЗИЛ-АйПи" в досудебном порядке компенсацию в размере 2016,99 евро (177 124 рублей 15 копеек), на что ответчик и третье лицо указывали в своих отзывах и письменных пояснениях на иск (т. 2, л.д. 11-12; т. 3, л.д. 44, 47-49, 59-60) и в подтверждение чего представили платежный документ (т. 3, л.д. 12), истцом не оспаривалось, напротив, нашло подтверждение в письменных пояснениях истца (т. 3 л.д. 72) и его письме от 28.10.2020 N 88 (т. 3, л.д. 25-26). Равно, ответчиком не оспаривался контррасчет исковых требований, приведенный в отзыве и письменных пояснениях третьего лица от 17.05.2021 (т. 3, л.д. 41-49). В ответ на указанные доводы ответчика и третьего лица истец в письменных пояснениях лишь указал, что каждый из названных правонарушителей несет самостоятельную ответственность перед правообладателем (т. 3, л.д. 72).

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель истца не оспаривал факт получения платежа от третьего лица, его размер (в евро и в рублях), а также его компенсационную природу, что также нашло отражение в письме истца от 28.10.2020 N 88, которое было предметом обсуждения в ходе судебного заседания.

При таких обстоятельствах коллегия судей суда кассационной инстанции приходи к выводу о неправильном применении судом первой инстанции норм материального права, регламентирующих взыскание компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак (пункт 2 части 1 статьи 287 и часть 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что размер компенсации может быть изменен судом кассационной инстанции лишь вследствие неправильного применения судами нижестоящих инстанций норм права и правовых позиций высшей судебной инстанции.

Поскольку суды первой и апелляционной инстанций установили все фактические обстоятельства дела (дополнительного исследования доказательств не требуется), но неверно применили нормы материального права, подлежащие применению при определении размера компенсации, Суд по интеллектуальным правам полагает возможным, не передавая дело на новое рассмотрение, изменить обжалуемые судебные акты в части размера взысканной с общества "Де Агостини" в пользу общества "Зил-Айпи" компенсации, уменьшив ее на 177 124 рублей 15 копеек, ранее уплаченных третьим лицом в качестве компенсации за использование того же товарного знака при вводе в гражданский оборот той же партии спорного товара.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 20.12.2021 приостановлено исполнение обжалуемых судебных актов до принятия Судом по интеллектуальным правам постановления по результатам рассмотрения кассационной жалобы.

В соответствии с частью 4 статьи 283 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнение судебного акта приостанавливается на срок до принятия арбитражным судом кассационной инстанции постановления по результатам рассмотрения кассационной жалобы, если судом не установлен иной срок приостановления.

Вместе с тем ввиду изменения решения суда первой инстанции и постановления апелляционного суда вопрос об отмене приостановления их исполнения не требует разрешения.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 16.09.2021 по делу N А40-1605/2021 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.12.2021 по тому же делу изменить.

Изложить резолютивную часть судебного решения в следующей редакции: "исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Де Агостини" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Зил-Айпи" компенсацию в размере 6 812 875 рублей 85 копеек, а также возмещение расходов по уплате государственной пошлины в размере 56 481 рублей 57 копеек.

В остальной части иска отказать".

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

судьи

В.А. Химичев

Н.Н. Погадаев