Решение Суда по интеллектуальным правам от 25 февраля 2022 г. по делу N СИП-1042/2021 Суд признал недействительным решение Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения на отказ в регистрации товарного знака, поскольку с позиции рядового потребителя, спорное обозначение и выявленные заявителем товарные знаки имеют различное смысловое значение

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 17 февраля 2022 года.

Полный текст решения изготовлен 25 февраля 2022 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе председательствующего судьи Силаева Р.В., судей Булгакова Д.А., Погадаева Н.Н.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Легковой Т.В.

рассмотрел в открытом судебном заседании с использованием системы веб-конференции дело по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Агуна-Молоко" (ул. Верейская, д. 17, эт. 5, пом. 509, Москва, 121357, ОГРН 1027700142535) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123993, ОГРН 1047730015200) от 30.06.2021, принятого по результатам рассмотрения возражения на отказ в регистрации товарного знака по заявке N 2020700671.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Агуна-Молоко" - Робинов А.А. (доверенность от 15.09.2021);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Пичугина Д.К. (доверенность от 02.04.2021 N 01/32-677/41).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Агуна-Молоко" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 30.06.2021, принятого по результатам рассмотрения возражения на решение об отказе в регистрации товарного знака " " по заявке N 2020700671, и об обязании административного органа зарегистрировать названный товарный знак в отношении следующих товаров 29-го класса "закваска сычужная; заменители молока; изделия из сои порционные; йогурт; кефир [напиток молочный]; коктейли молочные; крем сливочный; кумыс [напиток молочный]; молоко; молоко арахисовое; молоко арахисовое для кулинарных целей; молоко кокосовое; молоко кокосовое для кулинарных целей; молоко миндальное; молоко миндальное для кулинарных целей; молоко овсяное; молоко рисовое; молоко рисовое для кулинарных целей; молоко с повышенным содержанием белка; молоко сгущенное; молоко соевое; молоко сухое; напитки молочные с преобладанием молока; напитки на основе арахисового молока; напитки на основе кокосового молока; напитки на основе миндального молока; продукты молочные; простокваша [скисшее молоко]; ряженка [молоко топленное молочнокислого брожения]; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сливки растительные; сметана [сквашенные сливки]; сыворотка молочная; сырники; сыры; творог соевый; ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты сычужные; сыр копченый; сыр мягкий; сыр плавленый; сыр сливочный; сыр смешанный; сыр твердый; сыр тертый; сыры созревшие; сыры с плесенью; сыры творожные; сыр из козьего молока; сыр из овечьего молока; сыр мягкий белый; сыр мягкий низкой жирности; сыр свежий невыдержанный; сыр с голубой плесенью; сыры мягкие созревшие" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

В судебном заседании представитель общества поддержал заявленные требования.

Роспатент в отзыве и его представитель в ходе судебного заседания возражали против заявленных требований, настаивали на законности и обоснованности ненормативного правового акта.

При рассмотрении спора суд исходит из следующего.

Общество обратилось 13.01.2020 в Роспатент с заявками на регистрацию следующих словесных товарных знаков " " (заявка N 2020700670), " " (заявка N 2020700671) и " " (заявка N 2020700672) в отношении товаров 29-го класса "айвар [консервированный перец]; алоэ древовидное, приготовленное для употребления в пищу; альгинаты для кулинарных целей; анчоусы неживые; арахис обработанный; артишоки консервированные; белки для кулинарных целей; белок яичный; бобы консервированные; бобы соевые консервированные для употребления в пищу; бульоны; варенье имбирное; ветчина; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; водоросли морские консервированные; гнезда птичьи съедобные; голотурии неживые; горох консервированный; грибы консервированные; гуакамоле [пюре из авокадо]; дичь; желатин; желе мясное; желе пищевое; желе фруктовое; желток яичный; жир кокосовый; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; жиры пищевые; закваска сычужная; закуски легкие на основе фруктов; заменители молока; изделия из сои порционные; изделия из тофу порционные; изделия колбасные; изюм; икра; икра баклажанная; икра кабачковая; икра рыб обработанная; йогурт; кальби [корейское блюдо-мясо на гриле]; капуста квашеная; кефир [напиток молочный]; кимчи [блюдо из ферментированных овощей]; клей рыбий пищевой; клемы [неживые]; клецки картофельные; клипфиск [треска солено-сушеная]; коктейли молочные; колбаса кровяная; кольца луковые; композиции из обработанных фруктов; компоты (десерт из вареных фруктов); консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; концентраты бульонные; корн-доги; корнишоны; котлеты из тофу; котлеты соевые; креветки неживые; креветки пильчатые неживые; крем сливочный; крокеты; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу; кукуруза сахарная, обработанная; кумыс [напиток молочный]; лангусты неживые; лецитин для кулинарных целей; лосось неживой; лук консервированный; маргарин; мармелад, за исключением кондитерских изделий; масла пищевые; масло арахисовое; масло какао пищевое; масло кокосовое жидкое пищевое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное пищевое; масло оливковое первого холодного отжима пищевое; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло сливочное; масло соевое пищевое; мидии неживые; миндаль толченый; мозг костный пищевой; моллюски неживые; молоко; молоко арахисовое; молоко арахисовое для кулинарных целей; молоко кокосовое; молоко кокосовое для кулинарных целей; молоко миндальное; молоко миндальное для кулинарных целей; молоко овсяное; молоко рисовое; молоко рисовое для кулинарных целей; молоко с повышенным содержанием белка; молоко сгущенное; молоко соевое; молоко сухое; мука рыбная для употребления в пищу; муссы овощные; муссы рыбные; мякоть фруктовая; мясо; мясо консервированное; мясо лиофилизированное; напитки молочные с преобладанием молока; напитки на основе арахисового молока; напитки на основе кокосового молока; напитки на основе миндального молока; насекомые съедобные неживые; оболочки колбасные, натуральные или искусственные; овощи консервированные; овощи лиофилизированные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оладьи картофельные; оливки консервированные; омары неживые; орехи ароматизированные; орехи засахаренные; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; паста томатная; паста фруктовая прессованная; паштеты из печени; пектины для кулинарных целей; печень; пикули; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; порошок яичный; продукты молочные; продукты рыбные пищевые; простокваша [скисшее молоко]; птица домашняя неживая; пулькоги [корейское мясное блюдо]; пыльца растений, приготовленная для пищи; пюре клюквенное; пюре томатное; пюре яблочное; раки неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; ряженка [молоко топленное молочнокислого брожения]; салаты овощные; салаты фруктовые; сало; сардины неживые; свинина; сельдь неживая; семена обработанные; семена подсолнечника обработанные; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сливки растительные; смеси жировые для бутербродов; сметана [сквашенные сливки]; сок лимонный для кулинарных целей; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; сосиски в тесте на палочках; сосиски для хот-догов; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; спреды на основе орехов; субпродукты; супы; супы овощные; сыворотка молочная; сырники; сыры; тажин [блюдо на основе мяса, рыбы или овощей]; тахини [паста из семян кунжута]; творог соевый; трепанги неживые; трюфели консервированные; тунец неживой; устрицы неживые; фалафель; ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты сычужные; филе рыб; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; фундук обработанный; хлопья картофельные; хумус [паста из турецкого гороха]; цедра фруктовая; чеснок консервированный; чечевица консервированная; чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые; эгг-ног безалкогольный; экстракты водорослей пищевые; экстракты мясные; эскамолес [съедобные личинки муравьев]; юба [спаржа соевая]; ягоды консервированные; яйца; яйца улитки; якитори; сыр копченый; сыр мягкий; сыр плавленый; сыр сливочный; сыр смешанный; сыр твердый; сыр тертый; сыры созревшие; сыры с плесенью; сыры творожные; сыр из козьего молока; сыр из овечьего молока; сыр мягкий белый; сыр мягкий низкой жирности; сыр свежий невыдержанный; сыр с голубой плесенью; сыры мягкие созревшие" МКТУ.

По результатам экспертизы указанных обозначений товарный знак " " был зарегистрирован Роспатентом (свидетельство Российской Федерации N 777466), а в регистрации в качестве товарных знаков обозначений " " и " " обществу отказано ввиду их несоответствия требованиям пунктов 3 и 7 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

В обоснование отказа в регистрации обозначения " " на основании пункта 3 статьи 1483 ГК РФ административный орган указал на то, что включенный в состав указанного обозначения словесный элемент "Parma" воспроизводит название города в Италии, административный центр одноименной провинции, на одноименной речке, северо-западнее Болоньи. С учетом этого, поскольку заявитель находится в России, спорное обозначение способно ввести в заблуждение потребителей в отношении местонахождения изготовителя и/или места производства товара.

Кроме того, Роспатент посчитал, что спорное обозначение сходно до степени смешения с наименованием места происхождения товаров "PROSCIUTTO DI PARMA" по свидетельству Российской Федерации N 116 (дата приоритета - 23.07.2009, право пользования которым предоставлено иностранному лицу Consorzio del Prosciutto di Parma (Largo Calamandrei, 1/A, Parma, 43126, Italy)), в связи с чем также пришел к выводу о несоответствии спорного обозначения требованиям пункта 7 статьи 1483 ГК РФ.

Не согласившись с указанными выводами экспертизы, общество обратилось 28.04.2021 с возражением в Палату по патентным спорам.

В возражении общество выразило мнение, что, поскольку спорное обозначение представляет собой семантически связанное словосочетание "Palazzo di Parma", которое переводится как "Дворец Пармы" и является единым словосочетанием, оно не содержит прямого указания на географический объект, а является для заявленных товаров и услуг фантазийным, не характеризует каким-либо образом указанные в перечне заявки товары 29-го класса МКТУ и/или их изготовителя, а также не способно вызывать прямые ассоциации с происхождением производителя товаров из Пармы.

Заявитель полагает, что в словосочетании "Palazzo di Parma" ("Дворец Пармы") доминирующим грамматически и семантически словом является слово "Palazzo" ("Дворец") - существительное в заявленном обозначении, в то время как словесные элементы "di Parma" ("Пармы") выступают наречием, лишь характеризующим дворец.

По мнению общества, присутствие слова "Parma" в спорном обозначении недостаточно для вывода о способности последнего ввести в заблуждение потребителя в части места производства товара либо места нахождения изготовителя товара и отказа в его регистрации.

Ссылаясь на договор поставки продукции от 10.08.2020 N 09/2020, общество указывает на намерение под собственным товарным знаком "Palazzo di Parma" заниматься поставкой сыра, произведенного по его заказу иностранным лицом Rizzi Ennio S. A. S. di Rizzi Moreno e Mauro, зарегистрированным в городе Парма, Италия, в связи с чем, по мнению заявителя, спорное обозначение не будет способно вводить в заблуждение потребителя относительно места производства товара либо места нахождения изготовителя товара еще и, поскольку товар будет в действительности произведен в городе Парма, Италия.

Общество также считает, что спорное обозначение и противопоставленное наименование места происхождения товаров "PROSCIUTTO DI PARMA" не являются сходным до степени смешения по семантическому признаку, несмотря на наличие в обоих обозначениях слова "PARMA" / "Parma", поскольку имеют разное смысловое значение.

В обоснование названного довода заявитель указывает, что спорное обозначение переводится с итальянского на русский язык как "Дворец Пармы" или "Пармский дворец", в то время как противопоставленное наименование места происхождения товаров - "Пармская ветчина"

По мнению общества, сравниваемые обозначения также не сходны до степени смешения по фонетическому (звуковому) и графическому признакам ввиду различного состава слов, букв, звуков в доминирующих словесных элементах "PROSCIUTTO" и "Palazzo", ударение падает на разные слоги.

Заявитель отмечает, что сравниваемые обозначения отличаются стилем их выполнения, а именно: противопоставленное наименование места происхождения товаров исполнено исключительно заглавными буквами.

При этом общество обращает внимание, что противопоставленное наименование места происхождения товаров зарегистрировано в отношении товаров "сыровяленые ветчина, окорок" и Итальянская Парма известна как традиционное место производства сыровяленой ветчины, окорока.

Учитывая сферу деятельности и незаинтересованность в таких товарах 29-го класса МКТУ как "сыровяленые ветчина, окорок", которые зарегистрированы в противопоставленном НМПТ, в ответе на уведомление Роспатента заявитель выразил согласие на регистрацию спорного обозначения в отношении ограниченного перечня товаров названного класса МКТУ и просил принять решение о регистрации товарного знака " " в отношении следующих товаров указанного класса МКТУ: закваска сычужная; заменители молока; изделия из сои порционные; йогурт; кефир [напиток молочный]; коктейли молочные; крем сливочный; кумыс [напиток молочный]; молоко; молоко арахисовое; молоко арахисовое для кулинарных целей; молоко кокосовое; молоко кокосовое для кулинарных целей; молоко миндальное; молоко миндальное для кулинарных целей; молоко овсяное; молоко рисовое; молоко рисовое для кулинарных целей; молоко с повышенным содержанием белка; молоко сгущенное; молоко соевое; молоко сухое; напитки молочные с преобладанием молока; напитки на основе арахисового молока; напитки на основе кокосового молока; напитки на основе миндального молока; продукты молочные; простокваша [скисшее молоко]; ряженка [молоко топленое молочнокислого брожения]; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сливки растительные; сметана [сквашенные сливки]; сыворотка молочная; сырники; сыры; творог соевый; ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты сычужные; сыр копченый; сыр мягкий; сыр плавленый; сыр сливочный; сыр смешанный; сыр твердый; сыр тертый; сыры созревшие; сыры с плесенью; сыры творожные; сыр из козьего молока; сыр из овечьего молока; сыр мягкий белый; сыр мягкий низкой жирности; сыр свежий невыдержанный; сыр с голубой плесенью; сыры мягкие созревшие.

Общество ссылается также на судебные акты, в частности, по делу N СИП-714/2020, в рамках которого были признаны несходными до степени смешения обозначение со словесным элементом "Тульская Ягодная" по заявке на товарный знак N 2018728390 с наименованием места происхождения товаров "Тульский пряник" по свидетельству Российской Федерации N 32 и наименованием места происхождения товаров "ТУЛЬСКИЙ САМОВАР" по свидетельству Российской Федерации 108; на дело N СИП-645/2019, в рамках которого были признаны несходными до степени смешения обозначение со словесным элементом "Алтайский Стандарт" по заявке на товарный знак N 2018707101 с наименованием места происхождения товаров "АЛТАЙСКИЙ МЕД" по свидетельству Российской Федерации N 142, а также на практику экспертизы Роспатента, согласно которой были зарегистрированы товарные знаки со словесным элементом "ПАРМА" по свидетельствам Российской Федерации N 419520, N 275536, N 190784.

К возражению приложены следующие материалы:

сведения из сети Интернет: https://translate.yandex.ru/?lang=it-ru&textr=palazzo; https://translate.google.ru/?sl=it&tl=ru&text=PROSCIUTTO&oD=translate;

копия договора поставки продукции под собственным товарным знаком от 10.08.2020 N 09/2020;

сведения из Реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации по товарным знакам N 419520, N 275536, N 190784;

копии решений Суда по интеллектуальным правам от 03.02.2021 по делу N СИП-714/2020, от 24.03.2020 по делу N СИП-645/2019;

копия Постановления Суда по интеллектуальным правам от 06.07.2020 по делу N СИП-645/201.

По результатам рассмотрения возражения Роспатент пришел к выводу о том, что спорное обозначение представляет собой словосочетание, образованное по правилам итальянского языка, которое переводится на русский язык как "Дворец Пармы" или "Пармский дворец", где Parma - город в северном итальянском регионе Эмилия-Романья, административный центр одноименной провинции, на одноименной речке, северо-западнее Болоньи.

Роспатент отметил, что в экономическом отношении Парма сильно зависит от пищевой промышленности, местный сыр (так называемый "пармезан") пользуется спросом во всем мире, Парма также выделяется наличием предприятий машиностроения для сельского хозяйства, Пармская ветчина также всемирно известна (https://ru.wikipedia.org/wiki/Парма).

В связи с этим, административный орган сделал вывод, что спорное обозначение способно вызывать в сознании потребителя ложные ассоциации с итальянским происхождением товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака, учитывая также высокую репутацию, которая сложилась у данного географического объекта (города Пармы) как места производства высококачественных продуктов питания (ветчины и сыра).

В отношении представленного контракта, заключенного 10.08.2020, то есть после даты подачи заявки на регистрацию спорного обозначения (13.01.2020) и после направления заявителю уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства (30.07.2020), Роспатент указал, что названный контракт касается только намерения производить конкретный товар - сыры, при этом не представлено никаких документов, подтверждающих реальное производство сыров по данному контракту, а также материалов, позволяющих сделать обоснованный вывод о том, что потребителем спорное обозначение воспринимается как обозначение товаров заявителя, при том, что и скорректированный перечень товаров 29-го класса МКТУ содержит, помимо сыров, широкий перечень других продуктов, включая продукты из сои и заменителей молока, кумыс, йогурт и т.п.

Кроме того, административный орган обратил внимание на то, что препятствием для регистрации спорного обозначения также является противопоставленное экспертизой наименование места происхождения товаров "PROSCIUTTO DI PARMA".

В частности, административный орган отметил, что сходство спорного обозначения с противопоставленным наименованием места происхождения товаров установлено на основании фонетического и семантического тождества словесных элементов "DI PARMA" / "di Parma", выполненных буквами итальянского алфавита, а также подобием понятий и идей, заложенных в этих словесных элементах, производных от названия итальянского города Parma.

При этом Роспатент посчитал, что использование букв различного вида стандартного шрифта одного алфавита (заглавных и строчных букв латинского (итальянского) алфавита) не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве сравниваемых словесных обозначений, с точки зрения их визуального восприятия.

Административный орган не согласился с доводом общества о том, что доминирующее положение в заявленном обозначении и противопоставленном наименовании места происхождения товаров занимают словесные элементы "Palazzo" и "PROSCIUTTO". С точки зрения Роспатента, несмотря на то, что эти элементы действительно различаются по фонетике, семантике и графике, как указывает сам заявитель, это слова образуют словосочетания с тождественными элементами "DI PARMA" / "di Parma", которые для среднего российского потребителя играют значительную роль с точки зрения запоминания и возникновения сходных ассоциаций, учитывая, как отмечалось выше, сложившуюся репутацию данного итальянского города, как места производства высококачественных и всемирно известных продуктов питания (ветчины и сыра).

Роспатент отклонил ссылки общества на товарные знаки " " по свидетельству Российской Федерации N 419520 (зарегистрирован в отношении товаров 30-го класса МКТУ "мед"); " " по свидетельству Российской Федерации N 275536 (зарегистрирован в отношении товаров 7-го класса МКТУ, правовая охрана прекращена в связи с истечением срока действия); " " по свидетельству Российской Федерации N 190784 (зарегистрирован в отношении товаров 1-го класса и услуг 42-го классов МКТУ), включающие словесный элемент "ПАРМА", выполненный буквами русского алфавита, поскольку каждый из этих знаков существенно отличается от заявленного обозначения, что и определило возможность их регистрации.

Административный орган также отклонил ссылки заявителя на вышеуказанные судебные акты, как не имеющие преюдициального значения для рассматриваемого возражения. Так, Роспатент обратил внимание, что предметом рассмотрения судебных инстанций были другие товарные знаки, по которым установлены иные обстоятельства, существовавшие на дату подачи соответствующих заявок, при этом общество не являлось участником рассмотрения этих дел.

На основании изложенных выше обстоятельств, административный орган поддержал выводы экспертизы о несоответствии спорного обозначения требованиям пунктов 3 и 7 статьи 1483 ГК РФ.

Не согласившись с выводами, положенными Роспатентом в основу оспариваемого решения от 30.06.2021, общество обратилось в рамках настоящего дела с заявлением о признании такого решения недействительным.

В обоснование заявления общество ссылается на необоснованность выводов административного органа о том, что регистрация спорного обозначения, включающего слово "Parma", указывающее на город в Италии, способна ввести потребителя в заблуждение.

По мнению заявителя, если Роспатент делает вывод о вхождении в состав спорного обозначения наименования географического объекта, то он должен применять подпункт 1 пункта 3 статься 1483 ГК РФ, запрещающий регистрацию не обладающих различительной способностью обозначений, указывающих на место производства товаров, местонахождения производителя.

Общество считает, что, поскольку административный орган не усмотрел оснований для отказа в регистрации ввиду несоответствия нормам подпункта 1 пункта 3 статься 1483 ГК РФ, то это означает признание административным органом отсутствие указания на место производства товаров, местонахождения производителя.

При этом, как полагает заявитель, факт того, что он находится не на территории Италии, не может автоматически свидетельствовать о способности спорного обозначения вводить в заблуждение.

Общество также считает, что, поскольку спорное обозначение представляет собой семантически связанное словосочетание "Palazzo di Parma", которое переводится как "Дворец Пармы" и является единым словосочетанием, оно не содержит прямого указания на географический объект, а является для заявленных товаров фантазийным, не характеризует каким-либо образом указанные в перечне заявки товары 29-го класса МКТУ и/или их изготовителя, а также не способно вызывать прямые ассоциации с происхождением производителя товаров из Пармы.

Заявитель полагает, что в словосочетании "Palazzo di Parma" ("Дворец Пармы") доминирующим является существительное "Palazzo" (дворец), а не "di Parma", являющееся наречием.

С точки зрения общества, в оспариваемом ненормативном правовом акте Роспатент фактически не отразил фантазийность спорного обозначения и не рассматривал его как единое словосочетание, несмотря на то, что согласился с переводом заявленного обозначения. Вместе с тем как указывает заявитель, разделив семантически связанное словосочетание, в связи с наличием слова "Parma", административный орган сделал вывод о вероятности введения потребителя в заблуждение.

Ссылаясь на договор поставки продукции от 10.08.2020 N 09/2020, общество обращает внимание на намерение под заявленным товарным знаком заниматься поставкой сыра, произведенного по его заказу иностранным лицом Rizzi Ennio S. A. S. di Rizzi Moreno e Mauro, зарегистрированным в городе Парма, Италия, в связи с чем, по мнению заявителя, спорное обозначение не будет способно ввести в заблуждение потребителя относительно места производства товара либо места нахождения изготовителя товара еще и, поскольку товар будет в произведен в городе Парма, Италия.

Общество также не согласно с выводом Роспатента о наличии сходства спорного обозначения и противопоставленного наименования места происхождения товаров, поскольку считает, что у них различные смысловые, звуковые и визуальные характеристики. В частности, заявитель отмечает, что спорное обозначение имеет перевод "Дворе Пармы", в то время как противопоставленное наименование места происхождения товаров переводится как "Ветчина Пармы" или "Пармская ветчина". По мнению общества, Роспатент сделал вывод о сходстве сравниваемых обозначений только в связи с наличием слова "Parma" без учета того, что доказывать сходство обозначений между собой надлежит непосредственно напрямую, сравнивая обозначения полностью, а не опосредованно через указание на город.

Так, заявитель полагает, что наличие элементов "DI PARMA" / "di Parma" недостаточно для вывода о сходстве, поскольку следовало сравнивать полностью как словосочетания обозначения "PROSCIUTTO DI PARMA" (Пармская ветчина) и "Palazzo di Parma" (Пармский дворец).

При этом общество отмечает, что слово "Parma" не является по семантическому значению основным в спорном и противопоставленном обозначениях, а является зависимым, в связи с чем не может нести самостоятельную смысловую нагрузку без слов "ветчина" и "дворец", именами существительными, несущими основную смысловую нагрузку, являются именно слова "ветчина" и "дворец".

Общество обращает внимание на то, что сравниваемые обозначения не сходны до степени смешения по фонетическому и графическому признакам ввиду различного состава слов, букв, звуков в доминирующих словесных элементах "PROSCIUTTO" и "Palazzo", ударение падает на разные слоги.

Обосновывая довод о том, что в противопоставленном наименование места происхождения товаров доминирующим элементом является именно слово "PROSCIUTTO" ("прошутто"), заявитель ссылается на словарно-справочные источники из сети Интернет (https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_culinary/1820/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%83%D1%82%D1%82%D0%BE, Словарь кулинарных терминов), согласно которым "прошутто - итальянская ветчина, сырые окорока, экспортируемые из Италии, например, prosciutto di Parma (пармская ветчина) или prosciutto di San Daniele (ветчина Сан Даниель)"; согласно информации, размещенной на сайте https://italy4.me/cucina-italiana/myaso/prosciutto.html, прошутто представляет собой вяленый свиной окорок.

При этом заявитель обращает внимание на то, что согласно данным поисковой системы Яндекс, слово (понятие) "прошутто" широко используется отдельно от слова "Парма" или иных характеризующих данный продукт слов, а слово "Парма" лишь указывает на место происхождения прошутто; не предполагается обязательного использования слова "Парма" вместе со словом "прошутто" для понимания смыслового значения слова "прошутто", для понимания того, какой именно продукт питания называется "прошутто" (https://yandex.ru/search/?lr=213&text=%D1%87%D1%82%D0%BE+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%83%D1%82%D1%82%D0%BE).

По мнению общества, очевидно, что в сознании потребителей не может возникнуть ассоциация об отношении спорного обозначения к наименованию места происхождения товаров, поскольку "Дворец Пармы" не указывает на прошутто.

Как указывает заявитель, в отличие от противопоставленного обозначения "PROSCIUTTO DI PARMA", которое состоит из семнадцати букв, тринадцати звуков, заявленное обозначение состоит из четырнадцати букв, двенадцати звуков, в спорном обозначении начальной частью является словесный элемент "Palazzo", который и является более запоминаемым, в нем ударение падает на звук "а", в противопоставленном ("PROSCIUTTO") - на звук "u".

Кроме того, общество отмечает, что сравниваемые обозначения отличаются стилем их выполнения, а именно: противопоставленное наименование места происхождения товаров исполнено исключительно заглавными буквами.

Заявитель считает неверной методику проведения Роспатентом оценки сходства обозначений до степени смешения, согласно которой административный орган установил сходство заявленного обозначения с противопоставленным наименованием места происхождения товаров на основании фонетического и семантического тождества словесных элементов "DI PARMA" / "di Parma", выполненных буквами одного (итальянского) алфавита, а также подобием понятий и идей, заложенных в этих словесных элементах, производных от названия итальянского города Parma (Парма), и без учета того, что сравниваемые обозначения представляют собой семантически связанные словосочетания, и вместо того, чтобы сравнивать словосочетания, при проведении анализа сходства Роспатент просто "вырвал" из этих словосочетаний слова "Parma" и только в связи с их наличием в обоих обозначениях сделал вывод о сходстве.

Учитывая сферу деятельности и незаинтересованность в таких товарах 29-го класса МКТУ как "сыровяленые ветчина, окорок", которые указаны в регистрации противопоставленного наименования места происхождения товаров, заявитель ограничил перечень названного класса МКТУ, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана спорному обозначению.

При этом общество обращает внимание на отсутствие доказательств того, что противопоставленное наименование места происхождения товаров известно в отношении каких-либо иных товаров, кроме сыровяленой ветчины, окорока, в связи с этим отсутствует возможность его смешения со спорным обозначением.

В заявлении общество также ссылается на приведенные им в Роспатенте примеры судебных дел и регистраций обозначений, которые подтверждает его позицию о том, что при проведении оценки сходства до степени смешения между обозначением, заявленным в качестве товарного знака, и наименованием места происхождения товаров, представляющими собой словосочетания, не достаточно совпадения только одного элемента для признания обозначений сходными, особенно в ситуациях, когда испрашивается регистрация в отношении товаров, не однородных товарам в противопоставленном наименовании места происхождения товаров, когда наименование места происхождения товаров не известно в отношении таких товаров.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении, в отзыве на заявление, выслушав пояснения представителей общества и Роспатента, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

Согласно статье 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок на обращение с заявлением об оспаривании решения Роспатента обществом не пропущен, что не оспаривается административным органом.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

На основании части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, рассмотрение возражения заявителя на отказ в регистрации товарного знака и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения находится в рамках компетенции Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение от 30.06.2021 принято Роспатентом в рамках своих полномочий, что не оспаривает общество.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 27 Постановления N 10, при оспаривании решений Роспатента необходимо учитывать, что заявки на товарный знак подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными принятого решения.

С учетом даты подачи заявки на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака (13.01.2020) законодательство, применимое для оценки его охраноспособности, включает в себя ГК РФ, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482).

Согласно пункту 1 статьи 1499 ГК РФ экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака (экспертиза заявленного обозначения), проводится по заявке, принятой к рассмотрению в результате формальной экспертизы; в ходе проведения экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям статьи 1477 и пунктов 1-7 статьи 1483 ГК РФ и устанавливается приоритет товарного знака.

По результатам экспертизы заявленного обозначения федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о государственной регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации (пункт 2 статьи 1483 ГК РФ).

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил N 482 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В то же время несовпадение места нахождения правообладателя (заявителя) с географическим названием, включенным в состав товарного знака (обозначения, заявленного на регистрацию), само по себе не является основанием для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение в отношении товара либо его изготовителя, но может являться обстоятельством, влияющим на указанный вывод. Вопрос об известности географического названия разрешается с позиции обычного российского потребителя соответствующего товара.

Между заявителем и Роспатентом нет разногласий по вопросу семантического значения спорного обозначения. Заявленное обозначение представляет собой словосочетание, образованное по правилам итальянского языка, которое переводится на русский язык как "Дворец Пармы", "Пармский дворец", "Большое здание Пармы". При этом Парма (Parma) - это город в северном итальянском регионе Эмилия-Романья, административный центр одноимённой провинции на северо-западе Болоньи.

С учетом этого Роспатент при определении ассоциативных связей российских потребителей, формируемых спорным обозначением применительно к товарам, в отношении которых заявителем испрашивалась правовая охрана спорного обозначения, принял во внимание, что в экономическом отношении Парма сильно зависит от пищевой промышленности. Местный сыр "пармезан" пользуется спросом во всём мире. Также всемирно известна пармская ветчина.

Таким образом, как указывает Роспатент, Парма - хорошо известный российскому потребителю регион производства таких продовольственных товаров, как сыры и ветчина. Учитывая вышеизложенное, сильным элементом заявленного обозначения, акцентирующим на себе внимание российского потребителя, вопреки мнению заявителя, является словесный элемент "Parma". Наличие указанного элемента в составе оспариваемого обозначения обуславливает высокую вероятность ассоциирования у российского потребителя маркированных им товаров с итальянским городом Парма. Следовательно, заявленное обозначение способно вызывать в сознании потребителя ложные представления об итальянском происхождении товаров, для которых испрашивается его регистрация. При этом вероятность возникновения ложных представлений о месте производства товаров существенно возрастает ввиду широкой известности города Парма как места производства реализуемых по всему миру, в том числе и в России, ветчины и сыра. Словесный элемент "Palazzo", имеющий в русском языке значение "Дворец" или "Большое здание", является нарицательным именем существительным и сам по себе не выполняет индивидуализирующую функцию в составе оспариваемого обозначения. При этом указанный словесный элемент не изменяет ассоциации с итальянским городом, и в случае маркировки упаковки сыра, творога или иного продукта из испрашиваемого к регистрации перечня товаров 29 класса МКТУ, заявленным словесным обозначением "Palazzo di Parma", у среднего российского потребителя с высокой долей вероятности возникнет представление о месте производства данного товара в Парме.

С учетом изложенного, по мнению Роспатента, у потребителей будут возникать правдоподобные ложные ассоциации относительно места производства товаров 29-го класса МКТУ, маркированных спорным обозначением.

Вместе с тем коллегия судей считает необходимым отметить следующее.

Законодательством Российской Федерации не установлен безусловный запрет на использование географических наименований в товарных знаках. Для целей применения данного основания для отказа в регистрации требуется установление ассоциативных связей потребителей, а именно: может ли соответствующее обозначение восприниматься ими как указание на место нахождения изготовителя товара.

При анализе вероятного восприятия потребителями конкретного обозначения для целей применения положений статьи 1483 ГК РФ необходимо учитывать ассоциативные связи современного российского среднего потребителя.

Аналогичный подход неоднократно высказывался президиумом Суда по интеллектуальным правам (постановления от 23.03.2015 по делу N СИП-546/2014, от 03.04.2015 по делу N СИП-547/2014, от 03.04.2015 по делу N СИП-548/2014, от 01.02.2016 по делу N СИП-383/2015, от 24.03.2016 по делу N СИП-311/2015, от 16.02.2017 по делу N СИП-415/2016, от 19.03.2018 по делу N СИП-384/2017, от 23.07.2018 по делу N СИП-627/2017 и других).

Роспатентом в пункте 2.4 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 N 39 (далее - Рекомендации N 39) выработан методологический подход, согласно которому такие обозначения он условно разделяет на несколько групп:

1) географические названия, которые не воспринимаются как указания на место производства или сбыта товара и нахождения изготовителя. Такие географические названия воспринимаются потребителями как фантазийные практически в отношении любых товаров (например, "СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС" для товара "мороженое");

2) географические названия, которые в отношении одних товаров воспринимаются как фантазийные, а в отношении других - как указывающие на место производства или сбыта товара и нахождения изготовителя (например, обозначение "КАСПИЙ" для товара "сигареты" будет являться фантазийным, но в отношении товара "черная икра" будет указывать на место происхождения товара);

3) географические названия, которые часто воспринимаются как указания на место производства или сбыта товара и нахождения изготовителя. К их числу, в первую очередь, можно отнести названия городов.

Обозначение может заявляться в отношении товаров, характеристики которых связаны с географическим происхождением (в этом случае такое обозначение свидетельствует о месте производства и сбыта товара, а также месте нахождения производителя товара и географическом происхождении товара), либо для товаров, характеристики которых не связаны с географическим происхождением (в этом случае обозначение свидетельствует о месте производства и сбыта товара, а также месте нахождения производителя товара).

Как указывалось выше, подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ охватываются лишь обозначения, которые ложно указывают на свойства того товара, в отношении которого испрашивается правовая охрана. Обозначения, указывающие на не присущее товару свойство, которое рядовым, средним потребителем не может быть воспринято как правдоподобное, ложными (способными ввести в заблуждение) в смысле подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не являются.

Коллегия судей обращает внимание на то, что из такого понимания ложности обозначения в смысле этой нормы права исходит и сам Роспатент в подпунктах 1 и 2 пункта 3 Рекомендаций N 39. Так, в абзаце седьмом подпункта 1 пункта 3 отмечено, что вопрос о том, является ли обозначение ложным (способным ввести в заблуждение), рассматривается в отношении тех товаров, для которых испрашивается регистрация обозначения. Одно и то же обозначение может в отношении одних товаров быть признано описательным, в отношении других - ложным, в отношении третьих - фантазийным. Как указано в подпункте 2 пункта 3 тех же Рекомендаций, в отношении каждого элемента заявленного обозначения целесообразно ответить на вопрос: описывает ли элемент товары ложно; может ли элемент вызвать у потребителя ассоциативное представление о товаре, которое способно ввести потребителя в заблуждение. Если элемент признан ложным или способным ввести в заблуждение, целесообразно оценить, являются ли ложные указания правдоподобными; являются ли ассоциативные представления правдоподобными; поверит ли ложным указаниям и ассоциативным представлениям потребитель. Если элементы обозначения можно отнести к ложным или способным ввести в заблуждение, но неправдоподобным, обозначение нецелесообразно признавать ложным или способным ввести в заблуждение.

Таким образом, предполагаемая ложная ассоциация обозначения в отношении конкретных товаров и услуг, не обладающая признаками правдоподобности, сама по себе придает обозначению фантазийный характер.

Способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе; соответствующая способность носит вероятностный характер.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации, в том числе с иным лицом, основанной на предшествующем опыте потребителя.

Под способностью товарного знака ввести в заблуждение потребителя подразумевается, в частности ситуация, когда информация, содержащаяся в товарном знаке (знаке обслуживания), может создать искаженное представление о товаре и его производителе, способное повлиять на решение потребителя.

При этом при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых на основании пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, учитываются существующие или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи со спорным обозначением, исходя из имеющихся в материалах дела доказательств. Представленные доказательства относимы, если на основании их возможно установить имеющиеся или вероятные ассоциативные связи именно той группы потребителей, которым адресованы товары/услуги, для которых обозначение заявлено на регистрацию или зарегистрировано.

Таким образом, исходя из вышеизложенных норм ГК РФ, Правил N 482, а также разъяснений, содержащихся в Рекомендациях N 39, приведенных выше положений арбитражного процессуального законодательства о распределении бремени доказывания по данной категории дел, для обоснования правомерности отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) на основании подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ Роспатенту необходимо в рамках настоящего процесса доказать, что при восприятии данного знака обслуживания через ассоциации, вызванные этим знаком, в сознании потребителя может возникнуть представление об изготовителе товара, которое не соответствует действительности, и тем самым потребитель может быть введен в заблуждение.

При отсутствии сведений о восприятии спорного обозначения потребителями товаров, для которых испрашивается правовая охрана, как топонима, указывающего именно на место происхождения товара или место нахождения его производителя, обозначение может восприниматься потребителем как имеющее фантазийное происхождение, что не препятствует его охране.

Аналогичный подход приведен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.07.2016 по делу N СИП-47/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 12.12.2016 N 300-ЭС16-14605 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано).

Город Парма в Италии известен российскому потребителю, поскольку имеются многочисленные русифицированные ссылки в сети Интернет с информацией о данном географическом объекте.

Коллегия судей соглашается с выводом Роспатента о том, что итальянский город Парма характеризуется производством различных продуктов питания, в том числе пармской ветчины (прошуто) и сыра "Пармезан".

Однако представляется очевидным, что такой мотивировки недостаточно для вывода о законности и обоснованности оспоренного решения Роспатента.

Известность итальянской Пармы, как места производства пармской ветчины (прошуто) и сыра "Пармезан" не является достаточной для вывода об известности названного города как места производства всех товаров, поименованных в заявке. С учетом существующего многообразия продуктов питания и различных условий их создания (природные, климатические и пр.) один регион не может быть известен в качестве источника происхождения любых продуктов питания.

Аналогичная позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.03.2018 по делу N СИП-384/2017.

Суд отмечает, что такие выводы в решении Роспатента относительно каждого заявленного товара (их групп), среди которых имеются продукты неживотного происхождения, а также продукты, не относящиеся к сыру и ветчине, отсутствуют.

При этом при экспертизе заявки предметом исследования является возможность регистрации спорного обозначения применительно к каждому заявленному товару (из числа указанных в заявке). При рассмотрении возражения предметом рассмотрения является проверка законности решения экспертизы применительно к каждому заявленному товару (из числа указанных в возражении с учетом уточнения заявителем перечня товаров, для которых истребуется правовая охрана спорного товарного знака). При рассмотрении дела судом предметом спора является проверка законности решения Роспатента применительно к каждому заявленному товару из числа указанных в поданном в суд заявлении.

Кроме того, Суд по интеллектуальным правам соглашается с доводами заявителя о том, что в данном конкретном случае при оценке охраноспособности заявленного обозначения применительно к подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, следует учитывать, что на регистрацию заявлено не обозначение "Parma", являющееся топонимом, а " ", уяснение значения которого потребителем и возникновение у потребителя ассоциативных связей возможно лишь при известности такому потребителю перевода на русский язык указанного итальянского словосочетания, в котором "Parma" может восприниматься российским потребителем не только как топоним, но и во взаимосвязи с "Дворцом" как, например, фамилия, прозвище и т.п.

При этом российские потребители по определению не являются носителями итальянского языка, а при определении круга рядовых потребителей товаров 29-го класса МКТУ не следует учитывать мнение профессиональных лингвистов, историков, географов, технологов пищевой промышленности и пр.

Более того, по мнению коллегии судей, в пользу позиции заявителя по настоящему делу о фантазийности спорного обозначения говорит и тот факт, что спорное словесное обозначение и его перевод на русский язык не указывают на какое-то конкретное место, а является абстрактным (фантазийным) сооружением, например, собирательным образом совокупности дворцов (высоких домов) конкретного населенного пункта.

С учетом изложенного коллегия судей, самостоятельно оценив спорное обозначение с позиций рядового российского потребителя товаров 29-го класса МКТУ, пришла к выводу о том, что спорное обозначение, вопреки выводам Роспатента, воспринимается как фантазийное, не вызывающее ложное ассоциативное представление о месте производства или сбыта товара.

Кроме того, коллегией судей принят во внимание представленный заявителем в Палату по патентным спорам вышеупомянутый контракт с производителем сыров, находящимся в итальянском городе Парма. То обстоятельство, что данный документ относится к периоду времени после даты приоритета и не был представлен заявителем на стадии экспертизы Роспатента, а представлен лишь в ходе рассмотрения возражения общества Роспатентом, не исключает того, что возможные, с точки зрения Роспатента, ассоциации потребителя относительно места происхождения (производства) товаров 29-го класса МКТУ, маркируемых таким обозначением, будут соответствовать действительности.

При изложенных обстоятельствах суд пришел к выводу о несоответствии оспариваемого решения Роспатента подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

В соответствии с требованиями пункта 7 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с ГК РФ, а также с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака, за исключением случая, если такое наименование или сходное с ним до степени смешения обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товаров.

В силу пункта 47 Правил N 482 при проверке сходства словесных обозначений и словесных элементов комбинированных обозначений с зарегистрированным наименованием места происхождения товаров или с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового, используются признаки, указанные в пункте 42 тех же Правил. При этом вопрос однородности товаров не исследуется.

В силу положений пункта 41 Правил N 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил N 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 1) звуковое сходство определяется на основании наличия близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близости звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличия совпадающих слогов и их расположения; числа слогов в обозначениях; места совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близости состава гласных; близости состава согласных; характера совпадающих частей обозначений; вхождения одного обозначения в другое; ударения; 2) графическое сходство определяется на основании общего зрительного впечатления; вида шрифта; графического написания с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположения букв по отношению друг к другу; алфавита, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 3) смысловое сходство определяется на основании подобия заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадения одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположности заложенных в обозначениях понятий, идей.

Приведенные признаки, указанные в пункте 42 названных Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

С учетом приведенных в указанных правовых нормах методологических подходов, а также разъяснений высшей судебной инстанции, изложенных в пункте 162 Постановления N 10, применимых при сопоставлении любых средств индивидуализации, коллегия судей соглашается с выводом Роспатента о наличии определенного уровня сходства сравниваемых спорного обозначения и наименования места происхождения товаров "PROSCIUTTO DI PARMA" по фонетическому критерию вследствие совпадения словесных элементов "di Parma" / "DI PARMA".

Вместе с тем, вопреки выводам Роспатента, коллегия судей пришла к выводу о том, что названное наименование места происхождения товаров не препятствует регистрации спорного обозначения в качестве товарного знака в отношении рубрик, не указанных в регистрации противопоставленного средства индивидуализации товаров, в силу следующего.

Так, применительно к разъяснениям, изложенным в абзаце пятом пункта 162 Постановления N 10, установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Таким образом, с целью сравнения обозначений подлежат выявлению их сильные и слабые элементы.

Иными словами, вхождение в сравниваемые обозначения тожественного (сходного) словесного элемента может иметь разное значение для определения сходства сравниваемых обозначений и в конечной цели - для установления вероятности их смешения в зависимости от того, являются тождественные (сходные) элементы сильными или слабыми.

Лицами, участвующими в деле, не оспаривается очевидное обстоятельство: оба сравниваемых обозначения включают словесные элементы "DI PARMA" / "di Parma".

Роспатент признал этот элемент сильным в каждом из анализируемых обозначений и дальнейшее сравнение осуществлял исходя из этого обстоятельства.

Вместе с тем этот вывод Роспатента противоречит иному выводу о том, что данный элемент указывает лишь на относимость товара к определенному географическому объекту - итальянскому городу Парма.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 06.07.2020 по делу N СИП-645/2019, от 15.02.2021 N СИП-381/2020 и от 02.03.2021 по делу N СИП-558/2020.

Позиция Роспатента о силе элемента, указывающего на географический объект, и обоснование сходства сравниваемых обозначений лишь использованием в них этого элемента, по сути, приводят к "монополизации" названия географического объекта и произведенных от него слов за лицами, которые первыми получили исключительное право на содержащее этот элемент средство индивидуализации.

Подход Роспатента также исключает сосуществование на одной территории нескольких наименований места происхождения товаров в отношении разных товаров, поскольку сходство между ними будет всегда определяться только исходя из тождества обозначения места, без учета различий вида товара.

Признав словесный элемент "DI PARMA" / "di Parma" сильным в каждом из анализируемых обозначений, Роспатент осуществлял дальнейшее сравнение обозначений исходя из этого обстоятельства.

Таким образом, административный орган проводил анализ графического, фонетического и семантического сходства заявленного обозначения и противопоставленного ему наименования места происхождения товаров, основываясь на ошибочном выводе о сильных и слабых элементах в сравниваемых обозначениях.

При этом Суд по интеллектуальным правам отмечает, что предметом сравнительного анализа для установления сходства по семантическому критерию должны являться словесные элементы " " спорного обозначения и "PROSCIUTTO" противопоставленного наименования места происхождения товаров.

Представляется очевидным, что фонетическое сходство указанных элементов и смысловое сходство заявленного на регистрацию обозначения ("Пармский дворец") и наименования места происхождения товаров ("Пармская ветчина") отсутствует.

С учетом изложенного выше смысловое несходство сравниваемых обозначений (словесных средств индивидуализации) и фонетические различия являются определяющим для вывода об отсутствии сходства до степени смешения между спорным обозначением и противопоставленным ему Роспатентом наименованием места происхождения товаров.

В силу изложенного Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о несоответствии оспариваемого решения Роспатента и пункту 7 статьи 1483 ГК РФ.

В то же время Суд по интеллектуальным правам отклоняет ссылки заявителя на иные товарные знаки со словесным элементом "ПАРМА", зарегистрированные на имя иных лиц, не участвующих в деле, и в отношении иных товаров и услуг, не относящихся к категории продовольственных товаров и не входящих в 29 класс МКТУ.

Так, выявленные заявителем товарные знаки, факт регистрации которых, по мнению общества, свидетельствует о противоречивости позиции Роспатента, занятой в данном деле, и ее несоответствию принципу законных ожиданий добросовестных участников гражданского оборота, в отличие от спорного обозначения выполнены буквами русского алфавита, шрифта и цвета, что предопределяет принципиальные отличия от словесного элемента "di Parma" спорного обозначения, выполненного латиницей.

При этом, коллегия судей, оценив с позиций рядового потребителя, спорное обозначение и выявленные заявителем товарные знаки, пришла к выводу о том, что они имеют различное смысловое значение. Так, как указывалось выше словесный элемент "di Parma" порождает ассоциации с итальянским городом Парма, в то время как "ПАРМА" / "Парма" - с территорией на западе Урала, Пермским краем, Республикой Коми, с которыми связаны соответствующие топонимы, расположенные на территории Российской Федерации.

С учетом изложенных выше выводов о несоответствии оспариваемого решения Роспатента пунктам 3 и 7 статьи 1483 ГК РФ заявление общества подлежит удовлетворению, а оспоренный ненормативный правовой акт Роспатента - признанию недействительным.

Согласно разъяснениям высшей судебной инстанции, приведенным в пункте 138 Постановления N 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 названного Кодекса указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

При отмене решения Роспатента в связи с существенным нарушением процедуры его принятия или при наличии обстоятельств, которые не могут быть устранены на стадии судебного обжалования решения Роспатента, суд вправе обязать Роспатент рассмотреть соответствующий вопрос повторно, с учетом решения суда.

Отменяя решение Роспатента, суд также вправе в случае признания установленными фактических обстоятельств, требующихся для вынесения соответствующего решения, обязать Роспатент выдать патент, предоставить правовую охрану товарному знаку, наименованию места происхождения товара или предоставить исключительное право на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара, восстановить или аннулировать патент, восстановить или прекратить правовую охрану товарного знака, наименования места происхождения товара, аннулировать запись в Государственном реестре наименований мест происхождения товаров Российской Федерации и все свидетельства об исключительном праве на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара.

Поскольку судом не усмотрено существенных нарушений Роспатентом процедуры рассмотрения заявки и возражения общества, оснований для обязания названного административного органа повторно рассмотреть возражение общества отсутствуют.

Вывод суда о наличии оснований для удовлетворения заявления общества в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отнесения на Роспатент бремени судебных расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение дела судом первой инстанции.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования общества с ограниченной ответственностью "Агуна-Молоко" (ОГРН 1027700142535) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) от 30.06.2021, принятого по результатам рассмотрения возражения на отказ в регистрации товарного знака по заявке N 2020700671 удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) от 30.06.2021, принятое по результатам рассмотрения возражения на отказ в регистрации товарного знака по заявке N 2020700671 как не соответствующее пунктам 3 и 7 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) зарегистрировать товарный знак по заявке N 2020700671 в отношении следующих товаров 29-го класса МКТУ: закваска сычужная; заменители молока; изделия из сои порционные; йогурт; кефир [напиток молочный]; коктейли молочные; крем сливочный; кумыс [напиток молочный]; молоко; молоко арахисовое; молоко арахисовое для кулинарных целей; молоко кокосовое; молоко кокосовое для кулинарных целей; молоко миндальное; молоко миндальное для кулинарных целей; молоко овсяное; молоко рисовое; молоко рисовое для кулинарных целей; молоко с повышенным содержанием белка; молоко сгущенное; молоко соевое; молоко сухое; напитки молочные с преобладанием молока; напитки на основе арахисового молока; напитки на основе кокосового молока; напитки на основе миндального молока; продукты молочные; простокваша [скисшее молоко]; ряженка [молоко топленное молочнокислого брожения]; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сливки растительные; сметана [сквашенные сливки]; сыворотка молочная; сырники; сыры; творог соевый; ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты сычужные; сыр копченый; сыр мягкий; сыр плавленый; сыр сливочный; сыр смешанный; сыр твердый; сыр тертый; сыры созревшие; сыры с плесенью; сыры творожные; сыр из козьего молока; сыр из овечьего молока; сыр мягкий белый; сыр мягкий низкой жирности; сыр свежий невыдержанный; сыр с голубой плесенью; сыры мягкие созревшие.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123993, ОГРН 1047730015200) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Агуна-Молоко" (ул. Верейская, д. 17, эт. 5, пом. 509, Москва, 121357, ОГРН 1027700142535) 3 000 рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

судьи

Д.А. Булгаков

Н.Н. Погадаев