Решение Суда по интеллектуальным правам от 22 декабря 2021 г. по делу N СИП-404/2021 Суд признал недействительным решение Роспатента, принятое по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны полезной модели, и обязал ответчика повторно рассмотреть это возражение, поскольку он не дал правовой оценки доводам заявителя о том, как сформулирован технический результат спорной полезной модели, по сравнению с каким ближайшим аналогом в описании обосновано его достижение, имеется ли в действительности у того ближайшего аналога, который выбран заявителем, тот недостаток, на который он ссылается

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 16 декабря 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 22 декабря 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе: председательствующего судьи Силаева Р.В., судей Борисовой Ю.В., Пашковой Е.Ю.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Степашиной Е.Г.

рассмотрел в открытом судебном заседании с использованием системы веб-конференции заявление общества с ограниченной ответственностью "РУСМАШ" (ул. Мира, д. 23, г. Электросталь, Московская обл., 144007, ОГРН 1085053002495) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 17.03.2021, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны полезной модели по патенту Российской Федерации N 199295.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Пластовец Александр Владимирович (г. Нижний Новгород).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "РУСМАШ" - Мохов Евгений Валерьевич (по доверенности от 03.02.2021);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Беликов Илья Валерьевич (по доверенности от 02.04.2021 N 01/32-662/41) и Старостин Д.С. (по доверенности от 02.04.2021 N 01/32-665/41);

от Пластовца Александра Владимировича - Мороз Дмитрий Витальевич (по доверенности от 26.03.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "РУСМАШ" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 17.03.2021, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны полезной модели "Натяжитель цепи двигателя автомобиля" по патенту Российской Федерации N 199295.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Пластовец Александр Владимирович.

В судебном заседании представитель заявителя поддержал правовую позицию, изложенную в заявлении и письменных пояснениях, просил признать оспариваемое решение Роспатента недействительным.

Роспатент и третье лицо в отзывах и письменных пояснениях и их представители в ходе судебного заседания требования заявителя оспорили, считая оспариваемый ненормативный правовой акт законным и обоснованным.

При разрешении спора суд исходил из следующих обстоятельств.

Патент Российской Федерации N 199295 на полезную модель "Натяжитель цепи двигателя автомобиля" (МПК F16H 7/08 (2006.01), F16H 7/08 (2020.02), дата приоритета - 30.01.2020, дата регистрации - 30.01.2020) со следующей формулой: "Натяжитель цепи двигателя автомобиля, содержащий цилиндрический корпус с центральным отверстием, установленные в центральное отверстие шток в виде цилиндрического стержня с продольной выемкой, имеющей множество зубьев, пружину и поворотную подпружиненную собачку, расположенную в корпусе и взаимодействующую с зубьями штока, при этом один из торцов корпуса имеет уступ, уменьшающий диаметр центрального отверстия, ползун, взаимодействующий со штоком, пружину, расположенную между уступом корпуса и ползуном с возможностью перемещения в ней ползуна, причем в нерабочем состоянии натяжителя установлен фиксатор, отличающийся тем, что ползун выполнен из жесткой проволоки в виде скобы, загнутые концы которой охватывают конец пружины, причем фиксатор расположен между корпусом и концевым участком ползуна, выходящим из корпуса." выдан на имя Пушкина Сергея Владимировича.

В результате государственной регистрации 05.11.2020 отчуждения исключительного права патентообладателем указанной полезной модели является Пластовец Александр Владимирович.

Полагая, что спорная полезная модель не соответствует условию патентоспособности "новизна", а документы заявки, по которой был выдан спорный патент, не соответствуют требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники, общество "Русмаш" обратилось 05.11.2020 в Роспатент с возражением против выдачи названного патента.

В обоснование указанных в возражении доводов общество "Русмаш" представило следующие источники информации:

патентный документ RU 174275, опубликованный 10.04.2014 (далее - источник информации 1);

распечатка сведений, содержащихся в сети Интернет по адресу: https://web.archive.org/web/20151103052653/https://www.rsi-llc.ru/catalog/111 (далее - источник информации 2);

видеоролик, размещенный в сети Интернет по адресу: https://www.youtube.com/wateh?v=cugdrcSJJiE&feature=youtu.be (далее - источник информации 3);

распечатка сведений, содержащихся в сети Интернет по адресу: https://web.archive.org/web/20121019045957/https:/automend.ru/saab-9000/saab18626-10.m_id-1917.html (далее - источник информации 4).

При этом источник информации 1 - патент Российской Федерации N 174275 "Натяжитель цепи двигателя автомобиля" является и выбранным автором ближайшим аналогом спорной полезной модели согласно ее описанию.

В обоснование доводов возражения общество "Русмаш" ссылалось на то, что обоснование достижения технического результата, приведенное в описании полезной модели, заявлено декларативно. Никакая причинно-следственная связь между признаком формулы, характеризующимся выполнением ползуна из жесткой проволоки, с техническим результатом, заключающимся в снижении металлоемкости конструкции натяжителя, в описании не раскрыта.

Податель возражения полагал декларативными содержащиеся в описании спорного патента утверждения: "конструкция ползуна из жесткой проволоки в виде скобы, имеющей форму, изображенную на фиг. 4, диаметр которой предпочтительно использовать 0,5-1,2 мм, что значительно меньше диаметра прутка, из которого выполнен ползун в виде цилиндрического стержня в ближайшем аналоге, у которого стержень имеет, по меньшей мере, диаметр равный 4 мм. Загнутые концы проволоки охватывают конец пружины, причем фиксатор в нерабочем состоянии натяжителя цепи расположен между корпусом и частично выдвинутым из корпуса ползуном. Это позволяет снизить металлоемкость конструкции и, тем самым, уменьшить стоимость натяжителя без снижения надежности работы натяжителя цепи двигателя внутреннего сгорания в целом.".

По мнению общества "Русмаш", в данном случае имеет место нарушение пункта 37 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их форм, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 N 701 (далее - Правила ПМ). В независимом пункте формулы спорного патента не раскрыта совокупность существенных признаков, необходимых для достижения указанного заявителем технического результата, поскольку из описания не ясно, какие именно признаки влияют на достижение технического результата.

Как считает податель возражения, текст описания полезной модели содержит примеры реализации полезной модели и ее использования, но не отражает причинно-следственную связь влияния признаков формулы на достигаемый технический результат. Таким образом, описывается применение устройства в работе, которое не имеет никакого отношения к техническому результату оспариваемой полезной модели в части снижения металлоемкости ползуна.

Общество "Русмаш" выражало несогласие с утверждением, содержащимся в описании спорной полезной модели, что недостатком конструкции аналога является "относительная большая металлоемкость ползуна из-за того, что он выполнен в виде стержня (см. фиг. 1 патента РФ N 174275)" и "Предложенная конструкция ползуна из жесткой проволоки, диаметр которой предпочтительно использовать 0,5-1,2 мм, значительно меньше диаметра прутка, из которого выполнен ползун в виде цилиндрического стержня в ближайшем аналоге.".

Как указывал податель возражения, пруток - это длинномерный металлический полуфабрикат, являющийся заготовкой для получения деталей способами пластической деформации или обработки резанием. Однако нигде в описании или формуле ближайшего аналога не сказано, что ползун выполнен 1) из металлического прутка, и 2) в виде цельного стержня, а не пустотелым, например, или в виде цельного цилиндрического стержня. Тем самым не исключается, что стержень ползуна выполнен неметаллическим и полым изнутри.

Общество "Русмаш" полагает, что спорная полезная модель не соответствует условию патентоспособности "новизна", поскольку признаки отличительной части формулы спорного патента характеризующих выполнение ползуна из жесткой проволоки не влияют на достижение технического результата, так как их влияние не доказано, эти признаки несущественны.

Податель возражения также отмечал, что ввиду недоказанности достижения технического результата существенными признаками являются только те, которые реализуют заявленное назначение. По этой причине совокупность существенных признаков оспариваемого патента можно обнаружить в ближайшем аналоге, что позволяет утверждать об отсутствии новизны.

Пластовец А.В. 04.02.2021 представил отзыв на возражение, в котором выразил несогласие с доводами лица, подавшего возражение. В обоснование своих доводов Пластовец А.В. представил заключение эксперта Салминой О.Б.

По результатам рассмотрения возражения общества "Русмаш" Роспатент принял решение от 17.03.2021, которым отказал в его удовлетворении и оставил в силе спорный патент.

Названное решение административного органа мотивировано тем, что полезная модель по спорному патенту соответствует условию патентоспособности "новизна", а описание полезной модели по спорному патенту раскрывает ее сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники.

В ходе рассмотрения возражения Роспатент установил, что в описании к заявке, по которой выдан спорный патент, приведена причинно-следственная связь по меньшей мере признаков формулы полезной модели по спорному патенту, характеризующих выполнение ползуна из жесткой проволоки, с техническим результатом, заключающимся в снижении металлоемкости конструкции натяжителя.

Административный орган указал, что описание к заявке, по которой выдан спорный патент, содержит сведения, раскрывающие возможность снижения металлоемкости конструкции натяжителя цепи двигателя внутреннего сгорания.

На основании изложенного Роспатент пришел к тому выводу, что описание полезной модели по спорному патенту раскрывает ее сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники.

Административный орган также пришел к выводу о том, что техническому решению по источнику информации 1 (ближайшему аналогу) не присущи все существенные признаки независимого пункта формулы полезной модели по спорному патенту. При этом спорные признаки характеризующих выполнение ползуна из жесткой проволоки признаны существенными (как влияющие на достижение заявленного технического результата) и отсутствующими в ближайшем аналоге. С учетом этого доводы подателя возражения о несоответствии спорной полезной модели условию патентоспособности "новизна" отклонены.

Полагая решение Роспатента от 17.03.2021 незаконным, общество "Русмаш" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением по настоящему делу.

Изучив материалы дела, выслушав мнения присутствовавших в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле, и оценив все доказательства в совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявления в силу нижеследующего.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

Срок на обращение в суд с заявлением о признании недействительным оспариваемого решения Роспатента заявителем не пропущен.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", рассмотрение возражения заявителя на решение Роспатента и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения находится в рамках компетенции Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в рамках своих полномочий, что не оспаривается обществом в заявлении, поданном в суд.

С учетом даты подачи заявки N 2020104344 (30.01.2020) правовая база для оценки патентоспособности спорной полезной модели включает ГК РФ, Правила ПМ и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 N 701 (далее - Требования ПМ).

Согласно пункту 1 статьи 1351 ГК РФ в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1351 ГК РФ полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники в отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

В пункте 2 статьи 1354 ГК РФ указано, что охрана интеллектуальных прав на полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой полезной модели. Для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

Пунктом 4 статьи 1374 ГК РФ предусмотрено, что требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель устанавливаются на основании ГК РФ федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

Как указано в подпункте 2 пункта 2 статьи 1376 ГК РФ заявка на полезную модель должна содержать описание полезной модели, раскрывающее ее сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники.

Согласно пункту 1 статьи 1390 ГК РФ экспертиза заявки на полезную модель по существу включает, в том числе, проверку достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1376 ГК РФ и представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1390 ГК РФ если в процессе экспертизы заявки на полезную модель по существу установлено, что заявленный объект, выраженный формулой, предложенной заявителем, не соответствует хотя бы одному из требований или условий патентоспособности, либо документы заявки, представленные на дату ее подачи, не раскрывают сущность полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента.

В пункте 37 Правил ПМ указано, что при проверке достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1376 ГК РФ и представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники проверяется, содержатся ли в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1376 ГК РФ и представленных на дату ее подачи, сведения о назначении полезной модели, о техническом результате, обеспечиваемом полезной моделью, раскрыта ли совокупность существенных признаков, необходимых для достижения указанного заявителем технического результата, а также соблюдены ли установленные пунктами 35, 36, 38 Требований ПМ к документам заявки правила, применяемые при раскрытии сущности полезной модели и раскрытии сведений о возможности осуществления полезной модели.

В соответствии с пунктом 52 Правил ПМ общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться. Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов является, указанная на них дата опубликования.

Согласно пункту 69 Правил ПМ при проверке новизны полезная модель признается новой, если установлено, что совокупность ее существенных признаков, представленных в независимом пункте формулы полезной модели, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

Как указано в пункте 85 Правил ПМ если в результате экспертизы по существу установлено, что заявленная полезная модель не соответствует хотя бы одному из условий патентоспособности или сущность полезной модели не раскрыта в документах заявки, представленных на дату ее подачи, с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, принимается решение об отказе в выдаче патента.

Пунктом 35 Требований ПМ предусмотрено, что в разделе описания полезной модели "Раскрытие сущности полезной модели" приводятся сведения, раскрывающие технический результат и сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники, при этом:

сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата;

признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом;

под специалистом в данной области техники понимается гипотетическое лицо, имеющее доступ ко всему уровню техники и обладающее общими знаниями в данной области техники, основанными на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках.

В соответствии с пунктом 38 Требований ПМ в разделе описания полезной модели "Осуществление полезной модели" приводятся сведения, раскрывающие, как может быть осуществлена полезная модель с реализацией указанного заявителем назначения полезной модели и с подтверждением возможности достижения технического результата при осуществлении полезной модели путем приведения детального описания по крайней мере одного примера осуществления полезной модели со ссылками на графические материалы, если они представлены.

Согласно подпункту 3 пункта 40 Требований ПМ формула полезной модели должна ясно выражать сущность полезной модели как технического решения, то есть содержать совокупность существенных признаков, в том числе родовое понятие, отражающее назначение полезной модели, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и получения при осуществлении полезной модели технического результата.

Заявитель обращает внимание на то, что в описании ближайшего аналога отсутствуют сведения о размерах прутка, на основании которых имелась бы возможность сравнения размеров ползуна из стержня аналога и размеров ползуна из жесткой проволоки оспариваемого патента. Сформированные суждения о том, что конструкция ползуна из жесткой проволоки, диаметр которой предпочтительно использовать 0,5-1,2 мм, значительно меньше диаметра прутка, из которого выполнен ползун в виде цилиндрического стержня в ближайшем аналоге, носят декларативный характер.

Общество "Русмаш" также отмечает, что в описании ближайшего аналога отсутствуют сведения о материале, из которого изготовлен ползун. При этом со стороны административного органа допускается, что ползун может быть выполнен из пластика, а не только из металла. Таким образом, суждения о том, что конструкция ползуна из жесткой металлической проволоки позволяет снизить металлоемкость конструкции, также носят декларативный характер.

Как полагает заявитель кассационной жалобы, со стороны Роспатента должны были быть представлены доказательства в подтверждение выводов, согласно которым в описании к заявке, по которой выдан оспариваемый патент, приведена причинно-следственная связь, по меньшей мере, признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующих выполнение ползуна из жесткой проволоки, именно с тем техническим результатом, который заключается в снижении металлоемкости конструкции натяжителя.

В отношении сравнения металлоемкости устройства по спорному патенту с металлоемкостью ближайшего аналога общество "Русмаш" отмечает, что нигде в материалах патентного документа не сказано, что ползун выполнен в виде цельного стержня, а, например, не пустотелым. Тем самым не исключается, что стержень ползуна выполнен полым изнутри.

При этом, как полагает заявитель, в случае выполнения ползуна в ближайшем аналоге даже из металла, металлоемкость данного натяжителя также может быть меньше, чем в решении по оспариваемому патенту, где используется металлическая скоба из цельной проволоки, поскольку размеры ползуна в аналоге не указаны.

По мнению общества "Русмаш", это обстоятельство также свидетельствует о недоказанности выводов о снижении металлоемкости конструкции натяжителя цепи двигателя внутреннего сгорания.

Кроме того, как указывает заявитель, в решении Роспатента имеется противоречие в выводах. С одной стороны, утверждается, что патентообладатель сослался на ближайший аналог и эта ссылка позволила обосновать технический результат от использования полезной модели, заключающийся в снижении металлоемкости ползуна. С другой стороны, в решении административного органа признается, что ползун как признак представлен в патентном документе в общем виде, его материал не указан и ползун может быть выполнен в том числе и из полимерного материала. Данное противоречие в выводах решения Роспатента не доказывает, что патентообладатель в патенте подтвердил возможность достижения технического результата при осуществлении полезной модели согласно пункту 38 Правил ПМ.

Возражая на доводы заявителя, Роспатент в отзыве указал следующее.

В соответствии с описанием полезной модели по оспариваемому патенту технический результат от использования полезной модели заключается в снижении металлоемкости ползуна, что в конечном итоге снижает металлоемкость натяжителя цепи двигателя внутреннего сгорания без снижения надежности его работы. При этом в описании также указано, что: "Предложенная конструкция ползуна из жесткой проволоки в виде скобы, имеющей форму, изображенную на фиг.4, диаметр которой предпочтительно использовать 0,5-1,2 мм, что значительно меньше диаметра прутка, из которого выполнен ползун в виде цилиндрического стержня в ближайшем аналоге, у которого стержень имеет, по меньшей мере, диаметр равный 4 мм... Это позволяет снизить металлоемкость конструкции и, тем самым, уменьшить стоимость натяжителя без снижения надежности работы натяжителя цепи двигателя внутреннего сгорания в целом".

Выполнение ползуна из прутка в ближайшем аналоге следует из графических материалов к источнику информации 1. Материал, из которого изготовлен ползун, в описании патентного документа не указан. Таким образом, данный признак представлен в ближайшем аналоге в общем виде, т.е. ползун может быть выполнен как из полимерного материала (источники информации 2-4), так и из металла. Однако, как указывает Роспатент, специалисту в данной области ясно, что изготовление ползуна из металлической проволоки, вместо прутка из металла, приведет к снижению металлоемкости.

Таким образом, в описании к заявке, по который выдан спорный патент, приведена причинно-следственная связь, по меньшей мере, признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующих выполнение ползуна из жесткой проволоки, с техническим результатом, заключающимся в снижении металлоемкости конструкции натяжителя. Следовательно, описание к заявке, по которой выдан спорный патент, содержит сведения, раскрывающие возможность снижения металлоемкости конструкции натяжителя цепи двигателя внутреннего сгорания, т.е. выполнены условия пункта 38 Требований ПМ.

В отношении доводов заявителя, касающихся оценки соответствия полезной модели по спорному патенту условию патентоспособности "новизна", Роспатент считает, что отличие спорной полезной модели от ближайшего аналога заключается в выполнении ползуна из жесткой проволоки в виде скобы, загнутые концы которой охватывают конец пружины, причем фиксатор расположен между корпусом и концевым участком ползуна, выходящим из корпуса. При этом, по меньшей мере отличительные признаки, характеризующие выполнение ползуна из жесткой проволоки, находятся в причинно-следственной связи с техническим результатом, заключающимся в снижении металлоемкости конструкции натяжителя. Следовательно, указанные признаки являются существенными (пункт 35 Требований ПМ).

Таким образом, Роспатент настаивает на том, что противопоставленному техническому решению - ближайшему аналогу не присущи все существенные признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту (пункт 2 статьи 1351 ГК РФ).

По результатам рассмотрения Судом по интеллектуальным правам дела N СИП-405/2021 Роспатент представил в материалы настоящего дела письменные пояснения, в которых уточнил позицию, изложенную выше, указав, что в противопоставленном техническом решении (ближайшем аналоге) ползун выполнен из металла (безальтернативно). В обоснование этого Роспатент ссылается на фигуры 1 и 2 противопоставленного патентного документа, на которых позицией 12 обозначен ползун. Роспатент указывает, что из указанных графических материалов усматривается на конце ползуна, выходящим за пределы корпуса 1, отверстие, в котором подвижно установлена съемная чека 16. В области соответствующего отверстия выполнен местный разрез и применена штриховка места разреза ползуна под углом 45° к линии контура изображения, что согласно пунктам 1, 2 и пункту таблицы 1 ГОСТ 2.306-68 "Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах", Москва, Стандартинформ, 2007 (далее - ГОСТ 2.306-68) обозначает металлы и твердые сплавы.

Поскольку штриховка места разреза ползуна под углом 45° к линии контура изображения согласно ГОСТ 2.306-68 обозначает выполнение ползуна из металлов и твердых сплавов, то противопоставленный патентный документ 1, как указывает Роспатент, содержит сведения о выполнении ползуна из металлического прутка не смотря на то, что в текстовой части описания не указан материал, из которого изготовлен ползун.

Таким образом, Роспатент настаивает на том, что заявленный технический результат, заключающийся в снижении металлоемкости конструкции натяжителя и указание в качестве недостатка ближайшего аналога, при составлении описания полезной модели по спорному патенту, является обоснованным.

Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

Бесспорным в рамках настоящего дела является то, какой технический результат заявлен для полезной модели, - "снижение металлоемкости ползуна, что в конечном итоге снижает металлоемкость натяжителя цепи двигателя внутреннего сгорания без снижения надежности его работы". Бесспорным является также и то, каким образом в описании раскрыто влияние искомого отличительного признака на этот технический результат, - "предложенная конструкция ползуна из жесткой проволоки, диаметр которой предпочтительно использовать 0,5-1,2 мм, значительно меньше диаметра прутка, из которого выполнен ползун в виде цилиндрического стержня в ближайшем аналоге... Это позволяет снизить металлоемкость конструкции, и тем самым уменьшить стоимость натяжителя без снижения надежности работы натяжителя цепи двигателя внутреннего сгорания в целом". При этом в качестве недостатка ближайшего аналога в описании спорной полезной модели указана относительно большая металлоемкость ползуна из-за того, что он выполнен в виде стержня.

Как указывалось выше, доводы возражения общества "Русмаш" касались того, что в ближайшем аналоге не раскрыты ни конструкция ползуна (а значит, если он полый, то становится неочевидным снижение металлоемкости при изготовлении его из проволоки), ни материал ползуна (а значит, если он изготовлен не из металла, то снижение металлоемкости в спорной полезной модели точно не достигается). При этом источники информации 2-4 были представлены в подтверждение доводов о том, что ползуны могут выполняться неметаллическими.

Таким образом, доводы возражения сводились к тому, что в ближайшем аналоге отсутствует тот недостаток, на решение которого направлено техническое решение по спорной полезной модели; следовательно, не раскрыта причинно-следственная связь между отличительным признаком и заявленным техническим результатом, не раскрыто его влияние на технический результат.

Применительно к обстоятельствам данного спора представляется очевидным, что имеет значение не то, из чего ползун может быть выполнен, а то, какой ползун в действительности присущ ближайшему аналогу. Иными словами, какой ползун раскрыт в противопоставленном источнике информации 1.

Роспатент не учел, что Требования ПМ регулируют отношения, возникающие на стадии экспертизы заявленного изобретения, а процедура рассмотрения возражения против выдачи патента имеет значительные отличия от процедуры экспертизы заявленной полезной модели: охраноспособность спорного технического решения проверяется исходя из доводов, содержащихся в возражении, и представленных с возражением материалов.

На это многократно обращал внимание Роспатента президиум Суда по интеллектуальным правам, в том числе в постановлениях от 24.06.2019 и от 16.01.2020 по делу N СИП-359/2018, от 05.12.2019 по делу N СИП-151/2019, от 27.02.2017 по делу N СИП-162/2016, от 09.09.2021 по делу N СИП-92/2021 и от 28.10.2021 по делу N СИП-405/2021.

Так, на стадии экспертизы анализируются материалы заявки и по ним, в числе прочего, определяется раскрытие причинно-следственной связи конкретных признаков и заявленного технического результата. При этом не проверяется то, на самом ли деле ближайшему аналогу присущ тот недостаток, на решение которого, как декларируется, направлена спорная полезная модель. Однако на стадии рассмотрения возражения могут быть представлены как новые (ранее неизвестные Роспатенту) источники информации, так и заявлены доводы, основанные на тех же источниках информации, что были обозначены самим заявителем по спорному патенту.

В последнем случае при наличии соответствующих доводов возражения административный орган обязан, в частности, проверить, действительно ли ближайшему аналогу присущ тот недостаток, на "решение которого" направлена спорная полезная модель. В противном случае институт полезных моделей (статья 1351 ГК РФ) будет юридически разрушен - для целей признания тех или иных признаков существенными (а только по существенным признакам определяется новизна полезной модели - пункт 2 статьи 1351 ГК РФ) заявителю достаточно будет привести вымышленный недостаток ближайшего аналога и формально отразить в описании, как этот выдуманный недостаток преодолевается.

При этом такие технические решения, направленные на решение несуществующей, выдуманной проблемы, невозможно будет и опорочить путем подачи возражения.

Это, в свою очередь, приведет к возвращению той ситуации, на решение которой был направлен Федеральный закон от 12.03.2014 N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", скорректировавший институт полезных моделей и обязавший Роспатент при государственной регистрации полезных моделей проводить экспертизу по существу, - правовая охрана снова будет предоставляться в том числе техническим решениям, которые не развивают науку.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что при рассмотрении возражения, поданного в связи с противопоставлением того ближайшего аналога, который раскрыт самим заявителем в описании спорной полезной модели, не проверяется охраноспособность этого ближайшего аналога. Вместе с тем с учетом доводов возражения должно быть проверено, как сформулирован технический результат спорной полезной модели, по сравнению с каким ближайшим аналогом в описании обосновано его достижение, имеется ли в действительности у того ближайшего аналога, который выбран заявителем, тот недостаток, на который такой заявитель ссылается.

Роспатент в оспариваемом решении не дал оценки соответствующим доводам заявителя возражения.

Приведенный в вышеупомянутых письменных пояснениях довод Роспатента о том, что ползун в противопоставленном техническом решении (ближайшем аналоге) выполнен именно из металла (безальтернативно), противоречит содержанию оспариваемого решения. Так, как указывалось выше, Роспатент в решении указал, что признак "ползун" представлен в противопоставленном патентном документе 1 в общем виде, т.е. ползун может быть выполнен как из полимерного материала (источники информации 2-4), так и из металла.

Данное обстоятельство - возможность выполнение ползуна в противопоставленном патентном документе как из полимерного материала, так и из металла, - нашло отражение и в отзыве Роспатента на заявление общества.

Роспатент не лишен права уточнить, изменить свою правовую позицию как по существу спора в целом, так и по отдельным аспектам, имеющим значение для предмета доказывания, приводить доводы и доказательства в защиту своей позиции и оспариваемого ненормативного правового акта.

Вместе с тем уточненный Роспатентом довод о том, что штриховка места разреза ползуна в противопоставленном источнике информации 1 под углом 45° к линии контура изображения согласно ГОСТ 2.306-68 обозначает выполнение ползуна из металлов и твердых сплавов, оценивается судом критически в силу следующего.

Так, согласно пункту 1 указанного Роспатентом ГОСТ 2.306-68 данный стандарт устанавливает графические обозначения материалов в сечениях и на фасадах, а также правила нанесения их на чертежи всех отраслей промышленности и строительства.

Вместе с тем графические материалы противопоставленного патентного документа сами по себе не являются чертежами, на которые распространяются положения указанного Стандарта. По смыслу пункта 2 статьи 1354 ГК РФ чертежи в материалах заявки (патентном документе) наряду с описанием предназначены для толкования формулы изобретения или полезной модели, требований к таким чертежам (графическим материалам) как к конструкторской документации нормами ГК РФ не предъявляется.

Кроме того, согласно пунктам 1а и 2 названного ГОСТ 2.306-68 графическое обозначение материалов в сечениях может иметь общий вид (пункт 1а), который не зависит от вида материалов (в этом случае оно должно соответствовать чертежу 1а из указанного стандарта, а именно: штриховка под углом 45°), либо отличаться в зависимости от вида материалов (в этом случае штриховка должна соответствовать видам, приведенным в таблице 1, где штриховка под углом 45° обозначены металлы и твердые сплавы).

С учетом пункта 44 Правил ПМ, согласно которому на чертежах в материалах заявки разрезы выполняются наклонной штриховкой, которая не препятствует ясному чтению ссылочных обозначений и основных линий, коллегия судей пришла к выводу о том, что штриховка разреза ползуна, приведенная на фигурах в противопоставленном патентном документе 1, не указывает на вид материала, из которого такой элемент устройства изготавливается, что согласуется с вышеприведенными выдержками из описания, а также позицией Роспатента по данному вопросу, отраженной в оспариваемом Решении.

Более того, пункта 44 Правил ПМ согласуется именно с пунктом 1а ГОСТ 2.306-68, а не с пунктом 2, на который ссылается Роспатент в уточненной позиции (письменных пояснениях).

Сверх того, коллегия судей отмечает, что направление штриховки на графических материалах противопоставленного источника 1 не соответствует примерам выполнения штриховки из указанных пунктов ГОСТ 2.306-68: имеет левосторонний, а не правосторонний уклон, а также такая штриховка (в том качестве и с той детализацией, с которыми приведены в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации и воспроизведены в письменных пояснениях Роспатента) визуализируется как выполненная не сплошными линиями, что, по мнению Роспатента, является указанием на материал ползуна "металл или твердый сплав", а пунктирными или штрих-пунктирными ("камень" или "бетон" согласно ГОСТ 2.306-68).

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам соглашается с мнением заявителя о том, что в данном конкретном случае наклонная штриховка на фигурах из противопоставленного патента свидетельствует об обозначении разреза, а не материала ползуна из ближайшего аналога.

С учетом вышеизложенного оспариваемое решение Роспатента подлежит признанию недействительным как не соответствующее статье 1351 ГК РФ с возложением на Роспатент обязанности повторно рассмотреть возражение общества с учетом вышеприведенного толкования норм материального права, поскольку, как установлено выше, Роспатент не дал оценки соответствующим доводам заявителя возражения, а Суд по интеллектуальным правам не вправе подменять собой полномочия административного органа (пункт 138 Постановления N 10).

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации бремя судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу (рассмотрение) заявления подлежат возложению на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования общества с ограниченной ответственностью "РУСМАШ" удовлетворить.

Признать решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 17.03.2021, принятое по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны полезной модели по патенту Российской Федерации N 199295, недействительным как не соответствующее пункту 2 статьи 1351 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение общества с ограниченной ответственностью "РУСМАШ" против предоставления правовой охраны указанной полезной модели.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) в пользу общества с ограниченной ответственностью "РУСМАШ" (ул. Мира, д. 23, г. Электросталь, Московская обл., 144007, ОГРН 1085053002495) 3 000 (Три тысячи) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

судьи

Ю.В. Борисова

Е.Ю. Пашкова